EUIPO, 13 mai 2026, n° 003199562

EUIPO 13 mai 2026

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Sur la décision

Référence :	EUIPO, 13 mai 2026, n° 003199562
Numéro(s) :	003199562
Textes appliqués :	Article 8(1)(b) EUTMR, Article 8(5) EUTMR
Domaine propriété intellectuelle :	Marque
Dispositif :	Refus partiel de la demande de MUE/EI
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Texte intégral

Ce texte a été traduit à l'aide de l'intelligence artificielle et peut contenir des erreurs.

DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 199 562
TomTom International B.V., De Ruijterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Pays-Bas (opposante), représentée par Dentons Ireland, 20 Kildare Street, D02 T3V7 Dublin 2, Irlande (mandataire professionnel)
c o n t r e
Shenzhen Dasqi Ltd., 6/F, Building C2, Nanshan Park, No. 1001, Xueyuan Avenue, Nanshan District, 518055 Shenzhen, Chine (demanderesse), représentée par Emilio Zeininger, Tunnelstraße 2, 75172 Pforzheim, Allemagne (mandataire professionnel). Le 13/05/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 199 562 est partiellement accueillie pour les produits contestés suivants: Classe 9: Appareils et instruments électroniques de navigation et de positionnement.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 864 685 est rejetée pour tous les produits susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les produits restants, à savoir les télescopes.

3. Chaque partie supporte ses propres dépens.

MOTIFS
Le 18/07/2023, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits de la marque de l’Union européenne
demande n° 18 864 685 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 5 178 769 «GO» (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.

Le 14/01/2025, la division d’opposition a rendu une décision qui a abouti à l’accueil partiel de l’opposition et à son rejet pour les appareils radar; télémètres; jalons [instruments d’arpentage]; détecteurs infrarouges; télescopes; appareils et instruments électroniques de navigation et de positionnement de la classe 9. Certains des produits pour lesquels l’opposition a été rejetée, à savoir les appareils radar; télémètres; détecteurs infrarouges; appareils et instruments électroniques de navigation et de positionnement, ont été jugés identiques ou similaires aux produits et services de l’opposante, mais l’élément coïncidant «GO» a été jugé faible par rapport à ceux-ci. Les jalons [instruments d’arpentage]; télescopes contestés ont été jugés dissemblables.

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L’opposition a été rejetée comme non fondée dans la mesure où elle était basée sur l’article 8, paragraphe 5, étant donné qu’aucune preuve de renommée n’a été déposée dans le délai imparti. Pour la même raison, la demande de distinctivité accrue de l’opposant a également été rejetée.

La décision a fait l’objet d’un recours et la Chambre de recours a statué dans l’affaire R 457/2025-4 le 08/10/2025. La décision de la Chambre a partiellement annulé la décision contestée et a renvoyé l’affaire à la division d’opposition pour la poursuite de la procédure.

La Chambre a considéré:

- la décision contestée est devenue définitive en ce qui concerne les capteurs d’activité portables; appareils de mesure; appareils de mesure de distance; lunettes intelligentes; smartphones en forme de montre; scanners optiques; livres électroniques téléchargeables dans le domaine de l’enseignement du golf; moniteurs d’affichage vidéo portables; haut-parleurs contestés.

- l’opposition est accueillie sur la base de l’article 8, paragraphe 1, sous b), pour une partie des produits faisant l’objet du recours, à savoir les appareils radar; les télémètres; les jalons [instruments d’arpentage]; les détecteurs infrarouges qui ont été jugés identiques ou similaires à un degré inférieur à la moyenne aux matériels et logiciels, à savoir les appareils de localisation, d’orientation et de navigation de l’opposant.

- les exigences pour l’acceptation des preuves à l’appui de la distinctivité accrue et de la renommée revendiquées, qui ont été soumises pour la première fois devant la Chambre de recours, mais auxquelles il avait été fait référence dans la procédure de première instance, sont remplies et la Chambre décide d’admettre ces preuves.

- compte tenu de ces preuves admissibles, il convient d’examiner si la distinctivité accrue de la marque antérieure a été prouvée. Dans l’affirmative, l’opposition sera également accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE pour les appareils et instruments électroniques de navigation et de positionnement contestés. Si la revendication de distinctivité accrue de la marque antérieure ne peut être établie, l’opposition échouera en ce qui concerne ces produits (à fortiori également sur la base de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE).

- pour les télescopes contestés, jugés dissimilaires à tous les produits et services de l’opposant, l’opposition échoue sur la base de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, indépendamment du fait que la distinctivité accrue de la marque antérieure soit ou non prouvée.

- compte tenu des preuves admissibles, il convient d’examiner si la renommée de la marque antérieure a été prouvée et si les autres conditions sont remplies pour que l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE soit accueillie pour les télescopes contestés ou non.

- renvoie l’affaire à la division d’opposition pour la poursuite de la procédure et un examen complet et exhaustif du bien-fondé de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE pour les appareils et instruments électroniques de navigation et de positionnement contestés de la classe 9 et au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE pour les télescopes contestés de la classe 9. Cela concerne l’évaluation des preuves telles que soumises en première instance et en appel afin de prouver la distinctivité accrue et la renommée de la marque antérieure et, si nécessaire, sur la base du résultat de cette évaluation, pour les télescopes contestés, le respect des autres conditions de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE pour que l’opposition soit accueillie pour ces produits. La division d’opposition doit tenir compte de la motivation complète de la Chambre dans la présente décision.

RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE

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Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans le cadre d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.

a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants :

Classe 9 : Appareils et instruments électroniques de navigation et de positionnement.
Une interprétation du libellé des produits ou services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits ou services.

À cet égard, le Tribunal a confirmé que l’utilisation du terme « en particulier » indique que les produits ou services spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie précédente et que la protection ne se limite pas à ceux-ci (09/04/2003, T-224/01, NU- TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107, § 41). Les mêmes considérations doivent être considérées comme s’appliquant à d’autres termes synonymes tels que « notamment », « par exemple », « tels que » ou « y compris ». En d’autres termes, l’utilisation de tels termes dans les libellés de produits ou services n’introduit que des listes d’exemples non exhaustives.

Toutefois, d’autre part, le Tribunal a confirmé que le terme « à savoir », utilisé pour montrer la relation entre des produits ou services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection uniquement aux produits ou services spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castellò (fig.) et al., EU:T:2016:594, § 71 ; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43). Les mêmes

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considérations doivent être considérées comme s’appliquant à d’autres termes synonymes, tels que «exclusivement», «spécifiquement» ou «uniquement». Par conséquent, l’utilisation de tels termes dans les listes de produits ou servicesꞌ ꞌ ꞌ ꞌ doit être interprétée en conséquence.

La Chambre de recours a confirmé que les appareils et instruments électroniques de navigation et de positionnement contestés sont identiques aux matériels et logiciels, à savoir appareils de localisation, d’orientation et de navigation de l’opposant, ainsi qu’aux instruments électroniques pour la fourniture d’informations cartographiques et de navigation (point 32 de la décision).

b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26). En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public et à des clients ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Le degré d’attention, compte tenu de la nature spécifique des produits, qui ne seront manifestement pas achetés quotidiennement, est supérieur à la moyenne. c) Les signes
GO
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.

L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
point 23).

La marque antérieure est une marque verbale composée de l’élément verbal «GO» pour laquelle il est indifférent qu’elle soit écrite en majuscules ou en minuscules (31/01/2013, T-66/11, babilu / BABIDU, EU:T:2013:48, point 57). Le verbe «go» est le verbe de mouvement le plus général en anglais, utilisé pour exprimer un mouvement littéral ou figuratif (i) indépendamment du point de départ ou de destination, (ii) s’éloignant d’un lieu, d’une personne ou d’une chose, ou (iii) se dirigeant vers un lieu, une personne ou une chose, ou dans une direction particulière (informations extraites de l'Oxford English Dictionary le 05/05/2026 à l’adresse https://www.oed.com/dictionary/go_v?tab=meaning_and_use#2765122). En ce qui concerne le signe contesté, bien qu’il soit composé d’un seul élément verbal, les consommateurs pertinents, lorsqu’ils perçoivent un signe verbal, le décomposent en éléments qui suggèrent une signification concrète, ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR / RESPICORT, EU:T:2007:46, point 57; 13/02/2008, T-146/06, ATURION / URION,

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EU:T:2008:33, point 58). Il est possible pour les consommateurs pertinents de décomposer une marque verbale même si un seul des éléments composant cette marque leur est familier (22/05/2012, T- 585/10, Penteo, EU:T:2012:251, point 72). Ceci est justifié par le fait que les consommateurs recherchent naturellement un sens lorsqu’ils perçoivent une marque verbale. Par conséquent, au moins le public anglophone est susceptible de décomposer le signe contesté en ses composantes verbales « go » et « wrist ».

Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en relation avec la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, point 57). Dès lors, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.

Étant donné que les mots « go » et « wrist » ont un sens en anglais, le chevauchement conceptuel contribue à la similitude globale entre les signes. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur cette partie du public.

L’élément/composante verbale coïncidant « go » a un caractère distinctif affaibli en ce qui concerne les produits antérieurs matériels et logiciels, à savoir appareils de navigation et instruments électroniques pour la fourniture d’informations de navigation, ainsi que pour les produits contestés appareils et instruments de navigation électroniques, étant donné que la navigation fait référence au processus de déplacement d’un endroit à un autre. Pour les autres produits antérieurs pertinents matériels et logiciels, à savoir appareils de localisation et d’orientation et instruments électroniques pour la fourniture d’informations cartographiques, « go » peut être perçu comme quelque peu allusif, mais cela n’affecte pas son caractère distinctif étant donné que la localisation, l’orientation et les informations cartographiques se réfèrent en premier lieu à une situation statique. Pour les produits contestés restants, appareils et instruments de positionnement électroniques, cet élément/composante est distinctif.

La composante verbale « wrist » du signe contesté sera perçue par le public anglophone pertinent comme « la partie du corps humain située entre l’avant-bras et le métacarpe ; l’articulation par laquelle la main est unie à l’avant-bras ; le carpe, ou articulation radio-carpienne, des primates » (informations extraites de l'Oxford English Dictionary le 05/05/2026 à l’adresse https://www.oed.com/dictionary/wrist_n?tab=meaning_and_use#13989717). Les appareils et instruments de navigation et de positionnement électroniques contestés peuvent être portés au poignet, tels que les montres intelligentes avec GPS et applications de navigation offrant une navigation mains libres. Pour ces produits, la composante verbale « wrist » sera perçue comme non distinctive car elle décrit directement l’une des caractéristiques des produits.

La stylisation du signe contesté est minimale et purement décorative et non distinctive.

Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans l’élément/composante verbale « GO » et sa prononciation, et diffèrent dans la composante verbale « wrist » du signe contesté et sa prononciation. La marque antérieure est reproduite à l’identique par le début du signe contesté sur lequel les consommateurs ont tendance à se concentrer, tant visuellement que phonétiquement (15/12/2009, T-412/08, Trubion, EU:T:2009:507, point 40 ; 25/03/2009, T-109/07, Spa Therapy, EU:T:2009:81, point 30 ; 02/12/2020, T-639/19, 5Ms MMMMM (fig.) / 5J (fig.), EU:T:2020:581, point 49).

Tant la marque antérieure que la partie initiale identique « go » du signe contesté peuvent être perçues comme quelque peu affaiblies, ou allusives, pour les produits pertinents. Cependant, la seconde partie « wrist » du signe contesté, qui n’est pas le centre de l’attention, sera perçue comme non distinctive. Compte tenu du fait que l’aspect figuratif du signe contesté n’a pas d’incidence sur la comparaison phonétique, il s’ensuit que les signes en conflit sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne.

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Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes seront associés au concept affaibli de « GO » et diffèrent par le concept non distinctif de « wrist ». Par conséquent, les signes sont conceptuellement similaires dans une mesure moyenne.

Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.

d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.

Selon l’opposant, la marque antérieure jouit d’un degré élevé de caractère distinctif et de renommée en raison de son usage ancien et intensif dans l’Union européenne en relation avec une partie des produits et services pour lesquels elle est enregistrée, à savoir :

Classe 9 : Matériel informatique et logiciels ; matériel et logiciels pour systèmes de navigation (par satellite et/ou GPS) ; matériel et logiciels pour l’utilisation de systèmes de navigation (par satellite et/ou GPS) ; matériel et logiciels pour systèmes d’information de voyage pour la fourniture et la reproduction de conseils de voyage et/ou d’informations sur les stations-service, les parkings intérieurs et extérieurs, les restaurants, les sociétés de location de voitures et d’autres informations liées aux voyages et aux transports ; matériel et logiciels pour la gestion d’informations pour le secteur des transports et de la circulation ; matériel et logiciels pour l’utilisation de cartes électroniques ; matériel et logiciels pour l’utilisation avec des cartes électroniques ; cartes électroniques ; matériel et logiciels pour planificateurs d’itinéraires ; planificateurs d’itinéraires (étant du matériel et des logiciels) ; matériel et logiciels pour dictionnaires numériques ; dictionnaires numériques ; matériel et logiciels, à savoir appareils de localisation, d’orientation et de navigation et systèmes de positionnement mondial (GPS) et leurs pièces, raccords et accessoires, tels que câbles de connexion, récepteurs (GPS et/ou satellite) et supports pour ordinateurs de poche, non compris dans d’autres classes ; appareils de diffusion et de réception par satellite et radio ; équipements, réseaux et appareils de télécommunications ; terminaux informatiques, tous en particulier pour l’utilisation de et avec des systèmes de navigation, des planificateurs d’itinéraires et/ou des cartes numériques ; terminaux informatiques, tous en particulier à utiliser avec des systèmes de navigation, des planificateurs d’itinéraires et/ou des cartes numériques ; appareils audio et vidéo ; ordinateurs personnels portables ; ordinateurs personnels de poche ; équipements et instruments électriques et électroniques pour la fourniture d’informations cartographiques, de navigation, de trafic, météorologiques et de points d’intérêt ; appareils et instruments d’alarme pour le suivi et la localisation de véhicules.
Classe 39 : Services de navigation ; services d’information relatifs au trafic et aux embouteillages ; fourniture d’informations relatives aux voyages ; fourniture d’informations relatives à la localisation du flux de marchandises, au transport, au transport de fret et aux véhicules (suivi et traçabilité) ; tous les services précités étant également fournis via un réseau de communication, ou un téléphone cellulaire ou un dispositif de navigation sans fil.
Classe 42 : Services d’informatisation et de conseil ; développement et conception de systèmes de navigation, de planificateurs d’itinéraires, de cartes électroniques et de dictionnaires numériques ; développement et conception de matériel informatique et de logiciels, de matériel et de logiciels pour systèmes de navigation (par satellite et/ou GPS), de matériel et de logiciels pour l’utilisation de systèmes de navigation (par satellite et/ou GPS), de matériel et de logiciels pour systèmes d’information de voyage pour la fourniture et la reproduction de conseils de voyage et/ou d’informations sur les stations-service, les parkings intérieurs et extérieurs, les restaurants, les sociétés de location de voitures et d’autres informations liées aux voyages et aux transports, de matériel et de logiciels pour la gestion d’informations pour le secteur des transports et de la circulation, de matériel et de logiciels pour l’utilisation de cartes électroniques, de matériel et de logiciels pour l’utilisation avec

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cartes électroniques, matériels et logiciels pour planificateurs d’itinéraires, matériels et logiciels pour dictionnaires numériques, dictionnaires numériques, matériels et logiciels, à savoir appareils de localisation, d’orientation et de navigation et « Global Positioning Systems » (GPS) et leurs pièces, raccords et accessoires, tels que câbles de connexion, récepteurs (GPS et/ou satellite) et supports pour ordinateurs de poche, appareils de diffusion et de réception par satellite et par radio, appareils de diffusion et de réception par satellite et par radio, terminaux informatiques, tous en particulier pour l’utilisation de et l’utilisation avec des systèmes de navigation, des planificateurs d’itinéraires et/ou des cartes numériques, supports de données magnétiques et disques d’enregistrement, ordinateurs personnels portables, assistants numériques personnels, équipements et instruments électriques et électroniques pour la fourniture d’informations cartographiques, de navigation, de trafic, météorologiques et de points d’intérêt, appareils d’alarme et instruments de suivi et de localisation de véhicules.
Il convient de tenir dûment compte de cette affirmation étant donné que le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en considération dans l’appréciation du risque de confusion. En effet, plus la marque antérieure est distinctive, plus le risque de confusion est élevé, et par conséquent, les marques dotées d’un caractère hautement distinctif en raison de la reconnaissance dont elles jouissent sur le marché bénéficient d’une protection plus étendue que les marques dotées d’un caractère moins distinctif (29/09/1998, C- 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).

L’opposant a produit les preuves suivantes le 06/02/2025, après la notification de la décision d’opposition datée du 14/01/2025 et le 14/05/2025, conjointement avec les motifs du recours. Comme indiqué ci-dessus, la Chambre de recours a admis ces preuves.

L’opposant a demandé que certaines données commerciales contenues dans les preuves soient maintenues confidentielles vis-à-vis des tiers, la division d’opposition décrira les preuves uniquement en termes très généraux sans divulguer de telles données. Les preuves consistent en les documents suivants :

Annexe 2:
- documents relatifs à l’historique et au développement de la marque « Go ». Elle a été utilisée pour la première fois par l’opposant en tant que marque en 2004, lorsqu’il a commencé à vendre la première gamme d’appareils de navigation personnels (ANP) de marque « GO ». Lors de leur lancement, les appareils « GO » étaient préinstallés avec des cartes complètes, au niveau des rues, pour l’Europe. L’opposant a également lancé une application de navigation mobile téléchargeable sous la marque « GO » en 2016, proposant des versions gratuites et « premium », cette dernière ayant enregistré un nombre important d’abonnés dans toute l’UE depuis son lancement jusqu’à aujourd’hui.

L’annexe contient des critiques de produits de diverses versions de produits de marque « GO » (tels que des appareils de navigation, des logiciels de navigation, des cartes électroniques, des services d’information sur le trafic) dans lesquelles il est expliqué ce que sont les produits, les différences entre les versions (Basic, Essential, Professional, 6200, 520, etc.), comment ils fonctionnent, quels sont leurs avantages et leurs inconvénients.

L’annexe contient également des extraits des sites web de manuels d’utilisation de l’opposant dans diverses langues de l’UE telles que le tchèque, le danois, l’allemand, l’espagnol, le français, le grec, l’italien, le letton, le hongrois, le néerlandais, le polonais, le portugais, etc.

Cette annexe contient également des extraits de boutiques d’applications mobiles en ligne en Allemagne, en France et aux Pays-Bas, proposant l’application « GO » de l’opposant au téléchargement.

Il y a également un certain nombre de communiqués de presse datés entre 2005 et 2021 concernant des produits et services commercialisés sous la marque « GO ». Ils fournissent des informations sur le fonctionnement des appareils « GO », sur les logiciels et technologies utilisés et sur les services qui peuvent être fournis en utilisant ces appareils ou le logiciel de navigation. Ces communiqués de presse donnent également des informations

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sur des services fournis par l’opposant à des tiers tels que le développement et la conception de systèmes de navigation, de planificateurs d’itinéraires, mais pas sous la marque «GO».

- une copie d’un manuel d’utilisation complet en anglais.

Annexe 3: une copie d’un communiqué de presse daté du 29/04/2005 contenant des données sur le chiffre d’affaires de l’opposant pour 2004, l’année du premier lancement des appareils «GO».

Annexe 4: plus de 50 factures émises par TomTom, et ses succursales respectives, à des acheteurs en Belgique, en République tchèque, au Danemark, en Allemagne, en Espagne, en France, en Italie, en Hongrie, aux Pays-Bas, en Pologne, au Portugal et en Suède pour des produits tels que GO 6200 EU45, GO BASIC 5'' EU45, GO BASIC 6'' EU45, GO ESSENTIAL 5'' EU45, GO ESSENTIAL 6'' EU45, GO 51 WORLD, GO LIVE Camping EU, GO PREMIUM 5'' WORLD (EU) CONNECTED, GO PREMIUM 6'' WORLD (EU) CONNECTED, GO 620 EU45, GO 620 EU45 T, GO 520 EU45, GO 520 EU45 T, TT GO PROF EU, GO 50 EU45, GO 60 EU45 T, GO 6000 EU45, GO 500 EU45 Speak&Go, GO 500 EU45 T Speak&Go, GO 600 EU45 T Speak&Go, GO 5200 EU45, TT GO PROF 6250 EU, GO 500 EU45 REF, GO 510 WORLD, GO 610 WORLD, TT GO PROF 6200 EU.

Elles sont datées entre 2014 et 2019, la plupart d’entre elles se situant dans la période pertinente. Les factures ont été émises pour des quantités comprises entre 10 et 11 500 pièces, les montants les plus élevés étant facturés à des clients en Allemagne.

Annexe 5: une copie d’un article publié dans The Guardian le 21/05/2015, «Navigating decline: what happened to TomTom?» consacré à l’histoire de l’opposant et à ses appareils de navigation personnelle de marque Go.

Annexe 6: un extrait d’encyclopedia.com fournissant des données sur la société de l’opposant et son histoire, y compris la création et le développement de l’unité de navigation automobile de marque GO.

Annexe 7: deux articles consacrés au 10e anniversaire de l’appareil «GO»:

- «I 40 anni del navigatore satellitare» publié dans La repubblica le 09/05/2014 en italien et traduit en anglais: «40 years of the satellite navigators»: «Pendant ce temps, le néerlandais TomTom célèbre les dix ans du modèle 'GO’ qui, selon les données, est probablement l’un des plus populaires au monde (75 millions d’unités vendues dans 35 pays)».

- «10 anni di TomTom» publié dans Wired Italia le 08/05/2014 en italien et traduit en anglais: «10 years of TomTom».

Annexe 8: un document préparé par l’opposant et contenant des données sur les ventes et les revenus des produits de marque «GO» entre 2016 et 2022 (par pays et au total, en unités et en EUR) pour 18 États membres de l’Union européenne. Selon ce document, l’opposant a vendu des centaines de milliers d’unités, ce qui représente un chiffre d’affaires facturé considérable. Les chiffres les plus élevés (tant en unités qu’en EUR) se rapportent à 2016 et 2019. Les chiffres les plus élevés en termes d’unités vendues et de revenus se trouvent en Allemagne, aux Pays-Bas, en France, en Belgique, en Italie et en Espagne.

Annexe 9: extraits d’un document préparé par GfK, une société d’études de marché indépendante, daté de 2022, contenant des informations sur le marché des appareils de navigation en Allemagne pour les mois de janvier-octobre 2020, 2021 et 2022. Le rapport contient des données sur les ventes totales en unités et en EUR et sur les parts de marché par fournisseurs et marques. La part de TomTom est d’environ ou supérieure à 50 % en termes d’unités vendues et de valeur des ventes. Le document contient également des données par marque et par appareil pour le

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période novembre 2021 – octobre 2022 selon lequel Go Classic 5 T EU, Go Classic 6 T EU, Go Essential 6 EU, Go Discover EU 7', Go Expert 7'', Go Basic 6', Go Essential 6 T EU, Go Professional 6250, Go Professional 520, Go 620, Go Professional 620, Go Discover EU 6', Go Basic 5' et Go Camper Tour détiennent une part de marché totale de plus de 37 % en termes de valeur des ventes.

Annexe 10: un document fourni par l’opposant contenant des données sur les téléchargements/abonnements à la formule 'premium’ de GO Mobile Android et GO Mobile IOS entre 2016 et 2020 (en EUR).

Annexe 11: un document fourni par l’opposant et contenant des données sur les dépenses de marketing (en EUR) entre 2016 et 2022 en relation avec des produits de marque 'GO'.

Annexe 12: exemples de campagnes publicitaires et promotionnelles en relation avec des produits de marque 'GO':

- Exemples d’emballages:

- Exemples de boutiques d’applications mobiles:

- Brochures

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- Affiches
- En République tchèque :

- En Pologne :

- En Slovaquie
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- En Lituanie, en Estonie et en Lettonie:

- En Suède et au Danemark
- En France
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Décision sur opposition nº B 3 199 562
- En Italie
- En Allemagne
- En Hongrie
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Décision sur opposition nº B 3 199 562
- En Grèce :

- Au Portugal
- En Espagne :

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- Au Benelux
- Photos de participation à diverses foires et expositions, dont certaines publiées sur les réseaux sociaux, et des exemples de publicités dans la presse ou en extérieur:

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L’opposante a produit, notamment, des preuves relatives au Royaume-Uni (RU) en vue de démontrer la réputation de la marque de l’Union antérieure. Toutefois, il découle de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE, rédigé au présent, que les conditions de son application doivent également être remplies au moment de la prise de décision. Le RU n’étant plus membre de l’Union, les preuves relatives à son territoire ne peuvent être prises en compte pour prouver la réputation « dans l’Union » (voir communication n° 2/20 du directeur exécutif de l’Office du 10 septembre 2020 sur l’incidence du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne sur certains aspects de la pratique de l’Office, section V « Droits antérieurs dans les procédures inter partes »).

Une partie des preuves produites montre la marque « GO » comme l’une des marques leaders dans le secteur des appareils et des services de navigation en Allemagne (annexe 9). En outre, il existe des preuves qu’elle est également bien connue en Italie (annexe 7) et que l’opposante a dépensé des sommes considérables pour la publicité et la promotion de sa marque dans un certain nombre d’États membres de l’Union européenne, tels que la République tchèque, la Slovaquie, la Lituanie, l’Estonie, la Lettonie, la France et la Suède (annexes 11 et 12).

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Ayant examiné les éléments énumérés ci-dessus, la division d’opposition conclut que la marque de l’UE antérieure n° 5 178 769 « GO » a acquis une renommée/un degré élevé de caractère distinctif auprès du public pertinent dans l’Union européenne pour le matériel et les logiciels pour systèmes de navigation (par satellite et/ou GPS) ; le matériel et les logiciels pour l’utilisation de systèmes de navigation (par satellite et/ou GPS) ; le matériel et les logiciels pour systèmes d’information de voyage pour la fourniture et la reproduction de conseils de voyage et/ou d’informations sur les stations-service, les parkings intérieurs et extérieurs, les restaurants, les sociétés de location de voitures et d’autres informations liées aux voyages et aux transports ; le matériel et les logiciels pour la gestion d’informations pour le secteur des transports et de la circulation ; le matériel et les logiciels pour l’utilisation de cartes électroniques ; le matériel et les logiciels pour cartes électroniques ; le matériel et les logiciels pour planificateurs d’itinéraires ; les planificateurs d’itinéraires (étant du matériel et des logiciels) ; le matériel et les logiciels, à savoir les appareils de localisation, d’orientation et de navigation et les systèmes de positionnement mondial (GPS) ; les équipements et instruments électriques et électroniques pour la fourniture d’informations cartographiques, de navigation, de trafic, météorologiques et de points d’intérêt ; les instruments pour le suivi et la localisation de véhicules de la classe 9 et les services de navigation ; les services d’information relatifs au trafic et aux embouteillages ; la fourniture d’informations relatives aux voyages ; la fourniture d’informations relatives à la localisation du flux de marchandises, au transport, au transport de fret et aux véhicules (suivi et localisation) ; tous les services précités étant également fournis via un réseau de communication, ou un téléphone cellulaire ou un dispositif de navigation sans fil de la classe 39.

En conclusion, il ressort clairement des éléments de preuve que le signe « GO » jouit d’un degré élevé de reconnaissance auprès du public pertinent dans l’Union européenne pour les produits et services susmentionnés.

e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Pour déterminer l’existence d’un risque de confusion, il convient de comparer les marques en procédant à une appréciation globale des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre elles. La comparaison « doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants » (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23). Le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de toutes les circonstances du cas d’espèce.

Les produits sont identiques et ils s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques dont le degré d’attention est supérieur à la moyenne.

La marque antérieure a acquis un degré élevé de caractère distinctif.

Les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle. En particulier, la marque antérieure est entièrement reproduite au début du signe contesté. Les différences entre les signes se limitent à l’élément verbal non distinctif « wrist » du signe contesté et à sa stylisation décorative et non distinctive.

Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou celles dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 29). En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties / Miss Fifties (fig.), EU:T:2002:262,
point 49).

Compte tenu de tout ce qui précède, et en particulier du degré élevé de caractère distinctif de la marque antérieure, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion de la part du

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partie anglophone du public et, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne nº 5 178 769 de l’opposant. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.

Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques à ceux de la marque antérieure, à savoir les appareils et instruments électroniques de navigation et de positionnement. Quant aux télescopes contestés, confirmés par la Chambre de recours comme étant dissemblables des produits et services de l’opposant (§ 62 et § 66), et conformément au § 75 de la même décision, l’examen se poursuivra au regard de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE.

RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMCUE

En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE, l’opposant a invoqué l’enregistrement de marque de l’Union européenne antérieure nº 5 178 769. Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMCUE, la marque contestée n’est pas enregistrée lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée soient identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’Union ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.

Par conséquent, les motifs de refus de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.

Les signes doivent être identiques ou similaires.

La marque de l’opposant doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou services sur lesquels l’opposition est fondée.

Risque de préjudice: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.

Les exigences susmentionnées sont cumulatives et, par conséquent, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE (16/12/2010, T- 357/08, BOTOCYL / BOTOX, EU:T:2010:529, § 41; 16/12/2010, T-345/08, BOTOLIST / BOTOX, EU:T:2010:529, § 41). Toutefois, le respect de toutes les conditions susmentionnées peut ne pas être suffisant. L’opposition peut néanmoins échouer si le demandeur établit un juste motif pour l’usage de la marque contestée.

En l’espèce, le demandeur n’a pas allégué avoir un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il doit être présumé qu’aucun juste motif n’existe.

a) Renommée de la marque antérieure

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La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.

En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 20/04/2023. Par conséquent, l’opposant était tenu de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée antérieurement à cette date. En principe, il suffit que l’opposant démontre que sa marque jouissait déjà d’une renommée à cette date. S’il découle du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE que les conditions de son application doivent également être réunies au moment de la prise de décision, et que, par conséquent, la renommée de la marque antérieure doit subsister jusqu’à la décision sur l’opposition est prise, toute perte de renommée ultérieure incombe au demandeur de l’alléguer et de la prouver. Suite à la décision de la Chambre de recours, l’opposition est dirigée contre les produits suivants : Classe 9 : Télescopes. Les preuves soumises par l’opposant pour établir la renommée et le caractère hautement distinctif de la marque antérieure ont déjà été examinées ci-dessus au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Il est renvoyé à ces constatations, qui sont également valables pour l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE.

b) Les signes
Les signes ont déjà été comparés ci-dessus au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Il est renvoyé à ces constatations, qui sont également valables pour l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE.

c) Le « lien » entre les signes Comme il a été constaté ci-dessus, la marque antérieure est renommée et les signes présentent un degré de similitude moyen. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il est nécessaire de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel « lien » entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31 ; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire, mais cela reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’un préjudice ou un avantage indu est susceptible de se produire après que tous les facteurs pertinents pour le cas particulier ont été évalués.

Les facteurs pertinents possibles pour l’examen d’un « lien » comprennent (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42) :

le degré de similitude entre les signes ;

la nature des produits et services, y compris le degré de similitude ou de dissemblance entre ces produits ou services, et le public pertinent ;

la force de la renommée de la marque antérieure ;

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le degré de caractère distinctif de la marque antérieure, qu’il soit inhérent ou acquis par l’usage ;

l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public.

Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un « lien » peut être établie sur la base de certains seulement de ces critères. L’établissement d’un tel lien, bien que déclenché par la similitude (ou l’identité) entre les signes, exige que les catégories pertinentes de public pour chacun des produits et services couverts par les marques en conflit soient identiques ou se chevauchent dans une certaine mesure.

Selon la Cour de justice de l’Union européenne,
Il est donc concevable que la catégorie pertinente de public pour les produits ou services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée soit complètement distincte de la catégorie pertinente de public pour les produits ou services pour lesquels la marque postérieure a été enregistrée et que la marque antérieure, bien que jouissant d’une renommée, ne soit pas connue du public visé par la marque postérieure. Dans un tel cas, le public visé par chacune des deux marques pourrait ne jamais être confronté à l’autre marque, de sorte qu’il n’établira aucun lien entre ces marques.

(27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, point 48.)
La Cour de justice a également relevé,
… que certaines marques peuvent avoir acquis une renommée telle qu’elle dépasse le public pertinent pour les produits ou services pour lesquels ces marques ont été enregistrées. Dans un tel cas, il est possible que la catégorie pertinente de public pour les produits ou services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée établisse un rapprochement entre les marques en conflit, même si ce public est totalement distinct de la catégorie pertinente de public pour les produits ou services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée.

(27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, points 51-52.)
En l’espèce, il n’y a pas de chevauchement entre les catégories pertinentes de public pour les marques en conflit. Chaque marque vise un type de public différent. Alors que les produits contestés sont destinés à un public hautement spécialisé, principalement des scientifiques qui étudient l’Univers ainsi que des passionnés d’astronomie, il a été constaté que la marque antérieure jouissait d’une renommée auprès du grand public et des professionnels du secteur du transport et de la logistique. Étant donné que le public de la marque contestée est complètement distinct de la catégorie pertinente de public auprès de laquelle la marque antérieure jouit d’une renommée, aucune association ne sera faite entre les signes.

En outre, les produits comparés sont si différents qu’il est peu probable que la marque postérieure évoque la marque antérieure dans l’esprit du public pertinent. Les produits analysés sont de nature entièrement différente. Non seulement ils appartiennent à des secteurs de marché totalement différents et sans rapport, mais ils sont également acquis pour des raisons entièrement différentes, par des canaux de distribution différents. Les consommateurs ne seront donc pas simultanément confrontés aux deux signes.

Par conséquent, en tenant compte et en pondérant tous les facteurs pertinents de la présente affaire, la division d’opposition conclut qu’il est peu probable que le public pertinent établisse un lien mental entre les signes en conflit, c’est-à-dire qu’il établisse un « lien » entre

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eux. Dès lors, l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE et doit être rejetée.

DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMCUE, lorsque chaque partie obtient gain de cause sur certains chefs et succombe sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une répartition différente des dépens. Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties ont obtenu gain de cause sur certains chefs et succombé sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres dépens.

La division d’opposition
Paola ZUMBO Tzvetelina IANTCHEVA Michaela POLJOVKOVÁ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.