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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 mai 2021, n° R1916/2020-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1916/2020-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 20 mai 2021
Dans l’affaire R 1916/2020-1
Paddle.com Market Limited 15 Briery Close, Great Oakley
Corby, Northamptonshire NN18 8JG
Royaume-Uni Titulaire de la MUE/requérante représentée par Marks indirects Clerk LLP, 44 rue de la Vallée, 2661 Luxembourg (Luxembourg)
contre
Baidu Online Network Technology (Beijing) Co., Ltd. 3/F Baidu Campus, No 10 Shangdi
10th Street, Haidian District
Pékin 100 085
République populaire de Chine Demanderesse en nullité/défenderesse représentée par ISERN PATENTES Y MARCAS, S.L., Avenida Diagonal, 463 bis, 2° piso, 08036 Barcelone (Espagne)
Recours concernant la procédure d’annulation no 37 201 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 377 264)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), N. Korjus (rapporteur) et M. Bra (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
20/05/2021, R 1916/2020-1, Paddle
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 27 novembre 2012, Paddle.com Market Limited (ci- après la «titulaire de la marque de l’Union européenne») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Pagaies
pour la liste de services suivante:
Classe 35 — Services d’affaires et de publicité fournis par le biais d’Internet; services d’intermédiaires commerciaux pour la vente et l’achat de produits et de services; vente par correspondance; services de vente au détail fournis par le biais d’un réseau informatique mondial; promotion des ventes pour des tiers; services d’informations d’affaires; commande informatisée en ligne portant sur des marchandises générales et des produits de consommation générale; diffusion de publicité pour le compte de tiers via un réseau de communications électroniques en ligne.
2 La demande a été publiée le 12 décembre 2012 et la marque a été enregistrée le
25 janvier 2014.
3 Le 7 août 2019, Baidu Online Network Technology (Beijing) Co., Ltd. (ci-après la «demanderesse en annulation») a déposé une demande en déchéance à l’égard de la marque enregistrée pour tous les services précités.
4 Les motifs de la demande en déchéance étaient ceux visés à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, à savoir que la marque n’avait pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans.
5 Le 13 août 2019, la titulaire de la marque de l’Union européenne s’est vue accorder jusqu’au 18 octobre 2019 pour produire la preuve de l’usage demandée. À la demande de la titulaire de la marque de l’Union européenne, une suspension de la procédure a été accordée. Le 27 décembre 2019, dans le dernier délai fixé par la division d’annulation, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit les éléments de preuve suivants afin d’établir l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée:
o Pièce 1: Captures d’écran du site internet de la titulaire de la marque de l’Union européenne www.paddle.com, à savoir des capturesd’écran du site internet de la titulaire de la marque de l’Union européenne (Wayback Machine), montrant du contenu le 19 août
2014, le 6 septembre 2015, le 10 septembre 2015, le 5 mai 2016, le 28 décembre 2017 et le 1 février 2018;
o Pièce 2: Captures d’écran non datées d’une interface du vendeur lors de l’utilisation de la plateforme de la titulaire de la marque de l’Union européenne; la marque de l’Union européenne contestée est visible sur des captures d’écran montrant une vue d’ensemble contenant les
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dates du 1 octobre 2016 et du 1 novembre 2017, les plans d’abonnement et les décorations de caisses; un résumé des performances d’un paddle pour le T1 2019 est inclus;
Pièce 3: Captures d’écran non datées de l’interface d’un acheteur lors de l’utilisation de la plateforme de la titulaire de la marque de l’Union européenne; la marque de l’Union européenne contestée est visible tout au long de la transaction; Sur la 2e captured’écran,la date du 25 avril
2018 est visible sous la boîte verte indiquant le prix de commande;
Pièce 4: Impressions de www.deloitte.co.uk datées du 16 décembre 2019: La titulaire de la marque de l'Union européenne figure en 11 parmi les 2019 gagnants de la compétition UK Technology Fast 50, à savoir dans le secteur des logiciels et avec un taux de croissance de
2,475 %, et a figuré en sixième position parmi les 2018 gagnants avec un taux de croissance de 3,858 %;
Pièce 5: Article publié sur www.uktech.newsle 5 novembre 2018:
«Logiciels scaleup Paddle gets $8 m dans un nouveau cycle de financement»; la titulaire de la marque de l’Union européenne est décrite comme une plateforme logicielle et déclare vouloir devenir la plateforme go-to permettant à toutes les sociétés de logiciels de vendre leurs logiciels;
Pièce 6: Article publié sur www.eu-startups.com le 28 septembre
2016: «La plateforme de commerce électronique pour les entreprises de logiciels, basée sur London, augmente de 3.2 millions de dollars»; selon cet article, la titulaire de la marque de l’Union européenne aide ses clients à gérer les taxes sur les ventes et à soutenir une série de méthodes de paiement, en plus de la prévention de la fraude et de la récupération des fraudes. Les recettes du vendeur sont augmentées par l’analyse et le retour d’information des clients. La titulaire de la marque de l’Union européenne a été fondée en 2012 et déclare n’avoir procédé à aucune commercialisation jusqu’alors;
Pièce 7: Tableau interne des nouveaux comptes vendeur, total des ventes et valeurs de ventes totales par année pour la période 2014-
2019;
Pièce 8: Tableau interne des ventes annualisées dans l’UE par l’acheteur et le pays vendeur par an pour la période 2014-2019;
Pièce 9: Tableau interne de tous les vendeurs enregistrés dans l’UE et par an pour la période 2014-2019;
Pièce 10: Dix factures et reçus de commande correspondants adressés à des acheteurs et mentionnant la marque de l’Union européenne contestée couvrant la période comprise entre le 13 mars 2015 et le 2 juin 2019; les acheteurs et leurs endroits ont été occultés, mais la titulaire de la marque de l’Union européenne a indiqué, pour chaque
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facture, le lieu où se trouvent les acheteurs, ce qui correspond à neuf États membres différents de l’Union; les montants sont indiqués en euros, USD et DKK et oscillent entre 69.95 DKK, ce qui correspond à environ 9,40 EUR (facture du 2 juin 2019) et 79,06 EUR (facture du
13 mars 2015);
o Pièce 11: Quatre factures adressées à la titulaire de la marque de l’Union européenne par des vendeurs, couvrant la période comprise entre le 1 février 2015 et le 13 septembre 2018; les vendeurs et leurs endroits ont été occultés, mais la titulaire de la marque de l’Union européenne a indiqué, pour chaque facture, l’emplacement des vendeurs, ce qui correspond à quatre États membres différents de l’Union; les montants indiqués sont noircis et les devises facturées sont en dollars des États-Unis sur trois factures et en euros sur une facture;
o Pièce 12: Quatre factures adressées à des vendeurs, couvrant la période comprise entre le 1 juillet 2016 et le 1 novembre 2017; les vendeurs et les montants sont noircis; deux des factures portent uniquement sur des transactions en USD, et les deux autres sur des transactions en USD, en euros et en livres sterling;
o Pièce 13: Une capture d’écran non datée de Trustpilote; les deux évaluations présentées datent de novembre 2018; globalement, 82 % des 354 évaluations sont «excellentes»;
o Pièce 14: Cinq captures d’écran non datées de confirmations d’achat dans quatre langues différentes (anglais, allemand, français et portugais);
o Pièce 15: Trois captures d’écran de différentes communications avec les utilisateurs indiquant les dates: 18 juillet 2018 (renouvellement d’abonnement), 12 juillet 2017 (défaut de paiement) et 23 octobre 2018 (frais d’abonnement);
o Pièce 16: Une confirmation du 26 novembre 2016 en livres sterling comprenant un coupon du vendredi Black et une publicité pour les remises pour raywenderlich.com;
o Pièce 17: Huit impressions concernant la participation à des événements (la partie tchèque de Paddle 2018 en juin 2018, SaaStr
2019 en juin 2019, Best lementDC Happy Hour en juin 2019,
ALTCONF en mai 2019) et les parrainats (sjMacIndie Event en mai
2019, activité de Software en mars 2019), SaaStock Gold partenariat pour 2019; impression d’une feuille d’écran Google Ads non datée pour la titulaire de la MUE.
6 Par décision du 30 juillet 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a prononcé la déchéance partielle de la MUE contestée à partir du 7 août 2019, à savoir pour les services suivants:
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Classe 35 — Services commerciaux fournis par le biais d’Internet, à l’exception des services d’administration commerciale et de soutien fournis par le biais d’Internet; services publicitaires fournis par le biais d’Internet; vente par correspondance; servicesde vente au détail fournis par le biais d’un réseau informatique mondial; promotion desventes pour des tiers; services d’informations d’affaires; commande informatisée en ligne proposant des marchandises générales et des produits informatiques généraux; diffusion de publicité pour le compte de tiers via un réseau de communications électroniques en ligne.
7 La demande en déchéance a toutefois été rejetée pour les services suivants, pour lesquels l’enregistrement de la marque de l’Union européenne contestée a été maintenu:
Classe 35 — Services d’administration commerciale et de soutien fournis par le biais de l’internet; services d’intermédiaires commerciaux pour la vente et l’achat de produits et de services.
8 La division d’annulation a notamment motivé sa décision comme suit:
La période de cinq ans pour laquelle l’usage sérieux devait être prouvé s’étend du 7 août 2014 au 6 août 2019 inclus.
La plupart des éléments de preuve datent de la période pertinente de cinq ans.
Le lieu de l’usage établi est principalement le Royaume-Uni, où se trouve également la titulaire de la MUE. En raison de la nature des services fournis et du lieu d’origine de ses clients, le lieu de l’usage englobe divers autres États membres de l’UE.
«Paddle» a été utilisé comme identifiant d’entreprise et servait également à identifier les services fournis par cette entreprise.
Ilressort des éléments de preuve produits que la titulaire de la marque de l’Union européenne fournit une plateforme de vente de logiciels et cible, d’une part, les développeurs de logiciels et, d’autre part, les utilisateurs de produits logiciels. Les développeurs de logiciels fournissent au titulaire de la marque de l’Union européenne une licence non exclusive pour leurs logiciels respectifs. La titulaire de la marque de l’Union européenne agit ensuite en qualité de «commerçant du dossier», à savoir s’acquitter des différentes tâches administratives lors de la vente du logiciel du développeur à l’utilisateur. À l’issue de la transaction et après déduction d’une certaine taxe, la titulaire de la marque de l’Union européenne transmet le produit des ventes au développeur de logiciels.
Ces services relèvent des intitulés énumérés au paragraphe 7 ci-dessus.
Toutefois, les éléments de preuve produits n’établissent pas que les services énumérés au paragraphe 6 ci-dessus ont été fournis par la titulaire de la marque de l’Union européenne.
En particulier, il ne ressort pas des éléments de preuve que la titulaire de la marque de l’Union européenne fournisse des services d’informations commerciales, des services de vente au détail ou tout type d’activité publicitaire ou promotionnelle en tant que services indépendants. Toutes ces
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activités ne peuvent être qualifiées que de services accessoires aux services de la titulaire de la marque de l’Union européenne en tant que «commerçant de disques».
9 Le 30 septembre 2020, la titulaire de la MUE a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 30 novembre 2020.
10 Dans son mémoire en réponse reçu le 3 mars 2021, la demanderesse en nullité a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
11 Les arguments avancés par la titulaire de la MUE dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
La titulaire de la marque de l’Union européenne a été constituée le 8 août 2012 afin de gérer toute administration commerciale et financière dans le cadre de la vente de logiciels dans un tout ensemble par le biais d’un logiciel en tant que plateforme commerciale («SaaS»).
L’ensemble combiné, tel que proposé par la titulaire de la marque de l’Union européenne, est conçu pour permettre aux sociétés de logiciels (ci-après les
«vendeurs») de gérer, de vendre et de développer leurs activités sans avoir à traiter d’aspects commerciaux autres que la conception proprement dite du logiciel. En sa qualité de «commerçant des disques», la titulaire de la marque de l’Union européenne est responsable des paiements, de la conformité, de la fiscalité, de la livraison et des demandes de renseignements à la clientèle dans le cadre de la vente au détail d’un logiciel d’un tiers à un acheteur. Les services proposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne sont tous interconnectés et incluent des services de publicité et de promotion. De même, il n’est pas possible d’isoler lesservices de vente au détail du lot, étant donné qu’il s’agit des services principaux destinés aux futurs utilisateurs de logiciels.
Un «commerçant de Record» désigne l’entité agréée et tenue pour responsable par les institutions financières de traiter des transactions avec un client final. Ils sont chargés d’effectuer les paiements, d’exécuter les remboursements et les factures, de PCI et de respect des taxes et de traiter les demandes et réclamations relatives aux services à la clientèle.
La plateforme SaaS de la titulaire de la marque de l’Union européenne est intégrée sur les sites web des vendeurs, ce qui facilite la vente des logiciels des vendeurs par la titulaire de la marque de l’Union européenne à des acheteurs provenant directement des sites web des vendeurs. La titulaire de la marque de l’Union européenne agit donc en qualité de commerçant de disques et de revendeur pour tous ses clients vendeurs.
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En particulier, la fourniture de «services commerciaux fournis par l’internet» et de la «fourniture de services d’informations commerciales» est documentée en particulier dans les pièces 1 et 2.
L’usage sérieux de la marque contestée pour les «services de vente au détail» découle notamment des pièces 1, 3, 5, 6, 10, 12 et 13 à 15.
L’usage pour des «activités publicitaires et promotionnelles» a été établi en particulier dans les pièces 1, 6 et 16.
12 Les arguments présentés par demanderesse en nullité en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
Il est généreux pour la division d’annulation d’avoir confirmé la marque de l’Union européenne contestée pour une partie des services enregistrés.
La chambre de recours est invitée à examiner les preuves relatives aux services pour lesquels la preuve de l’usage sérieux a été acceptée par la division d’annulation.
Dans la décision attaquée, la division d’opposition a conclu à juste titre que les services pour lesquels la déchéance de la marque de l’Union européenne contestée a été déclarée n’étaient pas fournis en tant que services indépendants, mais constituaient une partie accessoire des services d’administration commerciale et des services intermédiaires proposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne.
Motifs
13 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
14 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
15 Le recours est également partiellement étayé.
Portée du recours
16 La titulaire de la marque de l’Union européenne conteste formellement la décision attaquée dans son intégralité. Toutefois, conformément à l’article 67 du RMUE, la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas fait droit aux prétentions de la titulaire en ce qui concerne les services mentionnés au paragraphe 6 ci-dessus, étant donné que la déchéance de la marque de l’Union européenne contestée n’a été déclarée que pour ces services.
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17 La demanderesse en nullité n’a pas formé de recours incident. En outre, elle n’a pas présenté d’observations mettant en cause, en substance, les conclusions de la division d’annulation en ce qui concerne les services pour lesquels la demande en déchéance a été rejetée, à savoir les services tels qu’énumérés au paragraphe 7 ci- dessus.
18 Par conséquent, le rejet de la demande en déchéance pour l’ensemble des services énumérés au paragraphe 7 est devenu définitif. Par conséquent, la chambre de recours ne réexaminera le recours qu’au regard des services énumérés au paragraphe 6.
Demande en déchéance au titre de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE
19 Conformément à l’article 18, paragraphe 1, du RMUE, si, dans un délai de cinq ans à compter de l’enregistrement, la marque de l’Union européenne n’a pas fait l’objet par le titulaire de la marque de l’Union européenne d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, la MUE est soumise aux sanctions prévues par le RMUE, sauf juste motif pour lenon-usage.
20 Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire d’une MUE est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits pour lesquels elle est enregistrée et s’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
21 Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications de preuve de l’usage établissent le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la MUE contestée pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
22 La ratio legis de l’exigence selon laquelle une marque doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux pour être protégée au titre du droit de l’Union est que le registre de l’Office ne saurait être considéré comme un dépôt stratégique et statique conférant à un détenteur inactif un monopole légal d’une durée indéterminée. Au contraire, et conformément au considérant 24 du RMUE, ce registre doit refléter fidèlement les indications que les entreprises utilisent effectivement sur le marché pour distinguer leurs produits et services dans la vie économique (02/02/2016, T-
171/13, MOTOBI B PESARO, EU:T:2016:54, § 67 et jurisprudence citée).
23 Dans l’interprétation de la notion d’usage sérieux, il convient de tenir compte du fait que la ratiolegis de l’exigence selon laquelle la marque antérieure doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux ne vise ni à évaluer la réussite commerciale, ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes (26/09/2013, C-609/11 P, Centrotherm,
EU:C:2013:1449, § 72, 74; 29/11/2018, C-340/17 P, ALCOLOCK,
EU:C:2018:965, § 90; 02/02/2016, T-171/13, MOTOBI B PESARO,
EU:T:2016:54, § 49).
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24 Une marque fait l’objet d’un«usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services; L’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. En outre, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (02/02/2016, T-171/13, MOTOBI B PESARO, EU:T:2016:54, § 69 et jurisprudence citée; 11/03/2003, C-
40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 36, 37).
25 L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43).
26 L’usage sérieux d’une marque ne peut pas êtredémontré par des probabilités oudes présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (12/12/2002, T-39/01, Hiwatt, EU:T:2002:316, § 47).
27 La marque de l’Union européenne contestée a été enregistrée le 25 janvier 2014, soit plus de cinq ans avant la date de dépôt de la demande en déchéance, soit le 7 août 2019. La période pour laquelle l’usage sérieux de la MUE contestée devait être établi a donc été correctement indiquée par la division d’annulation comme courant du 7 août 2014 au 6 août 2019 inclus.
28 Les services encore en cause dans la présente procédure sont les suivants:
Classe 35 — Services commerciaux fournis par le biais d’Internet à l’exception des services d’administration commerciale et de soutien fournis par le biais d’Internet; services publicitaires fournis par le biais d’Internet; vente par correspondance; services de vente au détail fournis par le biais d’un réseau informatique mondial; promotion des ventes pour des tiers; services d’informations d’affaires; commande informatisée en ligne portant sur des marchandises générales et des produits de consommation générale; diffusion de publicité pour le compte de tiers via un réseau de communications électroniques en ligne.
Durée et Place
29 Tous les éléments de preuve fournis relèvent de la période pertinente et se rapportent, respectivement, à la période pertinente. Dans cette mesure, les extraits imprimés de l’affaireDeloitte.co.uk (pièce 4) datent du 16 décembre 2019, mais indiquent les gagnants des concours de technologie Fast 50 en 2018 et 2019.
30 Bien que certains éléments de preuve indiquent des montants en USD, la grande majorité des éléments de preuve concernent l’Union européenne, qui, au cours de la période pertinente, incluait toujours le Royaume-Uni. Même le fait que les prix
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aient été indiqués ou facturés à USD ne permet pas, en soi, de conclure que les transactions visées par ces factures ont eu lieu entièrement en dehors de l’Union. De même que l’utilisation d’une marque de l’Union européenne à des fins uniquement d’exportation est toujours considérée comme un usage sérieux dans l’Union européenne au sens de l’article 18, paragraphe 1, point b), du RMUE, la vente de logiciels au sein de l’Union à des acheteurs établis en dehors de l’UE qui préfèrent payer USD doit être appréciée de la même manière.
Usage en tant que marque
31 La marque de l’Union européenne contestée fait en même temps partie de la dénomination sociale de la titulaire de la marque de l’Union européenne et joue le rôle de moniker, respectivement.
32 Le but d’une dénomination sociale, d’un nom commercial ou d’une enseigne n’est pas, en soi, de distinguer des produits ou services. En effet, une dénomination sociale a pour objet d’identifier une société, tandis qu’un nom commercial ou une enseigne a pour objet de signaler un fonds de commerce. Ainsi, lorsque l’usage d’une dénomination sociale, d’un nom commercial ou d’une enseigne se limite à identifier une société ou à signaler un fonds de commerce, il ne saurait être considéré comme étant fait «pour des produits ou des services» au sens de l’article 58, paragraphe 1, point (1), du RMUE (11/09/2007, C-17/06, Céline, EU:C:2007:497, § 21; 08/05/2017, T-680/15, L’ECLAIREUR, EU:T:2017:320, §
34; 03/10/2019, T-668/18, ADPepper, EU:T:2019:719, § 98).
33 Enrevanche, il y a usage «pour des produits ou des services» lorsqu’un tiers appose le signe constituant sa dénomination sociale, son nom commercial ou son enseigne sur les produits et services qu’il commercialise. En outre, même en l’absence d’apposition du signe, il y a usage «pour des produits ou des services» au sens de cette disposition lorsque le tiers utilise ce signe de telle manière qu’il s’établit un lien entre le signe constituant la dénomination sociale, le nom commercial ou l’enseigne du tiers et les produits commercialisés ou les services fournis par le tiers (11/09/2007, C-17/06, Céline, EU:C:2007:497, § 22, 23). En outre, le fait qu’un élément verbal soit utilisé en tant que nom commercial de l’entreprise n’empêche pas qu’il soit utilisé en tant que marque pour désigner des produits ou des services (30/11/2009, T-353/07, Coloris, EU:T:2009:475, § 38;
18/07/2017, T-110/16, SAVANT, EU:T:2017:521, § 26; 03/10/2019, T-668/18,
ADPepper, EU:T:2019:719, § 99).
34 Enfin, l’usage sérieux de la marque se rapporte au marché sur lequel la titulaire de la marque de l’Union européenne exerce ses activités commerciales et sur lequel elle espère exploiter sa marque (07/07/2016, T-431/15, FRUIT, EU:T:2016:395, §
49; 03/10/2019, T-668/18, ADPepper, EU:T:2019:719, § 100). En l’espèce, comme l’a constaté la division d’annulation, et comme aucune des parties n’a contesté, le marché pertinent est le secteur des logiciels, qui s’adresse en particulier à des professionnels professionnels tels que les développeurs de logiciels, mais aussi à tout type d’acheteurs de logiciels.
35 En particulier, la partie spécialisée du public, mais aussi le consommateur final qui est suffisamment qualifié pour s’engager dans la plateforme de la titulaire de
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la marque de l’Union européenne pour acquérir un logiciel, sont en mesure d’établir un lien entre le signe — qui est la marque utilisée pour la plateforme logicielle de la titulaire de la MUE et, en même temps, l’entreprise et le nom commercial de la titulaire de la MUE — et les services fournis par la titulaire de la MUE (03/10/2019, T-668/18, ADPepper, EU:T:2019:719, § 101). Il est notoire que, dans le secteur des logiciels, les développeurs utilisent souvent leur nom commercial en tant que marque ombrelle afin d’identifier leurs produits logiciels et que, dans le domaine de l’administration commerciale, la dénomination sociale est également utilisée comme identifiant des services individuels fournis par une entreprise, respectivement.
Importance de l’usage
36 Quant à l’importance de l’usage, il n’est pas nécessaire de prouver la réussite commerciale, mais il convient de tenir compte du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part (18/01/2011, T-382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 29-31). Ilexiste une certaine interdépendance entre les facteurs. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement [15/07/2015, T-215/13, LAMBDA (λ), EU:T:2015:518, § 23;
23/09/2020, T-677/19, SYRENA, EU: T: 2020: 424, § 43).
37 Les éléments de preuve produits couvrent l’ensemble de la période de cinq ans. Les clients de la titulaire de la marque de l’Union européenne étaient situés dans toute l’Union européenne. Il est exact d’affirmer que les factures exemplaires fournies ne portent que sur des montants faibles par rapport au chiffre d’affaires indiqué dans la valeur des ventes internes (pièce 7). Toutefois, les informations fournies dans les deux articles (pièces 5 et 6), et en particulier l’énumération dans les compétitions Deloitte en 2018 et 2019, établissent la véritable tentative de la titulaire de la marque de l’Union européenne d’augmenter sa part de marché (les taux de croissance pour 2018 et 2019 comme pour Deloitte sont à cinq chiffres).
Usage pour les services en cause
38 Selon les informations fournies dans les pièces 5 et 6, la titulaire de la marque de l’Union européenne gère une plateforme logicielle pour les entreprises de logiciels qui souhaitent vendre leur logiciel. Dans ce contexte, la titulaire de la marque de l’Union européenne aide ses clients, les développeurs de logiciels, en traitant des taxes sur les ventes et en soutenant toute une série de méthodes de paiement, en plus de la prévention de la fraude et de la récupération des fraudes.
Les vendeurs reçoivent également des analyses et des commentaires des clients.
39 À la suite des informations fournies par la titulaire de la marque de l’Union européenne dans les observations du 27 décembre 2019 et dans le mémoire exposant les motifs du recours du 30 novembre 2020, la titulaire de la marque de l’Union européenne agit en tant que «commerçant» pour les développeurs de logiciels, à savoir les vendeurs, en vendant et en concédant aux consommateurs des logiciels des vendeurs, à savoir aux acheteurs, dans le monde entier. Les
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vendeurs concèdent une licence à leur logiciel à la titulaire de la marque de l’Union européenne pour l’autoriser à gérer les ventes réelles, les implications fiscales, les conversions de devises et la prévention de la fraude au cours de la vente. La titulaire de la marque de l’Union européenne fournit ensuite le logiciel à l’acheteur et s’occupe du soin technique après-vente, de la promotion des ventes du produit et de la publicité. La titulaire de la marque de l’Union européenne agit donc en tant que «revendeur» pour les vendeurs qui utilisent sa plateforme (voir point 19 des observations du 27 décembre 2019).
40 En détail, la titulaire de la marque de l’Union européenne fournit et développe des outils logiciels permettant d’intégrer sa plateforme commerciale aux sites web des vendeurs afin de faciliter la vente des logiciels des vendeurs aux acheteurs directement à partir des sites web des vendeurs. La plateforme de la titulaire de la marque de l’Union européenne couvre également des informations et des données commerciales concernant les acheteurs des vendeurs afin d’aider les vendeurs à développer leurs activités.
41 En d’autres termes, la titulaire de la marque de l’Union européenne agit en tant qu’intermédiaire technique et juridique entre les vendeurs et les acheteurs, en tant que revendeur, en traitant les détails de la transaction de vente et les détails afférents, tels que, respectivement, la fiscalité, la conversion de devises ou la prévention de la fraude. Un acheteur choisit donc un logiciel sur le site internet du vendeur. Au moment de l’achat, la titulaire de la marque de l’Union européenne prend en charge — ce qui est également communiqué aux acheteurs qui voient la marque de l’Union européenne contestée au cours du processus d’achat (voir pièces 3 et 10) — et conclut l’opération de vente avec l’acheteur (voir les reçus de commande et les factures en tant que pièce 10, tous mentionnant la marque de l’Union européenne contestée).
42 La titulaire de la marque de l’Union européenne rassemble et analyse également les informations relatives à toutes les transactions de vente et renvoie ces données au vendeur.
43 La titulaire de la marque de l’Union européenne facture une taxe forfaitaire pour ses services, à savoir un certain pourcentage de la valeur mensuelle de toutes les transactions. À cette fin, la titulaire de la marque de l’Union européenne mentionne dans une facture inversée adressée à un vendeur toutes les transactions mensuelles de ce vendeur et transfère un montant unique, correspondant au volume de toutes les transactions du vendeur au cours de ce mois, moins les frais de la titulaire de la marque de l’Union européenne, au vendeur.
44 Aucun des éléments de preuve ne concerne ou ne couvre les services contestés suivants: «vente par correspondance; commande informatisée en ligne portant sur des marchandises générales». C’est donc à juste titre que la division d’annulation a déclaré la déchéance de la marque de l’Union européenne contestée pour ces services.
45 Compte tenu des explications susmentionnées concernant le fonctionnement des activités de la titulaire de la marque de l’Union européenne dans le contexte des éléments de preuve versés au dossier, la preuve de l’usage doit être acceptée pour
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les services contestés «services de venteau détail fournis au moyen d’un réseau informatique mondial». La définition des «services de vente au détail» inclut, tout d’abord, l’acte juridique de vente proprement dit et, en outre, toute activité déployée par l’opérateur en vue d’inciter à la conclusion d’un tel acte (07/07/2005, C-418/02, Praktiker, EU:C:2005:425, § 34; 10/07/2014, C-420/13,
Netto Marken Discount, EU:C:2014:2069, § 33). La titulaire de la marque de l’Union européenne agit en tant que commerçant du registre pour les développeurs de logiciels et en tant que revendeur des logiciels des vendeurs. En outre, il s’agit d’un licencié du logiciel à vendre aux acheteurs et, à ce titre, conduit et conclut la transaction de vente avec les acheteurs. C’est donc en réalité la titulaire de la marque de l’Union européenne qui est le détaillant du logiciel de manière nominative, technique et juridique.
46 Enoutre, la vente au détail de logiciels d’un vendeur est au cœur de la relation commerciale entre le vendeur et le titulaire de la marque de l’Union européenne. Il s’agit de l’élément principal de l’ensemble des emballages proposés et fournis aux vendeurs. Tous les autres éléments, services liés aux paiements, aux taxes ou aux services à la clientèle, respectivement, résultent ou résultent de la vente effective de logiciels par la titulaire de la marque de l’Union européenne.
47 La division d’annulation a donc rejeté à tort les éléments de preuve produits comme n’établissant pas un usage sérieux pour ces services.
48 Ence qui concerne les autres services contestés, à savoir les «services commerciaux fournis par le biais de l’internet, à l’exception des services d’administration commerciale et de soutien fournis par le biais de l’internet; services publicitaires fournis par le biais d’Internet; promotion des ventes pour des tiers; services d’informations d’affaires; diffusion de publicités pour des tiers via un réseau de communications électroniques en ligne», la chambre de recours partage l’avis de la division d’annulation selon lequel l’usage sérieux n’a pas été établi.
49 Du fait que la titulaire de la marque de l’Union européenne a conçu ses activités comme un tout et étant donné que les éléments de preuve produits ne fournissent pas d’informations ou d’informations plus détaillées ou diversifiées, la chambre de recours n’est pas en mesure de déterminer avec la certitude nécessaire si, et dans quelle mesure, les services contestés ont une signification économique indépendante et un volume commercial viable au sein des activités de la titulaire de la marque de l’Union européenne (argumentsa contrarioà 01/03/2018, T- 438/16, CIPRIANI/HOTEL CIPRIANI et al., EU:T:2018:110, § 32). En particulier, il n’a pas été établi que les services de publicité en ligne ou d’informations commerciales sont spécifiquement mentionnés sur les brochures de la titulaire de la marque de l’Union européenne. Il est également difficile de savoir si les vendeurs ont effectivement le choix de participer ou non aux rapports rédigés à partir de leurs transactions.
50 D’un autre point de vue, il ne ressort pas des éléments de preuve versés au dossier que la titulaire de la marque de l’Union européenne est en concurrence sur le marché de la publicité et de la fourniture d’informations commerciales. Il n’a pas été établi que la titulaire de la marque de l’Union européenne propose des
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publicités et des informations commerciales en tant que services indépendants, à savoir qu’elle exerce une activité commerciale qui la mettrait en concurrence avec d’autres agences publicitaires ou fournisseurs d’informations commerciales. En ce qui concerne la ratio legis de l’exigence de l’usage sérieux (voir point 22 ci- dessus), si la titulaire de la marque de l’Union européenne n’est pas effectivement active sur le marché de la publicité ou de la fourniture d’informations commerciales, à savoir par la concurrence avec d’autres participants sur ces marchés, rien ne justifie qu’elle empêche ces participants effectifs d’utiliser un signe similaire à la marque de l’ Union européenne contestée.
Conclusion
51 Pour les raisons exposées ci-dessus, le recours est fondé en ce qui concerne les «services de vente au détail fournis au moyen d’un réseau informatique mondial» contestés, et n’est pas étayé en ce qui concerne les autres services contestés.
Frais
52 Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, la chambre de recours décide d’une répartition différente des frais. Étant donné que le recours est partiellement accueilli, il est équitable de condamner chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins de la procédure de recours.
53 En ce qui concerne les frais de la procédure en nullité, la décision attaquée a condamné chaque partie à ses propres dépens. La présente décision ne modifie pas ces conclusions.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée dans la mesure où la déchéance de la marque de l’Union européenne a été déclarée pour les services suivants:
Classe 35 Services de vente au détail fournis par le biais d’un réseau informatique mondial;
2. Rejette la demande en déchéance pour les services susmentionnés;
3. Rejette le recours pour le surplus;
4. Condamne chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins des procédures de déchéance et de recours.
Signature Signature Signature
G. Humphreys N. Korjus M. Bra
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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