LES CHAMBRES DE RECOURS

DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 25 octobre 2021
Dans l’affaire R 94/2021-4
vent-medis GmbH Musumstraβe 69
38229 DEL itter
Deutschland Demanderesse en nullité/requérante représentée par Hertin und Partner Rechts- und Patentanwälte PartG mbB, Kurfürstendamm 54/55, 10707 Berlin (Deutschland)
contre
Cyclomedica Australia Pty Limited Building 75, Business reaux Technology
Park, Lucas Heights
New South Wales 2234
Australie Titulaire de la MUE/défenderesse représentée par Kilburn aboutissement Strode LLP, Laapersveld 75, 1213 VB, Hilversum (Pays-Bas)
Recours concernant la procédure d’annulation no 34 683 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 1 588 169)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. E. Fink (président faisant fonction), L. Marijnissen (rapporteure) et A. González Fernández (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
25/10/2021, R 94/2021-4, technegas

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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 3 avril 2000 et enregistrée le 24 août 2001,
Vitamedical Limited, le prédécesseur en droit de Cyclomedica Australia Pty
Limited (ci-après la «titulaire de la marque de l’Union européenne»), a obtenu l’enregistrement de la marque verbale
TECHNEGAS
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de produits suivante:
Classe 9 — Caviers;
Classe 10 — Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et vétérinaires, y compris ces équipements compris dans cette classe, en particulier pour le marché de la médecine nucléaire et des laboratoires cliniques; Parties et accessoires des produits précités, y compris masques.
2 Le 12 avril 2019, vent-medis GmbH (ci-après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité de la marque pour tous les produits précités sur le fondement de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. La demanderesse en nullité a fait valoir qu’en 1986, lorsque William M. Burch a inventé l’agent de ventilation pour scanner le poumon en cause, le terme «TECHNEGAS» aurait pu être un mot nouveau et fantaisiste. Toutefois, au moment du dépôt de la marque, soit 14 ans après l’invention, le terme n’était devenu rien de plus qu’un «terminus technicus» décrivant une certaine radiopharmaceutique. Par conséquent, tous les produits liés et associés au nom de cette radiopharmaceutique sont dépourvus de caractère distinctif. La marque véhiculait des informations directes sur les caractéristiques des produits enregistrés sous la marque contestée, à savoir leur finalité et leur objet. En outre, la marque était usuelle à la date de dépôt.
3 En même temps que sa demande en nullité et ses commentaires en réponse aux observations de la titulaire de la marque de l’Union européenne, la demanderesse en nullité a produit divers articles scientifiques à l’appui de sa demande en nullité
(pièce 1a — pièce 14).
4 Dans ses observations, la titulaire de la marque de l’Union européenne a souligné que la majorité des articles scientifiques produits par la demanderesse en nullité étaient rédigés par William M. Burch, qui a inventé le système scinegas et a inventé le terme «technegas» en tant que terme de propriété. William M. Burch était actionnaire d’IJ dan LA Tetley Manufacturing Pty Ltd et directeur de Tetley Manufacturing Ltd. fondateur en 1981, IJ -ci LA Tetley Manufacturing Pty Ltd était responsable du financement de la recherche et du développement initiaux du système Technegas. En 1987, elle a changé de nom pour devenir Tetley
Manufacturing Ltd, Tetley Medical Limited en 1997 et enfin Vita Medical

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Limited en 2000. Vita Medical Limited a ensuite été inscrite sur la liste et obtenue par la titulaire de la marque de l’Union européenne. La titulaire de la MUE a souligné qu’elle détenait les droits de brevet exclusifs sur le système Technegas et qu’elle avait enregistré différentes marques pour le terme «TECHNEGAS». Selon la titulaire de la MUE, la marque possède un caractère distinctif intrinsèque. À titre subsidiaire, la titulaire de la marque de l’Union européenne a invoqué le caractère distinctif acquis de la marque et s’est réservé le droit de produire d’autres éléments de preuve à cet égard dès lors qu’une décision définitive sur le caractère distinctif intrinsèque a été rendue. À l’appui de cet argument, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit en particulier unedéclaration de témoin du directeur général de Cyclopharm Limited, la société mère de la titulaire de la marque de l’Union européenne, datée du 30 août 2019, accompagnée des pièces suivantes:
Pièce MF 1: Rapports annuels de Cyclopharm pour les années 2007-2018;
Pièce MF 2: Extrait de l’entreprise actuelle et historique pour la société Tetley Manufacturing Pty Ltd.;
Pièce MF 3: Des copies d’enregistrements de marques et de brevets détenus par Cyclopharm et ses filiales et affiliés;
Pièce MF 4: Chiffres de vente à l’échelle mondiale d’équipements de la marque «TECHNEGAS»;
Pièce MF 5: Chiffres de vente européens d’équipements de la marque «TECHNEGAS»;
Pièce MF 6: Les recettes générées par les ventes d’équipements de la marque «TECHNEGAS» propres à l’UE;
Pièce MF 7: Sélection de factures adressées à des consommateurs concernant des produits vendus sous la marque «TECHNEGAS»;
Pièce MF 8: Accords de distribution et accords réglementaires composer la titulaire de la MUE ou sa société affiliée Cyclomedica Europe Limted et leurs distributeurs dans l’Union européenne concernant le système «TECHNEGAS»;
Pièce MF 9: Des images de différentes conférences médicales au cours desquelles le système «TECHNEGAS» a été présenté;
Pièce MF 10: Directives de l’Association européenne des médicaments nucléaires publiées en 2019;
Pièce MF 11: Brochures et publications de vente;
Pièce MF 12: Publications et revues de recherche médicale et scientifique, publiées à partir du milieu des années 1980;

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Pièce MF 13: Des exemples de certificats de formation pour l’utilisation du matériel de la marque «TECHNEGAS»;
Pièce MF 14: Exemples de lettres de mise en demeure de la titulaire de la marque de l’Union européenne concernant des contrefaçons de la marque «TECHNEGAS»;
Une déclaration de témoin supplémentaire du directeur général de Cyclopharm, datée du 30 août 2019, et un témoignage de tiers, daté du 1 septembre 2019, ont été déposés confirmant l’usage à long terme de la marque «TECHNEGAS» dans le commerce.
5 Par décision du 1 décembre 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division
d’annulation a rejeté la demande en nullité et a condamné la demanderesse en nullité aux dépens.
6 Selon la division d’annulation, la demanderesse en nullité a non seulement invoqué l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, mais aussi en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE, étant donné que, dans son mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse en nullité avait fait valoir que la marque était habituelle à la date de dépôt. Dans la décision attaquée, la division d’annulation a résumé en détail les éléments de preuve (pièce 1 bis — pièce 14, pages 2 à 4, 5 et 6) produits par la demanderesse en nullité à l’appui de ses allégations.
7 En ce qui concerne l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, la division d’annulation a estimé que la demanderesse en nullité n’avait pas démontré en quoi la marque était descriptive des produits enregistrés. Le terme «TECHNEGAS» n’existe en tant que tel dans aucune langue. La plupart des articles produits par la demanderesse en nullité avaient été rédigés par l’inventeur, William M. Burch, ou lui faisaient clairement référence. Dans les articles, le mot
«TECHNEGAS» est toujours utilisé pour désigner un équipement diagnostique et médical utilisant un isotope radioactif de technetium (99M-Tc. 99M-Tc) en tant qu’aérosol pour visualiser les poumons des patients. Cette technologie spécifique a été développée par William M. Burch et présentée à la communauté médicale à la fin des années 1980. Les droits sur cette technologie, y compris la marque de l’Union européenne contestée, étaient la propriété de la titulaire de la marque de l’Union européenne et l’usage du signe «TECHNEGAS», qui était étendu avant et après le dépôt de la marque contestée, avait été effectué avec le consentement de la titulaire de la MUE ou de ses prédécesseurs. Les éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité démontrent tout au plus l’importance de la technologie «TECHNEGAS» dans les domaines médical et diagnostic au cours des 35 dernières années, notamment dans l’Union européenne. Étant donné que la demanderesse en nullité avait fondé son allégation d’absence de caractère distinctif exclusivement sur le caractère descriptif de la marque, l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE n’a pas non plus été respecté. La demanderesse en nullité n’a produit aucun élément de preuve qui prouverait que les consommateurs avaient été exposés à la marque dans un contexte autre que celui de la marque et que, par conséquent, ils reconnaissaient son importance habituelle

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par rapport aux produits enregistrés. Dès lors, la marque n’a pas non plus été enregistrée contrairement à l’article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE.
Moyens et arguments des parties
8 Le 15 janvier 2021, la demanderesse en nullité a formé un recours contre la décision attaquée dans son intégralité, puis a déposé le mémoire exposant les motifs du recours le 29 mars 2021. Elle demande à la chambre de recours d’annuler la décision attaquée, de déclarer la nullité de la marque et de condamner la titulaire de la marque de l’Union européenne à supporter les frais.
9 La demanderesse en nullité fait valoir que le terme «TECHNEGAS» est utilisé par la communauté médicale depuis les années 1980 pour désigner un radio- aérosol spécifique généré dans un produit technique standard. Selon la demanderesse en nullité, les articles produits montrent clairement que tout équipement commercial standard permettant de générer des techniques techniques peut être utilisé, quel que soit le fabricant. La demanderesse en nullité souligne que, dans ses directives, l’Association européenne de médecine nucléaire fait référence à la technique comme étant la procédure standard pour les études de ventilation, sans aucune référence à un fabricant spécifique ou à une marque enregistrée. Les radiologues et les médecins en général sont habitués au fait que les inventeurs et les scientifiques donnent un nom à leurs nouveaux découvertes et développements qui sont ensuite utilisés dans le domaine indépendamment de l’explosif commercial de la technologie. Même si la titulaire de la MUE avait utilisé le terme «TECHNEGAS» dans le sens d’une marque avant son enregistrement, on ne voit pas pourquoi cela devrait exclure son caractère descriptif. La propriété des droits sur l’invention technique est dénuée de pertinence en ce qui concerne le caractère descriptif de la marque.
«TECHNEGAS» doit être séparé dans «TECHNE», qui est compris comme une référence à la technetium et à «GAS». Le terme «TECHNEGAS» fait référence à un gaz qui est produit en plaçant le technetium dans le crueau (produits enregistrés compris dans la classe 9) et en chauffant celui-ci à l’aide d’un producteur (produits enregistrés compris dans la classe 10). «TECHNEGAS» décrit un aérosol normalisé qui est produit dans le cadre d’une procédure normalisée au moyen d’équipements normalisés qui doivent répondre à certaines caractéristiques techniques. De l’avis de la demanderesse en nullité, les éléments de preuve produits montrent clairement que «TECHNEGAS» est devenu le terme technique standard pour l’aérosol, le processus et les équipements connexes.
10 La demanderesse en nullité a joint à son mémoire exposant les motifs du recours d’autres publications scientifiques, les directives de l’Association européenne de médecine nucléaire publiées en 2009 ainsi qu’une copie des informations relatives au produit concernant le générateur Mallinckrodt Ultra-Technekow FM
Mo-99/Tc-99 m (pièces 15 à 21).
11 Dans son mémoire en réponse reçu par l’Office le 7 juin 2021, la titulaire de la MUE demande que le recours soit rejeté. La titulaire de la marque de l’Union européenne souscrit en principe à la décision attaquée. Toutefois, elle souligne que l’article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE n’a pas été explicitement

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invoqué par la demanderesse en nullité et n’aurait donc pas dû être examiné par la division d’annulation.
Motifs
12 Le recours, bien que recevable, n’est pas fondé.
Article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE
13 Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office, lorsque la marque de l’Union européenne a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du RMUE. La date pertinente pour cette appréciation est la date de dépôt de la demande de marque contestée (03/06/2009,
T-189/07, Flugbörse, EU:T:2009:172, § 29; Confirmé par 23/04/2010, C-332/09
P, Flugbörse, EU:C:2010:225, § 40; 24/09/2009, C-78/09, BATEAUX Mouches,
EU:C:2009:584, § 18), à savoir le 3 avril 2000 en l’espèce.
14 Une marque enregistrée étant présumée valide, il appartenait à la demanderesse en nullité de présenter des faits, preuves et observations susceptibles de mettre en cause la validité de la marque contestée (13/09/2013, T-320/10, Castel,
EU:T:2013:424, § 27-29; 11/10/2017, T-670/15, OSHO, EU:T:2017:716, § 74). La demanderesse en nullité n’a pas satisfait à la charge de prouver que la marque contestée était descriptive ou dépourvue de caractère distinctif à la date de sa demande.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
15 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE dispose que les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
16 Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T- 19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40). En outre, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistrement s’il n’est pas susceptible de protection dans une partie seulement de l’Union européenne.
17 Le caractère descriptif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels la marque contestée est enregistrée et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (02/04/2008,

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T-181/07, Steadycontrol, EU:T:2008:362, § 38; 21/05/2008, T-329/06, E,
EU:T:2008:161, § 23).
18 Les produits en cause s’adressent à des professionnels du domaine médical faisant preuve d’un niveau d’attention élevé.
19 Ils peuvent être utilisés dans la production ou l’administration d’un agent de ventilation spécifique pour scanner le poumon consistant en un aérosol de nanoparticules sous forme de carbon-99 m dénommé «TECHNEGAS». La demanderesse en nullité affirme que, de ce fait, la marque contestée décrit des caractéristiques des produits enregistrés sous cette marque, à savoir leur finalité et leur objet.
20 Cette allégation doit être rejetée. La demanderesse en nullité n’a pas prouvé que le terme «TECHNEGAS» décrit en soi les caractéristiques de cet agent de ventilation spécifique, et encore moins les produits compris dans les classes 9 et
10 enregistrés sous la marque contestée.
21 Tout d’abord, le dossier ne contient aucun élément de preuve attestant que le mot «TECHNEGAS» possède, ou possédait, au moment pertinent du dépôt de la marque contestée, une signification dans le dictionnaire.
22 En outre, l’agent de ventilation «TECHNEGAS» pour la numérisation du poulet, tel que inventé en 1986 par William M. Burch, n’est pas un gaz mais un aérosol, ce que reconnaît également la demanderesse en nullité. Bien que l’agent de ventilation puisse réagir à certains égards comme un gaz, selon la pièce 8, toutes ses propriétés d’aérosol prédominent. Par conséquent, l’agent de ventilation n’est ni un gaz ni les mêmes propriétés qu’un gaz. Le public pertinent est composé de professionnels du domaine médical, en particulier du domaine de la médecine nucléaire. Par conséquent, ils connaissent les différences entre un aérosol et un gaz.
23 En outre, rien ne prouve que le mot «TECHNE» est une abréviation standard de l’élément chimique «technetium», comme l’affirme la demanderesse en nullité. La pièce 21 montre uniquement l’usage du mot «techne» en tant que partie d’une marque. Elle ne prouve pas que «techne» est une abréviation courante du technetium.
24 Dans ces circonstances, le public pertinent ne fera pas de lien entre le terme «TECHNEGAS» et les caractéristiques de l’agent de ventilation pour scanner le poulet en cause. Dès lors, étant donné que «TECHNEGAS» n’est pas descriptif des caractéristiques de l’agent de ventilation, il n’est certainement pas non plus descriptif des caractéristiques des équipements utilisés pour la produire ou l’administrer.
25 En outre, les éléments de preuve versés au dossier montrent que, dans la littérature, le terme «TECHNEGAS» est utilisé de manière constante en tant que terme de propriété et non de manière descriptive. Ce terme est toujours utilisé pour préciser l’agent de ventilation pour scanner le poulet produit par la technologie exclusive de la titulaire de la marque de l’Union européenne et de ses

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prédécesseurs juridiques. Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse en nullité, les publications ne contiennent aucune indication selon laquelle l’agent de ventilation pour scanner le poulet en cause peut également être produit à l’aide d’équipements provenant d’une autre entreprise que la titulaire de la marque de l’Union européenne ou ses prédécesseurs juridiques. Dans les articles scientifiques présentés, le terme «TECHNEGAS» est exclusivement utilisé comme indicateur de l’origine commerciale. Cela ressort notamment d’une ou de plusieurs des mesures suivantes:
a) Le terme «technegas» est suivi du signe «R» ou «TM» indiquant que ce terme est protégé en tant que marque;
b) Le terme «technegas» est utilisé dans des guillemets ou en lettres majuscules indiquant qu’il s’agit d’un terme propriétaire;
c) Desphotos des équipements utilisés pour produire l’agent de ventilation spécifique pour scanner le poulet, à savoir le générateur «TECHNEGAS», sont clairement marqués du signe «TECHNEGAS ®» ou «TECHNEGAS
™»;
d) Il est expressément indiqué que le nouvel agent de ventilation pour scanner le poumons est fabriqué en utilisant la technologie exclusive de la titulaire de la marque de l’Union européenne et de ses prédécesseurs légaux, par exemple en faisant référence au «dispositif de Dr. Burch’s device» ou au «producteur technegas de la fabrication de Tetley»;
e) La reconnaissance à la titulaire de la marque de l’Union européenne ou, respectivement, à ses prédécesseurs juridiques, de leur assistance, notamment sous la forme de la mise à disposition du producteur de bactéries et des équipements de ventilation;
f) L’agent de ventilation pour le scannage du poulet est également désigné par son nom chimique, par exemple le radioaérosol de particules de carbone ou l’aérosol de nanoparticules à base de carbone (Tc-99 m).
26 Enoutre, la chambre de recours prend acte de la position active de la titulaire de la
MUE visant à éviter la dilution de ses droits de marque en ce qui concerne la marque «TECHNEGAS», voir, par exemple, pièce MF 14, paragraphe 4, et les directives actualisées de l’Association européenne de médecine nucléaire publiées en 2019 faisant désormais référence à TMview negas ® et Technegas TM tout au long de la procédure.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
27 Comme la division d’annulation l’a conclu à juste titre, la demanderesse en nullité fonde sa revendication d’absence de caractère distinctif exclusivement sur le caractère descriptif de la marque contestée. Pour les raisons exposées ci-dessus, la marque contestée était dès la toute première fois utilisée pour la première fois, et donc également à la date pertinente de sa demande, et non descriptive des produits enregistrés. Par conséquent, l’allégation de la demanderesse relative à

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l’absence de caractère distinctif doit également être rejetée. La demanderesse en nullité n’a pas prouvé que la marque contestée ne sera pas perçue comme une indication de l’origine commerciale.
Article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE
28 Indépendamment du fait que la demande en nullité ait ou non également été déposée pour ce motif, l’argumentation de la demanderesse en nullité ne serait pas meilleure. Comme indiqué ci-dessus, et ainsi que la division d’annulation l’a estimé à juste titre, la marque contestée était, à compter du moment où elle a été utilisée en 1986 et telle qu’elle était toujours à sa date de dépôt, distinctive pour les produits pertinents. Le dossier ne contient aucune preuve démontrant que la marque était devenue un terme générique à la date de dépôt de la marque contestée.
Conclusion
29 La demande en nullité est rejetée dans son intégralité et le recours doit être rejeté.
Frais
30 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la demanderesse en nullité (la requérante), en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne (défenderesse) aux fins des procédures d’annulation et de recours.
31 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7), du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), ii) et iii), du REMUE, ceux-ci sont fixés en faveur de la défenderesse à 450 EUR pour la représentation professionnelle dans la procédure d’annulation, soit 550 EUR pour la représentation professionnelle dans la procédure de recours, soit un total de 1 000 EUR.

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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la requérante à supporter les frais exposés aux fins des procédures d’annulation et de recours, fixés à 1 000 EUR.
Signature Signature Signature
E. Fink L. Marijnissen A. González Fernández
Greffier:

Signature
H. Dijkema