EUIPO, 14 décembre 2021, n° 000049972

EUIPO 14 décembre 2021

Arguments

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Accepté
Caractère descriptif de la marque
La division d'annulation a convenu que le terme 'ROME' est perçu comme descriptif pour les services de divertissement, car il indique que ceux-ci sont fournis à partir de Rome.
Rejeté
Absence de caractère distinctif
La division d'annulation a rejeté cet argument, estimant que la marque n'était pas nécessairement dépourvue de caractère distinctif pour tous les produits, notamment ceux de la classe 9.

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Sur la décision

Référence :	EUIPO, 14 déc. 2021, n° 000049972
Numéro(s) :	000049972
Textes appliqués :	Article 7(1)(a) EUTMR, Article 7(1)(b) EUTMR, Article 7(1)(c) EUTMR
Domaine propriété intellectuelle :	Marque
Dispositif :	MUE partiellement annulée
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Texte intégral

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DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 49 972 C (INVALIDITY)
Jérôme Daniel Jacques Reuter, 102 Rue Waassertrap, 4408 Belvaux, Luxembourg (partie requérante), représentée par Markus Brock, Kurfürstendamm 21, Neues Kranzler Eck, 10719 Berlin (Allemagne) (mandataire agréé) un g a i ns t
Rome Musica, LLC, 427 North Camden Drive, 90210 Beverly Hills, CA, États-Unis d’Amérique (titulaire de l’EI).

Le 14/12/2021, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est partiellement accueillie.

2. L’enregistrement de la marque internationale no 1 071 621 est déclaré nul pour l’Union européenne pour une partie des produits et services contestés, à savoir:

Classe 41: Services de divertissement sous forme de représentations musicales en direct; divertissement, à savoir concerts musicaux en direct.

3. L’enregistrement international reste valide dans l’Union européenne pour l’ensemble des produits restants, à savoir:

Classe 9: Disques compacts contenant de la musique; musique numérique téléchargeable à partir d’Internet; enregistrements sonores musicaux téléchargeables.

4. Chaque partie supporte ses propres frais.

MOTIFS
Le 20/05/2021, la demanderesse a introduit une demande en nullité à l’encontre de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 071 621 «ROME» (marque verbale) (l’enregistrement international), avec une date de désignation du 16/02/2011 et une deuxième publication du 16/02/2012. La demande est dirigée contre tous les produits et services désignés par l’enregistrement international, à savoir:

Classe 9: Disques compacts contenant de la musique; musique numérique téléchargeable à partir d’Internet; enregistrements sonores musicaux téléchargeables.

Décision sur la demande d’annulation no 49 972 C Page sur
Classe 41: Services de divertissement sous forme de représentations musicales en direct; divertissement, à savoir concerts musicaux en direct.

La demanderesse a invoqué l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE.

RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La requérante fait valoir que la marque est descriptive et dépourvue de caractère distinctif.

La marque est le mot «ROME». Le public pertinent percevra le signe comme le terme anglais désignant la capitale de l’Italie. Rome est une marque internationale. Par conséquent, les consommateurs percevront immédiatement le terme «ROME» comme une indication de la provenance géographique des produits et services.

Dès lors, selon la requérante, il existe un risque considérable que le public pertinent perçoive la marque verbale comme informant les consommateurs que les services sont offerts et fournis à Rome (Italie). En particulier, en ce qui concerne les services pour lesquels la marque est enregistrée en classe 41, le public peut être induit en erreur et présumer que les services, tels que les concerts musicaux, peuvent être fournis depuis, ou avoir lieu à Rome.

En ce qui concerne les produits pertinents compris dans la classe 9, le public pertinent pourrait comprendre que la musique provient de Rome: par exemple, qu’il contient de la musique folk roman ou concerne des concerts qui se sont déroulés à Rome. Par conséquent, «ROME» se rapporterait au lieu d’origine des pièces de musique respectives.

En outre, la demanderesse note que l’Office avait refusé l’enregistrement de la marque «ROME» (no 18 456 791) le 17/05/2021 pour des produits et services comparables au cas d’espèce. L’Office a rejeté la demande sur la base de motifs absolus conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, estimant que «ROME» pourrait être perçu comme une indication de l’origine des produits et services. La requérante reconnaît que l’Office n’est pas lié par ses décisions antérieures. Toutefois, il fait remarquer qu’il serait juste d’appliquer le même traitement aux deux signes.

La demanderesse a produit les éléments de preuve suivants:

Annexe 1: notification des motifs de refus de la demande de MUE no 18 456 791, datée du 17/05/2021.

La titulaire de l’enregistrement international n’a avancé aucun argument.

Décision sur la demande d’annulation no 49 972 C Page sur
Causes de nullité absolue — article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7 du RMUE
Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), et (3), du RMUE, la nullité d’une marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office, si elle a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du RMUE. Lorsque les causes de nullité ne s’appliquent que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, cette dernière n’est déclarée nulle que pour ces produits ou services. Conformément à l’article 198 du RMUE, il en va de même pour les enregistrements internationaux en ce qui concerne la validité dans l’Union européenne.

En outre, il découle de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE que l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.

En ce qui concerne l’appréciation des motifs absolus de refus au titre de l’article 7 du RMUE, qui ont fait l’objet d’un examen d’ office avant l’enregistrement de l’enregistrement international désignant l’Union européenne, la division d’annulation, en principe, ne procédera pas à ses propres recherches mais se limitera à analyser les faits et les arguments présentés par les parties à la procédure en nullité.

Toutefois, la limitation de la division d’annulation à l’examen des faits expressément présentés n’exclut pas qu’elle prenne également en considération des faits notoires, c’est-à-dire des faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles.

Bien que ces faits et arguments doivent dater de la période durant laquelle l’Union européenne a été désignée, des faits se rapportant à une période ultérieure peuvent également permettre de tirer des conclusions sur la situation au moment de la désignation (23/04/2010-, 332/09 P, Flugbörse, EU:C:2010:225, § 41 et 43).

Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant et exige un examen séparé. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général à prendre en considération doit refléter des considérations différentes selon le motif de refus en cause (16/09/2004, 329/02-P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 25).

Caractère descriptif — article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE interdit l’enregistrement des «marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci».

Décision sur la demande d’annulation no 49 972 C Page sur
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne des signes ou indications qu’il vise, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (23/10/2003,-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).

Selon une jurisprudence constante, les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du consommateur, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement d’une marque est demandé-(22/06/2005, 19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 24).

Selon la jurisprudence, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et/ou des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (-22/06/2005, 19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25). En outre, pour tomber sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives, mais il suffit que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés; Il suffit qu’au moins une des significations potentielles d’un signe verbal désigne une caractéristique des produits concernés (23/10/2003, 191/01-P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).

L’existence du rapport susmentionné doit être appréciée, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception d’un public ciblé qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services (27/11/2003,-348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 29).

Les produits et services pertinents sont destinés au grand public. Le degré d’attention duconsommateur est susceptible d’être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. La division d’annulation convient que le consommateur pertinent est le public anglophone de l’Union européenne.

La division d’annulation souscrit à l’affirmation de la demanderesse selon laquelle «ROME» est la capitale de l’Italie et sera compris comme tel par le public pertinent.

La division d’annulation rejoint également la demanderesse sur le fait que le terme peut être perçu comme descriptif pour les services compris dans la classe 41. Il est raisonnable de supposer que le public, confronté au terme «ROME» en relation avec des services de divertissement sous forme de représentations musicales en direct; le divertissement, à savoir les concerts

Décision sur la demande d’annulation no 49 972 C Page sur
musicaux en direct, comprendra immédiatement que ceux-ci seront fournis à partir de Rome ou auront lieu à Rome. C’est le message que la marque verbale «ROME» transmet immédiatement au public en rapport avec des concerts musicaux. Par conséquent, il est descriptif du lieu géographique où les services seront fournis.

Toutefois, la division d’annulation ne peut être d’accord avec la demanderesse sur le fait que la marque sera descriptive des produits compris dans la classe 9. Il est plutôt exagéré de supposer que les disques compacts contenant de la musique; musique numérique téléchargeable à partir d’Internet; les enregistrements sonores musicaux téléchargeables proviennent de Rome (par exemple, qu’ils contiennent de la musique folkenne folk ou concernent des concerts qui ont eu lieu à Rome). La division d’annulation estime qu’une étape est nécessaire pour parvenir à cette conclusion. Lorsqu’il sera confronté au terme «ROME» sur des CD musicaux ou d’autres produits liés à la musique, le public pertinent percevra plutôt le terme comme vague, voire comme un nom de groupe. Les consommateurs ne supposeraient pas qu’ils contiennent un type particulier de musique, qu’il s’agisse d’un dossier ou d’une autre. La capitale italienne n’est pas particulièrement connue pour un quelconque type de musique, et la demanderesse n’a pas démontré le contraire. Il est également exagéré de supposer que la musique provient de Rome ou concerne des concerts qui se sont déroulés à Rome. S’il est raisonnable de supposer que Rome peut proposer de nombreux lieux de musique différents compris dans la classe 41, on ne peut affirmer que les produits compris dans la classe 9 font référence à des festivals de musique qui se déroulent à Rome. Comme indiqué précédemment, un effort mental serait requis de la part du public pour parvenir à cette conclusion et le consommateur anglophone ne penserait pas que les CD ou autres produits liés à la musique compris dans la classe 9 proviennent de Rome ou ont un lien avec celui-ci. Le mot est vague pour des produits de la classe 9 et peut donc fonctionner comme une origine commerciale.

La division d’annulation comprend et accepte l’argument de la demanderesse concernant l’affaire similaire citée (demande de marque de l’Union européenne no 18 456 791, «ROME») «pour des produits et services comparables». S’il est vrai que l’Office doit s’efforcer d’être cohérent, chaque affaire doit être appréciée en fonction de ses circonstances particulières. En outre, le fait que l’Office ait, à un moment donné, enregistré une expression ou un terme particulier, peut-être par erreur, n’autorise même pas le même demandeur à rejeter une demande d’enregistrement ultérieur. Il ressort de la jurisprudence du Tribunal que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (27/02/2002, 106/00-, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).

L’affaire OSLO, citée par la demanderesse, n’est pas non plus utile pour annuler l’enregistrement de produits compris dans la classe 9 (21/08/2017, R 2191/2016-5, OSLO). La chambre de recours a considéré qu’Oslo était le centre industriel de l’ensemble de la Norvège et que ses industries forestières et du bois génèrent de nombreux produits, dont du bois, des produits en bois tels que des meubles, et des revêtements muraux et de sols. À la lumière de ces circonstances, la chambre de recours a estimé que

Décision sur la demande d’annulation no 49 972 C Page sur
le terme «OSLOT» peut être perçu comme une information directe et évidente selon laquelle les produits compris dans les classes 9, 20 et 27 sont fabriqués dans la capitale de la Norvège. En revanche, on ne peut affirmer en l’espèce que la capitale italienne est particulièrement célèbre pour tout type de musique, ce qui amène le consommateur à penser immédiatement que les produits compris dans la classe 9 proviennent de Rome ou contiennent un type particulier de musique.

Absence de caractère distinctif — article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
Selon la jurisprudence, les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle d’une marque individuelle, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (-27/02/2002, 79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26).

Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception d’un public ciblé qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services (27/11/2003,-348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 29).

Les arguments de la demanderesse concernant l’absence de caractère distinctif de la marque contestée sont les mêmes que ceux mentionnés ci- dessus et ils reposent sur l’hypothèse que le signe est descriptif. Toutefois, comme indiqué ci-dessus, il ne saurait être conclu que le signe contesté est descriptif des produits susmentionnés. Par conséquent, aucune absence de caractère distinctif de la marque contestée ne peut être constatée en raison de son prétendu caractère descriptif à l’égard de ces produits. La demanderesse n’a produit aucun autre argument ou preuve de l’absence de caractère distinctif de la marque contestée.

Par conséquent, la demande doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.

La marque contestée était descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE en ce qui concerne les services contestés susmentionnés au moment de son dépôt. La titulaire de l’enregistrement international n’a pas démontré qu’elle avait acquis un caractère distinctif avant sa date de dépôt ou avant la date de dépôt de la demande en nullité pour ces services.

À la lumière de ce qui précède, la demande est partiellement accueillie dans la mesure où elle est dirigée contre les services suivants:

Classe 41: Services de divertissement sous forme de représentations musicales en direct; divertissement, à savoir concerts musicaux en direct.

Décision sur la demande d’annulation no 49 972 C Page sur
Par conséquent, la marque contestée doit être déclarée nulle pour ces services contestés.

La demande n’est pas accueillie en ce qui concerne les autres produits.

FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.

Étant donné que l’annulation n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.

De la division d’annulation
Richard Bianchi Agnieszka WILKIEWICZ Oana-Alina STURZA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.