DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 49 166 (INVALIDITY)
Zaber Technologies Inc., # 2-605 West Kent Ave. N., V6P6T7 Vancouver, Canada (requérante), représentée par Hengeler Mueller, Benplutôt Str. 18-20, 40213 Düsseldorf (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
RAW Motion Technologies LLC, 530-B Harkle Road STE 100, 87505 Santa Fe, États-Unis d’Amérique (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par vapeur mmerlein Simon mentale Partner Rechtsanwälte, Messeallee 2, 45131 Essen (représentant professionnel).
Le 19/10/2021, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est accueillie.
2. La marque de l’Union européenne no 18 287 267 est déclarée nulle dans son intégralité.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 04/03/2021, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque de l’Union européenne no 18 287 267 «Zaber» (marque verbale) (ci-après la «MUE»), déposée le 11/08/2020 et enregistrée le 01/12/2020. La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir: Actionneurs linéaires; Plates-formes de levage; Plates-formes mobiles hydrauliques; Plates-formes mobiles électriques; Grils
[pièces de machines] compris dans la classe 7. La demanderesse a invoqué l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE et, également, l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sur la base du nom commercial «Zaber» utilisé dans la vie des affaires en Allemagne.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse a déposé une demande en nullité et a fourni les arguments, preuves et explications suivants:
Faits à l’origine du litige
— La demanderesse est une société canadienne basée à Vancouver fondée en 1997 et est un leader mondial dans la fabrication et la distribution mondiale de dispositifs de positionnement scientifique et de produits de contrôle des mouvements utilisés, entre autres, dans des équipements scientifiques de mesure et de contrôle et l’automatisation industrielle. Elle a obtenu une protection étendue de la marque au Canada pour la dénomination «Zaber». La demanderesse vend ses produits sur le marché allemand depuis 2001 et y agit sous son nom commercial «Zaber» et «Zaber Technologies».

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— La demanderesse soupçonne fortement que la titulaire de la marque de l’Union européenne est une simple société de brasserie ou une société boîte aux lettres, qui a demandé l’enregistrement de la marque de l’Union européenne contestée «Zaber» sans aucune intention de l’utiliser et uniquement de faire valoir des dommages-intérêts à l’encontre de la demanderesse et de ses partenaires de distribution, et donc de mauvaise foi.
— Quant aux activités commerciales de la demanderesse, elle propose ses produits sur son site Internet www.zaber.com et a développé l’actionnariat linéaire au monde de première précision avec un contrôle intégré. Depuis son introduction, la requérante a étendu sa gamme à plus de 100 produits de contrôle de mouvements, dont des actionneurs linéaires et des plateformes mobiles, qui sont vendus dans le monde entier ainsi qu’en Allemagne.
— La demanderesse a sollicité et obtenu l’enregistrement de marque «Zaber» au Canada, marque no TMA591770, déposée le 28/03/2003 et enregistrée le 07/10/2003 pour des produits en classe 7 (machines) et 9 (appareils électriques et scientifiques, appareils d’enseignement, logiciels) pour actionneurs linéaires, supports de miroirs optiques et convertisseurs analogiques et analogiques, et pour des services en classe 42 (ordinateurs et sciences).
— Les produits de la demanderesse sont vendus à des clients en Allemagne de façon continue depuis 2001 et les produits peuvent être achetés soit par Edmund Optics GmbH qui les propose sur le site www.edmundoptics.de, soit directement auprès de la demanderesse via son propre site. La demanderesse distribue également ses produits dans de nombreux autres pays européens, dont l’Autriche, les Pays-Bas, la Belgique, la France, l’Irlande, la Pologne, le Danemark, la Suède, la Finlande, l’Italie, l’Espagne, le Portugal, la Grèce, la Bulgarie, l’Estonie, la Lituanie et la Hongrie. En outre, la demanderesse est présente depuis des années à de nombreuses foires commerciales internationales en Allemagne et dans d’autres pays européens et y promeut ses produits nouvellement développés. La titulaire de la MUE a été constituée dans l’État américain de New Mexico, États-Unis le 23/07/2020, soit 18 jours seulement avant la date de dépôt (11/08/2020) de la demande de MUE contestée. Le registre du commerce montre que la titulaire de la marque de l’Union européenne a son siège social et son adresse postale à Santa Fe, New Mexico, États-Unis et que le registre indique que la titulaire de la marque de l’Union européenne a un but commercial indéterminé, défini comme «exercer toute activité légale autorisée par New Mexico pour une société à responsabilité limitée conformément aux nouveaux statuts du Mexique». Le répertoire des entreprises ne contient aucune information sur la gestion de la société et, apparemment, afin de préserver l’anonymat — seul le nom et l’adresse d’un agent (Northwest Registrtered Agent Inc.) est fourni dans la spécification d’une «adresse physique», qui correspond à l’adresse du siège d’exploitation de la titulaire de la marque de l’Union européenne. La titulaire de la MUE n’ est pas connue de la demanderesse sur le marché et n’a jamais été rencontré ni sur le marché nord-américain, ni sur le marché européen. En outre, la titulaire de la marque de l’Union européenne ne dispose pas d’un site web et n’est pas mentionnée sur l’internet — c’est ce que la demanderesse et ses représentants légaux ont découvert à la suite de recherches intensives sur l’internet.
— La titulaire de la MUE fait obstacle à la distribution du produit de la demanderesse par un avertissement non autorisé envoyé au partenaire de distribution allemand de la demanderesse, Edmund Optics GmbH. En particulier, par lettre du 12/01/2021, la titulaire de la marque de l’Union européenne a adressé un avertissement à Edmund Optics GmbH, le partenaire de distribution actuel de la demanderesse, pour prétendue violation de la marque de l’Union européenne contestée, car elle a fait la publicité d’un produit de la demanderesse en tant que «plateforme d’ajustement vertical 20 mm Zaber» sur son site web www.edmundoptics.de. La titulaire de la marque de l’Union européenne a demandé à Edmund Optics GmbH de présenter une déclaration de cessation et d’abstention assortie d’une clause pénale et de fournir des informations afin de payer des dommages-intérêts et de payer des frais de justice.
— Dans un premier temps, les avocats d’Edmund Optics GmbH ont rejeté la lettre d’avertissement. Toutefois, dans le seul but d’éviter une injonction préliminaire, ils ont changé d’avis et ont adressé une déclaration de cessation et d’abstention à la titulaire de la marque

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de l’Union européenne, sans reconnaître d’obligation légale, car en leur qualité de client de la demanderesse, ils n’ont aucun intérêt économique à être associés par la titulaire de la MUE à une procédure d’injonction préliminaire. Toutefois, la déclaration de cessation et d’abstention indique qu’elle est soumise à la condition postérieure à l’issue de la présente déclaration de nullité de la marque de l’Union européenne contestée. En outre, Edmund Optics GmbH a refusé de fournir des informations et de payer l’astreinte/dommages-intérêts demandée.
— Il existe au moins un autre cas de mauvaise foi effectué par la titulaire de la MUE en ce qui concerne la MUE «Kinechek». Le 11/08/2020, outre la marque de l’Union européenne contestée «Zaber», la titulaire de la marque de l’Union européenne a également déposé une demande de marque de l’Union européenne no 18 287 232 «Kinechek» pour des produits compris dans la classe 7 (freins pour machines et revêtements de freins (industriels)). Le signe était protégé en tant que marque américaine aux États-Unis depuis 2000 sous le numéro d’enregistrement américain no 75657933 au nom de la société Deschner Corporation Inc, Santa Ana, Californie. Sur demande téléphonique adressée à Deschner Corporation Inc. en tant que titulaire de la marque américaine «Kinechek», Deschner Corporation Inc. a confirmé à la demanderesse que les mêmes avocats allemands de la titulaire de la marque de l’Union européenne qui avaient également adressé une lettre d’avertissement à Edmund Optics GmbH avaient adressé une lettre d’avertissement à «Krausse GmbH», cliente allemande de Deschner Corporation Inc. pour la distribution de produits de Deschner Corporation Inc. utilisant la marque «Kinechek». Le contenu de la lettre d’avertissement est essentiellement le même. Surla base de recherches effectuées par Deschner Corporation Inc., il existe une maison à l’adresse commerciale de la titulaire de la marque de l’Union européenne désignant deux entreprises, mais le nom de la titulaire de la marque de l’Union européenne n’est pas mentionné.
— La demanderesse soupçonne que la titulaire de la MUE est également impliquée dans d’autres affaires dans lesquelles des sociétés fictives ou des sociétés boîtes aux lettres ont enregistré les marques/Tarde noms de principaux fabricants canadiens et/ou américains (qui n’ont pas de marques enregistrées en Allemagne ou en Europe) pour eux-mêmes en Allemagne ou en Europe afin d’en tirer éventuellement profit. La demanderesse a fourni quelques recherches et informations concernant six entreprises américaines, titulaires de
MUE déposées en 2020, qui sont enregistrées à la même adresse «530-B HARKLE ROAD,
STE 100, Santa Fe, NM 87505», ont le même agent américain et représentant de la marque de l’Union européenne que la titulaire de la MUE.
Arguments juridiques
— En ce qui concerne la cause de nullité fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, la demanderesse fait valoir que l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne contestée a été effectué de mauvaise foi et devrait être déclaré nul dans son intégralité. La demanderesse cite une certaine jurisprudence et explique que, enl’espèce, la connaissance de la titulaire de la marque de l’Union européenne en ce qui concerne la désignation identique «Zaber» utilisée par la demanderesse peut être déduite de l’activité commerciale mondiale de la demanderesse depuis de nombreuses années et de la renommée de ses produits dans le segment du marché des dispositifs de positionnement scientifique. En outre, la demanderesse fait valoir que la titulaire de la marque de l’ Union européenne n’a pas demandé l’enregistrement de la marque de l’Union européenne contestée afin de remplir sa fonction principale et qu’elle tente de l’empêcher de commercialiser ses produits. Selon la demanderesse, le fait que la titulaire de la marque de l’Union européenne ait tenté d’imposer des mesures d’injonction et des demandes de dommages-intérêts et le fait qu’elle n’ait fait référence à aucun usage de la marque de l’Union européenne contestée en tant que telle, mais renvoient simplement à sa titularité formelle de la marque de l’Union européenne contestée, ne démontrent aucune «logique commerciale» ou un quelconque objectif économique légitime. En outre, la titulaire de la MUE a demandé la marque de l’Union européenne contestée «Zaber» pour des actionneurs linéaires et des plates-formes de levage mobiles ainsi que pour la marque de l’Union européenne «Kinechek» pour des freins pour machines (industrielles), et il n’existe aucune logique commerciale à cet égard, étant donné

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que les segments du marché sont très différents et, d’autant plus, que la titulaire de la marque de l’Union européenne est manifestement une société boîte aux lettres et ne fabrique apparemment aucun produit sous la marque contestée. La demanderesse note que la titulaire de la marque de l’Union européenne a la charge de prouver l’usage de la marque contestée et de révéler ses efforts de marketing respectifs et le succès atteint, mais elle n’a fourni aucune information à cet égard.
— En ce qui concerne la cause de nullité fondée sur l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, la demanderesse fait valoir qu’elle est titulaire d’un droit sur le nom commercial et donc d’un signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale en Allemagne. La demanderesse affirme que l’ usage de la marque de l’Union européenne contestée «Zaber» est susceptible d’entraîner une confusion avec le nom commercial de la demanderesse «Zaber» et qu’elle est habilitée, conformément à l’article 15 (2), lu conjointement avec l’article 5 de la loi allemande sur les marques («MarkenG»), à interdire l’usage de la marque de l’Union européenne contestée «Zaber» plus récente. La demanderesse fournit ensuite et explique les dispositions respectives du droit allemand, une certaine jurisprudence et la manière dont elles s’appliquent à son cas.
Les éléments de preuve produits par la demanderesse à l’appui de ses observations sont les suivants:
Annexe HM 1: Extrait du registre du commerce et de la licence d’entreprise de la requérante le 12/02/2021. Elle montre que la demanderesse «ZABER TECHNOLOGIES INC.» a été constituée le 10/06/1997 et que sa licence commerciale est valable et soumise au renouvellement annuel par la Ville de Vancouver.
Annexe HM 2: Extrait du site internet de la demanderesse www.zaber.com montrant ses produits.
Annexe HM 3: Résultats de recherche Google pour «Zaber Technologies» avec un aperçu des résultats d’une recherche effectuée au Canada et en Allemagne.
Annexe HM 4: Enregistrement de la marque canadienne «ZABER», TMA591770 de la demanderesse.
Annexe HM 5: Exemples de factures datées de la période 2001-2020 faisant référence à des ventes de produits de la demanderesse en Allemagne.
Annexe HM 6: Exemples de factures datées de la période 2007-2020 faisant référence à des ventes de produits de la demanderesse dans l’UE (par exemple, Irlande, Bulgarie, Grèce, Hongrie, Espagne, Lituanie, Portugal, Finlande, Italie, France, Estonie, Suède, Pologne, Pays- Bas, etc.).
Annexe HM 7: Deux offres de produits de la demanderesse extraites du site www.directindustry.de, une plateforme de commerce en ligne, Direct Industry, en allemand et en anglais.
Annexe HM 8: Des étiquettes de produits de la demanderesse montrant «Zaber
Technologies», «Zaber.com», la partie correspondante et le numéro de série. Annexe HM 9: Catalogue de produits de la requérante 2009.
Annexe HM 10: Participation commerciale de la demanderesse, en particulier une photographie de la foire commerciale «Productronica», trois certificats d’exposition délivrés à la demanderesse pour le salon «Laser World of Photonics» en 2009, 2013 et 2017, et une facture d’entrée pour le salon de Munich «Laser 2019» en 2019.
Annexe HM 11: Impression de l’outil e-Search de l’EUIPO montrant les détails de l’enregistrement de la MUE contestée no 18 287 267 «Zaber».
Annexe HM 12: Extrait du registre des sociétés de l’État américain du Nouvelle Mexique montrant les coordonnées, l’adresse, l’activité, l’enregistrement de la société de la titulaire de la marque de l’Union européenne, etc.
Annexe HM 13: Lettre d’avertissement du 12/01/2021 de la titulaire de la marque de l’Union européenne adressée à Edmund Optics GmbH.

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Annexe HM 14: Lettre des avocats d’Edmund Optics GmbH en réponse à la lettre d’avertissement de la titulaire de la marque de l’Union européenne. La lettre décrit, entre autres, les relations commerciales entre la demanderesse et Edmund Optics GmbH, y compris une correspondance entre elles datant de janvier 2020 concernant une autorisation d’utiliser le logo de la société et le signe «ZABER» dans un catalogue de marketing. La lettre contient également une référence à la marque canadienne «ZABER» de la demanderesse enregistrée depuis 2003 et demande des informations complémentaires sur la titulaire de la MUE, Raw Motion Technologies LLC, étant donné que sa présence sur le marché européen ou américain n’est pas connue. L’annexe comporte également une déclaration de cessation et d’abstention signée par Edmund Optics GmbH, dans laquelle elle s’engage à ne pas utiliser le signe «ZABER» et mentionne que «l’accord est soumis à la condition de la radiation définitive de la marque enregistrée EU 18 287 267 Zaber».
Annexe HM 15: Impressions montrant les détails de l’enregistrement de la MUE no 18 287 232 «Kinechek» au nom de la titulaire de la MUE et de l’enregistrement de la marque américaine no 75 657 933«Kinechek» au nom de la société Deschner Corporation Inc.
Annexe HM 16: Lettre d’avertissement de la titulaire de la marque de l’Union européenne (en anglais) adressée au client allemand de Deschner Corporation Inc, «Krausse GmbH».
Annexe HM 17: Instantané montrant une maison et la plaque en bois avec l’adresse «530-B HarkleRoad» de la titulaire dela marque de l’ Union européenne désignant deux entreprises, mais pas la titulaire de la marque de l’Union européenne.
Annexe HM 18: Exemples d’enregistrements de marques américaines plus anciens pour les marques américaines «Merrimack» (déposée en 2015), «Pandion» (2015) et «Bruin» (2017), détenus respectivement par Merrimack Pharmaceuticals, Inc., Ospraie Management LLC et Industrias Tres Americas LLC.
Annexe HM 19: Liste de plusieurs marques de l’Union européenne [par exemple, «Merrimack» (MUE no 18 287 273, déposée le 11/08/2020), «Pandion» (MUE no 18 271 526, déposée le 12/07/2020) et «Bruin» (MUE no 18 221 116, déposée le 05/04/2020) détenues par plusieurs titulaires établis aux États-Unis (entre autres, Dayton Industries LLC., Cannondale Entertainment LLC, etc.).
Annexe HM 20: Extraits du registre des entreprises de l’État américain du New Mexique montrant les coordonnées de six entreprises, entre autres, Dayton Industries LLC., Cannondale Entertainment LLC, etc.). Toutes ces six entreprises sont enregistrées à la même adresse «530-B HARKLE ROAD, STE 100, Santa Fe, NM 87505» que l’adresse de la titulaire de la marque de l’Union européenne et ont le même agent.
Annexe HM 21: Confirmation de transfert bancaire en ce qui concerne la taxe de nullité payée par la demanderesse.
Annexe HM 22: Journal officiel fédéral de la loi allemande sur les marques. Annexes HM 23 et 24: Décision BGH, Castel/VIN CASTEL du 31/05/2012, NJW-RR 2013, 102 et suivants et décision du BGH, «afilias.de» du 24/04/2008, GRUR 2008, 1099.
Annexe HM 25: Extrait de Ströbele/Hacker/Thiering-Hacker, Markengesetz, 13e édition 2021, section 5, point 74, Stroebele/Hacker. Annexes HM 26-32: La jurisprudence ultérieure, en particulier les décisions ECOSOIL, Peek indirects Cloppenburg, Haus und Grund IV et Goldbären du BGH, et les affaires C-104/18, Koton/Esteban, C-529/07, Chocoladefabriken Lindt poche Spruengli et C-371/18, Sky plc ua/Skykick UK Ltd ua.
L’Office a accordé un délai de deux mois à la titulaire de la marque de l’Union européenne pour présenter des observations en réponse. La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas présenté d’observations en réponse.
Causes de nullité absolue — article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE
Principes généraux

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Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.
Il n’existe aucune définition juridique précise du concept de «mauvaise foi», qui est ouvert à différentes interprétations. La mauvaise foi est un état subjectif fondé sur les intentions du demandeur lors du dépôt d’une marque de l’Union européenne. En règle générale, les intentions à elles seules n’ont pas de conséquences juridiques. Pour pouvoir conclure à la mauvaise foi, il doit tout d’abord exister une action dans le chef du titulaire de la marque de l’Union européenne qui reflète clairement une intention malhonnête, et, ensuite, une norme objective en référence à laquelle cette action peut être mesurée et ensuite considérée comme constituant un acte de mauvaise foi. Il y a mauvaise foi lorsque le comportement du demandeur d’une marque de l’Union européenne s’écarte des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, qui peuvent être identifiés en examinant les faits objectifs de chaque cas d’espèce par rapport aux normes (conclusions de l’avocat général Sharpston du 12/03/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 60).
L’existence de la mauvaise foi du titulaire de la marque de l’Union européenne lors du dépôt d’une demande de marque doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361,
§ 37).
La charge de la preuve de l’existence de la mauvaise foi incombe au demandeur en nullité; La bonne foi est présumée jusqu’à preuve du contraire;
Exposé des faits pertinents
Il est fait référence aux faits et preuves exposés ci-dessus dans la section «Résumé des arguments des parties».
Évaluation de la mauvaise foi
La jurisprudence montre plusieurs facteurs cumulatives qui sont particulièrement pertinents pour l’existence de la mauvaise foi:
—Identité/similitude prêtant à confusion entre les signes,
—Connaissance par la titulaire de la MUE de l’usage d’un signe identique ou similaire au point de prêter à confusion;
—Une intention malhonnête de la part du titulaire de la marque de l’Union européenne,
—Degré de protection juridique dont jouissent les deux signes.
Les exemples susmentionnés ne sont que des illustrations parmi un ensemble d’éléments susceptibles d’être pris en compte afin de déterminer si le demandeur était ou non de mauvaise foi lors du dépôt de la demande; D’autres facteurs peuvent également être pris en considération (14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 20-21; 21/03/2012, T-227/09, FS, EU:T:2012:138, § 36).
En l’espèce, la demanderesse en nullité a démontré qu’elle a utilisé une marque identique pour des produits identiques/similaires à ceux demandés. La demanderesse a fourni des documents montrant qu’elle est une société canadienne basée à Vancouver, fondée en 1997 (annexe HM 1) et qu’elle est un fabricant principal d’appareils de positionnement scientifique et de produits de contrôle de mouvements utilisés, entre autres, dans des équipements scientifiques de mesure et de contrôle et une automatisation industrielle. La demanderesse a produit des documents (annexes HM 2, 5, 6, 7, 8, 9 et 10) montrant qu’elle a fait la promotion

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et utilisé la marque de manière continue en Allemagne depuis 2001 jusqu’à présent, et dans de nombreux autres pays européens, tout au long de la période 2007-2020. Compte tenu de la nature, de l’étendue territoriale et de la gamme de prix des produits, ainsi que du fait que les factures fournies ne sont manifestement que des exemples et non le volume total des ventes, il peut être conclu que le volume de l’usage démontré est relativement élevé. Parconséquent, la demanderesse en nullité a démontré l’usage d’une marque identique pour des produits identiques/similaires. En outre, la requérante a présenté des éléments de preuve démontrant que sa société, ayant le même identifiant distinctif en sa dénomination «Zaber Technolgies Inc.», est une société immatriculée au Canada depuis 1997, disposant d’une licence commerciale valable, cette dernière étant soumise au renouvellement annuel par la Ville de Vancouver. La demanderesse a également démontré (annexe HM 4) qu’ elle est titulaire d’une marque canadienne identique «Zaber», enregistrée sous le numéro TMA591770, déposée et enregistrée au Canada depuis 2003 pour des produits et services compris dans les classes 7 (Machines), 9 et 42. Le certificat de marque mentionne que la marque est utilisée au Canada pour, entre autres, des actionneurs linéaires, des supports de miroirs optiques, analogiques à des convertisseurs numériques depuis mars 2000.
En ce qui concerne la connaissance,il convient de tenir compte du fait que plus longtemps l’usage d’une marque antérieure est important, plus il est vraisemblable qu’au moment du dépôt de la MUE contestée, un titulaire de marque de l’Union européenne en aurait connaissance. Comme indiqué ci-dessus, en l’espèce, il a été établi par les arguments et éléments de preuve présentés par la demanderesse que la marque «ZABER» était présente sur le marché de l’Union depuis 2001 (par exemple, annexes HM 5, 6, 7 et 9) et a fait l’objet de publicités dans des salons commerciaux internationaux depuis 2009 (annexe HM 10).
Selon la jurisprudence, on peut présumer la connaissance («doit être connue») sur la base, notamment, d’une connaissance générale dans le secteur économique concerné ou de la durée de l’usage. Plus l’utilisation du signe est ancienne, plus il est vraisemblable que le titulaire de la MUE en ait eu connaissance (11/06/2009, C-529/07, Lindt Golhase, EU:C:2009:361, § 39). En fonction des circonstances de l’espèce, cette présomption peut s’appliquer même si le signe a été enregistré dans un pays tiers (28/01/2016, T-335/14, DoggiS, EU:T:2016:39, § 64-71). Compte tenu des circonstances de l’espèce, de la longue présence des produits sur le marché de l’UE dans au moins 18 pays européens, du secteur économique spécifique concerné, ainsi que de la promotion régulière lors de salons professionnels spécialisés ayant une portée internationale, il peut être présumé avec certitude qu’ au moment du dépôt de la MUE contestée, la titulaire de la marque de l’Union européenne connaissait ou devait connaître l’usage par la demanderesse en nullité d’un signe identique pour des produits identiques/similaires dans le même secteur économique.
Toutefois, comme indiqué dans la jurisprudence, le fait que le titulaire de la marque de l’Union européenne sait ou doit savoir que le demandeur en nullité utilise un signe identique/similaire pour des produits identiques/similaires pour lesquels il peut exister un risque de confusion ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une mauvaise foi (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 40). Aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi, il convient également de tenir compte des intentions de la titulaire de la marque de l’Union européenne au moment du dépôt. Il s’agit là d’un élément subjectif qui doit être déterminé par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce. Comme l’a indiqué l’avocat général Sharpston, «la mauvaise foi se rapporte à une motivation subjective de la personne présentant une demande d’enregistrement — une intention malhonnête ou autre «motif dommageable»
— qui sera néanmoins normalement établie par référence à des critères objectifs; Elle implique un comportement s’écartant des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, qui peuvent être identifiés en examinant les faits objectifs de chaque cas d’espèce par rapport à de telles normes» (conclusions de l’avocat général du 12/03/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361,
§ 60).

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La démonstration de la mauvaise foi suppose de prouver qu’au moment du dépôt de la marque de l’Union européenne, la titulaire de la marque de l’Union européenne savait qu’elle causait un préjudice à la demanderesse en nullité et que ce préjudice était la conséquence de son comportement reproché d’un point de vue moral ou commercial (21/04/2010, R 219/2009 1, GRUPPO SALINI/SALINI, § 66).
Il convient également de tenir compte de la question de savoir si les intentions de dépôt de la titulaire de la marque de l’Union européenne peuvent poursuivre des objectifs légitimes.
La MUE contestée en l’espèce est la marque verbale «Zaber», enregistrée pour des produits compris dans la classe 7, dont la plupart, sinon tous, sont identiques aux produits commercialisés par la demanderesse et protégés par sa marque canadienne antérieure. Il ne saurait être contesté que la MUE reproduit à l’identique la marque canadienne enregistrée, la marque maison et le premier élément de la dénomination sociale de la demanderesse, qui est en outre un nom peu courant et inhabituel dans le territoire pertinent et qui semble être exclusivement associé à la demanderesse.
Dans ce contexte, la division d’annulation ne voit pas quelle aurait pu être la logique commerciale de la titulaire de la marque de l’Union européenne lorsqu’elle a demandé l’enregistrement de la marque contestée autrement qu’une tentative visant à empêcher la demanderesse de poursuivre ses activités sur le marché de l’Union européenne. Cette conclusion est étayée par les explications et les éléments de preuve fournis par la demanderesse, montrant que la titulaire de la marque de l’Union européenne a tenté d’ empêcher la distribution du produit de la demanderesse en envoyant une lettre d’avertissement au partenaire de distribution allemand Edmund Optics GmbH de la demanderesse, demandant à cette dernière de présenter une déclaration de cessation et d’abstention assortie d’une clause de sanction, exprimée par la titulaire de lamarque de l’Union européenne comme «une sanction contractuelle de 5,100 EUR pour chaque cas de contrefaçon, utilisant le signe «Zaber» pour des plates-formes d’ajustement vertical dans la vie des affaires». En outre, ainsi que la demanderesse l’a souligné, le contenu de la lettre d’avertissement ne mentionne nulle part que la titulaire de la marque de l’Union européenne utilisait déjà légitimement la marque de l’Union européenne contestée. La titulaire de la MUE se contente d’affirmer qu’elle est la titulaire de la MUE contestée «Zaber», qui «est utilisée par vous sous une forme identique pour des produits identiques, à savoir des plateformes de levage (mobiles), dans la vie des affaires» (pièce HM 13).
Certes, le fait que, après avoir obtenu l’enregistrement de la marque de l’Union européenne en cause, la titulaire de la marque de l’Union européenne prenne acte de la volonté d’autres parties de cesser d’utiliser un signe similaire dans leurs relations commerciales n’est pas en soi un indice de mauvaise foi. Une telle demande relève des droits attachés à l’enregistrement d’une MUE. Cependant, lorsque cette demande est liée à d’autres facteurs (par exemple, la marque n’est pas utilisée), cela pourrait constituer une indication de l’intention d’empêcher une autre partie d’entrer sur le marché.
Les intentions de la titulaire de la MUE peuvent constituer un indice de mauvaise foi s’il s’avère que la titulaire de la MUE n’a pas déposé la marque de l’Union européenne contestée pour l’utiliser, mais uniquement pour empêcher l’entrée d’un tiers sur le marché (11/06/2009, C- 529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 44). Il en va de même si la seule intention du titulaire de la MUE est d’empêcher un tiers de continuer à être sur le marché.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas présenté d’observations ou d’éléments de preuve en réponse et il n’est donc pas possible de déterminer si elle a fait usage de la marque de l’Union européenne contestée ou si elle avait l’intention de commencer cet usage. Néanmoins, il semble douteux, dans les circonstances de l’espèce, que les

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intentions de dépôt de la titulaire de la marque de l’Union européenne poursuivent des objectifs légitimes ou relèvent des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. Comme l’a démontré la demanderesse, la titulaire de la marque de l’Union européenne a déposé le même jour que la marque de l’Union européenne contestée, une autre marque de l’Union européenne no 18 287 232 «Kinechek» pour des produits appartenant à un secteur économique assez distinct [freins pour machines (industrielles) et revêtements de freins] et semble également avoir adressé une lettre d’avertissement similaire à une partie qui l’utilise dans l’Union européenne (pièces HM 15 et 16). Par conséquent, le comportement de la titulaire de la marque de l’Union européenne ne semble pas suivre une logique commerciale particulière. En outre, l’existence d’autres dépôts de MUE en 2020 par de nouvelles sociétés et ayant la même adresse enregistrée que celle de la titulaire de la MUE contribue également à créer des circonstances douteuses autour de la titulaire de la MUE.
Il est rappelé que le dépôt d’autres marques dans des circonstances douteuses ou apparaissant comme un détournement du goodwill d’autres commerçants peut donner une forte indication des intentions du demandeur d’une certaine marque (voir, par analogie, 25/02/013, R 2448/2010-4, AERMACCHI MILANO, § 22). Il n’en reste pas moins que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a présenté aucun argument ni élément de preuve afin de clarifier les circonstances entourant l’enregistrement de la marque de l’Union européenne contestée.
Lorsque l’Office constate que les circonstances objectives du cas d’espèce peuvent conduire au renversement de la présomption de bonne foi, il appartient à la titulaire de la MUE de fournir des explications plausibles sur les objectifs et la logique commerciale poursuivis par la demande d’enregistrement de cette marque (23/05/2019, T-3/18 indirects T-4/18, ANN TAYLOR/ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 36-37).
Dans ces circonstances et compte tenu des éléments de preuve produits par la demanderesse, la charge de la preuve a effectivement été transférée de la demanderesse à la titulaire de la marque de l’Union européenne, en ce sens que cette dernière aurait dû être en mesure d’expliquer et de démontrer avec certitude les raisons du dépôt de la marque de l’Union européenne contestée.
«Il n’existe pas de critère simple et décisif pour établir si une demande de marque a été déposée de mauvaise foi» (voir conclusions de l’avocat général précitée, point 75). En l’espèce, dans le cadre d’une appréciation globale de l’ensemble des faits et des éléments de preuve, on peut raisonnablement supposer qu’au moment du dépôt de la MUE contestée, le seul objectif de la titulaire de la MUE était de mettre la main sur la marque/le nom et la marque maison de la demanderesse et de l’empêcher de l’utiliser sur le marché de l’UE. Une telle intention ne saurait être considérée comme compatible avec les normes admises d’un comportement honnête ou éthique ou dans la poursuite d’un objectif légitime. En déposant et en enregistrant la marque de l’Union européenne contestée, la titulaire de la marque de l’Union européenne a effectivement entravé potentiellement ses activités commerciales sur le marché de l’Union européenne. Par conséquent, les circonstances objectives des preuves et des faits associées aux circonstances spécifiques, conduisent à une conclusion de mauvaise foi. En outre, la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a présenté aucun argument ni élément de preuve qui permettrait à la division d’annulation de parvenir à une conclusion différente. Par conséquent, il y a lieu de conclure que le titulaire de la MUE était de mauvaise foi.
Conclusion

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À la lumière de ce qui précède, la division d’annulation conclut que la demande est totalement accueillie et que la marque de l’Union européenne devrait être déclarée nulle pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que la demande est pleinement accueillie sur la base de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner davantage l’autre motif de la demande, à savoir l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.

FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
María Belén Liliya Yordanova Richard Bianchi IBARRA DE DIEGO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.