LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Deuxième chambre de recours du 12 novembre 2021
Dans l’affaire R 19/2021-2
ELISAM S.A. 2, rue de l’industrie 4823 Rodange Luxembourg Demanderesse/Demanderesse au recours représentée par Office Freylinger S.A., 234, route d’Arlon, B.P. 48, 8001 Strassen, Luxembourg contre
Lusocargo – Transitários Largos das Teixugueiras, 316 4815-474 Vizela Portugal Opposante/Défenderesse au recours représentée par Joana Jorge Cerqueira, Largo das Teixugueiras, 316, 4815-474, Vizela, Portugal
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 083 587 (demande de marque de l’Union européenne n° 17 975 682)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (Président), S. Martin (Rapporteur) et C. Negro (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 29 octobre 2018, ELISAM S.A. (« la demanderesse ») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
LUXOCARGO
pour les produits et services suivants :

Classe 12 – Véhicules terrestres, maritimes et aériens; véhicules et les appareils pour le transport de personnes ou de marchandises; véhicules électriques; véhicules nautiques; véhicules sur rail ;

Classe 35 – Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale dans le domaine des transports et de la livraison; gérance d’une société de transports; services de marketing; travaux de bureau; comptabilité; arrangement et conclusion de transactions commerciales notamment dans le domaine du fret et du transport de marchandises; gestion de données dans des bases de données notamment en matière de transport, emballage et entreposage de marchandises ;

Classe 39 – Services de transport de personnes ou de marchandises; services de livraisons aériens, routiers, ferroviaires et maritimes; location de véhicules de transport; fret; Transport; emballage et entreposage de marchandises; emballage, entreposage de marchandises et déchargement de marchandises; informations en matière de transport; services de logistiques notamment dans le domaine des transports et du fret; services de suivi de marchandises; services de conseils logistiques dans le domaine des transports; manutention et expédition de marchandises; conditionnement de produits.

2 La demande a été publiée le 14 février 2019.

3 Le 10 mai 2019, Lusocargo – Transitários (ci-après, « l’opposante ») a formé opposition à l’encontre de la marque demandée pour tous les produits et services.

4 L’opposition était fondée sur les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, point b), RMUE.

5 L’opposition était fondée sur la base de la MUE antérieure n° 16 602 914
déposée le 12 avril 2017 et enregistrée le 9 août 2017, notamment pour les services suivants:
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Classe 39 – Services de transit; services de transport; stockage; services de transport routier; transport maritime; transports aéronautiques; livraison express de marchandises.
6 Par décision rendue le 17 novembre 2020 (« la décision attaquée »), la Division d’Opposition a partiellement accueilli l’opposition pour tous les services en classe 39, à savoir :

Classe 39 – Services de transport de personnes ou de marchandises; services de livraisons aériens, routiers, ferroviaires et maritimes; location de véhicules de transport; fret; Transport; emballage et entreposage de marchandises; emballage, entreposage de marchandises et déchargement de marchandises; informations en matière de transport; services de logistiques notamment dans le domaine des transports et du fret; services de suivi de marchandises; services de conseils logistiques dans le domaine des transports; manutention et expédition de marchandises; conditionnement de produits.

7 Le 6 janvier 2021, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée. Elle sollicite l’annulation partielle de celle-ci dans la mesure où l’opposition a été accueillie pour les services en classe 39. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 16 mars 2021.

8 Dans ses observations en réponse, l’opposante demande à la Chambre de rejeter le recours.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments développés dans le mémoire peuvent être résumés comme suit :

Les services de « location de véhicules de transport » de la marque contestée ne sont pas compris dans la classe 39 de la marque antérieure, or ces services font appel à des prestataires différents de ceux qui fournissent des services de transport. Les loueurs de véhicules veillent à obtenir et à louer les véhicules, mais ne procèdent pas eux-mêmes au transport à proprement parler, donc au transport de marchandises.

Les services couverts par la marque antérieure en classe 39 ne font référence qu’une seule fois aux « marchandises », en l’occurrence pour des services de « livraison express », ce qui exclut par conséquent tous les services d’emballage, d’entreposage, de conditionnement, de manutention voire de suivi de ces marchandises, revendiqués par la marque contestée. Ces services fournis en relation avec la surveillance et le conditionnement des marchandises ne sont pas prévus dans les services de « livraison express » tels qu’ils figurent en classe 39 de la marque antérieure. Les entreprises spécialisées dans l’emballage, l’entreposage, le
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conditionnement de marchandises sont différentes des sociétés de transport de marchandises.

Les sociétés en charge de la logistique et des conseils en logistique de la marque contestée ne sont pas les mêmes sociétés qui fournissent les services de transport.

Les « transports ferroviaires » de la marque antérieure ne sont pas mentionnés en classe 39 de la marque antérieure.

Les « services de stockage » de la marque antérieure ne sont pas similaires aux « services d’emballage et de conditionnement » couverts par la marque contestée. Le stockage n’inclut pas forcément le conditionnement ou l’emballage des marchandises.

Il convient de tenir compte des éléments distinctifs de la marque antérieure et de la marque contestée ainsi que le caractère descriptif du terme générique « CARGO » et son absence de pertinence dans la comparaison. La Division d’Opposition a également omis de tenir compte du caractère distinctif de l’élément figuratif de la marque antérieure dans la comparaison visuelle.

Le consommateur attache une plus grande importance à la première partie d’un mot.

Il convient également de tenir compte de la couleur vert foncé avec laquelle la marque antérieure est utilisée, de même que la police des traits épais.
En se référant aux éléments initiaux « LUSO » et « LUXO », les différences phonétiques entre les consonnes « S » et « X » sont notables. D’ailleurs le phonème représentatif de la lettre « X » se distingue par deux sons alors que celui de la lettre « S » ne comporte qu’un seul son.

Même si les signes partagent l’élément commun « CARGO », qui est, quant à lui, descriptif dans le cas d’espèce, les deux autres éléments de chaque marque, soit respectivement « LUSO » pour la marque antérieure et « LUXO » pour la marque contestée, font référence à des concepts différents. Le terme « LUSO » signifie « quelque chose provenant du Portugal », Le terme « LUXO » pourrait évoquer le luxe en raison de l’identité des trois premières lettres de ce terme.

10 Les arguments développés dans les observations en réponse au recours peuvent être résumés comme suit :

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Tous les services contestés dans la classe 39 sont inclus ou à tout le moins se chevauchent avec les services opposants dans la même classe. Dès lors, ils sont identiques.

Les « services de transport de personnes ou de marchandises; services de livraisons aériens, routiers, ferroviaires et maritimes; location de véhicules de transport; fret; transport; informations en matière de transport; services de logistiques notamment dans le domaine des transports et du fret; services de conseils logistiques dans le domaine des transports; expédition de marchandises contestés » sont identiques aux « services de transport » de la marque antérieure, soit parce qu’ils sont indiqués de façon identique dans les deux listes de services (incluant les synonymes), soit parce que les services de la marque antérieure incluent, en tant que catégorie générale, les services contestés.

Les services « d’entreposage de marchandises contestés » (listés deux fois) sont synonymes aux « services de stockage » de l’opposante.

Les « services de déchargement de marchandises; manutention de marchandises désignent les actions visant à manipuler et déplacer des marchandises en vue notamment de leur expédition. Ces services et les « services emballage de marchandises (listés deux fois); services de suivi de marchandises; conditionnement de produits » contestés sont à tous le moins similaires aux « services de stockage » de la marque antérieure.

Ces services sont susceptibles d’être proposés par les mêmes entreprises via les mêmes réseaux de distribution. De plus, ils s’adressent au même public et sont complémentaires. Par conséquent, le public pensera qu’ils proviennent de la même entreprise.

Sur le plan visuel, les signes coïncident sur la grande majorité de leurs lettres, à savoir la longue séquence de lettres « LU*OCARGO », soit huit lettres identiques sur neuf composent les signes en présence. Ils diffèrent par le remplacement de la troisième lettre « S » par la lettre « X » dans la marque contestée, ainsi que par la présentation et les couleurs de la marque antérieure.

Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide dans leur grande majorité, à savoir en raison du son de la séquence de lettres « LU*OCARGO ». La marque antérieure sera prononcée « LU/SO/CAR/GO » tandis que la marque contestée sera prononcée « LU/CSO/CAR/GO ». En
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conséquence, les signes sont donc phonétiquement fortement similaires.
Sur le plan conceptuel, l’élément commun « CARGO » sera compris comme renvoyant à un navire ou un avion de transport de marchandises. De plus, à tout le moins pour le public italien les deux éléments « Luso » et « LUXO », respectivement au sein de la marque antérieure et de la marque contestée, seront associés au mot « luxe ». Il s’ensuit que les signes sont conceptuellement identiques.

Motifs de la décision
11 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE. Il est recevable.

Recours incident de l’opposante
12 Les conclusions de l’opposante se lisent comme suit :

« Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure. En conséquence, il existe un risque de confusion avec la marque antérieure « LUSOCARGO », de sorte que les moyens invoqués par la demanderesse doivent être rejetés et la décision de la Division d’Opposition confirmée en ce qui concerne les services de la classe 39. En outre, il faut également considérer qu’il existe un risque de confusion par rapport aux produits et services contenus dans les autres classes, la marque contestée étant rejetée dans son intégralité ».

13 Cette demande vise à l’annulation ou à la réformation de la décision attaquée sur un point non soulevé dans le recours (article 68, paragraphe 2, RMUE).

14 Aux termes de l’article 25, RDMUE :
1. Lorsque le défendeur entend obtenir l’annulation ou la réformation de la décision attaquée sur un point non soulevé dans le recours en vertu de l’article 68, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001, le recours incident est déposé dans le délai fixé pour le dépôt des observations en réponse conformément à l’article 24, paragraphe 1, du présent règlement.

2. Le recours incident est déposé au moyen d’un document distinct des observations en réponse.

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15 En l’espèce, l’opposante n’a pas déposé de recours incident au moyen d’un document distinct des observations en réponse.

16 Dès lors, puisque le recours incident n’a pas été introduit au moyen d’un document distinct des observations en réponse dans le respect des conditions prévues à l’article 25, paragraphe 2, RDMUE, il doit être rejeté pour irrecevabilité en application de l’article 25, paragraphe 4, point b), RDMUE
17 Le recours incident est donc inadmissible.
Portée du recours
18 Le recours est donc limité aux services en classe 39 pour lesquels la marque a été refusée, c’est-à-dire les «Services de transport de personnes ou de marchandises; services de livraisons aériens, routiers, ferroviaires et maritimes; location de véhicules de transport; fret; Transport; emballage et entreposage de marchandises; emballage, entreposage de marchandises et déchargement de marchandises; informations en matière de transport; services de logistiques notamment dans le domaine des transports et du fret; services de suivi de marchandises; services de conseils logistiques dans le domaine des transports; manutention et expédition de marchandises; conditionnement de produits. ».

Public pertinent et son niveau d’attention
19 La marque antérieure étant une marque de l’Union européenne, le territoire pertinent est l’Union européenne.

20 Le public pertinent est composé tant du grand public que des professionnels. Ces derniers ont besoin des services de transport commercial pour leurs marchandises ou des services de consultation dans le domaine de la logistique en matière de transport. Compte tenu de la nature des services le niveau d’attention du public qu’il soit professionnel ou non est plutôt élevé.

Comparaison des produits et services
21 Les services, objets du présent recours, sont les suivants :

Classe 39 – Services de transport de Classe 39 – Services de transit; personnes ou de marchandises; services de transport; stockage; services de livraisons aériens, services de transport routier; routiers, ferroviaires et maritimes; transport maritime; transports location de véhicules de transport; aéronautiques; livraison express de fret; Transport; emballage et marchandises. entreposage de marchandises; emballage, entreposage de
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marchandises et déchargement de marchandises; informations en matière de transport; services de logistiques notamment dans le domaine des transports et du fret; services de suivi de marchandises; services de conseils logistiques dans le domaine des transports; manutention et expédition de marchandises; conditionnement de produits.

Services contestés Services antérieurs
22 Le terme « notamment », utilisé dans la liste de services de la demanderesse, indique que les services spécifiques ne constituent que des exemples d’éléments compris dans la catégorie visée, et que la protection n’est pas restreinte à ces éléments. Autrement dit, il annonce une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).

23 On rappellera que les services sont identiques lorsqu’ils sont inclus dans une catégorie plus générale désignée par l’autre marque (10/11/2016, T-67/15, Polo Club Saint- Tropez haras de Gassin, EU:T:2016:657, § 37; 22/05/2012, T-585/10, Penteo, EU:T:2012:251, § 57).

24 Les « services de transport de personnes ou de marchandises; services de livraisons aériens, routiers, ferroviaires et maritimes, manutention et expédition de marchandises ; fret; transport ; déchargement de marchandises ; manutention et expédition de marchandises » couverts par la marque contestée sont inclus dans les « services de transport » de la marque antérieure. Ils sont donc identiques.
25 Les « services d’entreposage de marchandises » couverts par la marque contestée sont identiques aux services de « stockage » couvert par la marque antérieure. Le mot « stockage » est en effet un synonyme du mot « entreposer » (https://www.dictionnaire-synonyme.com/synonyme-stockage).
26 Les « services de conditionnement de produits ; emballage de marchandises » sont accessoires aux « services de transport et de stockage ». Ils sont susceptibles d’être rendus par les mêmes prestataires de services. Ils sont également complémentaires dans la mesure où l’emballage et le conditionnement est un prérequis au transport. Ces services sont donc similaires à tout le moins à un degré moyen.
27 Les « informations en matière de transport; services de logistiques notamment dans le domaine des transports et du fret; services de suivi de marchandises ; services de conseils
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logistiques dans le domaine des transports » visent notamment le transport et la livraison des marchandises et incluent de ce fait les services de transport couverts par la marque antérieure. Ils sont donc identiques.
28 Les services de « location de véhicules de transport » sont similaires aux « services de transport » couverts par la marque antérieure. En effet, ces services sont en compétition. Une personne ou une entreprise qui entend transporter des biens ou des personnes peut avoir recours à une société de transport ou encore louer un véhicule.
Comparaison des signes
29 Les signes à comparer sont les suivants:

LUXOCARGO
Marque antérieure Marque contestée
30 Sur le plan visuel, les signes coïncident par la séquence de lettres « L-U-*-O-C-A-R-G-O » présente à l’identique dans les deux signes. Ainsi, les marques partagent huit des neuf lettres qui les composent. Ils diffèrent par le remplacement de la troisième lettre « S » par la lettre « X » dans la marque contestée, ainsi que par la présentation et les couleurs de la marque antérieure.

31 On rappellera que les éléments verbaux sont plus distinctifs que les éléments figuratifs étant donné que, selon une jurisprudence constante, dans le cas d’un signe figuratif contenant un élément verbal, c’est l’élément verbal qui sera utilisé pour faire référence à la marque (18/09/2012, T-460/11, Bürger, EU:T:2012:432, § 35; 31/01/2012, T-205/10, La victoria de Mexico, EU:T:2012:36, § 38). En tout état de cause, la présentation et les couleurs de la marque antérieure sont des éléments purement décoratifs qui ne sont pas distinctifs.
32 Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré élevé.
33 Sur le plan phonétique, les signes coïncident en leur nombre de syllabes et la prononciation des première, troisième et quatrième syllabes. Les syllabes « SO » comme « XO » (prononcés « SKO ») contiennent le son du « S ». Les différences de prononciation de la deuxième syllabe ne sont pas suffisantes pour exclure l’existence d’une similitude phonétique. Par
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conséquent, les signes sont phonétiquement similaires à un degré élevé.
34 Sur le plan conceptuel, le consommateur italien pourra, compte tenu de leur proximité orthographique, associer l’élément « luso » au mot « lusso » qui signifie « luxe ». L’absence de dédoublement de la lettre « S » est susceptible de passer inaperçue ou d’être perçue comme une faute d’orthographe. Concernant l’argument de la demanderesse que « luso » signifie venant du Portugal, la Chambre note que ce n’est le cas que pour le public portugais ; mais non pour le public italien par exemple. Il en va de même pour le mot « LUXO » qui peut également évoquer le mot « LUXE » pour une partie du public pertinent. Le mot « cargo » signifie en italien « fret ». En portugais et en espagnol, le mot « cargo » renvoie à un poste ou une charge. En français, il s’agit d’un navire destiné au transport de marchandises. En allemand, le mot désigne également le fret. En ce sens les marques sont conceptuellement identiques ou similaires.
Caractère distinctif de la marque antérieure
35 Pour le public qui ne comprend pas les mots « luso » et « cargo », la marque antérieure est distinctive. Pour le public qui saisit le sens du mot « cargo » comme « fret » ou « navire » et le mot « luso » comme « luxe » ou originaire du Portugal, le caractère distinctif de la marque est faible.
Appréciation globale du risque de confusion
36 Il convient de tenir compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils ont gardée des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).

37 Les signes en présence sont chacun constitués d’un unique élément verbal. Ces éléments comptent huit lettres identiques sur neuf, placées dans le même ordre. Il s’ensuit que les marques sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré élevé.
38 Les services qui font objet du recours sont identiques ou similaires.

39 Sur la base de ce qui précède, la Chambre confirme qu’il est très probable que même un public faisant preuve d’un niveau
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d’attention plus élevé que la moyenne ne gardera pas en mémoire les différences très limitées entre les signes, liées à une seule lettre différente sur neuf composant leurs éléments verbaux ainsi qu’à la présentation de la marque antérieure.
40 La demanderesse soulève que l’élément commun « CARGO » n’est pas distinctif pour les services de transport de marchandises. La Chambre relève que cette conclusion n’est pas avérée pour l’ensemble des consommateurs de l’Union (voir paraghaphe 35 ci-dessus).
41 En tout état de cause, même si le caractère distinctif de la marque antérieure ou de ses éléments constitutifs doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’un élément à caractère distinctif faible ou non-distinctif, il peut exister un risque de confusion, notamment en raison d’une similitude des signes et des produits et des services visés (13/12/2007, T-134/06, Pagesjaunes.com, EU:T:2007:387, § 70).

Conclusion
42 Par conséquent, la décision attaquée, dans la mesure où elle a accueilli, conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), RMUE, l’opposition pour les services contestés en classe 39 en raison de l’existence d’un risque de confusion doit être confirmée et le recours doit être rejeté.

Frais
43 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, RMUE et à l’article 18 REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante lors de la procédure de recours.

44 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent seulement les frais de représentation professionnelle de l’opposante à hauteur de 550 EUR.

45 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la Division d’Opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision ne change pas. Le montant total pour les deux procédures s’élève à 550 EUR.

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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide :

1. Le recours est rejeté ;
2. Le recours incident est irrecevable ;
3. La demanderesse supporte les frais de l’opposante dans le cadre de la procédure de recours pour un montant total de 550 EUR.
Signé Signé Signé
S. Stürmann S. Martin C. Negro
Greffier:

Signé
p.o. E. Apaolaza
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