EUIPO, 2 septembre 2021, n° 000044949

EUIPO 2 septembre 2021

Arguments

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Rejeté
Mauvaise foi lors du dépôt de la marque
La division d'annulation a conclu que la demanderesse n'a pas prouvé que la titulaire avait agi de mauvaise foi lors du dépôt de la marque contestée, et que les dépôts successifs étaient justifiés par des raisons commerciales.

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Sur la décision

Référence :	EUIPO, 2 sept. 2021, n° 000044949
Numéro(s) :	000044949
Textes appliqués :	Article 59(1)(b) EUTMR
Domaine propriété intellectuelle :	Marque
Dispositif :	Annulation rejetée
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Texte intégral

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DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 44 949 (INVALIDITY)
Deestone Limited, 84 Moo 7, Petchkasem Road, 74130 Oamnoi, Krathumban, Samutsakorn, Thailand (demanderesse), représentée par K indirects L Gates LLP, 116 avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
BRIDGESTONE Corporation, 1-1, Kyobashi 3-chome, Chuo-ku, 104-8340 Tokyo, Japon (titulaire de la MUE), représentée par Marks télétravail Clerk LLP, 44 rue de la Vallée, 2661 Luxembourg, Luxembourg (mandataire agréé).
Le 02/09/2021, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est rejetée dans son intégralité.
2. La demanderesse supporte les frais, fixés à 450 EUR.
MOTIFS
Le 14/07/2020, la demanderesse a déposé une demande en nullité à l’encontre de la marque de l’Union européenne no 13 316 161 STONE (marque verbale), (ci-après la «MUE»), déposée le 01/10/2014 et enregistrée le 11/02/2015. La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 12: Automobiles et leurs pièces et accessoires; Pneus; Pneus rechapés; Véhicules à moteur à deux roues et leurs pièces et parties constitutives; Bicyclettes et leurs pièces et accessoires; Bicyclettes électriques et leurs pièces et accessoires; Aéronefs et leurs pièces et accessoires.
La demanderesse a invoqué le motif de mauvaise foi au titre de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
L’affaire pour le demandeur
La demanderesse fait valoir que la titulaire a déposé la MUE de mauvaise foi étant donné qu’elle a déposé trois MUE pour la marque verbale «STONE», chaque dépôt ayant lieu à la fin de la période de grâce de cinq ans de la demande précédente. Elle affirme que chaque marque satisfait à toutes les exigences d’une demande réitérée en ce sens que les marques sont identiques et protègent des produits identiques ou similaires compris dans la classe 12 et recherchent une protection sur le même territoire. La demanderesse fait référence à la procédure d’opposition no B 3 078 131 dans le cadre de laquelle le titulaire a attaqué la demande de marque de l’Union européenne no 17 991 947 «DEESTON» de la demanderesse et affirme que les éléments de preuve produits par la titulaire dans le cadre de cette opposition ne suffisent pas à prouver l’usage sérieux de la marque «STONE», mais

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montrent uniquement l’usage d’une autre marque «BRIDGESTON». La demanderesse fait valoir que la marque de l’Union européenne a été déposée uniquement pour monopoliser le mot «STONE» et qu’elle n’est pas utilisée et évite cette exigence en bénéficiant d’un délai de grâce supplémentaire. Dès lors, elle fait valoir que la demande n’a pas été déposée conformément aux usages honnêtes, mais uniquement dans l’intention de porter atteinte aux intérêts de tiers d’une manière non conforme aux usages honnêtes et sans même cibler un tiers spécifique en vue d’un usage au-delà de celui de la fonction d’une marque, qui est d’indiquer l’origine. Elle fait valoir que le titulaire a cherché à obtenir l’enregistrement de la marque pour obtenir un droit exclusif en vue de l’utiliser comme une armes légale à l’encontre de tiers, que ce soit dans des menaces ou des actions réelles en contrefaçon ou en opposition à l’encontre de demandes ou d’enregistrements de tiers.
La demanderesse se plaint que, dans le cadre de la procédure d’opposition précitée, si le titulaire avait invoqué son enregistrement initial, il aurait été tenu de fournir des preuves d’usage mais qu’il n’a pas invoqué cette marque, mais un dépôt ultérieur. Elle conteste que la titulaire puisse démontrer un quelconque usage du signe «STONE». Elle conteste également le fait que le simple dépôt de nouveaux produits ou services pour chaque dépôt successif soit insuffisant étant donné qu’il y a une duplication de la classe 12 dans un certain nombre d’enregistrements et une reproduction exacte de la classe 12 dans cette marque. Elle avance que la titulaire n’a pas utilisé la marque «STONE» en 12 ans et qu’elle a profité de manière malhonnête de la protection indiscutable de ces marques, étant donné que la période de grâce est prolongée. Elle affirme que l’intention du titulaire de déposer les marques «STONE» était uniquement de faire siennes les actions de non-usage et de continuer à bénéficier frauduleusement du délai de grâce. Elle nie l’existence d’un raisonnement commercial ou autre motivation plausible justifiant le dépôt par le titulaire de trois MUE presque identiques, qui restent toutes au registre. Elle fait valoir que le dépôt de la marque de l’Union européenne a donc été effectué pour tirer indûment profit du droit de l’Union et que la titulaire a tiré profit de cet abus. Elle souligne qu’il est impossible pour la requérante de prouver sans aucun doute que la titulaire disposait de la quasi-totalité du temps nécessaire lors du dépôt de la marque, mais sur la mise en balance des probabilités, le titulaire a désormais l’obligation de fournir une explication plausible de l’enregistrement de la marque. Elle conclut que la MUE a été déposée de mauvaise foi.
Dans sa réponse aux observations de la titulaire, la demanderesse souligne que la titulaire fait continuellement référence aux marques «BRIDGESTONE» et «Firestone» et la demanderesse indique qu’elle n’a pas demandé la nullité de ces marques mais de la marque «STONE». Elle insiste sur le fait que la titulaire a acquis un monopole injuste sur le signe «STONE» depuis 2008 avec les nouveaux dépôts. Elle conteste l’argument de la titulaire selon lequel les trois demandes successives n’étaient pas exactement isolées de cinq ans et insiste sur le fait que la titulaire entreprend une pratique illégale de «éverdissement» en bénéficiant continuellement du délai de grâce. La requérante indique qu’il y a eu une période de six ans entre la première et la deuxième demande, puis cinq ans pour le dernier dépôt et que tous les signes contiennent la classe 12. Elle fait valoir que si la titulaire souhaitait uniquement étendre sa gamme de produits, elle n’aurait dû déposer que les spécifications supplémentaires et différentes et n’aurait pas dû inclure la spécification presque identique dans la classe 12 et une telle stratégie aurait donné lieu à un délai plus aléatoire pour le dépôt des marques successives. La requérante fait valoir que le simple fait d’ajouter des produits pour masquer une demande réitérée ne saurait permettre de contester l’identité de la marque avec les marques antérieures. Elle cite la décision du 22/07/2019, R1849/2017-2 MONOPOLY, qui a établi que, même si une marque de l’Union européenne contestée couvrait un éventail plus large de produits dans le cadre d’enregistrements antérieurs, il n’est pas acceptable de contourner l’exigence d’usage en dissimulant une marque de l’Union européenne à nouveau déposée en ajoutant simplement des produits supplémentaires.

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La demanderesse souligne que la titulaire n’a pas fourni d’explication quant à la raison pour laquelle les spécifications identiques ont été déposées. La demanderesse affirme que tous les dépôts incluent des pneus en tant que spécification autonome et inclus dans des catégories plus larges et sont répétés à chaque fois. Elle souligne que même si le libellé est différent dans les différents dépôts, les produits sont les mêmes. Par conséquent, elle conteste que ces dépôts identiques puissent représenter un «changement de stratégie commerciale et de gamme de produits» ou «protéger la gamme étendue de produits et services». Elle énumère les produits pertinents compris dans la classe 12 des trois marques de l’Union européenne «STONE» à cet égard. Elle réitère ses affirmations précédentes concernant la mauvaise foi. Elle conteste également l’argument de la titulaire selon lequel la demanderesse tentait de se placer dans le sillage de la marque «BRIDGESTONE» de la titulaire. La demanderesse affirme être titulaire de sa propre identité de marque forte et unique. Elle ne nie pas la renommée de la titulaire sous sa marque «BRIDGESTONE» mais souligne que ce n’est pas le signe en cause dans la présente demande. Elle insiste sur le fait qu’elle a apporté des preuves et des arguments relatifs à la mauvaise foi de la titulaire.
La demanderesse affirme qu’elle n’est pas en mesure de prouver le non-usage de la marque de l’Union européenne par la titulaire, étant donné qu’elle ne saurait prouver l’existence d’un fait négatif, mais souligne que la titulaire n’a pas produit ses propres preuves de l’usage de la marque, mais seulement de vendeurs tiers, en raccourcissant son nom. Elle fait valoir qu’il ne s’agit manifestement pas d’un usage de la marque par la titulaire pour indiquer l’origine des produits. Dans chaque cas, la marque complète «BRIDGESTONE» ou «Firestone» est utilisée à proximité, de sorte que l’usage de «F/STONE» ou de «B/STONE» serait simplement perçu comme une abréviation et non comme un usage du signe «STONE». Elle affirme que la titulaire peut soumettre de nombreux éléments de preuve pour ses autres marques, mais pas pour la marque de l’Union européenne. Elle conteste également les arguments de la titulaire selon lesquels elle possède une famille de marques car, dans un tel cas, chaque membre de la marque est valable en tant que marque autonome. La seule présence du mot dans d’autres marques valides ne signifie pas intrinsèquement que la marque est valable en tant que marque indépendante et renvoie aux affaires easyGroup concernant des marques contenant le même préfixe «EASY» dans lesquelles l’EUIPO ne leur a pas permis de détenir un monopole sur ce mot. Elle affirme que la titulaire bénéficie déjà d’une protection étendue de la marque pour ses marques «BRIDGESTONE» et «Firestone» et ne devrait pas se voir accorder un monopole sur la marque «STONE».
La demanderesse cite l’arrêt du 13/12/2012, 136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 27, pour démontrer que la demande réitérée de la même marque pour éviter des allégations de non- usage doit être prise en considération en tant que preuve de mauvaise foi, bien qu’elle souligne que les faits de cette affaire peuvent être distingués de l’espèce comme dans l’affaire précitée, puisqu’elle concernait une gamme plus restreinte de produits et de services, et qu’il y a lieu de conclure à la mauvaise foi dans le cadre du présent recours. Elle cite également l’arrêt de la High Court du Royaume-Uni Sky plc v Skykick UK Limited [2020] EWHC 990 (Ch), qui, bien qu’il ne soit pas contraignant pour l’UE, devrait être considéré comme concluant dans la mesure où il applique un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne. Elle admet que l’arrêt n’exige pas d’une partie qu’elle ait une véritable intention d’utiliser la marque pour les produits et services revendiqués, mais qu’en l’espèce, il existe une intention active de mauvaise foi, et non une simple absence de bonne foi alléguée. La demanderesse insiste sur le fait que, depuis 2008, la titulaire a dû utiliser sa marque «STONE», ce qui montre son intention pour l’avenir. Elle rappelle la décision de la division d’annulation du 14/09/2020, 33 843 C, «BANKSY» pour soutenir qu’une marque n’a pas pour objet d’interdire à des tiers d’enregistrer ou d’utiliser des signes que la titulaire n’utilise pas elle-même pour distinguer une partie du marché commercial. Elle fait valoir que la simple application des droits de marque n’est pas une preuve de mauvaise foi, mais que la recherche d’un monopole à l’encontre de tiers est clairement et que la titulaire a clairement tiré indûment profit de sa période de grâce ininterrompue, toutes couvrant la classe 12 et

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couvrant spécifiquement les pneus. Elle conteste les arguments de la titulaire concernant la décision du 12/12/2013, R 916/2013-2, «AEROSTONE», dans la mesure où il a été statué sur une marque valablement enregistrée, ce que la demanderesse conteste au sujet de la présente marque de l’Union européenne. Elle rejette également la pertinence de la nouvelle demande en nullité contre la marque de l’Union européenne contestée, étant donné que cette décision a été rendue par la division d’annulation avant l’adoption de la décision «MONOPOLY». Par conséquent, elle insiste sur le fait que la marque de l’Union européenne a été déposée de mauvaise foi et demande qu’elle soit annulée pour l’ensemble des produits enregistrés.
À l’appui de ses observations, la demanderesse produit les éléments de preuve suivants:
Le 17/07/2020;
Annexe A: Tableau détaillant les numéros d’enregistrement et les signes «STONE», leur date de dépôt et d’enregistrement, leurs produits et services, leur statut et leur titulaire.

L’affaire concernant la titulaire de la marque de l’Union européenne

La titulaire de la MUE conteste les arguments de la demanderesse et rejette le dépôt de la MUE de mauvaise foi. Elle fait valoir que la charge de la preuve incombe à la demanderesse et que celle-ci ne s’est pas acquittée de cette charge. Elle fait valoir que les observations de la demanderesse contiennent des allégations trompeuses, inexactes et non étayées, impliquant des allégations graves et dénuées de fondement selon lesquelles la titulaire aurait agi de manière frauduleuse. Elle fait valoir qu’il n’existe aucune preuve indépendante ou documentaire à l’appui des conclusions de la demanderesse et que celle-ci a simplement tenté de deviner les objectifs et les motivations du titulaire.
Elle souligne que sa marque de l’Union européenne a été déposée plus de cinq ans après le dépôt de la présente marque de l’Union européenne et que la marque de l’Union européenne en cause a été déposée plus de cinq ans après le dépôt initial et que, dès lors, les marques antérieures ne relevaient pas du délai de grâce pour l’usage. En outre, elle a déposé la MUE afin d’inclure des produits qui n’étaient pas précédemment protégés sous le signe et de refléter son intérêt commercial étendu à la marque. Elle fait suite à l’arrêt «PELIKAN» précité et invoqué par la demanderesse et soutient que les conclusions sont applicables au cas d’espèce. Elle souligne ce qui suit de l’arrêt, que les marques étaient identiques et que la déchéance de la marque antérieure avait été prononcée pour non- usage et que cela n’était pas suffisant pour établir la mauvaise foi, bien qu’elle n’ait pas démontré l’usage pour les services frappés de déchéance; Les marques avaient été déposées 3 mois avant l’expiration de la période de grâce de 5 ans; La titulaire avait utilisé les marques pour contester l’enregistrement de tiers, ce qui était considéré comme une pratique commerciale normale et comme un usage justifié de ses droits; En l’absence de tout élément de preuve spécifique démontrant que la titulaire avait déposé la marque postérieure pour satisfaire à l’exigence relative au non-usage, les arguments ont été considérés comme de simples spéculations et il n’y avait pas de mauvaise foi. Si l’on applique ces conclusions à la présente demande, elle soutient que la demande en nullité doit être rejetée.
Elle conteste les arguments de la requérante selon lesquels l’usage que la titulaire a fait valoir dans le cadre de procédures antérieures n’était pas suffisant pour prouver l’usage de la marque «STONE» et souligne que les éléments de preuve présentés ne visaient pas à

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prouver l’usage, mais uniquement à prouver la renommée et, partant, cet argument est trompeur. Elle fait également valoir que la demanderesse aurait pu demander à la titulaire de présenter un usage mais qu’elle ne l’a pas fait. La titulaire n’est pas tenue de produire la preuve de l’usage. Elle invoque l’arrêt du 29/01/2020, C 371/18, SKY, EU:C:2020:45, § 43, selon lequel même l’enregistrement d’une marque pour une large gamme de produits ou de services ne suffit pas à démontrer la mauvaise foi si le demandeur a un juste motif commercial pour demander une telle protection et s’il ne suffit pas non plus de démontrer l’absence de bonne foi que le demandeur puisse potentiellement utiliser la marque. Elle fait valoir que la décision de la Haute Cour de justice britannique dans l’affaire SKY n’est pas contraignante pour l’Office et fait valoir qu’elle a démontré qu’elle avait un raisonnement commercial et un intérêt à déposer la marque. Elle fait valoir qu’elle jouit d’une renommée importante pour les marques «Firestone» et «BRIDGESTONE» et qu’elle est le plus grand fabricant de pneus au monde. Le mot «STONE» joue un rôle distinctif important dans la marque et est très inhabituel en ce qui concerne les produits et services fournis par la titulaire. Elle fait valoir que l’usage de la marque avec d’autres éléments verbaux peut constituer un usage sérieux de la marque et contribuer à la renommée dont jouit la marque, comme citant l’arrêt du 07/07/2005, 353/03, Have a break, EU:C:2005:432. Elle affirme que les clients associeraient exclusivement STONE à la titulaire dans le secteur commercial et cite la décision «AEROSTONE» (précitée) et qu’elle disposait donc d’une bonne foi et d’un fondement légitime pour le dépôt de la MUE. Elle cite plusieurs arrêts à l’appui de son argumentation. Enfin, elle fait valoir qu’un facteur important qui a été négligé par la demanderesse est les intentions futures et les plans commerciaux de la titulaire.
Elle nie que ses trois marques de l’Union européenne couvrent les mêmes produits compris dans la classe 12 et affirme qu’elles sont également enregistrées pour d’autres classes. La marque de l’Union européenne couvre des produits supplémentaires, tels que des avions et leurs pièces et accessoires qui n’étaient pas couverts auparavant et qui ont été demandés conformément aux usages honnêtes en matière commerciale. Elle fait valoir que la décision dans la procédure d’opposition invoquée par la demanderesse B 3 078 131 a été annulée par la décision de la chambre de recours du 07/10/2020, R 526/2020-4, «DEESTONE» (fig.) et que cette procédure est la tentative de la requérante de contourner cette décision. La titulaire fait également référence à une autre demande en nullité fondée sur la mauvaise foi déposée par un tiers contre la MUE contestée, qui est similaire à l’espèce et qui a été rejetée dans la décision du 26/08/2021, 25 021 C. La titulaire souligne qu’il est légitime de déposer une marque non seulement pour des produits et services qu’elle commercialise actuellement, mais également pour ceux qu’elle entend commercialiser à l’avenir. Par conséquent, elle fait valoir que la demanderesse ne dispose d’aucun élément de preuve au dossier à l’appui de ses allégations. Elle conteste qu’en formant des actions contre d’autres parties sur la base de ses marques enregistrées, elle ait agi de mauvaise foi et que cela soit conforme à l’objectif d’obtention de marques enregistrées. La titulaire fait valoir que la demanderesse, en tentant d’enregistrer la marque «DEESTONE» tente de se tourner à plusieurs reprises sur les coquilles de la titulaire. Par conséquent, elle demande, en conclusion, que la demande en nullité soit rejetée dans son intégralité.
Dans sa duplique, la titulaire conteste les arguments de la demanderesse, elle réitère et développe ses précédents arguments et examine plus en détail les arrêts cités précédemment. Elle insiste sur le fait que la demanderesse n’a pas prouvé ses allégations de mauvaise foi et que la demande en nullité doit être rejetée.
À l’appui de ses observations, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit les éléments de preuve suivants:
Le 30/11/2020:

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Annexe A: Décision 12/12/2013, R 916/2013-2, AEROSTONE et preuve de distributeurs indépendants de tiers faisant référence aux produits sous les termes «BSTONE», «FSTONE», «F/STONE», «B/STONE».
Annexe B: Éléments de preuve attestant d’un véritable intérêt commercial pour le signe.
Annexe C: Décision du 08/10/2020, R 526/2020-4, «DEESTONE» (marque fig.).
Annexe D: Décision du 21/08/2019, 25 021 C, «STONE».
Causes de nullité absolue — article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE
Principes généraux
Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.
Il n’existe aucune définition juridique précise du concept de «mauvaise foi», qui est ouvert à différentes interprétations. La mauvaise foi est un état subjectif fondé sur les intentions du demandeur lors du dépôt d’une marque de l’Union européenne. En règle générale, les intentions à elles seules n’ont pas de conséquences juridiques. Pour pouvoir conclure à la mauvaise foi, il doit tout d’abord exister une action dans le chef du titulaire de la marque de l’Union européenne qui reflète clairement une intention malhonnête, et, ensuite, une norme objective en référence à laquelle cette action peut être mesurée et ensuite considérée comme constituant un acte de mauvaise foi. Il y a mauvaise foi lorsque le comportement du demandeur d’une marque de l’Union européenne s’écarte des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, qui peuvent être identifiés en examinant les faits objectifs de chaque cas d’espèce par rapport aux normes (conclusions de l’avocat général Sharpston du 12/03/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 60).
L’existence de la mauvaise foi du titulaire de la marque de l’Union européenne lors du dépôt d’une demande de marque doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361,
§ 37).
La charge de la preuve de l’existence de la mauvaise foi incombe au demandeur en nullité; La bonne foi est présumée jusqu’à preuve du contraire;

Évaluation de la mauvaise foi
Les observations et les arguments des parties ont été exposés en détail ci-dessus dans la présente décision et ne seront pas repris ici, mais les arguments seront examinés.
La demanderesse affirme que la titulaire n’a jamais utilisé la marque «STONE» et n’a pas l’intention de l’utiliser et n’a déposé la marque de l’Union européenne que pour éviter l’obligation d’usage et uniquement dans le but d’empêcher des tiers d’utiliser des signes contenant le terme «STONE». Elle fait également valoir qu’environ cinq ans se sont écoulés entre chacun des dépôts de la titulaire, ce qui indique qu’elle essayait d’éviter l’exigence d’usage après l’expiration du délai de grâce. Elle fait valoir que la MUE est une demande réitérée pour un signe identique et des produits identiques ou similaires.
La titulaire réfute ces allégations et fait valoir que l’extension de sa liste de produits et services avait une justification commerciale et qu’il y avait plus de cinq ans entre chaque dépôt, de sorte qu’elle ne devrait pas échapper à l’exigence d’usage.

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La mauvaise foi peut s’appliquer s’il s’avère que le titulaire de la MUE n’a jamais eu l’intention d’utiliser la MUE contestée, par exemple si le titulaire de la MUE a déposé des demandes répétitives visant à éviter les conséquences de la déchéance pour non-usage de ses enregistrements de MUE antérieurs, en tout ou en partie (03/06/2010, C-569/08, Internetportal, EU:C:2010:311, § 51; 13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 27).

Un comportement répétitif peut être pris en considération aux fins de l’appréciation de la mauvaise foi (03/06/2010, C-569/08, Internetportal, EU:C:2010:311, § 51; 13/12/2012, T- 136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 29).
Un comportement répétitif peut constituer un indice de mauvaise foi s’il révèle une intention contraire à un comportement commercial acceptable, par exemple l’intention de contourner le système d’enregistrement.
Lorsque le titulaire de la MUE présente des demandes répétées pour la même marque dans le but d’éviter les conséquences de la déchéance pour le non-usage de la MUE antérieure, en tout ou en partie, il est de mauvaise foi (13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 27).
Il est fort probable que le titulaire de la marque de l’Union européenne enregistre une version «actualisée» d’une marque enregistrée antérieure, non pas parce que son seul objectif est d’empêcher l’entrée d’un tiers sur le marché, mais, par exemple, de répondre à l’évolution des exigences du marché. Il s’agit là d’une pratique commerciale tout à fait courante et particulièrement courante pour les logos figuratifs ayant une longue durée de vie (13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 36).
La marque de l’Union européenne contestée no 13 316 161 «STONE» ( marque verbale) (ci-après la «marque contestée») a été déposée le 01/10/2014 et enregistrée le 11/02/2015 pour les produits suivants:
Classe 12: Automobiles et leurs pièces et accessoires; Pneus; Pneus rechapés; Véhicules à moteur à deux roues et leurs pièces et parties constitutives; Bicyclettes et leurs pièces et accessoires; Bicyclettes électriques et leurs pièces et accessoires; Aéronefs et leurs pièces et accessoires.
La titulaire de la marque de l’Union européenne détient également:
La MUE no 6 912 711 STONE ( marque verbale) (la première marque), déposée le 14/05/2008 et enregistrée le 14/01/2009 pour les produits et services suivants:
Classe 12: Pièces de véhicules, à savoir amortisseurs; Pneus; Roues de véhicules; Chambres à air, jantes et couvercles pour roues de véhicules; Chambres à air pour pneus de véhicules; Bicyclettes; Pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.

Classe 28: Jouets, modèles réduits; Équipements, articles et accessoires de sport et de sport; Appareils pour le golf; Têtes de clubs de golf; housses pour têtes de clubs de golf; Sacs pour clubs de golf; Sacs à roulettes pour matériel de golf; Clubs de golf; Fers de golf; Putters de golf; Gants de golf; Sacs de sport conçus pour contenir des appareils de sport spécifiques; Balles, poignées et arbres; Pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 35: Services de vente au détail de pneus de véhicules et de produits de golf.

Classe 37: Réparation de véhicules à moteur, réparation et entretien de pneus.

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La MUE no 18 147 480 «STONE» ( marque verbale) (la dernière marque), déposée le 06/11/2019 et enregistrée le 04/03/2020 pour les produits et services suivants:
Classe 12: Pneus; Pneus pour camions; Pneus pour autobus; Pneus pour automobiles; Pneus pour la manutention de véhicules; Pneus de cycles; Pneus pour motocycles; Pneus rechapés; Pneus rechapés pour camions; Pneus rechapés pour autobus; Pneus rechapés pour automobiles; Pneus rechapés pour la manutention de véhicules; Roues et jantes; Roues et jantes pour camions; Roues et jantes pour autobus; Roues et jantes pour automobiles; Roues et jantes pour véhicules de manutention de conteneurs; Roues et jantes pour bicyclettes; Roues et jantes pour motocycles; Chambres à air; Chambres à air pour camions; Chambres à air pour autobus; Chambres à air pour automobiles; Chambres à air pour véhicules de manutention de conteneurs; Chambres à air pour bicyclettes; Chambres à air pour motocycles; Bicyclettes et leurs pièces et accessoires; Pièces et parties constitutives de véhicules terrestres; Pièces et parties constitutives d’aéronefs; Véhicules à moteur à deux roues et leurs pièces et parties constitutives; Bicyclettes électriques et leurs pièces et accessoires; Rustines adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres à air ou de pneus; Caoutchouc de bande pour le rechapage des pneus pour automobiles, voitures particulières, camions, autobus, voitures de course et véhicules de manutention de conteneurs.

Classe 35: Servicesde vente au détail et en gros, y compris services de vente au détail et en gros en ligne fournis en rapport avec des pneus, des véhicules et des pièces de véhicules; Publicité, marketing et promotion pneus, véhicules et pièces de véhicules; Gestion et collecte de données concernant les véhicules et leurs pièces et parties constitutives; Services de traitement et de gestion de données.
Classe 37: Inspection de véhicules et de leurs pièces et parties constitutives avant entretien et réparation; Rechapage de pneus de véhicules; Services d’entretien, d’installation et de remplacement de pneus, véhicules et pièces de véhicules; Services d’information, de conseils et d’assistance concernant tous les services précités.
Classe 42: Hébergement de plates-formes en ligne et de sites web concernant des pneus, des véhicules et des pièces de véhicules; Services d’analyses et de conseils techniques relatifs aux véhicules, roues de véhicules, pneus et leurs pièces et parties constitutives ainsi qu’aux points de vente au détail et en gros de ces produits; Hébergement d’une plateforme en ligne pour la gestion d’informations relatives aux véhicules, roues de véhicules, pneus et leurs pièces et parties constitutives ainsi que points de vente au détail et en gros de ces produits; Logiciels en tant que service [SAAS] concernant des véhicules, roues de véhicules, pneus et leurs pièces et parties constitutives ainsi que des points de vente au détail et en gros de ces produits; Informations, conseils et assistance en matière de tous les services précités.
La division d’annulation observe que les dates de dépôt des marques sous-marines étaient toutes postérieures de plus de cinq ans à la date d’enregistrement des marques antérieures. Si la titulaire avait déposé la marque de l’Union européenne afin de se soustraire à l’obligation d’usage, il aurait été plus logique qu’elle dépose la marque de l’Union européenne contestée avant la fin de la période de grâce de la marque antérieure et non après la fin de celle-ci et ait désormais fait l’objet d’un usage.
En effet, toutes les marques de l’Union européenne telles que décrites ci-dessus couvrent des produits compris dans la classe 12. Ils sont énumérés différemment, mais comme l’a souligné à juste titre la demanderesse, ils couvrent une grande partie des mêmes produits compris dans la classe 12 de chaque enregistrement. Il convient toutefois de noter que la première marque ne couvrait pas les automobiles et que celles-ci étaient incluses dans la

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marque de l’Union européenne contestée et qu’elles ne sont plus incluses dans le dernier dépôt. En outre, les deux autres marques de l’Union européenne couvrent également une gamme de produits (la première marque) et de services (la première et la dernière) qui ne sont pas inclus dans la marque contestée. Par conséquent, les produits ne sont pas identiques dans tous les enregistrements.
La titulaire a produit des preuves de son extension à des pneus d’aéronefs qui démontreraient son développement ou son expansion dans d’autres domaines. Ces produits n’étaient pas contenus dans la première marque mais avaient été déposés dans la marque de l’Union européenne contestée et seraient contenus dans les pièces et parties constitutives d’avions de la dernière marque. Par conséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit des éléments de preuve à l’appui de son argument selon lequel il existait une logique commerciale valable pour qu’elle cherche à déposer de nouvelles MUE dans le cadre du développement de ses activités.
Le titulaire n’a pas besoin d’avoir l’intention d’utiliser la marque pour l’ensemble des produits ou des services pour lesquels il dépose la marque. Le fait que le domaine d’activité du demandeur de marque coïncide avec la liste des produits et services n’est pas une condition nécessaire à l’enregistrement d’une marque (04/05/2011, R 1354/2010-1, yello, § 17).
En principe, il est légitime qu’une entreprise demande l’enregistrement d’une marque non seulement pour les catégories de produits et de services qu’elle commercialise au moment du dépôt de la demande, mais également pour d’autres catégories de produits et de services qu’elle a l’intention de commercialiser dans le futur (14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 25; 07/06/2011, T-507/08, 16PF, EU:T:2011:253, § 88).
Demander une grande variété de produits et services est une pratique assez courante pour les entreprises qui cherchent à obtenir un enregistrement de marque (de l’Union européenne) et ne s’écarte pas des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. En soi, rien n’indique qu’il n’existe aucune intention d’utiliser la marque de l’Union européenne contestée pour tous les produits et services concernés ou pour certains des produits et services en particulier (13/12/2012, T- 136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 54).
La demanderesse a également fait valoir que, même si la titulaire de la MUE n’utilise pas les marques «STONE», elle les utilise uniquement pour s’opposer à des marques de tiers qui contiennent la suite de lettres «STONE» et qu’elle n’aurait pas réussi à empêcher leur enregistrement si elle s’appuyait sur les marques «BRIDGESTONE» ou «Firestone».
Toutefois, cela ne saurait, à lui seul, mener à la conclusion que la marque contestée a été déposée de mauvaise foi. Le dépôt d’oppositions à l’encontre de marques similaires constitue l’exercice légitime du droit exclusif de la titulaire de la MUE, attaché à l’enregistrement de la MUE contestée, et ne saurait à lui seul prouver une intention malhonnête de sa part (13/12/2012, T-136/11, Pelikan, ECLI:EU:T:2012:689, § 66). En outre, le dépôt d’oppositions en tant que telles n’est pas un indicateur d’une éventuelle mauvaise foi de la titulaire de la marque de l’Union européenne; D’autres faits seraient nécessaires (04/05/2011, R 1354/2010-1, yello, § 17).
S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel le titulaire de la MUE tente d’empêcher des tiers de commercialiser des produits sous une marque qu’il n’utilise pas elle-même, il convient de relever que, au point 43 de l’arrêt Chocoladefabriken Lindt indirects Sprüngli (11/06/2009, C-529/07, Lindt, ECLI:EU:C:2009:361), la Cour a précisé que l’intention d’empêcher un tiers de commercialiser un produit peut, dans certaines circonstances, caractériser la mauvaise foi d’un demandeur d’enregistrement d’une marque. Tel est notamment le cas lorsqu’il s’avère ultérieurement que le demandeur a fait enregistrer

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le signe en tant que marque de l’Union européenne sans intention de l’utiliser, uniquement en vue d’empêcher l’entrée d’un tiers sur le marché (14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 19).
Toutefois, il existe une présomption de bonne foi de la part du titulaire, à moins que le demandeur ne puisse réfuter la présomption. Ilincombe au demandeur en nullité qui entend se fonder sur l’article 59, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 207/2009 d’établir les circonstances qui permettent de conclure qu’une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne a été déposée de mauvaise foi, la bonne foi du demandeur de marque étant présumée jusqu’à preuve du contraire [voir, en ce sens, arrêt du 08/03/2017, 23/16, Formata (fig.), EU:T:2017:149, § 45].
En présence de circonstances objectives invoquées par le demandeur susceptibles d’aboutir au renversement de la présomption de bonne foi dont bénéficie le titulaire de la marque en cause au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de cette marque, il appartient au titulaire de cette marque de fournir des explications plausibles quant aux objectifs et à la logique commerciale poursuivis par la demande d’enregistrement de celle-ci (voir arrêt du 21/04/2021, T-663/19, Monopoly, EU:T:2021:211, § 43).
La demanderesse n’a produit aucun élément de preuve à l’appui de ses allégations. Le seul élément de preuve qu’elle a produit était un tableau contenant des informations détaillées sur les MUE de la titulaire. Elle a tenté de deviner les intentions de la titulaire au moment du dépôt sans réelle preuve pour étayer les allégations. Elle a fait valoir que la titulaire n’a pas utilisé les marques de l’Union européenne «STONE» et qu’il est, certes, impossible de prouver un fait négatif, comme l’affirme à juste titre la demanderesse. Toutefois, si la demanderesse estime que le titulaire n’utilise pas les MUE, y compris la marque contestée, elle peut engager une procédure de déchéance contre ces marques (la première marque et la marque contestée ne sont plus sous le délai de grâce). La titulaire n’a retiré aucune de ses marques antérieures et, en tant que telle, la demanderesse ne peut demander la preuve de l’usage en l’espèce [voir 15/11/2011, R 1785/2008-4, PATHFINDER (fig.)/MARS PATHFINDER].
En outre, lors de l’examen d’une demande fondée sur la mauvaise foi, il ne s’agit pas d’examiner l’usage qui a été fait d’une MUE contestée, mais plutôt d’apprécier si, au moment du dépôt de la demande de MUE, la titulaire avait l’intention de faire usage de la marque de l’Union européenne. En l’espèce, la demanderesse n’a pas produit suffisamment (ni d’éléments de preuve) pour démontrer que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’avait pas l’intention d’utiliser la marque de l’Union européenne contestée; La demanderesse n’a pas non plus démontré que la seule intention de la titulaire de la marque de l’Union européenne était d’empêcher l’entrée d’un tiers sur le marché (13/12/2012, T- 136/11, Pelikan, ECLI:EU:T:2012:689, § 57-60).»
La demanderesse a cité l’arrêt «MONOPOLY» à l’appui de son argumentation. Dans cet arrêt, il a été établi que, même si une MUE contestée couvrait un éventail plus large de produits couverts par des enregistrements antérieurs, il n’était pas acceptable de contourner l’exigence de l’usage en déguisant une marque de l’Union européenne ayant fait l’objet d’un nouveau dépôt en ajoutant simplement des produits supplémentaires. Toutefois, cet arrêt se distingue du cas d’espèce comme dans l’arrêt «MONOPOLY», la titulaire ayant admis qu’elle tentait de surmonter l’exigence de l’usage en procédant à un nouveau dépôt. Les faits de cette affaire sont très spécifiques. Dans la présente demande, la titulaire n’a pas formulé de telles affirmations et a d’ailleurs expressément nié cette allégation. La demanderesse n’a pas non plus produit d’éléments de preuve à l’appui de cette affirmation.

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La Division d’annulation considère que l’arrêt «PELIKAN» (précité) est un jugement plus adéquat pour s’appliquer au cas d’espèce étant donné que leurs conditions factuelles sont similaires. Bien que dans l’affaire «PELIKAN», elle concernait un signe figuratif qui était un logo actualisé alors que, dans la présente demande, les signes sont des marques verbales identiques, le Tribunal a conclu dans l’arrêt PELIKAN que les différences étaient si insignifiantes qu’elles ne seraient pas perçues par le consommateur moyen et étaient donc considérées comme identiques (13/12/2012, T-136/11, Pelikan, ECLI:EU:T:2012:689, § 30-
33).
En outre, dans la présente demande, et comme indiqué ci-dessus, la gamme de produits a été étendue pour couvrir de nouveaux produits et a également été limitée par la non- inscription d’autres produits et services, comme l’indiquent les autres marques. La titulaire a également avancé et quelque peu étayé son allégation selon laquelle ses actions étaient justifiées sur le plan commercial. La titulaire est également l’une des plus grandes entreprises de pneus au monde et il serait donc logique qu’elle étende ou développe ses produits parallèlement à un environnement commercial en évolution. Quant à l’argument de la demanderesse selon lequel une grande partie des produits sont identiques, bien qu’il s’agisse de certains produits, force est de constater qu’il existe d’autres produits qui sont soit ajoutés soit retirés de chaque demande et la requérante n’a produit aucun élément de preuve à l’appui de ses allégations et ne constitue donc qu’une spéculation quant au comportement ou aux intentions du titulaire. Par conséquent, cela ne suffit pas à prouver la mauvaise foi.
La demanderesse cite également l’arrêt de la High Court du Royaume-Uni Sky plc v Skykick UK Limited [2020] EWHC 990 (Ch), qui, bien qu’il ne soit pas contraignant pour l’UE, devrait être considéré comme concluant dans la mesure où il applique un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne. Elle admet que l’arrêt n’exige pas d’une partie qu’elle ait une véritable intention d’utiliser la marque pour les produits et services revendiqués, mais qu’en l’espèce, il existe une intention active de mauvaise foi, et non une simple absence de bonne foi alléguée. La demanderesse insiste sur le fait que, depuis 2008, la titulaire a dû utiliser sa marque «STONE», ce qui montre son intention pour l’avenir. La division d’annulation convient avec la demanderesse que l’arrêt susmentionné de la Haute Cour de justice britannique n’est pas contraignant pour l’Office. En outre, il convient également de noter que cette décision n’est pas devenue définitive et que la Cour d’appel du Royaume-Uni a rendu une conclusion plus récente qui a infirmé certaines conclusions dudit arrêt. La division d’annulation convient avec la demanderesse que la partie ne doit pas nécessairement avoir l’intention d’utiliser la marque pour l’ensemble des produits et services au moment du dépôt. Toutefois, force est de constater que la demanderesse n’a pas étayé son allégation de prétendue «mauvaise foi» de la titulaire. Partant, cet argument doit être écarté. Un demandeur d’enregistrement d’une MUE n’est pas tenu d’utiliser immédiatement les produits enregistrés et peut inclure une spécification plus large dont il estime avoir besoin à l’avenir en raison d’une expansion. Le titulaire ne se limite pas à déposer des produits qu’il utilise effectivement au moment du dépôt, ni même qu’il a l’intention d’utiliser. Il ne pourrait être question de mauvaise foi que si une intention malhonnête est démontrée qu’ils ont déposé la marque dans le seul but d’empêcher des tiers de l’utiliser ou de les bloquer du marché. Or, la requérante n’en a pas apporté la preuve en l’espèce.
La demanderesse fait également référence à la décision de la division d’annulation du 14/09/2020, 33 843 C, BANKSY pour soutenir qu’une marque n’a pas pour objet d’interdire à des tiers d’enregistrer ou d’utiliser des signes que la titulaire n’utilise pas elle-même pour distinguer une partie du marché commercial. Toutefois, premièrement, toutes les décisions antérieures de l’Office ne sont pas contraignantes et, dans l’affaire précitée, les faits étaient différents en ce que la demanderesse avait démontré que la titulaire avait uniquement déposé la marque de l’Union européenne afin de contourner la législation de l’UE sur les

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marques et l’obligation d’usage d’interdire à des tiers d’entrer sur le marché. Là encore, en l’espèce, la demanderesse n’a produit aucun élément de preuve démontrant que tel était le cas en ce qui concerne le dépôt de la marque de l’Union européenne contestée.
La demanderesse fait valoir que la simple application des droits de marque n’est pas une preuve de mauvaise foi, mais que la recherche d’un monopole à l’encontre de tiers est clairement et que le titulaire a clairement tiré indûment profit de sa période de grâce ininterrompue, tous couvrant la classe 12 et couvrant spécifiquement les pneus. Toutefois, à nouveau, la demanderesse n’a pas engagé de procédure de déchéance contre le titulaire pour invalider les marques pour non-usage et il n’y a aucune raison que la titulaire soumette des preuves de la preuve dans la présente demande, étant donné que la demanderesse ne s’est pas acquittée de sa charge de fournir des preuves suffisantes pour démontrer la mauvaise foi de la titulaire.
Pour les raisons exposées ci-dessus, étant donné que la demanderesse n’a étayé ses allégations par aucun élément de preuve spécifique, le dossier ne contient aucun élément qui permettrait à la division d’annulation de tirer une conclusion sur les intentions de la titulaire de la marque de l’Union européenne au moment du dépôt de la marque contestée. La seule référence factuelle faite par la demanderesse est la liste des oppositions formées par la titulaire de la MUE; Toutefois, cette circonstance ne saurait à elle seule servir de preuve de la mauvaise foi de la titulaire de la marque de l’Union européenne, comme expliqué ci-dessus.
Conclusion
À la lumière de ce qui précède, la division d’annulation conclut que la demanderesse n’a pas démontré que la titulaire de la marque de l’Union européenne était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de MUE contestée et que la demande doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la titulaire de la marque de l’Union européenne sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Maria Belén Ioana Moisescu Nicole CLARKE IBARRA DE DIEGO

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Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.