EUIPO, 20 avril 2020, R 2385/2018‑2, DEVICE OF BLACK CIRCLES PLACED OVER AN ORANGE SQUARE (fig.)

EUIPO 20 avril 2020

Arguments

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Rejeté
Non reconnaissance de la nature technique de la marque
La cour a estimé que la marque contestée représente des caractéristiques techniques essentielles du produit, ce qui justifie sa nullité.
Rejeté
Importance des éléments non fonctionnels
La cour a jugé que la combinaison de couleurs ne constitue pas une caractéristique essentielle et que la marque remplit une fonction technique.
Accepté
Droit au remboursement des frais en tant que partie gagnante
La cour a confirmé que la titulaire de la marque, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité.

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Sur la décision

Référence :	EUIPO, 20 avr. 2020, n° R2385/2018-2
Numéro(s) :	R2385/2018-2
Textes appliqués :	Article 7(1)(e)(ii) EUTMR, Article 59(1)(a) EUTMR
Domaine propriété intellectuelle :	Marque
Dispositif :	Décision confirmée
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Texte intégral

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LES CHAMBRES DE RECOURS

DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 20 avril 2020
Dans l’affaire R 2385/2018-2
ROXTEC AB Rombvägen 2
SE-371 23 Karlskrona
Titulaire de la marque de l’Union Suède européenne/requérante représentée par Advokatbyran Gulliksson AB, Carlsgatan 3, SE-211 20 Malmö (Suède)
contre
Wallmax S.r.l. Corso di Porta Nuova, n. 22
20121 Milan
Italie Demanderesse en nullité/défenderesse représentée par Hupe Gantenberg Rechtsanwaelte Partnerschaft, Brienner Strasse 25, 80333 Munich (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’annulation no 14 722 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 784 375)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), A. Szanyi Felkl (membre) et C. Negro (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
20/04/2020, R 2385/2018-2, REPRÉSENTATION DE DESSIN DE NOUVEAU CERCLES PLAED OVER AN ORANGE SQUARE (fig.)

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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 11 novembre 2015, Roxtec AB (ci-après la «titulaire de la marque de l’Union européenne») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour des «joints de pénétration de câbles et de tuyaux en caoutchouc ou en matières plastiques» compris dans la classe 17.

La titulaire de la marque de l’Union européenne a revendiqué les couleurs orange et noir.

2 La demande a été publiée le 2 décembre 2015 et la marque a été enregistrée le 10 mars 2016.

3 Le 29 mars 2017, Wallmax S.r.l. (ci-après la «demanderesse en annulation») a déposé une demande en nullité de la marque enregistrée pour tous les produits susmentionnés.

4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux énoncés à l’article 59, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (version codifiée) (JO L 78, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du
Conseil du 16 décembre 2015 (ci-après le «RMUE»), lu en
5 Par décision du 16 novembre 2018 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a déclaré la nullité de la marque de l’Union européenne contestée. Elle a, en particulier, motivé sa décision comme suit:

Résultat technique — article 52, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point e) ii), RMUE
– premièrement, la division d’annulation reconnaît que, dans la décision no 12 326 C du 14 mars 2017 contre la marque de l’Union européenne no
14 338 735, la demande en nullité de la marque de l’Union européenne a été rejetée, mais elle fait remarquer que la décision a fait l’objet d’un recours et que le recours a été accueilli par décision du 8/01/2018, R 940/2017-2,

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DEVICE OF A BLACK SQUARE CONTENING SEVEN concentric BLUE CIRCLES
(fig.). La décision a été présentée par la demanderesse le 31 janvier 2018, postérieurement à la clôture de la phase contradictoire, mais est recevable étant donné que celle-ci ne pouvait pas avoir été présentée préalablement. En tout état de cause, cette décision aurait été prise en considération d’ office par la division d’annulation étant donné qu’elle implique les mêmes parties, elle est fondée sur les mêmes motifs et la marque contestée est comparable à celle en cause en l’espèce.

les arguments invoqués par les chambres de recours dans l’affaire parallèle entre les mêmes parties et une marque comparable (dans une couleur différente) doivent donc être dûment pris en considération en l’espèce. De plus, comme l’a mentionné la demanderesse, certaines des déclarations formulées dans la décision d’annulation du recours no 12 326 C sont contredites par les faits et arguments supplémentaires produits en l’espèce.

S’agissant des arguments de la titulaire de la marque de l’Union européenne, il convient de rappeler que si la représentation d’une marque revêt une importance cruciale pour le caractère général d’un signe au titre de l’article 4 du RMUE, cette représentation ne limite pas l’examen de l’Office sous l’article 7, paragraphe 1, point e), ii), du RMUE, de manière à porter atteinte à l’intérêt général qui sous-tend cette dernière disposition, à savoir faire en sorte qu’un opérateur économique ne puisse pas approprier de manière indue certains signes qui ne présentent qu’une solution technique et dont l’enregistrement en tant que marque gênerait l’utilisation de cette solution technique par d’autres entreprises.

La division d’annulation n’est pas seulement en droit de prendre en considération les éléments produits par les parties pour identifier de manière appropriée la nature du signe et ce qu’elle représente dans le contexte des produits en cause qu’elle a des droits. Par conséquent, au vu des observations soumises et des produits en cause, il est clair que le signe représente une vue de face d’un module d’étanchéité aux câbles, et ceci est admis par la titulaire de la MUE.

Le fait que la marque soit un signe figuratif ne saurait modifier cette conclusion.

Les cercles concentriques représentent la fin des catégories, ce qui constitue une caractéristique indispensable («essentielle») de l’invention. En ce qui concerne les couleurs, la titulaire de la marque de l’Union européenne reconnaît elle-même qu’elle a demandé une série de demandes presque identiques. La combinaison particulière de couleurs est moins importante que la caractéristique principale qui intègre la fonction technique. En outre, la demanderesse en nullité ajoute que la combinaison de deux couleurs a également une fonction technique. Le caractère secondaire de la combinaison spécifique des couleurs noir et orange est également illustré par l’enregistrement dans la partie de la titulaire de la marque de l’Union

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européenne d’autres marques figuratives de différentes combinaisons de couleurs, toutes incluant le noir.

S’ agissant de la marque contestée, elle montre en outre la ligne horizontale à représenter la séparation du joint en une moitié supérieure et une moitié inférieure. Dès lors, la marque contestée reproduit toutes les caractéristiques essentielles du sceau, à savoir les cercles concentriques étant les vues finales des couches amovibles et la séparation du sceau. La couleur orange ne serait pas considérée comme une caractéristique essentielle des produits.

De plus, la marque contestée ne contient aucun élément décoratif ou fantaisiste. Toutes les caractéristiques essentielles de la marque remplissent une fonction technique. Bien que le produit lui-même, à trois dimensions, ait une profondeur, il n’y a pas de variation dans cette profondeur. Toute section transversale sélectionnée de manière aléatoire sur sa longueur donnerait lieu à une structure identique. Même si les autres faces du module ne sont pas visibles, elles n’ont aucune importance étant donné qu’elles ne véhiculeraient aucune information technique pertinente concernant la fonction de la marque;

La titulaire de la MUE admet que la marque figurative ressemble à un côté du produit sous une double dimension. En outre, la Division d’annulation observe que le nombre de couches symétriques n’est pas déterminant et la ligne horizontale est présente. Il n’y a rien de tel dans le sens d’un point de vue esthétique et toutes les caractéristiques figuratives de la marque contestée remplissent une fonction technique. Par conséquent, la marque reproduit en fait la seule perspective possible du produit.

En outre, le fait qu’il existe d’autres types de modules d’étanchéité est dénué de pertinence.

Enfin, en l’espèce, la demanderesse en nullité a également démontré que la titulaire de la marque de l’Union européenne utilise en effet ses marques figuratives dans des actions en justice contre d’autres entreprises. La titulaire de la marque de l’Union européenne a déposé une procédure à l’encontre de la demanderesse dans différents pays, parfois basée également sur le droit de la concurrence déloyale, mais également sur la base de ses marques.

6 Le 5 décembre 2018, la titulaire de la MUE a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 15 mars 2019.

7 Dans son mémoire en réponse reçu le 8 août 2019, la demanderesse en nullité a demandé que le recours soit rejeté.
8 Le 6 avril 2020, la demanderesse en nullité a présenté de nouvelles observations avec un arrêt rendu par la Cour de justice, 12/03/2020, C-893/19 P, Roxtec,
EU:C:2020:209, concernant une affaire parallèle entre les mêmes parties et une marque comparable (de couleur différente) qui, d’après la demanderesse en nullité, devrait être dûment prise en considération en l’espèce.

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Moyens et arguments des parties
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours par la titulaire de la MUE peuvent être résumés comme suit:

Résultat technique — article 52, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point e) ii), RMUE
La titulaire de la marque de l’Union européenne a qualifié ces allégations de confidentielles.

La titulaire de la marque de l’Union européenne a renvoyé à ses observations déposées devant le Tribunal et a fait référence à l’arrêt du Tribunal du
24/10/2018, T-447/16, DEVICE OF PIRELLI TYRE TREAD (fig.), EU:T:2018:709 à l’appui de ses arguments.

La marque contestée ne représente pas la forme d’un module d’étanchéité adaptable et n’indique pas avec précision la partie avant d’un tel module dans la mesure où il n’y a pas de détails importants, comme l’impression de profondeur, la surface brute du caoutchouc et les autres parties du produit. Il n’apparaît pas que le signe soit censé être utilisé sur des modules d’étanchéité, que la marque est bidimensionnelle et qu’il peut être reproduit sur du matériel marketing, sur le côté du produit ou sur l’emballage, etc. Il ne ressort clairement pas de la représentation graphique du signe contesté qu’elle remplit ou remplit une fonction technique. La fonction technique du module de fermeture adaptable, à savoir qu’il est divisible avec des couches pouvant être décortiquées les unes des autres et avec la possibilité d’insérer un câble entre deux halves, ne peut pas être déduite de l’examen du signe en cause;
Le signe en cause ne peut être considéré comme représentant les produits en cause visés par la marque contestée ou un module d’étanchéité adaptable.
La marque ne décrit pas le sens court/de face; elle ne fait qu’y faire allusion. La différence dans la perception du produit et dans la manière dont la marque est perçue est importante à cet égard. La marque sera perçue comme un chiffre bidimensionnel, qui est une allusion plus droite au produit, et non comme une représentation du module lui-même.
Les couleurs sont essentielles pour l’impression d’ensemble et constituent un élément non fonctionnel majeur qui fait partie des caractéristiques essentielles de la marque. À l’évidence, la couleur non fonctionnelle de l’orange et du noir revêt une importance décisive lorsqu’il s’agit d’apprécier la portée de la protection de la marque.
10 Les arguments soulevés en réponse au recours de la demanderesse en nullité peuvent être résumés comme suit:

L’arrêt du Tribunal du 24/10/2018, T-447/16, DEVICE OF PIRELLI TYRE TREAD (fig.), EU:T:2018:709, visé par la titulaire de la MUE, ne saurait être

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invoqué. Le fait que le signe contesté représente la forme et la caractéristique essentielles des produits en cause est complètement différent.

Il ne fait aucun doute que la représentation des couches amovibles concentriques constitue la partie la plus caractéristique et la plus essentielle de la marque contestée, les autres éléments de la marque contestée, tels que les combinaisons de couleurs ou la forme de boîte du module, puisqu’il s’agit d’éléments non distinctifs qui ne peuvent dès lors être pris en considération aux fins de l’appréciation de la validité de la marque, ainsi que l’a constaté à juste titre la décision attaquée; La chambre de recours a également pris la même décision dans sa décision du 08/01/2018, R 940/2017-2, DEVICE OF
A BLACK SQUARE CONTENING SEVEN concentric BLEU CIRCLES
(fig.), dans le cadre d’une procédure parallèle contre la marque de l’Union no 14 338 735.
Cette conclusion est, dans la pratique, confirmée par le comportement de la titulaire de la MUE en ce qui concerne l’enregistrement d’un certain nombre de marques similaires, qui ont toutes en commun le même dessin graphique, mais en des couleurs différentes. La demanderesse en nullité dresse une liste de toutes ces marques de l’Union européenne au nom de la titulaire de la marque de l’Union européenne, contre certaines des marques de l’Union européenne déposées par la demanderesse en nullité.

Il est dès lors évident que ni le «noir et le bleu», comme indiqué dans la décision de la chambre de recours, ni la combinaison de couleurs en général, comme figurant dans plusieurs enregistrements multiples de couleur de la titulaire de la marque de l’Union européenne, ne sont pas distinctifs.
S’ agissant des allégations de la titulaire de la marque de l’Union européenne selon lesquelles la combinaison de couleurs «orange et noir» particulière revêtait une importance stratégique à l’égard de ladite marque et aurait déjà été utilisée dans le commerce, cela n’est en fait pas vrai.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a jamais produit les produits en question en combinaison noire et orange.
Le brevet annulé no 0429 916 A2, qui sous-tend le produit, objet de la marque en cause, affirme explicitement que différentes couleurs sont substantielles pour différencier les différents couches les uns des autres. Ce seul élément prouve que l’utilisation d’au moins deux couleurs différentes dans les couches, est un élément fonctionnel et nécessaire du produit. De plus, la fonction technique des couches de couleur a été reconnue par la même titulaire de la marque de l’Union européenne.

Il ressort clairement de ce qui précède que la titulaire de la marque de l’Union européenne a élaboré une stratégie visant à monopoliser le marché des systèmes d’étanchéité, qui, en tant que telle, doit être «libre», en particulier après l’expiration de ce brevet, en tentant d’obtenir plusieurs enregistrements de marque pour les signes qui, en tout état de cause, n’ont pas l’intention d’utiliser la marque, et en tout état de cause, sont dépourvus de toute obligation légale d’obtenir un tel enregistrement.

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La fonction technique a également été reconnue par la chambre de recours dans l’ affaire parallèle 08/01/2018, R 940/2017-2, DEVICE OF A BLACK SQUARE CONTENING SEVEN concentric BLEU CIRCLES (fig.). Les mêmes conclusions ont également été formulées par d’autres décisions des chambres de recours auxquelles la demanderesse en nullité fait référence et cite.
Dans l’affaire parallèle, la chambre de recours a affirmé à juste titre qu’il ne saurait être contesté que, abstraction faite de l’élément purement non distinctif relatif à la couleur du fond, le signe se composait exclusivement de la caractéristique principale de ce module, à savoir la représentation exacte de la représentation finale des couches amovibles concentriques qui rangent la cavité cylindrique.
Au contraire, l’absence de certains éléments du produit physique (éléments qui auraient été très difficiles à représenter graphiquement) n’a pas pour conséquence que la marque ne représente pas uniquement des éléments fonctionnels.
Les couches à l’intérieur des modules ont effectivement une fonction technique précise à savoir la préparation des modules d’étanchéité permettant de recevoir et de sceller de façon parfait surface, des câbles et/ou des tuyaux d’entretien parfait, de tailles et de dimensions différentes, de la simple épluchissement des couches dans l’unité modulaire jusqu’à ce que le diamètre intérieur du module soit adapté au diamètre extérieur du câble ou de la tuyauterie reçus.
En ce qui concerne la ligne de séparation, même le titulaire de la marque de l’Union européenne a clairement indiqué qu’il représenterait «une caractéristique essentielle du produit» tandis qu’il possédait clairement une fonction technique.
En outre, dans l’affaire parallèle, la chambre de recours a également conclu que le dépôt stratégique par la titulaire de la marque de l’Union européenne des marques de cercle concentriques va à l’encontre de la raison d’être de l’article 7, paragraphe 1, point e), ii), du RMUE. La chambre de recours a également expliqué le raisonnement suivi dans sa réponse devant le Tribunal,
24/09/2019, T-261/18, DEVICE OF A BLACK SEVEN CONTAINING
SEVEN concentric BLUE CIRCLES (fig.), EU:T:2019:674, concernant le recours formé par la titulaire de la MUE contre la décision du 8/01/2018, R
940/2017-2, DEVICE OF A BLACK SQUARE CONTENING SEVEN concentric BLUE CIRCLES (fig.). la demanderesse en annulation renvoie à la réponse de la chambre de recours devant le Tribunal.
La titulaire de la MUE abuse du régime de la marque pour obtenir les résultats techniques et monopoliser le marché alors que la protection du brevet a expiré. Toutefois, l’intérêt général est que le marché est ouvert aux concurrents dès que la période de distribution exclusive de l’inventeur s’éteint.

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En outre, l’intention de la titulaire de la marque de l’Union européenne d’empêcher le demandeur en nullité d’entrer sur le marché est également étayée par le fait que la demande de marque contestée n’a été déposée qu’après l’expiration de la protection du brevet.

De même, il ressort de la décision du tribunal régional supérieur de Hambourg (joints en annexe) que la demande en nullité sera refusée à la possibilité d’offrir le produit en Allemagne et, potentiellement, sur le marché de l’Union européenne, uniquement parce que les marques de la titulaire de la marque de l’Union européenne représentaient les fonctions techniques du produit. C’est exactement ce que prévoit l’article 7, paragraphe 1, point e),
ii), du RMUE.

De même, il ressort clairement des procédures allemandes que la demande de marque a été déposée de mauvaise foi au sens de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE uniquement pour empêcher des concurrents de proposer également des modules d’étanchéité. La demande en nullité fournit des arguments et des preuves à l’appui de cet argument.
Motifs
11 Sauf disposition contraire dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement
(CE) no 207/2009 tel que modifié
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.

Remarque préliminaire
13 Comme le fait remarquer la demanderesse en nullité, la décision de la chambre de recours du 08/01/2018, R 940/2017-2, DEVICE OF A BLACK SEVEN
CONTAINING SEVEN concentric BLUE CIRCLES (fig.), a ensuite été confirmée par le Tribunal dans son arrêt du 24/09/2019, T-261/18, DEVICE OF
A BLACK SQUARE CONTENING SEVEN concentric BLUE CIRCLES (fig.),
EU:T:2019:674 ( et confirmé récemment par la Cour de justice dans son arrêt du
12/03/2020, C-893/19 P, Roxtec, EU:C:2020:209), ces deux décisions datant postérieurement à la clôture des observations écrites présentées par les parties dans le cadre d’un recours. Ces arrêts (et la décision de la chambre de recours) seront pris en considération en l’espèce dans la mesure où ils concernent les
mêmes parties, les mêmes motifs et la marque contestée

9
(bleu et noir) dans l’affaire parallèle sont clairement comparables à ceux du cas d’espèce.

14 Il convient également de noter que ces arrêts sont tous postérieurs à l’arrêt du
Tribunal du 24/10/2018, T-447/16, DEVICE OF PIRELLI TYRE TREAD (fig.),
EU:T:2018:709, que la titulaire de la MUE invoque. En outre, la Chambre souhaite souligner que la marque dans ledit cas diffère clairement de la marque en cause et de ce qui constitue la forme et des caractéristiques essentielles des produits en question, qui doivent être réglées au cas par cas en fonction de la marque demandée. Dès lors, le présent arrêt ne s’applique pas en l’espèce.

Article 7, paragraphe 1, point e) ii), RMUE
15 L’article 7, paragraphe 1, point e), du RMUE dispose, en substance, ce qui suit:

«… ne sont pas enregistrés:

les signes constitués exclusivement:

(i) par la forme imposée par la nature même du produit,
(ii) la forme nécessaire à l’obtention d’un résultat technique;

…»
16 L’article 7, paragraphe 1, point e), ii), du RMUE vise à éviter que le droit des marques aboutisse à conférer à une entreprise un monopole sur des solutions techniques ou des caractéristiques utilitaires d’un produit que l’utilisateur est susceptible de rechercher dans les produits des concurrents. Cette approche garantit que les entreprises ne peuvent utiliser le droit des marques pour perpétuer, indéfiniment, des droits exclusifs ayant trait à des solutions techniques
( 14/09/2010, C-48/09 P, brique Lego, EU:C:2010:516, § 43-45).
17 La chambre de recours rappelle que la finalité du système de protection des marques diffère des éléments sous-jacents à certains autres droits de propriété intellectuelle qui servent à promouvoir l’innovation et la créativité. Cette différence de finalité explique pourquoi la protection des marques est indéterminée, mais la protection conférée par d’autres droits de propriété intellectuelle est soumise à un délai imposé par le législateur. L’utilisation du régime de protection des marques dans le but d’étendre un droit exclusif aux biens incorporels — par exemple des dessins et modèles, inventions ou œuvres protégées par des droits d’auteur — dont le principe de protection est en principe limité dans le temps porterait atteinte aux locaux sous-jacents à la protection de la marque [10/11/2016, C-30/15 P, CUBES (3D), EU:C:2016:849, § 35].

18 Force est de constater que une application correcte de cette disposition implique que les caractéristiques essentielles du signe tridimensionnel en cause soient dûment identifiées (10/11/2016, C-30/15 P, CUBES (3D), EU:C:2016:849, § 40).

19 Il convient également de relever de la jurisprudence de la Cour que, lors de l’examen des caractéristiques fonctionnelles d’un signe, l’autorité compétente

10
peut procéder à un examen approfondi dans le cadre duquel sont pris en compte, outre la représentation graphique et les éventuelles descriptions déposées au moment du dépôt de la demande d’enregistrement (10/11/2016, C-30/15 P, CUBES (3D), EU:C:2016:849, § 49, et ( 24/09/2019, T-261/18, DEVICE OF A BLACK SQUARE CONTAINING SEVEN concentric BLUE CIRCLES (fig.), EU:T:2019:674, § 63).
20 La marque demandée est reproduite ci-dessous:

21 Conformément à la jurisprudence susmentionnée et à la chambre de recours dans l’affaire R 08/01/2018, R 940/2017-2, DEVICE OF A BLACK SEVEN CONTENING SEVEN X BLUE concentriques BLEU concentriques (fig.), laquelle a été confirmée par le Tribunal de l’Union européenne, 24/09/2019, T-261/18, DEVICE OF A BLACK SQUARE CONTAINING SEVEN concentric BLUE CIRCLES (fig.), EU:T:2019:674, la chambre de recours estime que, outre la simple représentation graphique en deux dimensions telle qu’elle est enregistrée, il est nécessaire de tenir compte des éléments suivants «pertinent pour identifier les caractéristiques essentielles» du signe. Il est notamment utile d’évaluer les caractéristiques de la marque à la lumière du module d’étanchéité breveté de la titulaire de la marque de l’Union européenne, qui a expiré en 2010:

EP no 429 916 A2

11
22 La structure en baguant concentrique de la marque contestée peut être établie dans les deux dessins extraits du document original en brevets.

23 La partie pertinente de l’abstrait, traduite en anglais par rapport à l’original allemand, est libellée comme suit:

«[l’invention] fait référence à un élément de conditionnement composé de matériaux plastiques pour la distribution d’aliments par conducteur par des orifices muraux, il a deux parties de balles de conditionnement (4), avec un contour half-cylindent disposé sur la face latérale de l’autre partie de la pièce (1). Dans l’espace formé par les embouts half-cylindres, un élément cylindrique pour l’emballage cylindrique (1) est agencé de plus petit diamètre que les embouts cylindriques de taille inférieure à la moitié. Le espace restant est fourré d’un cylindre creux qui est divisé dans la direction longitudinale en deux essentiellement identiques fourre-tout ou semi-continu (6), constitués d’une pluralité de couches situées en haut de l’autre et pouvant être détachés les uns des autres de l’un».

24 L’invention, consistant en un «joint au sceau du plomb ou du transit», incarne une méthode visant à garantir un serrage étanche d’un câble, tube ou fil. La cavité intérieure verticale est constituée de feuilles d’étanchéité amovibles. Les couches sont épluchées jusqu’à ce que le diamètre correct soit atteint pour l’insertion d’un câble. Le module est composé de caoutchouc de haute qualité.

25 Le propre catalogue de produits de la titulaire de la marque de l’Union européenne, tel que relevé dans la décision parallèle des chambres de recours, fait valoir ce qui suit pour son invention:

«[l’invention] est une solution basée sur des modules en caoutchouc à couches amovibles. Elle permet une étanchéité parfaite quelle que soit la dimension extérieure du câble ou du tube. Cela simplifie la conception, accélère l’installation et réduit les besoins en matières, en matériaux et en logistique. Il fournit également des capacités inutilisées incorporées aux futurs grades».

26 Il est clair que le brevet annulé correspond à un type de module d’étanchéité élevé.

12
27 En pratique, l’utilisation du module d’étanchéité de la titulaire de la marque de l’Union européenne est illustrée dans les exemples suivants, à nouveau extraits de son matériel publicitaire:
28 L’ on constate que les cercles concentriques du module ne représentent pas un design fantaisiste; ils ne sont d’ailleurs pas purement décoratifs. Elles sont la conséquence visible de la «multitude» de couches qui doivent être effrayées, dans la mesure où un câble, un fil ou d’un tube peut être inséré dans l’unité pour former un trait d’eau sécurisé. Chacun des cercles concentriques correspond à une vision latérale de la couche à retirer. Ce qui semble être des cercles concentriques noirs n’est en réalité que le contraste naturel causé par la séparation entre les couches;
29 La chambre de recours observe par ailleurs qu’aucun des faits susmentionnés n’est contesté. Il n’est pas contesté que le dispositif fonctionnait ou sur l’existence du brevet expiré. Il n’est contesté ni le fait que le brevet annulé tombait dans le domaine public et pouvait être légitimement utilisé par d’autres opérateurs.

13
30 L’intérêt sous-tendant l’article 7, paragraphe 1, point e) ii), du RMUE est d’éviter que le droit des marques aboutisse à conférer à une entreprise un monopole sur des solutions techniques ou des caractéristiques utilitaires d’un produit (14/09/2010, C-48/09 P, brique Lego, EU:C:2010:516, § 43 et jurisprudence citée).

31 Dans le système des droits de propriété intellectuelle développé dans l’Union européenne, les solutions techniques sont seulement susceptibles d’une protection de durée limitée, de sorte qu’elles puissent être librement utilisées par la suite par tous les opérateurs économiques (14/09/2010, C-48/09 P, brique Lego,
EU:C:2010:516, § 46).

32 En limitant le motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point e) ii), RMUE pour les signes constitués «exclusivement» par la forme du produit «nécessaire» à l’obtention d’un résultat technique, le législateur a dûment considéré que toute forme de produit est, dans une certaine mesure, fonctionnelle et qu’il serait, par conséquent, inapproprié de refuser à l’enregistrement en tant que marque une forme de produit au simple motif qu’elle présente des caractéristiques utilitaires. Par les termes «exclusivement» et «nécessaire», ladite disposition assure que seules les formes de produit qui ne font qu’incorporer une solution technique et dont l’enregistrement en tant que marque gênerait donc réellement l’utilisation de cette solution technique par d’autres entreprises soient refusées à l’enregistrement (14/09/2010, C-48/09 P, brique Lego, EU:C:2010:516, § 48 et jurisprudence citée).

33 Le mot «exclusivement» doit être interprété à la lumière de l’expression «caractéristiques essentielles répondant à une fonction technique» (18/06/2002,
C-299/99, REMINGTON, EU:C:2002:377, § 78).

34 Bien que le Tribunal contienne les notes du 24/09/2019, T-261/18, DEVICE OF A
BLACK SQUARE CONTENING CONTAINING SEVEN BLUE concentric
BLUE CIRCLES (fig.), EU:T:2019:674, § 65, que la chambre de recours aurait dû tenir compte de la forme de boîte des modules d’étanchéité, de la couleur bleue (dans l’affaire en question) et de la combinaison des couleurs noir et bleu (dans l’affaire en question), ces éléments ne changent pas la conclusion selon laquelle «les cercles concentriques constituent la caractéristique essentielle du signe contesté».
35 Il en va de même dans le cas d’espèce.
36 À cet égard, il ressort une simple analyse visuelle du signe contesté que le signe se compose d’un fond carré orange comptant sept cercles concentriques noirs. Toutefois, étant donné que les cercles concentriques occupent le centre, au moins trois quarts du signe, et se distinguant par le contraste entre ces cercles noirs et leur fond carré orange, il doit être considéré comme l’élément le plus important de ce signe (24/09/2019, T-261/18, DEVICE OF A BLACK SQUARE
CONTAINING SEVEN concentric BLUE CIRCLES (fig.), EU:T:2019:674, § 66).

37 Deuxièmement, il y a lieu de considérer que l’importance des couches concentriques amovibles dans le module d’étanchéité représenté par les cercles

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concentriques de la marque contestée est corroborée, d’une part, par les descriptions de l’invention du brevet expiré et par le catalogue de produits de la titulaire de la MUE, qui indiquent que le module d’étanchéité est composé de couches concentriques amovibles d’étanchéité et que les couches permettent une «étanchéité parfaite quelle que soit la dimension extérieure du câble ou du tube» (24/09/2019, T-261/18, DEVICE OF A BLACK SQUARE CONTAINING SEVEN concentric BLUE CIRCLES (fig.), EU:T:2019:674, § 67). L’importance des couches concentriques concentriques amovibles est illustrée par les photographies des modules d’étanchéité du matériel publicitaire de la titulaire de la marque de l’Union européenne ci-dessus, qui illustrent tous la surface maximale de ce module; non seulement les couches concentriques amovibles industrielles, mais aussi l’importance de leur fonction, à savoir qu’ils peuvent être épluchés au moyen de l’un d’entre eux, jusqu’à obtenir le diamètre correct, et placer un câble (24/09/2019, T-261/18, DEVICE OF A BLACK SQUARE CONTENING carré BLUE CIRCLES (fig.), EU:T:2019:674, § 67).

38 En fait, la marque contestée en l’espèce diverge à peine (outre la couleur) d’une photographie de la surface principale du module d’étanchéité:

MUE contestée Photographie de la surface principale du module
39 En outre, la marque contestée représente la caractéristique essentielle la plus importante du produit. Celui-ci forme le concept technique principal. La série de cercles concentriques de la marque contestée répliquent presque exactement la «pluralité de couches» qui apparaîtrait lorsque le sceau réel est visible de la tête à sa face. En outre, pour que le joint fonctionne, il doit se présenter sous cette forme. La section transversale doit être circulaire, car la section transversale des pièces et pièces jointes à insérer dans le câble, en fil ou en fils, est également circulaire de manière générale. Les couches doivent être concentriques de sorte à pouvoir être retirées une par une, jusqu’à obtention du diamètre de la cavité recherché;

40 En outre, l’importance des pellicules concentriques amovibles est corroborée par d’autres marques enregistrées par la titulaire de la marque de l’Union européenne, qui ne diffèrent de la marque contestée que par leur couleur, dans la mesure où toutes ces dernières contiennent exactement la même série de cercles concentriques, comme, par exemple, les suivants:

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41 La titulaire de la MUE fait valoir que la combinaison des couleurs noir et orange, la forme de boîte du module de fermeture et la couleur orange est aussi essentielle, étant l’élément visuel le plus distinctif ou le plus important.

42 Tout d’ abord, comme le Tribunal l’indique, il suffit d’observer que ni le caractère distinctif acquis par l’usage d’un signe, ni le caractère distinctif d’un ou de plusieurs éléments d’un signe ne sont pertinents aux fins d’identification de ses caractéristiques essentielles dans le contexte de l’article 7, paragraphe 1, point e) ii), RMUE. Ainsi, la combinaison des couleurs noir et orange ne saurait être considérée comme une caractéristique essentielle au motif qu’elle a acquis un caractère distinctif par l’usage (24/09/2019, T-261/18, DEVICE OF A BLACK SQUARE CONTENING SEVEN concentric BLUE CIRCLES (fig.),
EU:T:2019:674, § 70).

43 Deuxièmement, une simple analyse visuelle du signe contesté montre que la combinaison de couleurs susmentionnée sert uniquement à permettre que la série de cercles concentriques présents dans la marque contestée ressortent comme le contraste entre le fond carré de l’orange et le noir des cercles concentriques établis dans ce contexte. Ainsi, ce n’est pas la combinaison de couleurs qui est l’élément le plus important du signe contesté, mais la série des cercles concentriques [24/09/2019, T-261/18, DEVICE OF A BLACK SQUARE
CONTAINING SEVEN concentric BLUE CIRCLES (fig.), EU:T:2019:674, §
71].

44 Par conséquent, conformément au Tribunal, dans la mesure où la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas établi que la combinaison des couleurs noir et orange est une caractéristique essentielle du signe contesté, l’argument de la titulaire de la marque de l’Union européenne selon lequel la combinaison de ces couleurs constitue un élément non fonctionnel majeur du signe en cause doit également être rejeté. Si l’article 7, paragraphe 1, point e), ii), du RMUE ne s’applique pas lorsque la demande d’enregistrement en tant que marque concerne une forme de produit dans laquelle un élément non fonctionnel, tel qu’un élément ornemental ou fantaisiste, joue un rôle important (31/01/2018, T-44/16, Représentation d’un timbre transdermique, EU:T:2018:48, § 24 et jurisprudence citée), il y a lieu de considérer que tel n’est pas le cas en l’espèce. La titulaire de la marque de l’Union européenne n’ayant pas été en mesure de démontrer que la combinaison des couleurs noir et orange était une caractéristique essentielle du signe contesté, qui constitue l’un des «éléments les plus importants» de ladite marque, cette combinaison de couleurs ne constitue dès lors qu’un faible caractère arbitraire (24/09/2019, T-261/18, DEVICE OF A BLACK SQUARE
CONTAINING SEVEN X BLUE CIRCLES (fig.), EU:T:2019:674, § 72).

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45 La présence d’éléments arbitraires mineurs ne fait pas obstacle à l’application de l’article 7, paragraphe 1, point e) ii), du règlement précité (31/01/2018, T-44/16, EU:T:2018:48, Représentation d’un timbre transdermique, § 86 et jurisprudence citée). Dès lors, il y a lieu de rejeter l’argument de la titulaire de la marque de l’Union européenne selon lequel la combinaison des couleurs en question est un élément non fonctionnel majeur du signe contesté ( 24/09/2019, T-261/18,
DEVICE OF A BLACK SQUARE CONTENING SEVEN concentric BLUE
CIRCLES (fig.), EU:T:2019:674, § 72).

46 Par conséquent, dans la mesure où aucun des arguments de la titulaire de la marque de l’Union européenne ne jette le doute sur la conclusion de la décision attaquée selon laquelle les cercles concentriques sont le seul caractéristique essentielle du signe contesté, l’argument de la titulaire de la marque de l’Union européenne selon lequel la décision attaquée n’a pas déterminé correctement les caractéristiques essentielles du signe contesté doit être rejeté.
47 En outre, comme indiqué ci-dessus, toutes les marques de la titulaire de la marque de l’Union européenne reproduisent la caractéristique essentielle du sceau, à savoir les cercles concentriques étant la vue d’extrémité des couches amovibles. De plus, ces différents dépôts ont jeté le doute sur l’argument de la titulaire de la marque de l’Union européenne selon lequel les couleurs sont une caractéristique/caractéristique importante de la marque. Au contraire, le seul élément important est les cercles concentriques, qui constituent la structure interne de la «pluralité de couches».
48 En ce qui concerne l’argument de la titulaire de la MUE selon lequel la marque contestée ne possède pas les caractéristiques nécessaires et indispensables pour la fonction du produit qui a été utilisée et qu’elle est utilisée, telles que la forme rectangulaire tridimensionnelle et les couches écorses du produit sans lesquelles le résultat technique souhaité pourrait être écarté, il convient de rappeler, tout d’abord, que, pour que le motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point e) ii), du RMUE s’applique, il suffit que les caractéristiques essentielles de la forme coïncident par les caractéristiques qui sont techniquement causales des caractéristiques techniques visées et qu’elles sont donc attribuables au résultat technique (12/11/2008, T-270/06, Red Lego Brick, EU:T:2008:483, § 39).
49 En outre, l’article 7, paragraphe 1, point e) ii), du RMUE peut s’appliquer au signe contesté, qui est une représentation en deux dimensions de la surface principale des modules d’étanchéité. Il y a donc lieu de déduire que l’article 7, paragraphe 1, point e), ii), du RMUE s’applique à un signe qui n’inclut pas chaque caractéristique détaillée du produit en cause, notamment lorsque, comme en l’espèce, le signe est une représentation en deux dimensions d’une forme tridimensionnelle, à condition qu’il soit démontré que les caractéristiques essentielles de ce signe se fondent au moins sur les caractéristiques qui sont techniquement causales et suffisantes pour obtenir le résultat technique visé.
50 Il a déjà été établi ci-dessus et dans l’arrêt du Tribunal, 24/09/2019, T-261/18,
DEVICE OF A BLACK SEVEN CONTAINING SEVEN concentric BLUE
CIRCLES (fig.), EU:T:2019:674, que les cercles concentriques remplissent une fonction technique, en ce sens que les cercles concentriques de la marque

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contestée représentent les pellicules concentriques amovibles de mastic, puisqu’ils constituent la «conséquence visible de la «pluralité» de couches à éliminer», chacune correspondant à «une représentation latérale de la couche à retirer».
51 Il convient également de noter que la description des modules d’étanchéité, telle que reproduite ci-dessus, indique que l’invention «constituée d’un joint d’étanchéité «au moyen ou sous transit» incarnant une méthode pour garantir une serrage étanche à l’emplacement d’un câble, tube ou fil», que «la surface intérieure verticale consiste en des pellicules d’étanchéité concentriques», que «les couches sont épluchées jusqu’à ce que le diamètre soit correct», que l’invention est une «solution basée sur des modules en caoutchouc à couches amovibles» qui «autorise un étanchéification parfait quelle que soit la dimension extérieure du câble ou du tube», comme exposé dans le catalogue même de la titulaire de la MUE.
52 Ainsi, eu égard à la description du module d’étanchéité susmentionné, il convient également de relever que les couches concentriques amovibles, représentées par les cercles concentriques de la marque contestée, répondent à une fonction technique du produit en cause, à savoir qu’ils sont arborés «jusqu’à ce que le diamètre nécessaire soit correct pour l’insertion d’un câble» et que le résultat technique visé pour le module de collants est de parvenir à «une étanche garantissant l’insertion d’un câble, tube ou fil» et pour en permettre une «étanchéité parfaite quelle que soit la dimension extérieure du câble ou du tuyau».
53 Cette description découle également de cette description que le résultat technique est obtenu en particulier à partir de la pluie détachée des couches amovibles, étant donné qu’il est indiqué que «les couches sont épluchées jusqu’à ce que le diamètre correct soit atteint grâce à l’insertion d’un câble». Cela est confirmé à nouveau par le catalogue de produits de la titulaire de la marque de l’Union européenne, qui précise que le produit en cause est «basé sur des couches écorables», démontrant ainsi que les couches concentriques isolantes amovibles sont le concept technique principal sur lequel est basé le module d’étanchéité, ce qui décrit la marque contestée comme illustrant la surface phare d’un module d’étanchéité, qui est également la seule vue de ce module illustrant les colles concentriques amovibles, et qui révélent ainsi le mécanisme sur lequel se base le module afin d’obtenir le résultat technique visé, à savoir «une fermeture hermétique et parfaite du câble ou du tube» (24/09/2019, T-261/18, DEVICE OF A
BLACK SQUARE CONTAINING SEVEN concentric BLUE CIRCLES (fig.),
EU:T:2019:674, § 83).

54 De plus, pour que le sceau des modules d’étanchéité fonctionne, il doit en particulier prendre la forme sous la forme reproduite dans la marque contestée. La section doit être circulaire, car c’est habituellement la forme de la coupe transversale des éléments à insérer dans le module d’étanchéité, à savoir le câble, fil ou tube, et les couches doivent être concentriques pour être inclinées une par un jusqu’à ce que le diamètre prévu soit atteint.
55 Étant donné, compte tenu de la fonction technique des couches concentriques concentriques amovibles et du résultat technique visé pour le module d’étanchéité

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décrit, il y a lieu de déduire que les cercles concentriques de la forme visée, à savoir les cercles concentriques des couches concentriques amovibles, associent les caractéristiques techniquement causales des câbles, tubes ou fils, et suffisent à obtenir ce résultat technique. en effet, les cercles concentriques éloignant les couches concentriques du câble ou de la pipe sont précisément atteints par un éplucheur des couches concentriques amovibles de l’une jusqu’au diamètre correct pour l’insertion d’un diamètre, et que les cercles concentriques représentant les couches concentriques amovibles des modules d’étanchéité sont un élément indispensable de l’invention, car ils forment le concept technique principal sur lequel est établi le produit en cause, (24/09/2019, T-261/18,
DEVICE OF A BLACK SQUARE CONTAINING SEVEN X BLUE CIRCLES
(fig.), EU:T:2019:674, § 85).

56 Enfin, s’agissant de l’argument de la titulaire de la MUE selon lequel la forme de boîte du module de fermeture et la couleur orange qu’elle revendique constitue également des caractéristiques essentielles du signe contesté, il n’en demeure pas moins qu’elle n’a pas démontré son affirmation selon laquelle ces deux éléments constituent des caractéristiques essentielles du signe contesté. En conséquence, cet argument doit être rejeté.
57 Le fait qu’il puisse exister sur le marché d’ «autres solutions d’étanchéité» n’est pas pertinent. Néanmoins, l’enregistrement d’un signe constitué par la forme d’un produit est exclu, même si le résultat technique peut être atteint par d’autres formes (12/11/2008, T-270/06, Lego brick, EU:T:2008:483, § 39 confirmé en
14/09/2010, C-48/09 P, Lego brick, EU:C:2010:516, § 52).

58 Comme il est noté dans la décision de la chambre de recours, 8/01/2018, R
940/2017-2, DEVICE OF A BLACK SQUARE CONTENING SEVEN concentric
BLUE CIRCLES (fig.), § 49, il est clair que l’enregistrement de la marque de la titulaire de la MUE sans aucune information décorative essentielle, couleurs ou autres caractéristiques esthétiques, est susceptible de réduire les possibilités pour les concurrents de mettre sur les modules d’étanchéité du marché dont l’fonction repose sur le retrait de couches concentriques d’une cavité cylindrique de réaliser un raccordement sécurisé avec un tuyau, tube, fil ou câble (14/09/2010, C-48/09
P, Lego brick, EU:C:2010:516, § 59).

59 En l’espèce, les «éléments de dessin» que la titulaire de la marque de l’Union européenne cherche à «empêcher des concurrents d’utiliser» sont la multitude de couches qui se présentent de manière visible comme des cercles concentriques et qui constituent la fonction technique de la marque, selon laquelle les couches peuvent être retirées afin d’obtenir le diamètre correct de la marque pour l’insertion d’un tube ou d’un tube.
60 En ce qui concerne l’argument du titulaire de la marque de l’Union européenne selon lequel il n’existe pas de risque que la concurrence soit entravée, étant donné que de nombreuses autres combinaisons de couleurs sont disponibles sur le marché autrement que celui utilisé par la titulaire de la marque de l’Union européenne, le Tribunal a jugé cette allégation rejetée «étant donné que la combinaison des couleurs en cause ne joue qu’un rôle mineur ne permettant pas aux entreprises concurrentes d’accéder facilement à des formes alternatives de

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fonctionnalité équivalente» (24/09/2019, T-261/18, DEVICE OF A BLACK
SQUARE CONTAINING SEVEN concentric BLUE CIRCLES (fig.),
EU:T:2019:674, § 90).

61 Dès lors, le dépôt stratégique par la titulaire de la marque de l’Union européenne des marques composées du cercle concentrique, qui comprend celui examiné en l’espèce, est contraire à la raison d’être de l’article 7, paragraphe 1, point e), ii), du RMUE. Cette disposition vise à protéger la marque contre l’octroi à un titulaire d’un monopole sur des solutions techniques ou des caractéristiques utilitaires d’un produit que l’utilisateur est susceptible de rechercher dans les produits des concurrents. Ledit article entend ainsi éviter que la protection conférée par le droit de la marque ne s’étende, au-delà des signes permettant de distinguer un produit ou service de ceux offerts par les concurrents, pour s’ériger en obstacle à ce que ces derniers puissent offrir librement des produits incorporant lesdites solutions techniques ou lesdites caractéristiques utilitaires en concurrence avec le titulaire de la marque.
62 Compte tenu des considérations qui précèdent, la nullité de la marque est déclarée conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point e) ii), du RMUE.

63 Enfin, dans la mesure où la nullité de la marque contestée est déclarée conformément à l’article 7, paragraphe 1, point e) ii), du RMUE, la chambre de recours n’a pas besoin d’apporter les autres motifs de nullité au fond des autres motifs de nullité.

64 Le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée dans sa totalité.

Coûts
65 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, et à l’article 18, du REMUE, la titulaire de la marque de l’Union européenne, en tant que partie perdante dans les procédures de recours et de nullité, supporte les frais exposés par la demanderesse en nullité dans les deux procédures. En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse en nullité de 550 EUR.

66 En ce qui concerne la procédure de nullité, la titulaire de la marque de l’Union européenne doit rembourser la taxe de demande en nullité de 630 EUR et les frais de représentation professionnelle de la demanderesse en nullité de 450 EUR. Le montant total s’élève à 1 630 EUR.

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Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:

1. Rejette le recours;
2. Déclare nulle dans son intégralité la marque de l’Union européenne no 14 784 375;
3. Condamne la titulaire de la marque de l’Union européenne à supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins des procédures de recours et de nullité, fixés à 1 630 EUR.

Signé Signé Signé
S. Stürmann A. Szanyi Felkl C. Negro
Greffier:

Signé
H.Dijkema