DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 111 864
Sergio Tacchini IP Holdings, Inc., c/o Twin Lakes Capital LLC, 100 Chestnut Street, Suite 1803, 14604 Rochester, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par Keltie LLP, No 1 London Bridge, London SE1 9BA (représentant professionnel)
un g a i ns t
Industrias St. Even S.A., Carrera 46, No 30-61, Local 401, Medellin (Antioquia), Colombie (partie requérante), représentée par Isern Patentes y Marcas, S.L., Avenida Diagonal, 463 Bis, 2° Piso, 08036 Barcelone (Espagne) (représentant professionnel).
Le 14/07/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 111 864 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 142 843 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 18/02/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 142 843 pour la marque figurative.
L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 7 494 933 pour la marque verbale «ST». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:

---

Décision sur l’opposition no B 3 111 864 Page sur 2 6
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 25: Sous-vêtements; Sous-vêtements pour hommes; Sous-vêtements féminins; Combinaisons [vêtements de dessous]; Bodys [vêtements de dessous]; Corsets; Gaines [sous-vêtements]; Jarretières; Sous-vêtements absorbant la transpiration; Sous-vêtements thermiques; Shorties [sous-vêtements]; Bandeaux [vêtements]; Lanières; Lanières de fil dentaire; Collants; Slips; Hauts [vêtements]; Hauts dorés; Hauts de bandeau; Boxer shorts; Vêtements de dessus; Chemises décontractées; Maillots de sport à manches courtes; Vestes de sport; Soutiens-gorge de sport; Soutiens-gorge de sport anti- humidité; Maillots matelassés pour le sport; Maillots; Maillots de sport; Maillots de sport anti-humidité; Pantalons matelassés pour le sport; Shorts matelassés pour le sport; Pantalons de sport anti-humidité; Habillement de sport; Shorts et tenues de t-shirt; Jupes-shorts; Shorts; Sweat-shirts; Sweat- shirts à capuche; Vestes; Cagoules; Vestes imperméables; Vestes de sport; Pyjamas; Caleçons de bain; Bain (bonnets de -); Maillots de bain; Maillots de bain pour hommes; Maillots de bain pour femmes; Vêtements pour enfants; Bas absorbant la transpiration; Collants pour le corps; Bas; Chaussettes en peluche; Chaussettes antidérapantes; Chaussettes de sport; Chaussettes de pantalons; Maillots [bonneterie].
Sous-vêtements contestés; Sous-vêtements pour hommes; Sous-vêtements féminins; Combinaisons [vêtements de dessous]; Bodys [vêtements de dessous]; Corsets; Gaines
[sous-vêtements]; Jarretières; Sous-vêtements absorbant la transpiration; Sous-vêtements thermiques; Shorties [sous-vêtements]; Bandeaux [vêtements]; Lanières; Lanières de fil dentaire; Collants; Slips; Hauts [vêtements]; Hauts dorés; Hauts de bandeau; Boxer shorts; Vêtements de dessus; Chemises décontractées; Maillots de sport à manches courtes; Vestes de sport; Soutiens-gorge de sport; Soutiens-gorge de sport anti-humidité; Maillots matelassés pour le sport; Maillots; Maillots de sport; Maillots de sport anti-humidité; Pantalons matelassés pour le sport; Shorts matelassés pour le sport; Pantalons de sport anti-humidité; Habillement de sport; Shorts et tenues de t-shirt; Jupes-shorts; Shorts; Sweat- shirts; Sweat-shirts à capuche; Vestes; Cagoules; Vestes imperméables; Vestes de sport; Pyjamas; Caleçons de bain; Maillots de bain; Maillots de bain pour hommes; Maillots de bain pour femmes; Vêtements pour enfants; Bas absorbant la transpiration; Collants pour le corps; Bas; Chaussettes en peluche; Chaussettes antidérapantes; Chaussettes de sport; Chaussettes de pantalons; Les maillots [bonneterie] sont inclus dans la catégorie plus large des vêtements de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les bonnets de bain contestés sont inclus dans la catégorie générale de la chapellerie de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits considérés comme identiques s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est considéré comme moyen.

---

Décision sur l’opposition no B 3 111 864 Page sur 3 6
c) Les signes
ST
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est une marque verbale composée de l’élément verbal «ST», tandis que le signe contesté est composé de l’élément verbal «ST», suivi d’un élément ressemblant à un cœur, le tout en blanc et placé sur un fond rectangulaire bordeaux.
L’élément commun «ST» présent dans les deux signes en cause est dépourvu de signification pour le public pertinent et est, dès lors, distinctif.
Ilconvient de garder à l’esprit que l’élément figuratif en forme de cœur (présent dans le signe contesté) possède en soi un très faible degré de caractère distinctif par rapport aux produits qui font l’objet de la présente procédure. Le symbole du cœur est notamment utilisé dans la publicité et le langage familier pour exprimer une émotion positive. Il est utilisé de manière intensive et dans l’ensemble des secteurs et est immédiatement compris par les consommateurs comme l’équivalent de «love» ou d’émotions positives. Il est communiqué au consommateur que le fournisseur des produits possède un «cœur» ou se prononce «avec un cœur plein», c’est-à-dire avec un grand enthousiasme, aux produits et à leurs clients, ou que les produits sont fabriqués ou proposés «avec amour» (05/08/2020, R 1928/2019-5, Ich liebe). Par conséquent, la représentation d’un cœur dans le signe contesté possède un caractère distinctif très faible.
Le fond burgundy a un caractère purement décoratif. Par conséquent, le signe contesté est composé d’un élément verbal distinctif («ST»), d’un élément figuratif très faible (la représentation d’un cœur) et d’un élément de nature purement décorative (le fond). Par conséquent, l’élément verbal attirera davantage l’intérêt du public que les éléments figuratifs. Par ailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et d’élément figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituellement une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium- Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être jugé nettement plus dominant que d’autres éléments;
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «ST». Ils diffèrent toutefois par l’élément figuratif du signe contesté ainsi que par son fond, ses couleurs et sa stylisation des lettres. Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré au-dessus du moyen.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des

---

Décision sur l’opposition no B 3 111 864 Page sur 4 6
lettres «ST». Étant donné que les signes contiennent les mêmes éléments verbaux, les signes sont identiques sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive la signification de l’élément figuratif du signe contesté (à savoir la représentation d’un cœur), comme expliqué ci-dessus, l’autre signe est dépourvu de signification sur ce territoire. L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel;
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les éléments de preuve produits par l’opposante à l’appui de cette affirmation ne doivent pas être appréciés en l’espèce (voir ci-après «Appréciation globale»).
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
La Cour a déclaré que le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce; Cette appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment du degré de connaissance de la marque sur le marché, de l’association que le public pourrait faire entre les deux marques et du degré de similitude entre les signes et les produits et services (11/11/1997, 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits sont identiques et s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen. Les signes présentent un degré de similitude visuelle supérieur à la moyenne et sont identiques sur le plan phonétique. Sur le plan conceptuel, les signes ne sont pas similaires. En outre, la marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Le signe contesté incorpore le seul élément distinctif de la marque antérieure et cet élément peut être perçu comme l’élément le plus distinctif du signe contesté. Par conséquent, il existe un risque de confusion étant donné que les différences entre les signes se limitent à des éléments et aspects non distinctifs ou très faibles qui apparaissent dans le signe contesté.

---

Décision sur l’opposition no B 3 111 864 Page sur 5 6
Le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou effectue un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est hautement probable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 7 494 933 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de son usage intensif/de sa renommée, comme l’affirme l’opposante. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
La demanderesse renvoie à des décisions antérieures de l’Office et à certains arrêts rendus par des juridictions de l’UE à l’appui de ses arguments (par exemple, 25/01/2011, B 1557431, IT et 08/02/2007, T-88/05, NARS). L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être examinée séparément et en tenant compte de ses particularités.
Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal, qui a déclaré que, conformément à la jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004, T- 281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Bien que les décisions antérieures de l’Office ne soient pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat doivent tout de même être dûment examinés lorsqu’il s’agit de statuer sur une affaire spécifique.
En l’espèce, les affaires antérieures citées par la demanderesse ne sont pas pertinentes pour la présente procédure étant donné qu’elles concernent des marques différentes (avec des éléments verbaux et figuratifs différents), des produits et services différents et d’autres différences concernant, entre autres, le public pertinent et le niveau d’attention.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.

---

Décision sur l’opposition no B 3 111 864 Page sur 6 6
De la division d’opposition
Helen Louise MOSBACK Michal Kruk Chantal VAN Riel
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.