LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 4 décembre 2024
Dans l’affaire R 433/2024-5
Organisme de lutte contre les nuisibles Limited
27 old Gloucester Street
WC1N 3AX London
Royaume-Uni Titulaire de la MUE/requérante représentée par Dolleymores, 9 Rickmansworth Road, WD18 0JU Watford, Royaume-Uni et
Sodema Conseils S.A., 16 rue du Général Foy, 75008 Paris, France.
contre
Full Colour Black Limited
Bambridge Comptants, 44 Maiden Lane,
Covent Garden WC2E 7LN Londres
Royaume-Uni Demanderesse en nullité/défenderesse représentée par Sach indirects Associates, Landsberger Str. 302, 80687 München (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’annulation no C 47 807 (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 118 853)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président et rapporteur), S. Rizzo (membre) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent

Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 30 août 2019, Pest Control Office Limited (ci-après la «titulaire de la marque de l’Union européenne») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative.
en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la «marque contestée») pour la liste de produits et services suivante, telle que limitée le 18 novembre 2019:
Classe 2: CoussinsP à vendre dans des récipients aérosols; peinture en spray; peintures.
Classe 9: Disques, bandes et autres supports préenregistrés contenant des images électroniques relatives à la culture de l’art et de la jeunesse; — Disques, bandes et autres supports préenregistrés contenant du matériel relatif à la culture de l’art et de la jeunesse; fichiers d’images téléchargeables contenant des reproductions électroniques d’œuvres d’art; casques de jogging; housses et étuis pour tablettes électroniques; gilets de billard; logiciels liés à la culture de l’art et de la jeunesse; publications, livres, magazines, revues, films et enregistrements sonores téléchargeables relatifs à l’art et à la culture de la jeunesse; housses et étuis pour téléphones portables; disques, bandes et autres supports préenregistrés portant des films relatifs à la culture de l’art et de la jeunesse.
Classe 16: Gravures d'art en f ine; les objets d’art; collages; peintures; figurines en carton; figurines en papier; figurines en papier mâché; images; reproductions de peintures; images encadrées; impressions d’images.
Classe 18: Sacs à main.
Classe 19: Statues et sculptures en pierre, en béton ou en marbre.
Classe 24: Tentures murales.
Classe 25: Vêtements, chaussures et chapellerie.
Classe 27: tentures murales; Carpettes.
Classe 28: Jeux, jouets et jouets.
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Classe 41: publications électroniquesnon téléchargeables, livres, magazines et périodiques ayant trait à l’art et à la culture de la jeunesse; fourniture d’images non téléchargeables en ligne dans le domaine de l’art et de la culture de la jeunesse; fourniture de vidéos et de films non téléchargeables ayant trait à l’art et à la culture de la jeunesse; activités culturelles liées à l’art et à la culture de la jeunesse; mise à disposition en ligne de contenus sonores non téléchargeables ayant trait à l’art et à la culture de la jeunesse; Expositions artistiques.
Classe 42: Services d’artistes commandés, à savoir conception d’œuvres d’art et services d’art graphique; services d’arts graphiques; Conception d’œuvres d’art.
2 La demande a été publiée le 16 décembre 2019 et la marque a été enregistrée le 22 mai
2020.
3 Le 30 novembre 2020, Full Colour Black Limited (ci-après la «demanderesse en nullité»)
a déposé une demande en nullité de la marque enregistrée pour tous les produits et services susmentionnés.
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, ainsi qu’à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 La demanderesse en annulation a produit les éléments de preuve suivants:
Le 30 novembre 2020 et le 1 décembre 2020
− Déclaration de témoin d’ A.R.W, réitérant les arguments avancés par la demanderesse en nullité et expliquant le contenu des pièces énumérées et décrites ci-dessous.
− Pièce ARW1: articles qui montrent la relation entre Pest Control (titulaire) et Banksy.
− Pièces ARW2-5: des impressions du site internet de la titulaire de la marque de l’Union européenne, des articles relatifs à Banksy et à son anonymat, à son œuvre et à sa valeur et à ses œuvres les plus connues.
− Pièce ARW6: des images du «Bomb Hugger» et d’articles connexes.
− Pièce ARW7: des impressions archivées du site web Banksy (datées de 2007 à 2012), dans lesquelles il est indiqué, entre autres, que «Banksy ne fabrique pas de canevas photos, tasses, autocollants muraux, cartes de vœux ou tee-shirts». En outre, il est indiqué que la copie de l’imagerie Banksy à des fins non commerciales est autorisée.
− Pièce ARW8: images d’œuvres Banksy reproduisant des images imaginaires d’autres œuvres ou produits.
− Pièces ARW9-16: exemples d’utilisation par Banksy de droits d’auteur de tiers sur ses œuvres, des images d’articles étant des œuvres de Banksy utilisées par des tiers sur des produits compris dans les classes 9, 16, 18, 24, 25, 27, 28 et pour des produits compris dans d’autres classes.
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− Pièce ARW17: détails de la demande de marque américaine pour l’enregistrement de la marque «fleur bomber».
− Pièce ARW18: tableau des demandes et enregistrements de la titulaire de la marque de l’Union européenne et des États-Unis.
− Pièces ARW19-20: extraits de la pratique de l’USPTO.
− Pièce ARW21: copie de l’affaire d’injonction préliminaire italienne concernant Banksy and the fleur bomber, ainsi que communiqué de presse sur cette affaire.
− Pièce ARW22: des reportages d’actualité (en anglais) montrant l’ouverture du magasin et de la boutique en ligne de la titulaire de la MUE/Banksy appelée Gross
Domestic Product, qui indiquent qu’il a été ouvert afin de démontrer l’usage pour aboutir à un litige en matière de marques. Cette annexe comprend également un extrait du site web officiel des produits intérieurs bruts, qui comprend la note juridique suivante: «Ce site revendique la marque au nom de Banksy et des images sont détenues par l’artiste et ne peuvent être transférées à un tiers. L’artiste tient à préciser qu’il continue à encourager la reproduction, l’emprunter et l’utilisation non prêtée de son imagerie à des fins d’amusement, d’activité et d’éducation. N’hésitez pas à faire de Merch pour vos propres divertissements personnels et activités sans but lucratif pour de bonnes causes. Toutefois, la vente de reproductions, la création de votre propre ligne de marchandises et la présentation frauduleusement erronée de produits de la marque Banksy comme des produits «officiels» sont illégales, manifestement quelque peu erronées et peuvent donner lieu à une action en justice. En cas de poursuites judiciaires, tous les fonds seront versés à la charité.»
− Pièce ARW23: éléments de preuve permettant d’identifier M. M. S., identifiés dans les déclarations figurant dans la pièce précédente.
− Pièce AWR24: une image du signe contesté sur un produit dans la boutique en ligne www.grossdomesticproduct.com.
− Pièce AWR 25: extraits du registre de la Companies House au Royaume-Uni pour montrer le lien entre M. M.S. et la titulaire de la marque de l’Union européenne.
− Pièce AWR26: extraits du site web de la titulaire de la marque de l’Union européenne www.pestcontroloffice.com, dans lesquels il est indiqué que Pest Control Office traite l’œuvre papetière de l’artiste graffiti Banksy. En outre, il est indiqué que la copie de l’imagerie Banksy à des fins non commerciales est autorisée.
Le 27 juillet 2021
− Les deuxièmes témoignages d’A.R.W, dans lesquels il est précisé qu’à la date du 30 novembre 2020 (à savoir la date de signature de la première déclaration produite par le demandeur en nullité dans le cadre de la présente procédure), il travaille déjà pour Blaser Mills LLP. En outre, ce témoignage introduit les pièces supplémentaires produites qui sont énumérées et décrites ci-après.
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− Pièce ARW27: extraits du site web Gross Domestic Product montrant des images de produits portant le signe «Banksy».
− Pièce ARW28: extraits du site web www.myartbroker.com sur le modèle commercial de la boutique en ligne Gross Domestic Product
− Pièce ARW29: extrait du site web www.eyelikeart.co.uk sur lequel une œuvre de Banksy est proposée à la vente; accord de marque entre Banksy et Pest Control Office Limited pour l’utilisation et l’enregistrement du signe «Banksy».
6 Le 5 juillet 2021, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit les éléments de preuve suivants:
− Pièce PCO1: I) photographies non datées d’étiquettes de produits portant la marque contestée en combinaison avec l’élément verbal «Banksy»; (II) Liste des produits «Banksy» avec indication du pays du client.
− Pièce PCO2: Décision de la High Court du Royaume-Uni dans l’affaire Gestmin v Credit Suisse 2013 disponibilités EWHC 3560.
− Pièce PCO3: Manuel pratique de l’USPTO pour une demande au titre de la section 44 et fondé sur un enregistrement étranger antérieur.
− Pièce PCO4: une sélection d’enregistrements de marques de l’Union européenne pour une variété d’œuvres d’art (bec art, pop art, cartoon, dessin ou modèle) provenant d’un certain nombre d’artistes tels que Andy Warhol, Keith Harling, les sociétés constituées en société qui ont enregistré les œuvres, les produits sur lesquels elles sont utilisées (soit directement, soit grâce à la licence), et l’art exposé ou mis en vente.
− Pièce PCO5: une copie de la charte des droits fondamentaux de l’UE, telle que rendue juridiquement contraignante par le traité de Lisbonne.
− Pièce PCO6: Décision de la Haute Cour de justice du Royaume-Uni dans l’affaire Creative Foundation/Dreamland Leisure and others 2015 disponibilités EWHC 2556.
− Pièce PCO7: extraits du site www.judiciary.uk concernant la spécialisation en matière de PI du Rt Hon Lord Justice Arnold.S.
7 Par décision du 21 décembre 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a partiellement accueilli la demande en nullité. La marque de l’Union européenne no 18 118 853 est déclarée nulle pour certains des produits et services contestés, à savoir:
Classe 2: Peintures vendues en récipients aérosols; peinture en spray; peintures.
Classe 9: Disques, bandes et autres supports préenregistrés contenant des images électroniques relatives à la culture de l’art et de la jeunesse; Disques, bandes et autres supports préenregistrés contenant du matériel relatif à la culture de l’art et de la jeunesse; logiciels liés à la culture de l’art et de la jeunesse; disques, bandes et autres supports préenregistrés portant des films relatifs à la culture de l’art et de la jeunesse.
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Classe 16: Gravures d’art; peintures; images; reproductions de peintures; images encadrées; impressions d’images.
Classe 18: Sacs à main.
Classe 19: Statues et sculptures en pierre, en béton ou en marbre.
Classe 24: Tentures murales.
Classe 25: Vêtements, chaussures et chapellerie.
Classe 27: Tentures murales; Carpettes.
Classe 28: Jeux, jouets et jouets.
Classe 41: Activitésculturelles liées à l’art et à la culture de la jeunesse; expositions artistiques.
Classe 42: Services d’artistes commandés, à savoir conception d’œuvres d’art et services d’art graphique; services d’arts graphiques; conception d’œuvres d’art.
Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
Absence de caractère distinctif et caractère descriptif — article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE
− La demande en nullité fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), et l', du RMUE, est dénuée de fondement et doit être rejetée.
Article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE (Faith)
− La demande en nullité fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur:
• Absence d’intention d’utiliser la marque contestée.
• La finalité d’interdire l’utilisation du signe contesté par des tiers.
• L’objectif de contourner les dispositions de la législation sur le droit d’auteur.
• L’objectif de contourner les dispositions du droit des marques des États-Unis.
Mauvaise foi sur la base du dépôt réitéré revendiqué.
− La demanderesse en nullité soutient que la marque de l’Union européenne contestée a été un nouveau dépôt de la MUE antérieure no 12 575 155 (déposée le 7 février 2014 pour des produits et services compris dans les classes 2, 9, 16, 18, 19, 24, 25, 27, 28,
41 et 42), tous pour la même marque figurative détenue par la titulaire de la MUE, et qu’elle avait donc pour seul objectif d’éviter des sanctions pour défaut de preuve de l’usage.
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− Selon la demanderesse en nullité, il existe un lien chronologique entre la première marque et la marque contestée. En effet, la marque contestée avait été déposée le 30 août 2019, ce qui correspond à la fin de la période de grâce de la première marque enregistrée le 29 août 2014. Compte tenu de cette chronologie, il est clair, selon elle, que le dépôt réitéré a été effectué afin d’éviter des sanctions pour défaut de preuve de l’usage.
− La titulaire de la MUE soutient que le deuxième dépôt a été effectué en raison du risque d’annulation de l’enregistrement antérieur sur la base de motifs absolus. En outre, selon la titulaire de la marque de l’Union européenne, les produits et services couverts par ses enregistrements n’étaient pas strictement identiques.
− Comme l’a fait valoir à juste titre la demanderesse en nullité, la marque contestée avait été déposée le 30 août 2019, ce qui correspond à la fin de la période de grâce de la
MUE no 12 575 155 (la première marque), qui a été enregistrée le 29 août 2014. Eu égard aux produits et services couverts par la première marque, la division d’annulation observe que la plupart des produits et services contestés sont strictement identiques à ceux de la première marque, à savoir ceux soulignés dans le tableau ci- dessous.
− En l’espèce, le moment de son application et la nature strictement identique de certains produits et services contestés énumérés ci-dessus doivent être pris en considération dans l’appréciation de la mauvaise foi. La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a avancé aucun argument convaincant expliquant pourquoi elle a de nouveau déposé une marque identique pour des produits et services identiques à certains des produits et services déjà couverts par son enregistrement antérieur. La titulaire de la marque de l’Union européenne affirme uniquement avoir déposé la marque contestée en raison du risque de perte de sa marque enregistrée à l’encontre de laquelle une demande en nullité fondée sur des motifs absolus avait été déposée le
12/03/2019. Toutefois, compte tenu de la date de dépôt de la marque contestée, qui est près de cinq mois après cette date du 12/03/2019, et de la coïncidence chronologique entre la date de dépôt de la marque contestée et la fin de la période de grâce de la première marque, cet argument ne semble pas convaincant. En outre, même
à supposer, de manière hypothétique, que telle était la véritable intention sous-tendant le dépôt de la marque contestée, cela ne saurait être considéré comme légitime en soi.
En effet, ce dépôt réitéré aurait été effectué pour éviter les conséquences d’une décision sur la validité de la première marque fondée sur des motifs (absolus) qui serait également applicable à la deuxième marque.
− Les circonstances susmentionnées entourant la demande de marque contestée, ainsi que la chronologie des événements ultérieurs, indiquent que la stratégie de dépôt de la titulaire de la marque de l’Union européenne a été utilisée dans le but de contourner l’obligation de prouver l’usage sérieux de la marque. Un tel comportement ne saurait être considéré comme une activité commerciale légitime ayant une logique commerciale justifiable, mais, au contraire, est incompatible avec les objectifs poursuivis par le RMUE et peut être considéré comme un «abus de droit» (par analogie, 07/07/2016,-82/14, LUCEO, EU:T:2016:396, § 52, 22/07/2019, R 1849/2017-2, MONOPOLY, § 78).
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− S’il est vrai qu’une demanderesse en nullité de marque de l’Union européenne n’est pas tenue de déclarer ou de démontrer son intention d’utiliser une marque au moment de son dépôt, il n’est également justifié de protéger les marques que si elles sont effectivement utilisées sur le marché conformément aux exigences d’usage sérieux prévues par la législation (nationale/de l’UE) pertinente. Par conséquent, les enregistrements qui visent à empêcher des tiers d’enregistrer ou d’utiliser à l’avenir des droits identiques/similaires pour des produits et/ou services identiques/similaires (pour tout ou partie des produits et/ou services désignés), en dehors d’une logique commerciale honnête, peuvent constituer un indicateur de l’intention malhonnête de la demanderesse en nullité (29/09/2021, T-592/20, AGATE/AGATE,
EU:T:2021:633, § 69) et sont donc considérés comme faits de mauvaise foi.
− Toutes ces circonstances impliquent que l’intention de la titulaire de la marque de l’Union européenne était effectivement de tirer profit des règles de l’UE en matière de marques en créant artificiellement une situation dans laquelle elle n’aurait pas à prouver l’usage sérieux de sa marque pour les produits et services contestés qui sont identiques à ceux couverts par son enregistrement de MUE antérieur identique.
− Compte tenu de toutes les circonstances factuelles pertinentes en l’espèce, il est conclu que le dépôt de la demande de marque de l’Union européenne contestée, dans la mesure où il inclut les produits et services déjà couverts par un enregistrement de
MUE antérieur, à savoir ceux mentionnés ci-dessus, a été effectué sans aucune logique commerciale et, partant, de mauvaise foi.
8 Le 21 février 2024, la titulaire de la marque de l’Union européenne a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où la demande en nullité a été accueillie. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 22 avril 2024.
9 Dans son mémoire en réponse reçu le 18 juin 2024, la demanderesse en nullité a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
10 Les arguments avancés par la titulaire de la MUE dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− La première marque, à savoir la MUE no 12 575 155, a été annulée par la nullité le 14 décembre 2020. Par conséquent, en vertu de l’article 62, paragraphe 2, les dispositions du règlement ne s’appliquaient jamais à la MUE no 12 575 155 et, par conséquent, la marque n’a jamais été enregistrée.
− Dès lors, les dispositions de l’article 58, paragraphe 1, ne pouvaient s’appliquer à la marque de l’Union européenne no 12 575 155. Par conséquent, la marque d’lanceur Flower n’a jamais été exposée à l’annulation du non-usage.
− La division d’annulation était tenue de prendre en considération, dans sa décision, le résultat de l’annulation de la marque de l’Union européenne no 12 575 155. Toutefois, il est clair qu’elle n’a pas fondé sa décision sur le fait que la titulaire de la marque de l’Union européenne était la titulaire enregistrée d’une marque de l’Union européenne
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enregistrée antérieure qui était exposée à l’annulation du non-usage. Si la division d’annulation avait correctement appliqué les règlements, la seule conclusion possible était que la marque postérieure n’avait pas été enregistrée avant la MUE no 18 118 853 et n’avait, à aucun moment, été exposée à l’annulation du non-usage. Par conséquent, la MUE no 18 118 853 ne pouvait constituer une demande visant à contourner les dispositions de l’article 58, paragraphe 1, du RMUE.
− La décision dans la procédure de nullité contre la marque de l’Union européenne no 12 575 155 a été rendue le 14 septembre 2020 et, par conséquent, le délai accordé pour former un recours expirait le 14 novembre 2020. Aucun recours n’ayant été formé, la marque de l’Union européenne no 12 575 155 était déjà annulée au moment où la demande d’annulation de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 118 853 a été déposée le 1 décembre 2020. À la lumière de ce qui précède, la division d’annulation a commis une erreur en n’appliquant pas les effets de la nullité de la marque de l’Union européenne no 12 575 155 dans la présente procédure.
− La division d’annulation a écarté les motifs invoqués par la titulaire de la MUE pour le dépôt de la marque de l’Union européenne no 18 118 853. Cette conclusion reposait sur l’avis de la division d’annulation selon lequel il existait une coïncidence avec la date de dépôt et, par conséquent, les raisons invoquées par la titulaire de la marque de l’Union européenne ont été jugées peu convaincantes.
− Toutefois, l’avis de la division d’annulation n’est défendable que s’il n’applique pas l’effet résultant de la nullité de la MUE no 12 575 155. Étant donné que la division d’annulation a, tout au long de sa décision, fait référence à la vulnérabilité de la marque de l’Union européenne no 12 575 155 à l’annulation du non-usage, elle n’a manifestement pas correctement appliqué la législation. La stratégie de dépôt de la titulaire de la marque de l’Union européenne, qui découle de la bonne prise en compte des résultats de la procédure en nullité en cours contre la MUE no 12 575 155, ne saurait être écartée en raison de l’application incorrecte de la législation par la division d’annulation.
− Parallèlement à la procédure d’annulation contre la MUE no 12 575 155, la demanderesse en nullité avait également introduit des demandes en nullité contre les enregistrements de la MUE no 17 981 624, no 17 981 629, no 17 981 633, no
17 981 636 et no 17 981 637 de la titulaire de la marque de l’Union européenne. Les motifs de nullité étaient identiques pour toutes les procédures.
− Compte tenu de l’intention de la titulaire de la marque de l’Union européenne d’utiliser la marque postérieure, et des contraintes commerciales imposées par la défense de six procédures d’annulation, une stratégie devait être conçue pour garantir la protection continue du lanceur s’il n’était pas possible de former un recours contre une décision erronée de la division d’annulation.
− Au moment du dépôt de la MUE no 18 118 853, l’option de déposer une nouvelle demande était plus efficace que le fait de former un recours contre la MUE no
12 575 155. Comme l’a confirmé la décision de la chambre de recours &bra;
25/10/2022, R 1246/202 5, DEVICE OF A BANKSY’S monkey (fig.) &ket;, la division d’annulation a commis une erreur dans sa décision d’annuler la marque de l’Union européenne no 12 575 155. Du point de vue de la titulaire de la marque de
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l’Union européenne, compte tenu de l’ensemble des contraintes commerciales et économiques qui lui sont imposées, il existait une logique commerciale claire et justifiable derrière le dépôt d’une nouvelle demande pour le lanceur Flower plutôt que de chercher à former un recours contre la décision de première instance.
− En outre, étant donné que le recours en annulation contre la MUE no 12 575 155 était axé sur l’intention de la titulaire de la marque de l’Union européenne d’utiliser la marque lors du dépôt en 2014, il était logique de déposer la marque de l’Union européenne no 18 118 853 en 2019, étant donné que toute action en nullité contre ce dépôt ultérieur se concentrait sur l’intention de la titulaire de la MUE d’utiliser alors la marque. Le fait que les produits et services couverts par la MUE no 18 118 853 soient plus limités que ceux couverts par la MUE no 12 575 155 démontre que la titulaire de la MUE a dûment pris en considération l’usage prévu de la MUE no 18 118 853 au moment de la demande.
− La division d’annulation a déclaré qu’un dépôt réitéré effectué pour éviter les conséquences d’une décision sur la validité de la première marque sur la base de motifs absolus ne serait pas légitime étant donné que ces motifs «seraient également applicables à la deuxième marque». Cette affirmation est erronée. Conformément à l’article 59, point b), du RMUE, la mauvaise foi doit être la mauvaise foi (en l’espèce, l’allégation selon laquelle la MUE a été déposée sans intention d’utiliser la marque) «au moment du dépôt de la demande de marque». Il ne saurait être exact que les intentions d’un demandeur de marque en 2014 devraient être automatiquement considérées comme étant ses intentions en 2019.
− En rejetant tous les arguments avancés par la demanderesse en nullité dans la demande en nullité autres que ceux relatifs au dépôt réitéré, la division d’annulation reconnaît implicitement, en l’espèce, que l’annulation antérieure de la marque de l’Union européenne no 12 575 155 pour les mêmes motifs (discrets) doit avoir été entachée d’erreur. La décision de la division d’annulation dans la présente affaire a donc donné lieu à un résultat paradoxal et injuste pour la titulaire de la marque de l’Union européenne, étant donné que la titulaire de la MUE aurait dû continuer à bénéficier de l’enregistrement antérieur pour des classes qui ont désormais été annulées, malgré l’absence de revendication de déchéance pour non-usage.
Conclusion
− La division d’annulation a commis une erreur dans sa décision en ne tenant pas compte de l’effet de la nullité de la MUE no 12 575 155. L’élément fondamental de l’appréciation de la division d’annulation aurait dû être le fait que la marque de l’Union européenne no 12 575 155 n’existait jamais en tant que marque enregistrée et n’était à aucun moment exposée aux dispositions de l’article 58 relatives à la déchéance pour non-usage.
− Étant donné que le fondement de la décision attaquée en ce qui concerne les produits et services en cause est une intention de contourner la vulnérabilité de la marque à l’absence d’usage, il est clair que la division d’annulation n’a pas tenu compte de la situation juridique correcte en vertu du RMUE.
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− La division d’annulation a également commis une erreur en étendant son application incorrecte de cette législation aux intentions de la titulaire de la marque de l’Union européenne. La division d’annulation n’a pas tenu compte de l’effet motivant sur la titulaire de la marque de l’Union européenne au moment du dépôt de la marque de l’Union européenne no 18 118 853, alors pendante, contre la marque de l’Union européenne no 12 575 155. L’intention de la titulaire de la marque de l’Union européenne, telle qu’exprimée dans ses observations, était tout à fait valable et reposait sur l’application correcte du droit. Il existait un motif commercial justifiant le dépôt d’une nouvelle demande et la division d’annulation a commis une erreur en rejetant cette demande dans son intégralité.
− Compte tenu de l’annulation erronée de la marque de l’Union européenne no 12 575 155, dont la division d’annulation avait pleinement connaissance, la décision attaquée en l’espèce a conduit à une situation unique pour la titulaire de la marque de l’Union européenne, qui est contraire aux principes de justice naturelle.
− Par conséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne demande que la décision attaquée soit annulée et que la demande en nullité soit rejetée dans son intégralité.
11 Les arguments présentés par demanderesse en nullité en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
− Dans la décision attaquée, la division d’annulation a accueilli la demande en nullité uniquement en ce qui concerne l’argument de la mauvaise foi fondé sur la question du dépôt réitéré/de la confirmation de la demande en nullité.
− Comme indiqué dans la décision attaquée faisant l’objet du recours, la chronologie était qu’il existait un enregistrement antérieur (no 12 575 155) pour la même marque figurative que celle en l’espèce. La soi-disant «période de grâce» de cet enregistrement antérieur a expiré le 29 août 2019, et la demande de réenregistrement a été déposée le
30 août 2020.
Moyens et arguments du recours
− La titulaire de la marque de l’Union européenne suggère que, dans la mesure où le RMUE no 12 575 155 a été déclaré nul (et traité en droit comme s’il n’avait jamais été enregistré), il n’a jamais été exposé à la preuve de l’usage et, en tant que tel, il n’aurait pas pu être un enregistrement antérieur soumis à la preuve de l’usage qui a été «réenregistré» étant donné qu’il n’a jamais été enregistré en vertu de la procédure d’annulation contre la MUE no 12 575 155.
− Bien qu’un argument très créatif, il semble difficile d’affirmer que la question de savoir si le demandeur a déposé la demande de mauvaise foi (une situation subjective qui doit être appréciée au moment du dépôt) peut être déterminée par le fait que l’enregistrement antérieur soit par la suite déclaré nul (un fait objectif).
− Bien entendu, la bonne prise en considération découle de la situation à la date à laquelle la titulaire de la marque de l’Union européenne a déposé la demande; à cette époque, la marque de l’Union européenne no 12 575 155 était toujours en vigueur et
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était juste exposée à la preuve de l’usage. La nullité ultérieure de la MUE no 12 575 155 ne modifie pas l’intention subjective de la titulaire de la MUE au moment du dépôt, que la division d’annulation a considérée comme étant de contourner les règles relatives à la preuve de l’usage.
− La titulaire de la marque de l’Union européenne comprend que la division d’annulation suggère que la annoncés aurait été la même: ce n’est pas ce que dit la décision attaquée. La conclusion était que le dépôt réitéré permettrait d’éviter les conséquences d’une décision dans laquelle les mêmes motifs pourraient s’appliquer (et, en fin de compte, les mêmes motifs ont été déposés contre le présent enregistrement contre la marque de l’Union européenne no 12 575 155, à l’exception du fait qu’en l’espèce, il était également possible d’affirmer la mauvaise foi sur la base du dépôt réitéré/du contournement des conséquences de l’affaire antérieure).
− Il va de soi que différents décideurs peuvent conclure différemment: il ne s’agit pas de «réformer» une décision antérieure et, en fait, cela ne modifie pas la conclusion relative à la mauvaise foi de la demanderesse: si une partie décide de tenter de contourner la procédure appropriée pour contester une décision, il s’agit là d’une mauvaise foi, même s’il pouvait être conclu que différents décideurs auraient pu parvenir à une autre décision.
− Ce que la titulaire de la marque de l’Union européenne ne traite pas, c’est la conséquence si elle est autorisée à déposer simplement un nouveau dépôt chaque fois que ses droits sont déclarés nuls, ou si une telle menace existe au regard de l’article 63, paragraphe 3, du RMUE.
− Dès lors, si la titulaire de la marque de l’Union européenne avait raison d’affirmer qu’il était possible de décider simplement de ne pas former de recours et de redéposer une décision pour des raisons de «coût — efficacité», elle pourrait en fait présenter un nouveau dossier et perdre chaque action en nullité jusqu’au moment où un décideur de la décision parvient à une autre conclusion: à ce stade, elles pourraient faire valoir que l’article 63, paragraphe 3, du RMUE s’applique et que cet enregistrement n’a aucune incidence. Cela ne saurait tout simplement être correct.
− Au contraire, comme l’a conclu la division d’annulation, toute tentative de contourner une décision en retirant le dépôt de la marque sous-jacente doit constituer, à première vue, une preuve de la mauvaise foi.
Conclusions
− À la lumière de ce qui précède, la demanderesse en nullité demande à la chambre de recours de rejeter le recours et de confirmer la décision attaquée.
Motifs
12 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
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13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
14 La titulaire de la marque de l’Union européenne a formé un recours contre la décision attaquée dans la mesure où la marque contestée a été déclarée nulle.
15 La décision attaquée est définitive dans la mesure où la demande en nullité a été rejetée pour une partie des produits et services contestés, en ce qui concerne l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7 du RMUE, ainsi qu’en ce qui concerne l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE (mauvaise foi) en lien avec:
• Absence d’intention d’utiliser la marque contestée.
• La finalité d’interdire l’utilisation du signe contesté par des tiers.
• L’objectif de contourner les dispositions de la législation sur le droit d’auteur.
• L’objectif de contourner les dispositions du droit des marques des États-Unis.
16 Par conséquent, en l’espèce, la chambre de recours doit examiner si c’est à juste titre que la division d’annulation a conclu, dans la décision attaquée, que la marque contestée devait être déclarée partiellement nulle sur la base de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE (mauvaise foi) en lien avec le dépôt réitéré demandé.
Principes généraux relatifs à la mauvaise foi
17 Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, la nullité d’une marque de l’Union doit être déclarée lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque. La notion de «mauvaise foi» visée à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est ni définie, ni délimitée, ni même décrite d’une quelconque manière dans la législation. Sa signification et sa portée doivent être déterminées conformément à sa signification habituelle dans le langage courant, tout en tenant compte de son contexte et des objectifs poursuivis par le RMUE &bra; 12/09/2019, C-104/18 P,
STYLO indirects KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 43; 05/07/2016, T-167/15,
NEUSCHWANSTEIN, EU:T:2016:391, § 51 et jurisprudence citée &ket;. Si, conformément à son sens habituel dans le langage courant, la notion de «mauvaise foi» suppose la présence d’un état d’esprit ou d’une intention malhonnête, cette notion doit également être comprise dans le contexte du droit des marques, qui est celui de la vie des affaires. À cet égard, le RMUE a pour objet l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur. Les règles relatives à la marque de l’Union européenne visent, notamment, à contribuer au système de concurrence non faussé dans l’Union européenne, dans lequel chaque entreprise doit, pour attirer et retenir la clientèle par la qualité de ses produits ou de ses services, pouvoir faire enregistrer en tant que marque des signes permettant au consommateur de distinguer sans confusion possible ces produits ou services de ceux qui ont une autre provenance &bra; 12/09/2019, 104/18-P, STYLO indirects KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 45 &ket;.
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18 Par conséquent, la cause de nullité absolue visée à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE s’applique lorsqu’il ressort d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque de l’Union européenne a déposé la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de se livrer à une concurrence loyale, mais dans l’intention de porter atteinte, d’une manière incompatible avec les usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou à l’intention d’obtenir, sans même cibler un tiers spécifique, un droit exclusif à d’autres fins que celles relevant des fonctions d’une marque (voir arrêt du 12/09/2019, EU:C:2019:724, point 46).
19 Selon une jurisprudence constante, dans le cadre de l’analyse globale opérée au titre de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, il peut également être tenu compte de l’origine du signe contesté et de son usage depuis sa création, de la logique commerciale dans laquelle s’est inscrit le dépôt de la demande d’enregistrement de ce signe en tant que marque de l’Union européenne, ainsi que de la chronologie des événements ayant caractérisé la survenance dudit dépôt-(26/02/2015, 257/11, COLOURBLIND,
EU:T:2015:115, § 68 et jurisprudence citée).
20 Comme indiqué ci-dessus, il convient de prendre en considération l’intention du titulaire de la marque de l’Union européenne au moment du dépôt de la demande d’enregistrement, ce qui constitue un élément subjectif qui doit être déterminé par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 41-42; 27/06/2013,-320/12, Malaysia Dairy,
EU:C:2013:435, § 36; 14/05/2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, § 49).
21 La notion de mauvaise foi se rapporte donc à une motivation subjective au moment de la demande, à savoir une intention malhonnête ou autre motif dommageable. Elle implique un comportement s’écartant des principes reconnus comme entourant un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale (07/07/2016-,
82/14, LUCEO, EU:T:2016:396, § 28).
22 Il appartient au demandeur en nullité qui entend se fonder sur l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE d’établir les circonstances qui permettent de conclure qu’une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne a été déposée de mauvaise foi, la bonne foi étant présumée jusqu’à preuve du contraire (13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 21, 57; 08/03/2017, T-23/16, Formata (fig.), EU:T:2017:149,
§ 45 et jurisprudence citée).
23 Lorsque l’EUIPO constate que les circonstances objectives du cas d’espèce invoquées par le demandeur en nullité peuvent conduire au renversement de la présomption de bonne foi, il appartient au titulaire de cette marque de fournir des explications plausibles quant aux objectifs et à la logique commerciale poursuivis par la demande d’enregistrement de cette dernière (23/05/2019, 3/18 indirects-T-4/18, ANN TAYLOR/ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 36-37 et jurisprudence citée; 21/04/2021, T-663/19, MONTANT, EU:T:2021:211, § 43).
24 Le titulaire de la marque en cause est le mieux placé pour fournir des informations sur ses intentions lors de la demande d’enregistrement de cette marque et pour apporter des éléments de nature à convaincre que, en dépit de l’existence de circonstances objectives, ces intentions étaient légitimes (05/05/2017, T-132/16, VENMO, EU:T:2017:316, § 51,-59).
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25 Toute personne est habilitée à invoquer le motif absolu de nullité visé à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE. Par ailleurs, l’article 63, paragraphe 1, point a), du RMUE n’exige pas que le demandeur en nullité invoquant l’existence d’une mauvaise foi au moment du dépôt de la marque contestée soit titulaire d’un quelconque droit antérieur. En droit, la mauvaise foi est une cause de nullité absolue fondée sur le comportement et les intentions subjectives du titulaire de la MUE au moment du dépôt de la demande de marque, mais pas nécessairement sur les effets de ce comportement vis-à-vis de la demanderesse en nullité. Cette disposition a pour but non pas de protéger des droits antérieurs, mais de sanctionner un comportement malhonnête. En ce sens, la cause de nullité de la mauvaise foi ne constitue pas «structurelle» une exception au principe dit de «premier déposant» — comme cela pourrait être déduit à tort d’une formulation fréquemment utilisée par le Tribunal dans ce contexte (14/02/2012,-33/11,
Bigab, EU:T:2012:77, § 16-17; 21/03/2012, 227/09-, FS, EU:T:2012:138, § 31-32; voir également 11/07/2013, 321/10-, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, § 17-18), mais sanctionne un «défaut de naissance» intrinsèque de la marque contestée qui pourrait tout à fait être totalement indépendant de l’existence de tout droit antérieur (conclusions de l’avocat général Sharpston du 12/03/2009,-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:148, § 41; 22/07/2019, R 1849/2017-2, MONOPOLE, § 41).
26 À cet égard, force est de constater qu’aucune disposition de la législation sur les marques de l’Union européenne n’interdit le renouvellement de la demande d’enregistrement d’une marque et que, par conséquent, un tel dépôt ne saurait, à lui seul, établir l’existence de la mauvaise foi du demandeur de marque, à moins qu’il ne soit associé à d’autres éléments de preuve pertinents avancés par le demandeur en nullité ou par l’EUIPO (21/04/2021, T 663/19-, MONOPOLY, EU:T:2021:211, § 70).
27 Afin d’examiner le bien-fondé des arguments avancés par la demanderesse en nullité, il convient de se référer aux principes qui régissent le droit des marques de l’Union européenne et à la règle relative à la preuve de l’usage de ces marques. S’il ressort clairement de l’article 9, paragraphe 1, du RMUE que l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif, il ressort du considérant 24 du RMUE que la protection des marques de l’Union européenne et, contre celles-ci, de toute marque enregistrée qui leur est antérieure, n’est justifiée que dans la mesure où ces marques sont effectivement utilisées. Une marque de l’Union européenne qui n’est pas utilisée pourrait faire obstacle à la concurrence en limitant l’éventail des signes qui peuvent être enregistrés par d’autres en tant que marque et en privant les concurrents de la possibilité d’utiliser cette marque ou une marque similaire lors de la mise sur le marché intérieur de produits ou de services identiques ou similaires à ceux qui sont protégés par la marque en cause. Par conséquent, le non-usage d’une marque de l’Union européenne risque également de restreindre la libre circulation des produits et des services (-19/12/2012, 149/11, Onel/Omel, EU:C:2012:816, § 32; 21/04/2021, T-663/19,
MONTANT, EU:T:2021:211, § 50).
28 En ce qui concerne l’usage sérieux d’une marque de l’Union européenne, il convient de rappeler que l’article 18, paragraphe 1, du RMUE dispose que «si, dans un délai de cinq ans à compter de l’enregistrement, la marque de l’Union européenne n’a pas fait l’objet par le titulaire d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque de l’Union européenne est soumise aux sanctions prévues au présent règlement, sauf juste motif pour le non-usage».
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29 En outre, l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE dispose que «le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage».
30 La ratio legis de l’exigence selon laquelle une marque doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux pour être protégée en vertu du droit de l’Union est que l’inscription d’une marque de l’Union européenne au registre de l’EUIPO ne saurait être considérée comme un dépôt stratégique et statique conférant à un titulaire inactif un monopole légal d’une durée indéterminée. Au contraire, ce registre doit refléter fidèlement les indications que les entreprises utilisent effectivement sur le marché pour distinguer leurs produits et services dans la vie économique (21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211, § 50 et jurisprudence citée).
31 Il résulte donc des principes régissant le droit des marques de l’Union européenne et des règles relatives à la preuve de l’usage que, si un droit exclusif est conféré au titulaire d’une marque, ce droit exclusif ne peut être protégé que si, à l’expiration du délai de grâce de cinq ans, ce titulaire est en mesure de prouver l’usage sérieux de sa marque. Un tel système met en balance, d’une part, les intérêts légitimes du titulaire de la marque et, d’autre part, ceux de ses concurrents (21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211, § 55).
32 Si les dépôts répétés d’une marque ne sont pas, en tant que tels, prohibés, il n’en demeure pas moins qu’un tel dépôt effectué afin d’éviter les conséquences liées au non-usage de marques antérieures peut constituer un élément pertinent susceptible d’établir la mauvaise foi de la personne qui a déposé ladite marque (13/12/2012, T 136/11-, Pelikan,
EU:T:2012:689, § 27, 21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211, § 57).
33 Un comportement répétitif peut constituer un indice de mauvaise foi s’il révèle une intention contraire à un comportement commercial acceptable, par exemple l’intention de contourner le système d’enregistrement. Lorsque le titulaire de la MUE présente des demandes répétées pour la même marque dans le but d’éviter les conséquences de la déchéance pour le non-usage de la MUE antérieure, en tout ou en partie, il est de mauvaise foi (13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 27).
34 Dans ce contexte, il convient de souligner que l’enregistrement d’une marque suivi, de manière périodique, de l’enregistrement d’une marque identique, peut servir à étendre abusivement et frauduleusement le délai de grâce de cinq ans en vue de se soustraire indéfiniment à l’obligation légale d’usage sérieux et aux sanctions correspondantes, qui doivent être mises en œuvre dans leur pleine efficacité aux fins de l’application égale et uniforme du droit de l’Union. Ces dépôts sont effectués en fraudem legis (dans la fraude de la loi) et ils ne peuvent être invoqués pour échapper aux sanctions correspondantes conformément au principe général du droit de l’Union, qui interdit la fraude et l’abus de droit.
35 Les particuliers ne doivent pas tirer indûment ou frauduleusement profit du droit de l’Union, qui ne saurait être étendu pour couvrir les pratiques abusives (05/07/2007, C- 321/05, Kofoed, EU:C:2007:408, § 38 et jurisprudence citée), réalisées dans le respect formel des règles de l’Union européenne ou nationales (en l’occurrence, les règles
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régissant le dépôt des marques), mais portent atteinte ou contournent effectivement un objectif législatif sérieux, tel que celui poursuivi par les dispositions imposant l’obligation d’usage sérieux des marques (en l’espèce, les règles régissant le dépôt des marques), lesquelles ne peuvent être évitées (13/02/2014, PLUS-, R 1260/2013-2, PL46).
36 Le délai de grâce de cinq ans accorde à la titulaire un délai raisonnable pour préparer puis lancer une gamme de produits ou de services sous une marque spécifique sans avoir à se demander, au cours de cette période, si les critères d’usage sérieux énoncés dans le RMUE ont été remplis (13/02/2014, R 1260/2013-2, KABELPLUS/CANAL PLUS et al., § 18; 22/07/2019, R 1849/2017-2, MONOPOLE, § 47).
37 Le fait de détenir un enregistrement, de ne pas l’utiliser, de le retirer après cinq ans et de déposer une nouvelle demande dans le but d’obtenir une nouvelle période de cinq ans prolonge artificiellement le délai de grâce de cinq ans, en fin de compte infini, étant donné que ce motif pourrait être répété aussi souvent qu’imaginable (15/11/2011, R 1785/2008-4, PATHFINDER/MARS PATHFINDER, § 19; 22/07/2019, R 1849/2017-
2, MONOPOLE, § 48).
38 Le délai de grâce de cinq ans a été établi pour permettre la réflexion, l’exploration du marché et des considérations économiques, pour permettre au titulaire d’apprécier s’il peut lancer un produit sous une marque donnée, ce qui n’est pas lié à de simples numéros d’enregistrement figurant dans des bulletins officiels. Toutefois, il n’existe aucune raison légitime d’autoriser la prorogation de ce délai de grâce pour la seule raison que la même marque figure désormais sur un registre national ou de l’Union sous un autre numéro d’enregistrement (15/11/2011, R-1785/2008 4, PATHFINDER/MARS PATHFINDER,
§ 20; 22/07/2019, R 1849/2017-2, MONOPOLE, § 49). La chambre de recours rappelle que les législateurs de l’Union n’ont pas prévu la possibilité d’un quelconque renouvellement du délai de grâce de cinq ans. Au contraire, il convient d’adopter une interprétation littérale correcte de l’expression «la marque antérieure (de l’Union européenne ou nationale)» employée à l’article 47, paragraphe 2, et (3), du RMUE. En d’autres termes, une «marque antérieure» ne doit pas nécessairement être comprise comme une marque portant ce numéro d’enregistrement particulier, mais comme une même marque (au sens de la représentation de la marque au titre de l’article 31 du
RMUE) «pour les mêmes produits et services» et, bien entendu, «sur le même territoire»
(22/07/2019, R-1849/2017 2, MONOPOLY, § 49 et jurisprudence citée).
39 La chambre de recours relève également que l’avocat général Ruíz-Jarabo (voir décision préjudicielle du 02/07/2002, C-40/01, Ajax/Ansul, § 42, EU:C:2002:412) a exhorté les autorités désignées à lutter contre les enregistrements dits «défensifs» ou «stratégiques», dont le seul but était d’empêcher d’autres opérateurs d’enregistrer des signes similaires à l’avenir, mais n’avait sinon aucune fonction légitime de marque (22/07/2019, R 1849/2017-2, MONOPOLY, § 50 et jurisprudence citée).
Les faits de l’espèce
Historique des dépôts effectués
40 Tout d’abord, il est nécessaire de comprendre les deux dépôts effectués par la titulaire de la MUE:
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• La marque de l’Union européenne no 125 751 552 pour des produits et services compris dans les classes 2, 9, 16, 18, 19, 24, 25, 27, 28, 41 et 42 (ci-après la «première marque»); déposée le 7 février 2014 et enregistrée le 29 août 2014. Le
12 mars 2019, la demanderesse en nullité a déposé une demande en nullité et, le 14 septembre 2020, la marque a été déclarée nulle conformément à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE (mauvaise foi), car il a été conclu qu’à la date de dépôt, la titulaire de la MUE n’avait pas l’intention d’utiliser la marque. Aucun recours n’a été formé.
• La marque de l’Union européenne no 18 118 853 pour des produits et services compris dans les classes 2, 9, 16, 18, 19, 24, 25, 27, 28, 41 et 42 (ci-après la «marque contestée»); déposée le 30 août 2019 et enregistrée le 22 mai 2020. Le 30 novembre 2020, la demanderesse en nullité a déposé une demande en nullité et, le 21 décembre 2023, la division d’annulation a déclaré la nullité partielle de la marque contestée en vertu de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE (mauvaise foi) au motif que le dépôt de la marque contestée a été considéré comme un dépôt réitéré illégal de la première marque. Cette décision a fait l’objet d’un recours et fait l’objet de la présente procédure.
Appréciation de la mauvaise foi du dépôt réitéré
41 La décision attaquée a fondé son raisonnement selon lequel un dépôt réitéré malhonnête de la première marque constituait un contournement de l’obligation d’usage de cette marque et, afin d’obtenir une nouvelle période de cinq ans, en particulier sur la circonstance qu’il existe une coïncidence entre la date de dépôt de la marque contestée et la fin de la période de grâce de la première marque.
42 Toutefois, comme indiqué au paragraphe 20 ci-dessus, pour comprendre l’intention de la titulaire de la marque de l’Union européenne à la date de dépôt pertinente de la marque contestée, qui est un élément subjectif, il convient de se référer à toutes les circonstances objectives pertinentes du cas d’espèce.
43 Tout d’abord, la titulaire de la marque de l’Union européenne a déjà expliqué devant la division d’annulation qu’elle avait demandé l’enregistrement de la marque contestée après le dépôt de la demande en nullité contre la première marque. Elle a estimé qu’il existait un risque élevé que la première marque soit déclarée nulle, de sorte qu’elle n’aurait jamais existé dès le départ (article 62, paragraphe 2, du RMUE). Par conséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne a jugé plus approprié de déposer en tout
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état de cause une nouvelle demande au lieu d’invoquer la première marque avec le risque élevé d’être déclarée nulle à la fin de celle-ci.
44 En outre, la titulaire de la marque de l’Union européenne a expliqué qu’environ un mois après le dépôt de la marque contestée, elle avait déjà produit des étiquettes et du matériel publicitaire sur lesquels figurait la marque contestée pour différents produits tels que des tee-shirts, des coussins, des horloges, des peintures (pièce PC01). Elle a également indiqué que ces produits étaient proposés au public dans le magasin de produits intérieur brut de la titulaire de la marque de l’Union européenne, qui a été ouvert au début du mois d’octobre 2019. À côté d’un site web, la titulaire de la marque de l’Union européenne a établi des locaux physiques à Londres pour faire la publicité des produits. Par conséquent, il apparaît que la titulaire de la marque de l’Union européenne a commencé à préparer l’usage de la marque contestée avant même la date de dépôt.
45 La demanderesse en nullité a reconnu qu’en octobre 2019, la titulaire de la marque de l’Union européenne a ouvert le magasin susmentionné afin de vendre des produits dans le but de préserver les marques dont elle est titulaire (pièce ARW22).
46 Eu égard à ces faits, il y a lieu de conclure que le dépôt de la marque contestée a une logique sous-jacente et, en tant que tel, ne saurait être simplement considéré comme un dépôt malhonnête dans le but de contourner l’obligation d’usage de la première marque après le délai de grâce de cinq ans.
47 Tout d’abord, lorsque la marque contestée a été déposée, la demanderesse en nullité avait déjà introduit une demande en nullité contre la première marque. Compte tenu de l’hypothèse de la titulaire de la MUE selon laquelle cette première marque serait probablement déclarée nulle et qu’elle n’avait pas l’intention d’introduire un recours contre une telle décision, il est évidemment absurde de commencer à utiliser cette marque, étant donné que, une fois déclarée nulle, elle est réputée n’avoir jamais existé.
48 L’intention d’utiliser la marque a été démontrée par la titulaire de la marque de l’Union européenne depuis qu’elle a commencé les préparatifs de l’usage correspondants en même temps qu’elle a déposé la marque contestée. La demanderesse en nullité a reconnu qu’en octobre 2019, la titulaire de la marque de l’Union européenne a ouvert le magasin susmentionné afin de vendre des produits dans le but de préserver les marques dont elle est titulaire.
49 Une autre raison pour laquelle la bonne foi n’a pas été réfutée réside dans le fait que, si la titulaire de la marque de l’Union européenne n’avait pas déposé la marque contestée, elle a néanmoins commencé à utiliser la marque en octobre 2019, et cet usage aurait évité l’annulation de la première marque pour non-usage, car conformément à l’article 58, paragraphe 1, point b), du RMUE. Le titulaire d’une MUE peut commencer à utiliser sa marque également après l’expiration du délai de cinq ans, ce qui évite la déchéance de cette MUE, dans le cas où aucune demande en nullité pour non-usage n’a été déposée contre cette marque de l’Union européenne.
50 Par conséquent, dans les circonstances de l’espèce et compte tenu de l’ensemble des arguments et du raisonnement présentés par la titulaire de la marque de l’Union européenne, le dépôt de la marque contestée ne semble pas dépourvu de logique commerciale, mais, au contraire, la titulaire de la marque de l’Union européenne n’avait pas l’intention de se soustraire à l’obligation d’utiliser la première marque. Prenant en
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considération la demande en nullité à l’encontre de la première marque, elle a simplement choisi de déposer à nouveau cette marque en raison du risque qu’elle soit déclarée nulle. Par conséquent, le fait qu’elle ait déposé la marque contestée a un motif légal et ne saurait être considéré comme un comportement malhonnête visant à contourner les règles établies dans le système européen des marques.
51 À cet égard, la décision attaquée donne également un raisonnement contradictoire pour justifier la mauvaise foi de la titulaire de la marque de l’Union européenne à la date de dépôt de la marque contestée, car elle a répondu aux explications de la titulaire de la MUE concernant les risques de perte de la première marque en raison de la nullité dont elle a fait l’objet. En supposant que telle était l’intention réelle du dépôt de la marque contestée, ce dépôt réitéré aurait été effectué afin d’éviter les conséquences d’une décision sur la validité de la première marque fondée sur des motifs (absolus) qui seraient également applicables à la seconde marque.
52 Tout d’abord, ce raisonnement est incorrect, étant donné que la première marque a été déclarée nulle pour cause de mauvaise foi trois ans avant l’adoption de la décision attaquée, et que les circonstances factuelles de mauvaise foi susceptibles de demander l’enregistrement de la première marque ne s’appliquent pas nécessairement également à la marque contestée. En outre, dans la décision attaquée elle-même, la division d’opposition a conclu qu’il n’existait pas de motif absolu de refus applicable à la marque en cause.
53 Deuxièmement, le raisonnement susmentionné ne saurait être harmonisé avec le dernier argument de la décision attaquée, à savoir que le dépôt réitéré a été effectué de mauvaise foi afin de contourner les dispositions relatives à l’obligation d’usage de la première marque. Il est peu logique de déposer une demande sachant qu’elle enfreint des motifs absolus de refus dans l’intention d’obtenir en même temps un nouveau délai de grâce de cinq ans contentant les règles de l’obligation d’utiliser une telle marque.
54 La demanderesse en nullité ne fournit aucun argument solide susceptible de réfuter la présomption de bonne foi et de justifier un comportement malhonnête de la titulaire de la marque de l’Union européenne lors du dépôt de la marque contestée.
55 Premièrement, elle tient compte du fait que la titulaire de la marque de l’Union européenne ne savait pas comment l’issue de la procédure de nullité contre la première marque serait celle du dépôt de la marque contestée et, dès lors, elle en a déduit que ses intentions étaient d’obtenir un nouveau délai de grâce de cinq ans pour la même marque.
56 Tout d’abord, comme indiqué précédemment, la titulaire de la marque de l’Union européenne a présenté une argumentation cohérente pour expliquer ses intentions et la motivation de ses actes, y compris le dépôt de la marque contestée.
57 Deuxièmement, comme déjà mentionné au paragraphe 48 ci-dessus, la titulaire de la marque de l’Union européenne aurait simplement pu commencer à utiliser la marque, comme elle l’a fait le 2019 octobre, ce qui permettrait d’éviter les conséquences d’un non-usage au sens de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
58 Troisièmement, l’argument selon lequel la titulaire de la marque de l’Union européenne bénéficierait de la disposition de l’article 63, paragraphe 3, du RMUE concernant l’irrecevabilité des demandes en nullité ou en déchéance ultérieures dans le cas où il y
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aurait le même objet, la même cause et les parties n’ont pas été clairement expliquées par la demanderesse en annulation et, en tout état de cause, ces situations ne se produisent normalement pas étant donné que les circonstances factuelles changent normalement d’affaire à l’autre.
59 Enfin, il convient de souligner que l’ensemble de la procédure, ainsi que les demandes présentées par la demanderesse en nullité, sont dans une certaine mesure contradictoires et difficiles à suivre. D’une part, la demanderesse en nullité a fondé la prétendue mauvaise foi de la titulaire de la MUE à la date de dépôt de la marque contestée sur le fait qu’elle n’avait jamais l’intention d’utiliser la marque.
60 Toutefois, dans le même temps, elle a également fondé la demande en nullité pour cause de mauvaise foi sur le fait que la titulaire de la marque de l’Union européenne avait l’intention de contourner les règles relatives à l’obligation d’usage et d’obtenir un nouveau délai de grâce de cinq ans.
61 Par conséquent, si la titulaire de la MUE n’avait pas l’intention d’utiliser la marque, il n’est pas nécessaire d’obtenir en même temps un nouveau délai de grâce de cinq ans, ce qui suggérerait une intention d’utiliser la marque.
Conclusions
62 Comme indiqué au paragraphe 20 ci-dessus, la bonne foi est présumée et il appartient à la demanderesse en nullité de démontrer clairement et sans ambiguïté que, en réalité, la titulaire de la marque de l’Union européenne était de mauvaise foi lors du dépôt de la marque contestée.
63 À cet égard, il convient de souligner qu’il ne ressort pas des éléments de preuve versés au dossier qu’il existe des circonstances factuelles et juridiques solides et convaincantes qui permettraient de conclure que la titulaire de la marque de l’Union européenne a tenté d’abuser de son droit, permettant ainsi de conclure qu’elle était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée.
64 Au contraire, la titulaire de la marque de l’Union européenne a expliqué et établi de façon cohérente les raisons et les arguments qui ont conduit au dépôt de la marque contestée, ce qui a été fait suivant une logique commerciale raisonnable dans les circonstances données.
65 Il n’a pas été établi que la titulaire de la marque de l’Union européenne avait des intentions contraires aux principes reconnus d’un comportement éthique ou qu’elle s’était écartée des usages honnêtes en matière industrielle et commerciale au moment du dépôt de la marque contestée. Il n’a pas non plus été démontré que la titulaire de la MUE avait l’intention de porter atteinte aux intérêts de tiers d’une manière incompatible avec les usages honnêtes.
66 Par conséquent, la décision attaquée a commis une erreur et n’a pas motivé de manière convaincante ses conclusions en concluant que la marque contestée constituerait une demande réitérée de mauvaise foi.
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Frais
67 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse en nullité, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par les titulaires de la marque de l’Union européenne aux fins des procédures de recours et d’annulation.
68 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de
720 EUR et les frais de représentation professionnelle des titulaires de la marque de l’UE, de 550 EUR.
69 En ce qui concerne la procédure de nullité, la demanderesse en nullité doit rembourser les frais de représentation professionnelle des titulaires de la marque de l’UE, de 450 EUR.
70 Le montant total s’élève à 1 720 EUR.

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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1 Annule la décision attaquée.
2 Rejette la demande en nullité dans son intégralité;
3 Condamne la demanderesse en nullité à supporter les frais exposés par les titulaires de la marque de l’Union européenne aux fins des procédures d’annulation et de recours pour un montant total de 1 720 EUR.
Signature Signature Signature
V. Melgar S. Rizzo A. Pohlmann
Greffier:
Signature
P.O. E. Apaolaza Alm
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