LES CHAMBRES DE RECOURS

DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 15 janvier 2021
Dans l’affaire R 2936/2019-5
The Smiley company SPRL Avenue Louise no 523
1050 Bruxelles
Belgique Opposante/requérante représentée par Baker aboutissement Mackenzie, Calle de José Ortega y Gassly, 29, 28006 Madrid (Espagne)
contre
SC Ha Ha Production SRL SAT Ciocanesti, nr.233B
COMUNA Calinesti
Roumanie Demanderesse/défenderesse représentée par S.C. Weizmann Ariana conformée Partners Agentie de Proprietate Intelectuala S.R.L., Vivando Building 51 11 Iunie street, 1th floor, offices 14-15 secteur 4, 040171 Bucaresti (Roumanie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 059 223 (demande de marque de l’Union européenne no 17 569 641)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), R. Ocquet (rapporteur) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
15/01/2021, R 2936/2019-5, Smiley/Smiley et al.

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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 6 décembre 2017, SC Ha Ha Production SRL (ci- après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
SMILEY
en tant que marque de l’Union européenne pour une liste de produits et services compris dans les classes 25, 35 et 41, qui, le 15 janvier 2019, a été limitée aux services suivants:
Classe 41 — Services de divertissement; Services d’enregistrement sonore et de divertissement vidéo; concerts, représentations musicales et vidéo; Services de divertissement radiophonique et télévisé; Services de divertissement par production de scène et cabaret; Production d’enregistrements vidéo et/ou sonores; Présentation et production de spectacles, de spectacles musicaux, de concerts, de films vidéo, de vidéos multimédia et de programmes radiophoniques et télévisés; Services de studios d’enregistrement, de cinéma, vidéo et de télévision; Services d’enregistrement audio, cinématographique, vidéo et télévisé; Services d’édition; Services d’édition musicale; services d’enregistrement, de production et de distribution de films et de vidéos; Organisation et conduite de séminaires, conférences et expositions; Publication de livres, de magazines et d’autres publications (autres qu’à des fins publicitaires); Mise à disposition de musique numérique sur Internet (non téléchargeable); Organisation et présentation d’affichages de divertissement liés au style et à la mode; organisation et présentation d’expositions de divertissement en rapport avec la musique; Tous ces produits concernent le public persona Smiley.
2 La demande a été publiée le 19 avril 2018.
3 Le 18 juillet 2018, The Smiley Company SPRL (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition à l’encontre de la demande de marque (ci-après, le «signe contesté») contre tous les produits et services compris dans les classes 18, 25 et
41 qui, après limitation, ont été maintenus contre les services susmentionnés compris dans la classe 41 (ci-après les «services contestés»).
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), et à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) La marque verbale de l’Union européenne no 6 855 829 (ci-après la «marque antérieure a)»)
SMILEY
déposée le 17 juillet 2008 et enregistrée le 17 août 2017 pour les produits suivants:
Classe 18 — Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie;
Classe 25 — Vêtements, chaussures, chapellerie.
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b) La marque verbale de l’Union européenne no 16 818 072 (ci-après la «marque antérieure b)»)
SMILEY TV
déposée le 8 juin 2017 et enregistrée le 21 septembre 2017 pour les services suivants:
Classe 35 — Services de publicité, de marketing et de promotion;
Classe 38 — Services de télécommunications; Services de diffusion.
c) La marque verbale de l’Union européenne no 13 309 786 (ci-après la «marque verbale antérieure c)»)
SMILEY
déposée le 23 janvier 1998, enregistrée le 18 avril 2008 et dûment renouvelée jusqu’au 23 janvier 2028 pour les services suivants:
Classe 41 — Éducation; formation; activités sportives et culturelles; services de formation artisanale, services de bibliothèques itinérantes ou de camps de sport, services de camps de vacances (divertissement), studios de cinéma, cirques, services de clubs (divertissement ou éducation), clubs de sport, organisation et conduite de colloques, organisation de compétitions sportives, organisation de concours (éducation ou divertissement), organisation et conduite de conférences, séminaires, congrès, discothèques, informations récréatives, divertissements radiophoniques, divertissements radiophoniques, divertissements radiophoniques, services de divertissement, services de location d’installations sportives, d’expositions de films, d’expositions et de conférences, congrès, discothèques, informations récréatives, divertissements radiophoniques, divertissements radiophoniques, de divertissement, d’enseignement, de divertissement, de location de clubs, d’expositions et de simulateurs;
6 Le 28 mai 2019, sur requête de la demanderesse et dans le délai imparti à cet effet, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants afin de prouver l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne antérieure no 13 309 786
[marque antérieure c)]:
– Annexe 1: Une déclaration sous serment du PDG de l’opposante datée du 28 mai 2019. Selon cette déclaration, la marque antérieure c) a été utilisée de manière continue par l’opposante et ses licenciés et partenaires en rapport avec (1) la «production de films et divertissement télévisé», à savoir «SMILEY KIDS» (soutenu par l’annexe 2); (2) «productions cinématographiques (vidéos)», c’est-à-dire des messages vidéo et des reportages de mode et d’autres sujets sur le graphisme «SMILEY», présentant des clips sur des réseaux sociaux tels que YouTube (soutenu par l’annexe 3); (3) «production de films et canaux de médias sociaux (divertissement)», les médias sociaux alimentent des vidéos funny sur des attitudes et des styles «SMILEY» (soutenus par l’annexe 4); (4) «publication de livres et de textes» (appuyée par les annexes 5 et 6). La déclaration sous serment comprend également un tableau présentant des chiffres d’affaires annuels provenant de la publication de livres «SMILEY» pour les années 2013-2017, ainsi qu’un
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tableau concernant les ventes en tant que coéditeur pour la même période dans les États membres de l’UE.
– Annexe 2: Articles et documents concernant «SMILEY KIDS», une série télévisée pour enfants, provenant de différentes sources, datant de 2014 à
2016.
– Annexe 3: Impressions non datées correspondant aux différentes activités et résultats de l’opposante: Une collaboration avec Pantone (intitulé «TV spot Pantone» accompagné d’une adresse YouTube inaccessible); «Fashion with Smiley Autumn/Hiver 2015» accompagné d’une adresse inaccessible YouTube; «Rapport sur l’histoire de la marque» accompagné d’une adresse YouTube accessible («SMILEY» est désigné, entre autres, par «un symbole de positivité» et l’ «icône de la culture de célébrité», avec «plus de 4.5 millions de fans sur les réseaux sociaux»); et «Rapport sur Main-Of», ainsi qu’une adresse YouTube accessible à une vidéo «Créer vos propres émoticônes Masterclass».
– Annexe 4: Diverses captures d’écran du compte Instagram «SMILEY», avec des entrées datées de 2015-2017 (échantillon de vidéos produites par
«SMILEY» selon les informations fournies dans la déclaration sous serment).
– Annexe 5: Une série d’images correspondant à des couvertures de face et de dos ainsi que des pages internes de livres datés de 2016 et de 2017 publiés dans différents États membres de l’UE:
Une mention relative aux droits d’auteur «The Smiley Company © 1971-
2016/2017» est visible sur ces publications en relation avec «Smiley, (le logo), les noms, les caractères et tous les indices y relatifs». Les signes
et apparaissent sur la couverture arrière et les pages internes des droits d’auteur des publications.
– Annexe 6: Des catalogues et du matériel promotionnel non datés de l’opposante concernant des activités d’édition revendiquées sous la marque «SMILEY» et le concept de «partenariat dans différents domaines, y compris les partenariats d’édition». Il y a également une présentation non datée intitulée «Smiley Publishing Strategy».
– Annexe 7: Un modèle de «contrat de licence de marque et de droit d’auteur» (pour le nom «Smiley» et le logo «Smiley») en relation avec «la conception, la fabrication, la publicité, la promotion, la vente et la distribution des produits sous licence» (produits non précisés) et un modèle «Smileyworld
Limited Royalty Report» et «Statement of Accuracy» (pour les déclarations de redevances).
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– Annexe 8: Des images de hologrammes «smiley» (visibles sur les couvertures de livres figurant à l’annexe 5) qui, selon l’opposante, sont utilisées pour garantir la qualité et l’authenticité.
7 Par décision du 31 octobre 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division
d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité et a condamné l’opposante à supporter les frais. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
– En ce qui concerne la preuve de l’usage, les éléments de preuve produits sont insuffisants pour établir l’usage sérieux de la marque antérieure.
– Même si les éléments de preuve, en particulier lesannexes 2 et 5, se rapportent au territoire et à la période pertinents (principalement à 2015 à
2017), les éléments de preuve fournis dans la déclaration sous serment concernant l’usage de la marque pour les services compris dans la classe 41 sont insuffisants.
– La déclaration sous serment (annexe 1) et les annexes fournissent des informations principalement concernant la «production de films et la publication de livres». Toutefois, même en ce qui concerne ces services, et bien qu’il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit quantitativement important, les documents ne fournissent pas suffisamment d’informations concernant le volume commercial, la durée et la fréquence de l’usage. La plupart des éléments de preuve proviennent d’une source interne. Les chiffres d’affaires décrits dans la déclaration sous serment ne sont corroborés par aucun élément de preuve supplémentaire.
– En ce qui concerne la «production cinématographique», en ce qui concerne la série télévisée («SMILEY KIDS») (annexe 2), bien que, d’après les informations fournies dans cette annexe, le concept de série télévisée ait été développé et présenté à des tiers en 2015, il est impossible de vérifier l’importance de l’usage de la marque antérieure sur cette base. Aucune précision n’a été fournie pour déterminer si la série a été effectivement diffusée, où et à qui. En ce qui concerne la liste des URL ou des adresses du site web (principalement inaccessibles) contenant des vidéos (annexes 3 et 4), il appartient à l’opposante de fournir les éléments de preuve de manière à pouvoir y accéder et les consulter. Une liste de liens ne peut en garantir le respect. Cela étant, ni le contenu de ces éléments ni les captures d’écran y afférentes ne sont de nature à fournir suffisamment d’informations sur l’importance de l’usage de la marque antérieure en termes de volume commercial. La simple présence d’une marque sur un site web (ou sur des chaînes de médias sociaux) n’est pas suffisante, en soi, pour prouver l’usage sérieux, sauf si le site internet montre également le lieu, la durée et l’importance de l’usage ou à moins que ces informations ne soient fournies autrement. Le nombre de points de vue mentionnés par l’opposante est également assez modeste et aucune information complémentaire n’a été présentée afin de comprendre l’importance de l’usage en rapport avec cette activité.
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– En ce qui concerne la «publication de livres», l’opposante a produit des images de livres (annexe 5) ainsi que plusieurs catalogues et présentations à caractère promotionnel (annexe 6). Ces éléments sont décontexte. Les seules références à l’importance de l’usage à l’appui des chiffres indiqués dans la déclaration sous serment concernent les messages promotionnels figurant à l’ annexe 6 («concept de partenariat SMILEY»), où il est indiqué que «plus de 35 titres ont été publiés avec le partenaire Dragon d’Or; vendre plus de 500,000 unités depuis 2013». Il s’agit d’une mention très générale et promotionnelle du volume commercial, qui ne donne aucune idée de la taille du marché et de la part de marché pertinente. D’autres messages concernant des ventilateurs dans les médias sociaux ou «SMILEY» (logo) ne contribuent pas à établir l’importance de l’usage en relation avec les services revendiqués. La présence dans des salons de livres mentionnée dans la déclaration sous serment n’est pas corroborée par d’autres éléments de preuve. En particulier, il est impossible de connaître les chiffres de distribution/vente des livres mentionnés à l’ annexe 5, quin’ont été publiés qu’en 2016 et 2017, ni le nombre d’activités d’édition réalisées grâce au matériel promotionnel (catalogues et pitches) présenté à l’annexe6, sans recourir à des probabilités ou à des présomptions.
– Le modèle d’accord de licence et les modèles de redevances figurant à l’ annexe 7 ne donnent pas non plus d’éclairage sur les activités de production d’édition/de films de l’opposante sous la marque «SMILEY». Ces documents ne suggèrent qu’un modèle commercial de licence fondé sur «SMILEY» à des fins et demandes multiples. L’opposante aurait facilement dû être en mesure de fournirdes preuves plus spécifiques de transactions commerciales avec ses partenaires et licenciés (comme des accords de coédition et des clauses/accords spécifiques en rapport avec des services de production vidéo pour des tiers) qui auraient pu dissiper les doutes quant à l’usage de la marque antérieure pour les services revendiqués.
– Au total, les éléments de preuve considérés dans leur ensemble ne fournissent pas d’indications suffisantes permettant de conclure à un usage sérieux et à l’intention de l’opposante de créer un débouché de vente pour ces services. L’opposante n’a pas fourni d’indications suffisantes concernant l’importance de l’usage de la marque antérieure pour les services revendiqués.
– Ence qui concerne la comparaison des produits et services, les services contestés sont le divertissement, la production multimédia, les services d’édition, la conduite de séminaires et de conférences; tous relatifs à la personnalité publique Smiley.
– Les produits et services antérieurs des autres marques antérieures a) et b) sont le cuir et les produits en cuir (ou leurs imitations), les parapluies et parasols
(classe 18); vêtements, chaussures et chapellerie (classe 25); ainsi que des services de soutien aux entreprises, à savoir publicité (classe 35), et des services de télécommunications (classe 38).
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– Les services contestés n’ont pas suffisamment de points communs avec les produits et services antérieurs pour les rendre similaires, et ce pour les raisons exposées ci-après.
– Même s’il est possible d’observer une certaine complémentarité entre les «services de télécommunications» antérieurs compris dans la classe 38 et certains des services contestés compris dans la classe 41, cela ne suffit pas en soi pour conclure à l’existence d’une similitude. Les fournisseurs de télécommunications divulguent le contenu mais leur nature et leur destination différentes (à savoir communiquer par opposition à informer ou à divertir) les rendent différents. En outre, même s’il s’agit de services de grande taille, généralement gérés par les pouvoirs publics, les entreprises peuvent proposer
à la fois des services de divertissement et des services de diffusion, ce qui exclut toute similitude.
– Les «services de publicité» antérieurs diffèrent fondamentalement par leur nature et leur destination de la fabrication de produits ou de la fourniture de nombreux autres services. Le fait que les services contestés puissent apparaître dans des publicités est insuffisant pour conclure à l’existence d’une similitude.
– Les services contestés compris dans la classe 41 sont encore moins similaires aux produits antérieurs compris dans les classes 18 et 25.
– Parconséquent, il peut être conclu que les services contestés et les produits et services antérieurs appartiennent à des secteurs différents et, en tant que tels, aucun lien direct ne peut être établi entre eux. Leur nature, leur utilisation et leur destination sont différentes. Ils ne sont ni concurrents ni nécessairement complémentaires. Ils sont distribués par des canaux différents et leur origine commerciale ne se chevauche généralement pas. Par conséquent, les services contestés compris dans la classe 41 sont différents des produits et services antérieurs compris dans les classes 18, 25, 35 et 38.

– Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Étant donné que les services contestés sont différents des produits et services antérieurs, l’une des conditions nécessaires n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
– L’opposition doit également être rejetée sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, étant donné que les produits et services ne sont manifestement pas identiques.
8 Le 20 décembre 2019, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 2 mars 2020.
9 Dans ses observations en réponse reçues le 24 juillet 2020, l’opposante confirme son accord avec la décision attaquée et demande à la chambre de recours de
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rejeter le recours et de condamner la demanderesse à supporter les frais des procédures.
Moyens et arguments des parties
10 Les arguments présentés par l’opposante dans le mémoire exposant les motifs peuvent être résumés comme suit:
– Desinformations sont fournies sur les marques «Smiley Company» de Smiley. L’opposante est une société de licence de marque qui détient des droits sur les symboles de face smiley dans plus de 100 pays et qui est considérée comme l’une des 100 premières sociétés de licence au monde. La signature de la société smiley a été créée par le journaliste Franklin Loufrani en 1971, qui l’a enregistrée auprès de l’Office français des marques. Au cours des années 1990, Franklin Loufrani et son fils Nicolas Loufrani détenaient des marques pour ce symbole dans environ 70 pays et avaient concédé une licence sur le smiley vers des marques. En 1996, le Loufranis a fondé la
Smiley Company, construit autour de la marque smiley.
– Un «smiley» (parfois appelé un visage heureux ou un visage souriant) est une représentation stylisée d’un visage humide souriant qui fait partie de la culture populaire dans le monde entier .
– En 1997, Nicolas a créé des centaines d’éotines, dont un logo de smiley 3D, qui sont enregistrés auprès de l’Office américain du droit d’auteur en 1997. Ses images ont été publiées pour la première fois sur l’internet en 1998, ce qui en fait les premières observations graphiques utilisées dans la technologie. Il a lancé la marque SeteryWorld peu après. Au début des années 2000, la société a concédé des licences sur ses émoticônes aux sociétés de télécommunications. En 2005, la société a annoncé la création de l’Association mondiale de Smiley, rebaptisée par la suite du fonds Smiley, l’entité caritative de la société. En 2016, la société avait 185 millions d’EUR de recettes. La pièce 1 du dossier de la chambre de recours contient une liste de marques «smiley» enregistrées dans l’UE, qui ont été utilisées sur le marché depuis plus de 50 ans. En outre, l’opposante est très active sur les réseaux sociaux. Des captures d’écran de profils Facebook, Instagram,
Twitter et YouTube sont fournies.
– Il ressort de ce qui précède que l’opposante fait une promotion active de ses marques et que ses marques jouissent d’un niveau élevé de reconnaissance par le public dans de nombreux pays. Les éléments de preuve produits devant la division d’opposition et les éléments de preuve complémentaires (voir ci- dessous) fournissent la preuve que l’opposante utilise la marque antérieure pour des services compris dans la classe 41.
– Le signe contesté est identique aux marques antérieures a) et c) et, en ce qui concerne la marque antérieure b), il reproduit son élément initial et dominant
«SMILEY» dans le même ordre et dans la même séquence.
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– Les services contestés compris dans la classe 41 sont identiques et doivent être considérés comme couverts par la spécification de la marque antérieure
c).
– Par conséquent, compte tenu de tout ce qui précède, de l’identité (et de la forte similitude) des signes ainsi que de l’identité des services et du fait que l’opposante opère dans le secteur du divertissement, il existe un risque de confusion.
11 Avec son mémoire exposant les motifs du recours, et outre la liste de marques mentionnée ci-dessus (pièce 1 de la chambre de recours), l’opposante a produit sept pièces supplémentaires, afin de prouver que la marque antérieure c) était utilisée pour les services compris dans la classe 41. Étant donné que l’opposante a demandé que ces documents restent confidentiels, la chambre de recours ne les fera référence qu’en termes généraux:
– Pièce 2.1 du dossier de la chambre de recours: Un accord de licence avec un éditeur en Belgique (informations partiellement supprimées), des pages de couverture de livres publiés, des factures émises par l’éditeur pour la vente des produits et des factures émises par l’opposante à l’éditeur en concept de redevances.
– Pièce 2.3 du dossier de la chambre de recours: Unaccordde jumelage (document partiel) avec un éditeur en France et un dossier avec certains livres.
– Pièce 2.4 du dossier de la chambre de recours: Un contrat de licence (document partiel) avec un éditeur en Italie, un exemple des livres vendus et une facture adressée par l’opposante à l’éditeur dans le concept de redevances.
– Pièce 2.5 du dossier de la chambre de recours: Un accord de licence (document partiel) avec un éditeur au Royaume-Uni, des photos de livres vendus et des factures émises par l’opposante à l’éditeur dans le concept de redevances.
– Pièce 2.6 du dossier de la chambre de recours: Preuve d’un accord de licence avec un autre éditeur en France, y compris des factures adressées par l’opposante à l’éditeur en ce qui concerne la notion de redevances.
– Pièce 2.7 du dossier de la chambre de recours: Photographies de produits commercialisés par d’autres licenciés.
– Pièce 2.8 du dossier de la chambre de recours: Vidéos de (1) la série «SMILEY KIDS», (2) la collection de mode Smiley de 2015, (3) l’histoire de la marque, (4) une publicité montrant la création de «sms», et (5) une publicité de la collection de mode pour «SMILEY» en 2015.
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12 Les arguments soulevés par la demanderesse dans ses observations en réponse peuvent être résumés comme suit:
– Le signe contesté est une marque verbale qui est exclusivement associée aux services proposés par un chanteur, un artiste musical.
– Dans ses arguments, l’opposante fait référence à la représentation graphique d’un visage heureux. Toutefois, les marques antérieures sont les marques verbales «SMILEY». Les arguments relatifs à l’usage et à la notoriété du symbole de la face souriante ne sont pas pertinents. La dénomination
«SMILEY» est un mot courant, tandis que la référence à une face souriante/un visage heureux pourrait être comprise comme une référence à la représentation graphique d’un symbole du visage souriant. Le signe contesté «SMILEY» n’a rien à voir avec le symbole du visage heureux auquel l’opposante fait référence en tant que marques «SMILEY».
– «Smiley» est un mot du dictionnaire, défini comme «une émoticône (= une image alternative d’un visage, composée de symboles claviers, utilisée dans les emails pour exprimer des émotions) une image de smiley» ou «une personne smiley ou une personne ayant un visage smiley et smiles un lot» (Cambridge English Dictionary). Il est évident que ce mot n’indique pas ou ne fait pas référence à la marque de l’opposante. Le consommateur pertinent perçoit le mot comme une référence au signe d’écriture commun:) et non comme une indication de l’origine des produits ou services ou une certaine entreprise.
– L’opposante souhaite intentionnellement créer une confusion en ce qui concerne ses marques, leur histoire et leur élément graphique , plutôt que les marques antérieures enregistrées «SMILEY» et «SMILEY TV» invoquées en tant que droits antérieurs.La demanderesse a choisi la dénomination
«SMILEY» comme faisant allusion à la seconde signification du mot. C’est le nom de scène d’un chanteur très connu en Roumanie et à l’étranger qui est associé à la société SC Ha Ha Production SRL. Son surnom a été donné par des amis et des amateurs comme une référence à sa personnalité positive et chère. Des informations sont fournies sur le chanteur concerné et la demanderesse a produit 9 annexes à cet égard (dont l’ extrait de Wikipédia, l’extrait ROTLD, les résultatsGoogle +, lesextraitsYoutube, les publications sur les réseaux sociaux et un extrait de site web www.smiley.ro). Cela montre que le signe contesté a fait l’objet d’un usage intensif et est exclusivement associé aux services proposés par un chanteur (et un producteur de musique), des services qui n’ont rien à voir avec le pictogramme heureux face et les marques antérieures.
– En outre, la marque «SMILEY» est enregistrée en Roumanie pour des produits et services compris dans les classes 25, 35 et 41 (annexe 10).
– Les services contestés compris dans la classe 41 ne comprennent que des services très spécifiques proposés par un chanteur. Les marques antérieures a)
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et b) ne couvrent pas la classe 41. Les produits et services antérieurs compris dans les classes 18, 25, 35 et 38 n’ont rien à voir avec les services contestés.
– En ce qui concerne la preuve de l’usage déposée pour la marque antérieure c) dans la classe 41 devant la division d’opposition, la division d’opposition a conclu à juste titre qu’ils n’étaient pas suffisants pour prouver l’usage sérieux.
– En cequi concerne les preuves supplémentaires de l’usage produites devant la chambre de recours, ces éléments de preuve produits après l’expiration du délai ne devraient pas être pris en considération et ne sont pas pertinents pour
l’issue de la procédure.
– La pièce 2 du dossier de la chambre de recours(Belgique) montre qu’en raison de la collaboration avec un éditeur de livres, le pictogramme du visage heureux apparaîtra sur des livres; toutefois, cela n’entraîne pas l’usage de la marque antérieure «SMILEY» pour des services d’édition. Ces derniers sont adressés à des tiers. Tout au plus, la marque antérieure «SMILEY» est associée à des livres. Par conséquent, ces documents ne démontrent pas l’usage de la marque antérieure pour des services compris dans la classe 41. Il en va de même pour la pièce 3 du dossier de la chambre de recours
(France), et la marque antérieure «SMILEY» est en outre représentée sur les livres non pas comme une indication d’origine, mais comme une décoration. La situation concernant la pièce 4 du dossier de la chambre de recours (Italie) n’est pas différente. L’opposante affirme elle-même qu’elle joint des preuves des livres vendus. Pour les pièces 5 et 6 (UK et France), les mêmes considérations s’appliquent.
– La pièce 8 du dossier de la chambre de recours (vidéos) ne prouve pas l’usage de la marque antérieure pour la production vidéo. Tout au plus, la marque antérieure est associée à des films/qui ne sont pas compris dans la classe 41.
– Ils’ensuit que les éléments de preuve ne démontrent pas l’usage de la marque antérieure pour les services concernés. Tout au plus, la marque antérieure est associée à des vidéos (classe 9) ou à des livres (classe 16). En outre, les éléments de preuve ne fournissent pas d’informations concernant le volume commercial, la durée et la fréquence de l’usage des services compris dans la classe 41 et la plupart des éléments de preuve proviennent d’une source interne.
Motifs
13 Saufindication contraire expresse dans la présente décision,toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no
207/2009 tel que modifié.
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14 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66, 67 et 68 (1) du RMUE.
Il est recevable.
Preuve de l’usage
15 L’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE dispose que le demandeur d’une demande de marque de l’Union européenne peut requérir la preuve que la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objetd’un usage sérieux sur le territoire sur lequel elle est protégéeau cours des cinq années quiprécèdent la date de dépôt de la demande de marque ayant fait l’objet d’une opposition, pour autant qu’à cette date, la marque antérieure était enregistrée depuis cinq ansaumoins.
16 Au cours de la procédure d’opposition, sous la forme requise par l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE et dans le délai prévu à l’article 8, paragraphe 2, du RDMUE, la demanderesse a demandé la preuve de l’usage de la marque antérieure c).
17 La demande contestée a été publiée le 6 décembre 2017. La période pertinente pour prouver l’usage sérieux de la marque antérieure s’étend du 6 décembre 2012 au 5 décembre 2017 inclus, comme indiqué par la division d’opposition.
18 Une marque fait l’objet d’un«usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services; l’usage sérieux n’inclut pas l’usage de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43). De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37; 05/02/2020, T-44/19, TC Touring Club, EU:T:2020:31, § 52).
19 L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (19/12/2012, C-149/11, Onel, EU:C:2012:816,
§ 29; 11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37; 30/01/2020, T-
598/18, Brownie, EU:T:2020:22, § 32).
20 Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les preuves de l’usage d’une marqueconcernent le lieu, la durée, l’ importance et la nature de l’usage de ladite marque.
21 Chaque élément de preuvene doit pas nécessairement contenir des informations sur chacun des quatre éléments. Ainsi, pris ensemble, des éléments de preuve
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peuvent établir les faits à démontrer, alors même que chacun de ces éléments, pris isolément, serait impuissant à rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits (16/11/2011, T-308/06, Buffalo Milke, EU:T:2011:675, § 61; 24/05/2012, T-
152/11, MAD, EU:T:2012:263, § 33, 34).
22 Toutefois, l’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (23/09/2020, T-677/19, Syrena, EU:T:2020:424, § 44;
13/06/2019, T-398/18, DERMAEPIL, EU:T:2019:415, § 56).
23 Par ailleurs, conformément à l’article 10, paragraphe 4, du RDMUE, les preuves se limitent, en principe, à la production de pièces justificatives comme, par exemple, des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies, des annonces dans les journaux, et aux déclarations écrites visées à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE.
24 Dans le cadre de l’appréciation des preuves de l’usage sérieux d’une marque, il nes’agit pas d’analyser chacune des preuves de façon isolée, mais conjointement, afin d’en identifier le sens le plus probable et le plus cohérent. Ainsi, même si la valeur probante d’un élément de preuve est limitée, dans la mesure où, pris isolément, il ne démontre pas avec certitude si et comment les produits concernés ont été mis sur le marché, et si cet élément n’est dès lors pas décisif à lui seul, il peut néanmoins être pris en compte dans l’appréciation globale du caractère sérieux de l’usage de cette marque. Il en va ainsi, par exemple, lorsque cet élément vient s’ajouter à d’autres éléments de preuve (30/01/2020, T-598/18, Brownie, EU:T:2020:22, § 51).
Recevabilité des éléments de preuve produits tardivement
25 Devant la division d’opposition, l’opposante a produit les preuves (annexes 1 à 8) mentionnées ci-dessus au paragraphe 6.
26 Devant la chambre de recours, l’opposante a joint à son mémoire exposant les motifs du recours un nouvel ensemble d’éléments de preuve (pièces 1 à 2.8 de la chambre de recours), précisés au paragraphe 11 ci-dessus, qui complètent les indications et éléments de preuve pertinents déjà produits devant la division d’opposition.
27 La division d’opposition a conclu que l’opposante n’avait pas apporté la preuve de l’usage sérieux des marques antérieures pour les services pertinents compris dans la classe 41. L’opposante conteste l’appréciation et la conclusion de la division d’opposition en ce qui concerne la preuve de l’usage et, devant la chambre de recours, elle a joint à son mémoire exposant les motifs du recours les éléments de preuve supplémentaires mentionnés.
28 Conformément à l’article 10, paragraphe 7, du RDMUE et à l’article 27 (4) du RDMUE, la chambre de recours peut, en application de son pouvoir d’appréciation prévu à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, décider d’accepter
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ces preuves supplémentaires, en tenant compte, en particulier, du stade de la procédure et de la question de savoirsi ces preuves sont, à première vue, susceptibles d’être pertinentes pour l’issue de l’affaire et si des raisons valables justifient la présentation tardive de ces preuves.
29 Même si les éléments de preuve produits devant la division d’opposition n’étaient pas nombreux, ils contenaient déjà quelques indications concernant la date, le lieu, la nature et l’importance de l’usage de la marque antérieure c). La division d’opposition a considéré que ces éléments de preuve étaient insuffisants pour prouver que la marque antérieure avait fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pertinent au cours de la période pertinente et que, en particulier, les indications fournies concernant l’importance de l’usage de la marque antérieure étaient insuffisantes.
30 Parconséquent, les éléments de preuve supplémentaires produits devant la chambre de recours ont été produits dans le but de compléter les éléments de preuve produits en première instance et, en réponse aux conclusions de la division d’opposition selon lesquelles la première série de preuves n’était pas suffisante pour prouver l’usage sérieux. Étant donné que les éléments de preuve supplémentaires ont été déposés en même temps que le mémoire exposant les motifs du recours, le stade de la procédure n’empêche pas leur acceptation. En outre, la demanderesse a eu la possibilité de formuler des observations sur ces éléments de preuve supplémentaires. Ces éléments de preuve supplémentaires semblent en outre revêtir une réelle pertinence pour l’issue de la présente procédure. Par conséquent, la chambre de recours décide d’en tenir compte.
31 Étant donné que l’opposante a demandé que les éléments de preuve restent confidentiels, la chambre de recours s’y référera de manière générale.
Observations liminaires
32 Ence qui concerne la déclaration sous serment produite par le PDG de l’opposante, il est rappelé que cette déclaration ne saurait avoir la même valeur probante qu’une déclaration solennelle d’un tiers qui n’a aucun lien avec l’entreprise. Elle n’est pas suffisante en soi et constitue simplement une indication qui doit être confirmée par d’autres éléments de preuve (14/04/2016, T-20/15,
Piccolomini, EU:T:2016:218, § 37-38).
33 Enoutre, en ce qui concerne l’usage de la marque antérieure c) par des licenciés de l’opposante dans différents États membres, la chambre de recours souligne que l’usage fait par un tiers avec le consentement du titulaire constitue un usage autorisé aux fins de l’article 47, paragraphe 2, et (3) du RMUE (05/03/2019, T- 263/18, Meblo, EU:T:2019:134 , § 76-77; 30/01/2015, T-278/13, now,
EU:T:2015:57, § 36).
Durée
34 S’agissant de la durée de l’usage, il ne s’agit pas d’examiner si la marque a fait l’objet d’un usage continu au cours de la période pertinente, mais de s’assurer que
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celle-ci a fait l’objet d’un usage sérieux pendant cette période, et plus particulièrement d’apprécier si l’étendue et la fréquence de l’usage de cette marque étaient de nature à démontrer la présence sur le marché d’une manière effective et constante dans le temps (05/06/2013, T-495/12, Dracula Bite,
EU:T:2014:423, § 35).
35 Lespreuves produites devant la division d’opposition donnaient déjà une indication concernant la durée, y compris des articles, une capture d’écran et une brochure concernant la série «SMILEY KIDS» (conceptuelle) datant respectivement de 2014, 2015 et 2016 (annexe 2), des impressions du compteInstagramavec des entrées en 2015, 2016 et 2017 (annexe 4), ainsi que des photos de livres datés de 2016 et 2017 (annexe 5).
36 Les éléments de preuve supplémentaires produits devant la chambre de recours
(pièces 2.1 à 2.8 de la chambre de recours) complètent ces éléments de preuve par des accords de licence en vigueur au cours des années pertinentes (2012-2017) et des factures relatives au paiement de redevances et à la fourniture de produits par le licencié au cours de cette période.
37 Il peut donc être confirmé que les éléments de preuve, pris dans leur ensemble, concernent bien la période pertinente. Toutefois, il convient encore d’examiner, en particulier, si ces éléments de preuve concernent les services antérieurs pertinents compris dans la classe 41.
Lieu
38 La marque antérieure concernée étant une marque de l’Union européenne, l’usage doit être démontré pour le territoire de l’Union européenne.
39 Les éléments de preuve produits devant la division d’opposition concernent plusieurs États membres de l’UE et, plus particulièrement, l’annexe 5 concerne des livres publiés en France, en Italie, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas.
40 Les éléments de preuve supplémentaires produits devant la chambre de recours confirment l’usage dans ces États membres au moyen des preuves des contrats de licence en vigueur et des factures émises dans le cadre de ces licences (pièces 2.1
à 2.8 des chambres de recours). La déclaration sous serment (annexe 1) fournit également des informations supplémentaires concernant les activités menées sur ces territoires.
41 Les éléments de preuve, pris dans leur ensemble, montrent un usage dans plusieurs États membres et ne laissent aucun doute quant à l’usage de la marque antérieure sur un territoire important de l’Union européenne.
Nature
42 Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, l’expression «nature de l’usage» inclut la preuve de l’usage du signe en tant que marque dans la vie des affaires, de l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou d’une variante de celle-ci
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conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée.
Usage en tant que marque
43 La preuve de l’usage doit établir un lien clair entre l’usage de la marque et les produits et services pertinents, comme indiqué à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE. L’usage sérieux nécessite un usage en tant que marque conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée (11/03/2003, C-40/01, Minimax,
EU:C:2003:145, § 43; 14/04/2016, T-20/15, Piccolomini, EU:T:2016:218, § 42).
En tant que telle, la marque doit être utilisée pour distinguer les produits et les services proposés par une entreprise donnée.
44 Lamarque «SMILEY» a été mentionnée dans le titre d’une série télévisée
(conceptuelle) «SMILEY KIDS» (annexe 2), dans des vidéos, y compris sur les réseaux sociaux (annexes 2 et 3) et sur les couvertures de livres et d’autres supports papier tels que les agendas (annexes 5 et 8) et dans des catalogues et des partworks (annexe 6).
45 Même si l’opposante elle-même prétend qu’un «smiley» est une représentation stylisée d’un visage humide souriant qui fait partie d’une culture populaire dans le monde entier ( page 2 du mémoire exposant les motifs du recours), raison pour laquelle l’opposante elle-même semble favorable à l’argument selon lequel l’usage du mot «SMILEY» ne sera pas immédiatement associé à une origine commerciale particulière puisqu’il fait partie de la culture populaire, la Chambre considère que la marque antérieure enregistrée est présentée comme un indicateur de certains produits fournis par l’opposante ou par ses licenciés ( 2.1). Par conséquent, la chambre de recours conclut que les éléments de preuve démontrent que l’opposante a utilisé la marque antérieure en tant que marque et conformément à sa fonction essentielle.
Usage sous la forme enregistrée
46 Ence qui concerne l’usage de la marque telle qu’enregistrée, l’article 18 du
RMUE dispose que constitue également un usage l’usage de la marque sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée (05/02/2020, T-
44/19, TC Touring Club , EU:T:2020:31, § 57).
47 L’objet de cette disposition, qui évite d’imposer une conformité stricte entre la forme utilisée de la marque et celle sous laquelle la marque a été enregistrée, est de permettre au titulaire de cette dernière d’apporter au signe, à l’occasion de son exploitation commerciale, les variations qui, sans en modifier le caractère distinctif, permettent de mieux l’adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés (27/02/2014, T-226/12, Lidl,
EU:T:2014:98, § 49; 23/02/2006, T-194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, § 50).
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48 Il ressort des documents produits que la marque antérieure concernant la série de télévision (conceptuelle) «SMILEY KIDS» a été utilisée sous la forme suivante (voir annexe 2):
49 La police de caractères des lettres est plutôt standard, les couleurs sont essentiellement décoratives et l’élément «Kids» présente un caractère distinctif très limité. L’impression d’ensemble produite par la marque telle qu’utilisée est dominée par le mot «SMILEY» et les différences n’altèrent donc pas le caractère distinctif de la marque antérieure (24/05/2012, T-152/11, Mad, EU:T:2012:263, § 41, 45 et communication commune sur la pratique commune du champ de protection des marques en noir et blanc du 15 avril 2014).
50 Il ressort des autres documents que la marque est principalement utilisée en combinaison avec un logo de face heureux, qu’il soit ou non accompagné d’autres éléments verbaux, comme suit (voir annexes 2 à 7):
51 Cette forme d’usage n’affecte pas non plus le caractère distinctif de la marque. Une marque peut être utilisée conjointement avec un autre signe sans altérer son caractère distinctif (08/12/2005, T-29/04, Cristal Castellblanch, EU:T:2005:438,
§ 34).
52 À d’autres occasions, le mot «SMILEY» est utilisé conjointement avec un
élément verbal comme et , la plupart du temps, entouré de visages heureux dans sa proximité (par exemple, sur des couvertures de livres), ce qui n’altère pas le caractère distinctif de la marque.
53 Parconséquent, la chambre de recours estime que les formes dans lesquelles la marque est utilisée sont des variations de la forme enregistrée qui n’altèrent pas soncaractère distinctif au sens de l’article 18 du RMUE. L’opposante a donc bel et bien prouvé que la marque antérieure a été utilisée sous la forme sous laquelle elle a été enregistrée.
Usage pour les services enregistrés
54 Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour cette partie des produits ou services. Par conséquent, il est nécessaire d’établir avec précision les services pour lesquels l’usage sérieux est démontré.
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55 L’opposante était tenue de prouver l’usage pour tous les services antérieurs énumérés au paragraphe 5, point c).
56 L’opposante n’a toutefois pas revendiqué l’usage pour tous les services concernés. Il ressort de la déclaration sous serment (annexe 1) et des explications fournies dans les observations de l’opposante devant la division d’opposition du 28 mai 2019 et dans le mémoire exposant les motifs du recours que l’opposante revendique l’usage pour: Production de films et divertissement télévisé (annexes 2-3), y compris les chaînes de médias sociaux (annexe 4), publication de livres et de textes (annexe 5). Dans ses éléments de preuve, l’opposante fait également référence à la présentation, la promotion/la publicité de services d’édition (annexe 6), qui relèvent toutefois de la classe 35.
57 Avecles éléments de preuve supplémentaires produits devant la chambre de recours, l’opposante vise à prouver l’usage pour les «services de publication» compris dans la classe 41 (voir page 10 du mémoire exposant les motifs du recours et pièces 2.2 à 2.7 de la chambre de recours) et pour les services de
«production de films (vidéos) et divertissement» (pièce 2.8 du dossier de la chambre de recours).
58 Ils’ensuit qu’en ce qui concerne les services antérieurs compris dans la classe 41, l’opposante revendique uniquement l’usage pour les services suivants:
Classe 41 — Services d’artistes, divertissement télévisé, production de films, publication de livres, publication de textes autres que textes publicitaires.
59 Aucune mention n’est faite des «studios cinématographiques», qui sont toutefois étroitement liés à la «production de films». La chambre de recours n’examinera ces services antérieurs que si l’usage sérieux pour la «production de films» est démontré.
60 Les éléments de preuve produits devant la division d’opposition ne donnent pas d’ indicationsconcluantesconcernant l’usage pour tous ces services antérieurs revendiqués compris dans la classe 41.
Services d’artistes de spectacles, divertissement télévisé, production de films
61 En ce qui concerne les «services de divertissement, divertissement télévisé, production cinématographique», les preuves initiales (annexe 2 avec des informations fournies à l’annexe 1) confirment qu’une série (de concept) intitulée «SMILEY KIDS» a été créée par l’opposante en coopération avec une entreprise (de production) française. Des informations sur la création de la série figurent en juillet 2014 sur www.kidscreen.com, en juillet 2015 sur www.licenseglobal.com et en octobre 2015 sur www.licensemag.com .Ces articles confirment qu’en 2015, la série était en phase de «pré-production» et «à diffuser en 2017». On peut constater que la série a effectivement été présentée lors d’une foire commerciale en 2015 et qu’elle a été lancée à MIPCOM à Cannes en octobre 2015, mais rien ne prouve que la série ait jamais été diffusée.
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62 L’annexe 2 contient également des informations concernant la collaboration avec des marques de mode, qui ne relèvent toutefois pas des services pertinents compris dans la classe 41 et l’opposante ne précise pas à quels services les éléments de preuve se rapportent.
63 Lescaptures d’écran fournies à l’annexe 3, qui, selon l’opposante, se rapportent à la production de spots vidéo pour les partenaires de licences et à la fourniture de «rapports de mode et d’autres sujets sur le graphisme SMILEY» (voir également annexe 1), ne fournissent aucune information pertinente concernant les services antérieurs compris dans la classe 41. Même si la marque antérieure apparaît sur les captures d’écran des vidéos concernées, la chambre de recours ne peut déterminer si l’opposante a fourni les services de production de films tels que revendiqués. Le fait que la marque antérieure figure sur le «spot TV pantone» n’indique rien sur les services de production de l’opposante. Le rapport sur l’historique de la marque n’implique pas non plus de services de production cinématographique, même si ce rapport apparaît sous la forme d’une vidéo. Il en va de même pour les captures d’écran relatives à une classe maîteuse de faire des émoticônes.
64 L’annexe 4 contient également des vidéos postées sur les réseaux sociaux (Instagram). Selon l’opposante, ces vidéos ont été créées par la société opposante elle-même et ont été téléchargées pour divertir des consommateurs et des ventilateurs. Toutefois, ils semblent être proposés gratuitement (voir points 84 et suivants ci-dessous).
65 Le modèle de contrat de licence (annexe 7) et les images d’un hologramme
«SMILEY» (annexe 8) ne contiennent aucune indication concernant l’usage de la marque pour les services antérieurs.
66 En ce qui concerne les éléments de preuve supplémentaires produits devant la chambre de recours, seule lapièce 2.8 du dossier de la chambre de recours fait référence à des «vidéos», mais ne contient que des vidéos déjà mentionnées en première instance.
Publication de livres, publication de textes autres que textes publicitaires
67 En ce qui concerne la «publication de livres, publication de textes (autres que textes publicitaires)», l’opposante affirme avoir copublié plusieurs livres portant la marque antérieure en collaboration avec ses partenaires (voir également annexe
1).
68 La chambre de recours souligne que les services de publication concernent une série de services fournis par une société spécialisée (une société d’édition) à des tiers (par exemple, les auteurs) qui se rapportent traditionnellement à la publication d’œuvres imprimées comme des livres, journaux et magazines, y compris la relecture et l’édition de textes, le formatage, la conception de couverture, l’impression, la reliure, etc. À l’ère de l’information numérique, le champ d’application s’est étendu à l’édition électrique telle que les livres électroniques et autres.
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69 En effet, l’annexe 5montre des couvertures de livres portant la marque antérieure. Dans les publications, une note relative aux droits d’auteur faisant référence à l’opposante est visible et, sur l’une des publications, la société «SkilyWorld Ltd» (appartenant au groupe de sociétés de l’opposante) apparaît également comme un éditeur, tandis qu’en ce qui concerne les autres publications, les licenciés respectifs apparaissent comme étant l’éditeur.
70 L’annexe 5contient également des catalogues de licence qui, selon l’opposante, sont présentés à de potentiels licenciés lors de salons commerciaux. Dans ces catalogues figurent des références à plusieurs titres de livres et des exemples de livres, tels que «Smiley Bakes», «Smiley Cooks» et «Smiley Kitchen»; les catalogues contiennent également des informations concernant le concept de
«Smiley Patworks Concept» et «Smiley Publishing Strategy», qui semblent tous revêtir un caractère promotionnel.
71 Même si l’opposante affirme être active dans la publication de ces livres, les éléments de preuve initiaux ne contiennent aucune preuve démontrant que l’opposante a effectivement fourni des services de publication à des tiers.
72 Commeindiqué ci-dessus, l’usage de la marque antérieure par un licencié constitue également un usage aux fins de l’article 47, paragraphe 2, et (3), du RMUE, à la condition bien sûr qu’un usage ait été fait des services pertinents compris dans la classe 41. Toutefois, le fait que le licencié de l’opposante apparaisse sur la couverture des livres concernés en tant qu’éditeur implique uniquement que ces parties ont effectivement réalisé des activités de publication, mais cela ne confirme pas qu’elles ont été fournies en tant que service à des tiers. La vente d’un livre compris dans la classe 16 ne peut manifestement pas être considérée comme équivalente à des services de publication compris dans la classe 41.
73 Les éléments de preuve supplémentaires produits devant la chambre de recours fournissent des preuves et des informations concernant les accords de licence en vigueur avec des éditeurs en Belgique, en France, en Italie et au Royaume-Uni, bien que ces éléments de preuve ne confirment pas non plus l’usage de la marque antérieure pour des services de publication. Au contraire, même si des parties seulement partielles des accords de licence ont été fournies par l’opposante, tous ces accords indiquent clairement que les produits sous licence concernent des
«livres» et, certains de ces accords mentionnent même explicitement que la ou les
«classe (s) de produits/services» pertinente sont comprises dans la classe 16
(pièces 2.1 et 2.5 des chambres de recours concernant la Belgique et le Royaume-
Uni).
74 Les factures fournies dans les preuves supplémentaires concernent des factures émises par l’opposante concernant des redevances à payer à l’opposante par le licencié, ainsi que des factures émises par le licencié à ses clients pour la vente et la livraison de livres sur le territoire concerné. Bien que les licenciés respectifs soient tous des maisons d’édition, ils ne se voient pas accorder une licence pour la
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marque «SMILEY» pour l’usage de cette marque pour des services d’édition, mais pour l’usage pour des livres portant la marque concernée.
Conclusion sur l’usage pour les services pertinents
75 En cequi concerne les «services de divertissement, divertissement télévisé, production cinématographique» revendiqués, il ressort de ce qui précède que l’opposante a coproduit une série télévisée conceptuelle portant la marque antérieure, qu’elle a téléchargé des vidéos sur les réseaux sociaux et que la marque antérieure apparaît également dans des spots et des clips concernant la mode ainsi que l’histoire de la marque et des sujets émoticoles. Toutefois, rien ne prouve que la série ait jamais été diffusée, et rien ne prouve que la production de vidéos et le partage de celles-ci sur les réseaux sociaux ont été fournis en tant que service à des tiers en échange d’une contribution financière (voir également ci- dessous l’importance de l’usage).
76 En cequi concerne les services de «publication de livres, publication de textes
(autres que textes publicitaires)», les éléments de preuve ne montrent aucun service d’une société d’édition fourni par l’opposante ou ses licenciés à des tiers. La déclaration sous serment (annexe 1) montre les chiffres d’affaires tirés de l’
«édition de livres «SMILEY»», mais ces ventes ne sont confirmées par aucun autre élément de preuve, et il n’est d’ailleurs pas précisé si cette «publication» a été fournie en tant que service à un tiers.
77 En ce qui concerne les autres services antérieurs compris dans la classe 41, l’opposante n’en a fait aucune mention et aucune preuve de l’usage n’a été fournie à leur égard.
Importance
78 Par souci d’exhaustivité, la chambre de recours examinera également l’élément final à prouver, à savoir l’importance de l’usage, étant donné que, même à supposer que l’opposante ait utilisé la marque antérieure pour l’un des services antérieurs revendiqués compris dans la classe 41,ce qui n’est pas le cas,elle n’a pas fourni suffisamment d’informations concernant le volume commercial de l’usage pour les services concernés.
79 Quant à l’importance de l’usage de la marque antérieure, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part (11/05/2006, C- 416/04 P, Vitafruit, EU:C:2006:310, § 71; 08/07/2004, T-334/01, HIPOVITON,
EU:T:2004:233, § 35; 23/09/2020, T-677/19, SYRENA, EU:T:2020:424, § 45;
30/01/2020, T-598/18, Brownie, EU:T:2020:22, § 33).
80 L’exigence relative à l’importance de l’usage nesignifie pas que l’opposante doive révéler l’intégralité du volume desventes ou de seschiffres d’affaires. La production d’ éléments qui prouvent que le seuilminimal pourconclure à l’existence d’un usage sérieux a été atteint est suffisante (11/05/2006, C-416/04 P, Vitafruit,
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EU:C:2006:310, § 72). Il s’ ensuit qu’il n’est pas possible de déterminer a priori,de façon abstraite, quel seuil quantitatif devrait être retenu pour déterminer si l’usage a ou non un caractère sérieux. Unerègle de minimis, qui nepermettrait pas àl’ Office ou, sur recours, au Tribunal d’apprécier l’ensemble des circonstances du litige qui lui est soumis, ne peut donc être fixée (27/01/2004, C-
259/02,Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 25; 15/07/2015, T-215/13, λ,
EU:T:2015:518, § 46).
81 Enoutre, l’appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits ou de services commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (23/09/2020, T-677/19, Syrena, EU:T:2020:424, § 43; 18/01/2011, T-382/08,
VOGUE, EU:T:2011:9, § 31; 08/08/2004, T-334/01, HIPOVITON,
EU:T:2004:223, § 37).
82 Comme l’a conclu à juste titre la division d’opposition, les éléments de preuve initiaux proviennent d’une source interne et concernent une déclaration sous serment, des brochures, des présentations, des captures d’écran du matériel et des vidéos de l’opposante, ainsi que des médias sociaux. Les chiffres d’affaires contenus dans la déclaration sous serment (annexe 1) ne sont même pas corroborés par des rapports annuels qui, comme l’a indiqué à juste titre la division d’opposition, pouvaient aisément être fournis. Aucun rapport annuel n’a non plus été présenté devant la chambre de recours.
83 Ence qui concerne les services de «publication de livres, publication de textes
(autres que textes publicitaires)» revendiqués, les éléments de preuve produits devant la chambre de recours concernant les licences en vigueur (pièces 2.1 à 2.8 de la chambre de recours) concernent des produits compris dans la classe 16 et les factures présentées dans le cadre de ces licences concernent soit le paiement de redevances pour l’usage de la marque antérieure sur ces livres, soit la vente/livraison de livres par le licencié à des clients. Il n’existe aucun élément de preuve indépendant concernant le volume commercial des prétendus services de publication.
84 En ce qui concerne les «services d’artistes de spectacles, divertissement télévisé, production cinématographique», il n’y a aucune information concernant une quelconque transaction commerciale en rapport avec ces services, ni les implications financières d’un tel usage par rapport à ces services.
85 Eneffet, l’ opposante n’a produit aucun document fournissant des informations, et encore moins des preuves, concernant un quelconque type de transaction commerciale sous la marque antérieure en ce qui concerne les services antérieurs compris dans la classe 41, ni les implications financières d’un tel usage en ce qui concerne ces services. Aucun document permettant de conclure que la marque antérieure était pertinente pour acquérir ou consolider une part de marché pour l’un des services compris dans la classe 41 n’a été produit (voir également 09/12/2008, C-442/07, Verein Radetzky-Orden, EU:C:2008:696, § 13-15).
15/01/2021, R 2936/2019-5, Smiley/Smiley et al.

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86 Alors que, dans certaines circonstances, la préparation de la mise sur le marché de produits ou de services peut être prise en compte, en ce qui concerne la série télévisée «SMILEY KIDS», l’opposante n’a fourni aucune explication quant aux raisons pour lesquelles la preuve de la diffusion effective de cette série de concepts de 2015 n’a pas été fournie.
87 Plus le volume commercial de l’exploitation de la marque est limité, plus il est nécessaire que la partie ayant formé l’oppositionapporte des indications supplémentaires permettant d’écarter d’éventuels doutes quant au caractère sérieux de l’usage de la marque concernée (18/01/2011, T-382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 31). En l’espèce, toutefois, il n’existe aucune preuve concernant le volume commercial de l’exploitation des marques en cause (hormis le tableau figurant dans la déclaration sous serment) et l’opposante n’a ni affirmé ni expliqué qu’il existait des raisons valables l’empêchant de présenter de telles preuves.
88 Comme indiqué ci-dessus, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions.
Conclusion sur la preuve de l’usage
89 Il s’ensuit que l’opposante n’a pas fourni suffisamment d’indications quant à la nature et à l’importance de l’usage de la marque antérieure c) pour confirmer que l’usage sérieux a été prouvé pour les services antérieurs compris dans la classe 41.
90 Par conséquent, conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, l’opposition est rejetée dans la mesure où elle est fondée sur la marque antérieure c).
91 Il reste à apprécier s’il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE entre le signe contesté et les marques antérieures a) et b).
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
92 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée doit être refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
Comparaison des produits et services
15/01/2021, R 2936/2019-5, Smiley/Smiley et al.

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93 Dans son mémoire exposant les motifs du recours, l’opposante a uniquement avancé des arguments concernant la prétendue identité des services contestés avec les services antérieurs compris dans la classe 41 de la marque antérieure c) (page
15 du mémoire exposant les motifs du recours), pour lesquels toutefois aucun usage sérieux n’a été prouvé.
94 Rien n’a été mentionné en ce qui concerne la comparaison avec les produits et services des deux autres marques antérieures qui n’étaient pas soumises à l’obligation d’usage. En effet, l’opposante ne conteste pas les conclusions de la division d’opposition selon lesquelles les services contestés compris dans la classe 41 sont différentsdes produits et services antérieurs compris dans les classes 18, 25, 35 et 38 des marques antérieures a) et b).
95 Parconséquent, il suffit de constater que la chambre de recours souscrit au raisonnement relatif à la comparaison de ces produits et services et y renvoie afin d’éviter les répétitions, en gardant à l’esprit qu’elle peut faire siens les motifs d’une décision prise par la division d’opposition, lesquels font donc partie intégrante de la motivation de sa propre décision 11/09/14, T-450/11, Galileo,
EU:T:2014:771, § 28-37; T-185/13, continental wind partners, EU:T:2014:769, §
40-41; 13/09/2010, T-292/08, souvent, EU:T:2010:399, § 48).
Conclusion sur le risque de confusion
96 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, le risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des produits et/ou des services ainsi que des signes en cause. Ces conditions sont cumulatives. Même dans l’hypothèse où la marque demandée serait identique à une marque particulièrement distinctive, il reste nécessaire d’apporter la preuve de la présence d’une similitude entre les produits ou les services désignés par les deux marques (11/07/2007, T-150/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 27;
15/02/2005, T-296/02, LINDENHOF, U: T: 2005: 49, § 48).
97 Parconséquent, si, comme en l’espèce, les produits et services ne sont pas similaires, il ne peut y avoir de risque de confusion, indépendamment de la similitude/de l’identité éventuelle entre les signes et quel que soit le caractère distinctif de la marque antérieure (13/05/2015, T-608/13, easyAir-tours, § 65;

12/10/2004, C-106/03, Hubert, EU:C:2004:611, § 51, 54).
98 Par conséquent, c’est à bon droit que la division d’opposition a rejeté l’opposition en ce qui concerne les trois marques antérieures.
99 Le recours est rejeté.
Frais
100 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
15/01/2021, R 2936/2019-5, Smiley/Smiley et al.

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101 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, d’un montant de 550 EUR.
102 Ence qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné l’opposante à supporter les frais de représentation de la demanderesse dans la procédure d’opposition pour un montant de 300 EUR. La décision sur les frais rendue dans la décision attaquée n’est pas affectée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 850 EUR.
15/01/2021, R 2936/2019-5, Smiley/Smiley et al.

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Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours, lesquels s’élèvent à 850 EUR.





Signature Signature Signature
V. Melgar R. Ocquet A. Pohlmann
Greffier:
Signature
H. Dijkema

15/01/2021, R 2936/2019-5, Smiley/Smiley et al.