EUIPO, 16 décembre 2025, n° 003235585

EUIPO 16 décembre 2025

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Sur la décision

Référence :	EUIPO, 16 déc. 2025, n° 003235585
Numéro(s) :	003235585
Textes appliqués :	Article 8(1)(b) EUTMR, Article 8(5) EUTMR
Domaine propriété intellectuelle :	Marque
Dispositif :	Rejet de l’opposition
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Texte intégral

Ce texte a été traduit à l'aide de l'intelligence artificielle et peut contenir des erreurs.

DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 235 585
Miquel y Costas & Miquel, S.A., Tuset, 10, 7ª planta, 08006 Barcelone, Espagne (opposante), représentée par Herrero & Asociados, Edificio Aqua, C/ Agustín de Foxá n° 4 – 10, 28036 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Luca Osti, Via Vittore Carpaccio 2, 20096 Pioltello, Italie (demandeur), représenté par Studio Legale Associato Cerino D’Angelo, Via G. Verdi N. 48, 80038 Pomigliano d’Arco, Italie (mandataire professionnel). Le 16/12/2025, la division d’opposition prend la décision suivante :

DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 235 585 est rejetée dans son intégralité.

2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.

MOTIFS
Le 04/03/2025, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits de la
demande de marque de l’Union européenne n° 19 111 628 (marque figurative), à savoir à l’encontre de tous les produits de la classe 34. L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques espagnoles n° M2 145 386 et n° M3 540 490
(marque figurative) et l’enregistrement de marque de l’Union européenne
n° 601 369 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.

RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE

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Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.

L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque espagnole nº M3 540 490 et à l’enregistrement de marque de l’Union européenne de l’opposant
nº 601 369, tous deux pour la marque figurative marque).

a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :

Enregistrement de marque de l’Union européenne nº 601 369 (marque antérieure 1) :

Classe 34 : Papiers gommés pour rouler des cigarettes ; articles pour fumeurs ; allumettes.

Enregistrement de marque espagnole nº M3 540 490 (marque antérieure 2) :

Classe 34 : Papier à rouler les cigarettes, carnets de papier à rouler les cigarettes ; briquets pour fumeurs ; tubes à cigarettes, filtres à cigarettes ; articles pour fumeurs.

Les produits contestés sont les suivants :

Classe 34 : Filtres à tabac ; filtres à cigares ; filtres à pipes ; filtres à cigarettes ; articles pour l’utilisation du tabac.

Les filtres à tabac, filtres à cigares, filtres à pipes, filtres à cigarettes, articles pour l’utilisation du tabac contestés sont inclus dans la catégorie générale des articles pour fumeurs de l’opposant des marques antérieures 1 et 2). Par conséquent, ils sont identiques.

b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.

En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public. Il est probable qu’un degré d’attention plus élevé sera accordé aux produits de la classe 34, étant donné que les consommateurs ont tendance à faire preuve d’une fidélité particulière à la marque lorsqu’il s’agit de

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l’achat de tabac ou d’articles pour fumeurs. Bien que les produits du tabac soient des articles relativement bon marché destinés à la consommation de masse, les fumeurs sont considérés comme étant particulièrement prudents et sélectifs quant à la marque de cigarettes qu’ils fument, de sorte qu’un degré plus élevé de fidélité à la marque et d’attention est présumé lorsque des produits du tabac sont en jeu. Par conséquent, dans le cas des produits du tabac, un degré plus élevé de similitude des signes peut être requis pour qu’il y ait confusion. Cela a été confirmé par plusieurs décisions de la Chambre de recours : décision du 26/02/2010, R 1562/2008-2, victory slims, où il a été déclaré que les consommateurs des produits de la classe 34 sont généralement très attentifs et fidèles à la marque, et décision du 25/04/2006, R 0061/2005-2, Granducato.

c) Les signes
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne et l’Espagne.

L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Les marques antérieures sont des marques figuratives composées du mot « Smoking » écrit en lettres stylisées, liées, blanches avec un contour noir. La lettre initiale « S » est particulièrement stylisée avec une boucle en haut. Le mot est positionné en diagonale.

Le mot « Smoking », qui constitue les marques antérieures, signifie l’acte ou l’habitude de fumer des cigarettes, des cigares ou une pipe. Il sera compris par les anglophones et par de nombreux autres membres du public pertinent, étant donné que les panneaux « Smoking » ou « No smoking » sont rencontrés régulièrement au niveau international, par exemple, dans les avions.

Pour ceux qui comprennent le mot « Smoking », ce mot dans les marques antérieures sera associé au fait de fumer des cigarettes, des cigares ou une pipe. Compte tenu du fait que les produits pertinents sont liés au tabagisme, cet élément est non distinctif pour tous les produits de la classe 34, le caractère distinctif des marques antérieures étant dû à leur représentation figurative.

Cependant, une autre partie du public ne comprendra pas le mot « SMOKING » tel que défini ci-dessus, mais comme faisant allusion à l’idée d’un smoking ou signifiant smoking. Pour

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par exemple, en hongrois, le mot est très similaire : « smoking ». En danois, allemand, néerlandais, italien, français et portugais, par exemple, le mot pour smoking est bien « smoking ». En espagnol, bien que « Smoking » ne soit pas compris comme désignant l’acte de fumer, le mot sera lié au mot espagnol « esmoquin » signifiant smoking, qui est souvent orthographié « smoking » en espagnol. Pour cette partie du public, le mot est donc distinctif dans une mesure moyenne.

En ce qui concerne le signe contesté, il s’agit d’une marque figurative composée d’un cercle avec une bordure jaune à l’intérieur duquel sont représentés : les éléments verbaux « Smooky Filters », le mot « Filters » étant représenté en dessous de l’autre mot et en caractères plus petits, tous deux en jaune, avec une bordure noire.

Le mot « Smooky » sera compris au moins par une partie du public anglophone pertinent comme une faute d’orthographe du mot « Smoky » qui sera associé à l’émission de fumée. Cependant, pour une autre partie du public, il est dépourvu de sens. Compte tenu du fait que les produits pertinents sont liés au tabac, il est considéré que le caractère distinctif de cet élément n’est pas particulièrement fort pour les produits en cause et pour la partie du public qui le comprend. Cependant, pour la partie restante du public, puisqu’il n’a pas de signification, il est considéré comme distinctif dans une mesure moyenne.

L’élément verbal « Filters » désigne un dispositif qui élimine quelque chose de ce qui le traverse pour la majorité du public sur le territoire pertinent, soit parce qu’il existe en tant que tel dans plusieurs langues comme en danois, néerlandais, anglais, estonien, allemand, slovaque, slovène ou suédois, soit parce que des équivalents similaires existent dans des langues comme le français (filtre), l’italien, le portugais et l’espagnol (filtro), le letton et le roumain (filtru) ou le polonais (filtr). Compte tenu du fait que les produits pertinents sont des filtres liés au tabac de la classe 34, cet élément est descriptif et est donc dépourvu de tout caractère distinctif.

Enfin, le cercle est une forme géométrique simple de nature purement décorative qui, en tant que telle, a un impact très limité sur la perception du signe, ainsi que la stylisation des éléments verbaux.

L’élément « Smooky » dans le signe contesté est l’élément dominant car il est le plus accrocheur. Cependant, la marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments.

Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque. Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.

Visuellement, les signes coïncident dans les lettres « SMO_K_ _ _ » et diffèrent dans les lettres finales des signes, « ING » contre « y », et dans la lettre supplémentaire « O » du signe contesté. Les signes diffèrent en outre par l’élément verbal « Filters » du signe contesté, sa structure et la stylisation du signe, qui, bien que non distinctifs ou ayant un impact réduit, sont néanmoins identifiables par le public pertinent et jouent un rôle dans l’impression d’ensemble des signes.

Compte tenu des constatations susmentionnées concernant le caractère distinctif, et des impressions visuelles d’ensemble des signes, les signes sont similaires dans une mesure moyenne.

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Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans les différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide dans le son des lettres « SMO_K_ _ », présentes à l’identique dans les deux signes. Pour une partie du public, la prononciation coïncide en outre dans le son de la lettre « I » de la marque antérieure dont la contrepartie est la lettre « Y », qui sera prononcée de manière identique.

Les signes diffèrent toutefois sur le plan phonétique, par le son des dernières lettres « NG » de la marque antérieure, le son de la lettre supplémentaire « O » dans la marque contestée et le son de la lettre « I » de la marque antérieure dont la contrepartie est la lettre « Y », ce qui aura un impact sur la prononciation des signes pour une partie du public pertinent. Les signes diffèrent en outre par l’élément « Filters » de la marque contestée. Cependant, compte tenu de la tendance du consommateur à abréger les signes et de son caractère non distinctif, il est très probable qu’une partie du public pertinent ne le prononcera pas.

Par conséquent, les signes présentent un faible degré de similitude.

Sur le plan conceptuel, les signes antérieurs véhiculent les significations énoncées ci-dessus, à savoir l’acte de fumer, pour certains membres du public pertinent, certainement pour les anglophones et aussi pour ceux qui sont familiers avec l’expression « No Smoking ». Certains membres du public pertinent peuvent également estimer que les marques antérieures font allusion à l’idée d’un smoking ou signifient réellement smoking. En conclusion, il est juste de dire que les marques antérieures véhiculent une signification pour tous les membres du public pertinent, qu’il s’agisse du sens anglais du mot ou du mot désignant un smoking. En outre, la marque contestée véhicule les significations décrites ci-dessus, dont certaines n’ont qu’une pertinence très limitée dans la comparaison globale car elles proviennent d’éléments non distinctifs/faibles, mais qui ont néanmoins un certain poids conceptuel, même limité.

Par conséquent, étant donné que les signes seront associés à des significations dissemblables dans tous les différents scénarios, les signes sont conceptuellement dissemblables.

Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.

d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif des marques antérieures est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.

Selon l’opposant, les marques antérieures jouissent d’une renommée dans l’Union européenne et en Espagne pour tous les produits pour lesquels elles sont enregistrées, à savoir respectivement les papiers gommés pour rouler les cigarettes ; les articles pour fumeurs ; les allumettes et le papier à cigarettes, les carnets de papier à cigarettes ; les briquets pour fumeurs ; les tubes à cigarettes, les filtres à cigarettes ; les articles pour fumeurs de la classe 34. Cette allégation doit être dûment prise en considération étant donné que le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte dans l’appréciation du risque de confusion. En effet, plus la marque antérieure est distinctive, plus le risque de confusion sera élevé, et par conséquent, les marques ayant un caractère hautement distinctif en raison de la reconnaissance dont elles jouissent sur le marché, bénéficient d’une protection plus large que les marques ayant un caractère moins distinctif (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 18).

La preuve doit également démontrer que le degré élevé de caractère distinctif résultant d’un usage ancien et intensif a été acquis pour les produits auxquels le

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la demande de l’opposant porte et qui ont été jugés identiques ou similaires aux produits contestés, à savoir:

Enregistrement de marque de l’Union européenne n° 601 369
Classe 34: articles pour fumeurs.

Enregistrement de marque espagnole n° M3 540 490
Classe 34: articles pour fumeurs.

L’opposant ayant demandé que certaines données commerciales contenues dans les preuves soient maintenues confidentielles vis-à-vis des tiers, la division d’opposition décrira les preuves uniquement en termes très généraux sans divulguer de telles données.

L’opposant a soumis les preuves suivantes:

Annexe 1: Attestation délivrée par le directeur général de l’Association des marques leaders d’Espagne (AMRE, selon son acronyme en espagnol) datée du 21/06/2012. Il certifie que
'L’AMRE regroupe uniquement des entreprises propriétaires d’une ou plusieurs marques renommées et/ou réputées. Pour déterminer si une marque est renommée et/ou réputée, l’AMRE suit le critère objectif établi par l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)… la société commerciale Miquel y Costas & Miquel, S.A., … est membre de plein droit de l’AMRE depuis le 11 novembre 2010, date à laquelle il a été considéré que sa marque SMOKING est une marque réputée qui jouit d’un prestige et d’un leadership significatifs dans son secteur.'
Annexe 2: Attestation délivrée par M. José María Cervera Prat en sa qualité de directeur financier de 'Miquel y Costas & Miquel, S.A.'. Il certifie que:

'Le chiffre d’affaires obtenu suite à la commercialisation des produits identifiés par notre marque SMOKING, au cours des années 2007-2011, a été très significatif tant sur le marché espagnol qu’au sein de l’Union européenne, en raison de sa position de leader dans le secteur des carnets de papier à cigarettes'.

Annexe 3: Catalogue général relatif à l’année 2007. Divers matériel publicitaire. Factures de la société SIDEAT COMUNICACIO.

Annexe 4: Catalogue relatif à l’année 2008. Mini-catalogue relatif à l’année 2008. Divers matériels publicitaires et promotionnels. Factures de la société SIDEAT COMUNICACIO.

Annexe 5: Catalogue relatif à l’année 2009. Divers matériels publicitaires et promotionnels. Factures de la société SIDEAT COMUNICACIO.

Annexe 6: Catalogue relatif à l’année 2010. Divers matériels publicitaires et promotionnels. Factures de la société SIDEAT COMUNICACIO.

Annexe 7: Catalogue relatif à l’année 2011. Divers matériels publicitaires et promotionnels. Factures de la société SIDEAT COMUNICACIO.

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Annexe 8: Catalogue relatif à l’année 2012. Divers matériels publicitaires et promotionnels. Factures de la société SIDEAT COMUNICACIO.

Annexe 9: Attestation délivrée par M. José María Cervera Prat, en sa qualité de directeur financier de «Miquel y Costas & Miquel, S.A.».

Annexe 10: Dossier de factures relatives aux années 2007, 2009, 2011 et 2012 concernant les ventes de produits portant la marque «SMOKING».

Annexe 11: Sept décisions rendues par l’Office espagnol des brevets et des marques et trois décisions rendues par l’EUIPO, datées entre 2013 et 2017, reconnaissant le caractère notoire et la renommée de la marque SMOKING.

Annexe 12: Certificat de l’Asociación Nacional para la Defensa de la Marca (ANDEMA) – Association nationale pour la défense des marques, confirmant le caractère renommé de la marque «SMOKING», daté du 26/07/2019.

Annexe 13: Certificat de l’Association des marques leaders d’Espagne (AMRE, d’après ses initiales en espagnol) confirmant le caractère renommé de la marque «SMOKING», daté du 07/06/2019.

Annexe 14: Certificat délivré par M. Xavier Ribas Adroher, en sa qualité de représentant légal de Miquel y Costas & Miquel, S.A. indiquant que le volume des ventes de produits identifiés par la marque SMOKING de 2014 à 2018 a été significativement élevé.

Annexe 15: Factures émises par la société AM & REYES PUBLICACIONES, S.A., concernant «ANNUAL ADVERTISING CAMPAIGN 2017 (3/3)», «LA BOUTIQUE DEL FUMADOR (SMOKING)» et «PROFESSIONAL AWARDS 2019» La Boutique del Fumador», relatives aux années 2017 et 2019.

Annexe 16: Brochure de la foire commerciale INTERTABAC qui s’est tenue à Dortmund du 21 au 23 septembre 2018.

Annexe 17: Article publié dans la revue TOBACCO JOURNAL INTERNATIONAL, daté de décembre 2017.

Annexe 18: Trois articles publiés dans la revue spécialisée LA BOUTIQUE DEL FUMADOR.

Annexe 19: Liste des marques SMOKING.

Annexe 20: Rapport NIELSEN intitulé «USOS Y ACTITUDES SOBRE EL PAPEL DE LIAR EN ARGENTINA» (Utilisation et attitudes à l’égard du papier à rouler en Argentine).

Annexe 21: Rapport NIELSEN intitulé «USOS Y ACTITUDES SOBRE EL PAPEL DE LIAR EN CHILE» (Utilisation et attitudes à l’égard du papier à rouler au Chili).

Annexe 22: Facture émise par la société A.C. NIELSEN COMPANY, S.L. datée du 31 juillet 2018 relative à la préparation du rapport NIELSEN

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intitulé « USOS Y ACTITUDES SOBRE EL PAPEL DE LIAR EN ARGENTINA » (Utilisation et attitudes à l’égard du papier à rouler en Argentine).

Annexe 23 : Extrait du registre du commerce de Barcelone concernant la société MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A.

Annexe 24 : Notification de la carte d’accréditation relative au numéro d’identification fiscale (NIF).

Annexe 25 : Catalogue général pour l’Espagne des produits commercialisés sous les marques « SMOKING ».

Annexe 26 : Catalogue général pour le Portugal des produits commercialisés sous les marques « SMOKING ».

Annexe 27 : Brochures des différents produits vendus sous les marques « SMOKING ».

Annexe 28 : Photographie d’un carnet portant la marque « SMOKING » et de l’emballage des différents produits vendus sous les marques « SMOKING »
Ayant examiné les éléments énumérés ci-dessus, la division d’opposition conclut que les marques antérieures ont acquis un degré élevé de caractère distinctif et de renommée grâce à leur usage sur le marché espagnol et en relation avec les « articles pour fumeurs » de la classe 34. Les factures, les certificats d’associations espagnoles liées aux marques, les matériels publicitaires et promotionnels, couvrant plusieurs années, ainsi que les décisions rendues par l’Office espagnol des brevets et des
marques et par l’EUIPO attestent de la renommée des marques en Espagne.

L’une des marques antérieures est une marque de l’Union européenne. La division d’opposition considère qu’une renommée prouvée en Espagne signifie que la marque est connue dans une partie substantielle de l’Union européenne par une partie significative du public. Par conséquent, l’opposant a prouvé que la marque de l’Union européenne antérieure jouit également d’une renommée dans l’Union européenne. Néanmoins, en ce qui concerne cette dernière, considérant que dans une partie du territoire, à savoir la partie anglophone du territoire, le mot « Smoking » est dépourvu de tout caractère distinctif pour les produits de la classe 34 et que le caractère distinctif minimal de la marque antérieure ne découle que de sa représentation figurative, la division d’opposition considère que la renommée prouvée pour la marque antérieure n’élève le caractère distinctif de la marque antérieure qu’à un niveau moyen.

En ce qui concerne la partie du public pour laquelle aucune association conceptuelle ne sera faite en relation avec les produits renommés de la classe 34, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme élevé.

e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les marques en conflit sont visuellement similaires dans une mesure moyenne et auditivement similaires dans une faible mesure. En outre, les produits en cause sont identiques. La division d’opposition a également constaté que les marques antérieures jouissent d’une renommée dans l’Union européenne

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Union et en Espagne pour les produits de la classe 34, qui sont liés au tabagisme. Néanmoins, la division d’opposition n’estime pas que cela soit suffisant pour conclure à un risque de confusion entre les marques.

La division d’opposition examinera d’abord les consommateurs qui comprennent le mot «Smoking» comme l’acte de fumer, à savoir les consommateurs anglophones et les consommateurs qui connaissent l’expression «No Smoking». Le terme «Smoking», comme cela a déjà été démontré ci-dessus, désigne l’acte ou l’habitude de fumer des cigarettes, des cigares ou une pipe. Le mot «Smoking» est donc dépourvu de caractère distinctif pour les produits de la classe 34 pour ce public particulier. Néanmoins, en raison de son aspect figuratif et de la renommée des marques antérieures dans l’UE, comme cela a été prouvé ci-dessus, il a été constaté que les marques antérieures ont acquis un caractère distinctif moyen pour ces locuteurs en relation avec les produits de la classe 34. Dans ce scénario particulier, les consommateurs ne confondront pas les marques. Premièrement, étant donné que les marques antérieures véhiculent un sens en relation avec les produits de la classe 34, et que le signe contesté sera considéré comme ayant des significations différentes, et ensuite, ce qui n’est pas moins important, en raison de la structure globale différente des signes, les consommateurs distingueront facilement les marques en raison des différences visuelles, phonétiques et conceptuelles entre elles.

En ce qui concerne les autres consommateurs pour lesquels le terme «smoking» n’a pas de signification liée aux produits pertinents, les marques antérieures véhiculent également un sens, à savoir celui de «smoking» (vêtement), bien que le terme «smoking» ne signifie rien en relation avec aucun des produits en cause. Même en tenant compte de la renommée des marques antérieures prouvée pour les produits de la classe 34, il existe d’amples différences entre les marques qui excluent la possibilité de confusion. Les signes n’ont été jugés visuellement similaires qu’à un degré moyen et phonétiquement similaires à un faible degré. Les marques antérieures sont écrites dans une police stylisée et le signe contesté a une structure globale différente et plusieurs éléments par rapport aux marques antérieures, qui ne comportent qu’un seul élément verbal. Enfin, les marques véhiculent des concepts différents, un autre facteur qui éloigne davantage les marques.

En outre, en ce qui concerne les produits de la classe 34 pour lesquels l’opposant a prouvé une renommée, il convient de rappeler que, bien que les produits du tabac soient des articles relativement bon marché destinés à la consommation de masse, les fumeurs sont considérés comme étant particulièrement attentifs et sélectifs quant à la marque de cigarettes qu’ils fument, de sorte qu’un degré plus élevé de fidélité à la marque et d’attention est présumé lorsque des produits du tabac sont en jeu. Par conséquent, dans le cas des produits du tabac, un degré de similitude des signes plus élevé peut être requis pour qu’il y ait confusion. La division d’opposition estime que le consommateur pertinent sera très conscient des différences entre les marques en cause. Cela s’applique à tous les consommateurs, qu’ils comprennent les marques antérieures comme faisant référence à l’acte de fumer ou non.

L’opposant se réfère à des décisions antérieures pour étayer ses arguments, à savoir la décision de la deuxième Chambre de recours de l’EUIPO du 11/03/2011 dans l’affaire R1358/2010-2, CEREALIX c. Cerealim; l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 03/06/2015, rendu dans l’affaire T-273/14, LITHOFIX c. LITHOFIN; la décision de la deuxième Chambre de recours de l’EUIPO du 10/07/2017 et dans l’affaire R1655/2017-22, PLANETTIS c. PLANETA. Toutefois, l’Office n’est pas lié par ses décisions antérieures, car chaque affaire doit être traitée séparément et en tenant compte de ses particularités.

Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal, qui a déclaré que, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions doit être appréciée purement

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en référence au RMCUE, et non à la pratique de l’Office dans des décisions antérieures (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).

Même si les décisions antérieures ne sont pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat doivent néanmoins être dûment pris en considération lors de la décision sur une affaire particulière.

En l’espèce, les affaires antérieures invoquées par l’opposant ne sont pas pertinentes pour la présente procédure car, dans ces décisions, les signes n’ont pas été jugés conceptuellement dissemblables.

Par conséquent, compte tenu de tout ce qui précède, même avec des produits identiques, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.

Étant donné que l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, du RMCUE, il est inutile d’examiner les preuves d’usage sérieux déposées par l’opposant.

L’opposant a également fondé son opposition sur la marque antérieure suivante :

enregistrement de marque espagnole n° 2 145 386 pour la marque figurative
pour papier à cigarettes ; carnets de papier à cigarettes de la classe 34.

Étant donné que cette marque est identique à celles qui ont été comparées et couvre une portée de produits plus étroite dans la classe 34, le résultat ne peut être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Par conséquent, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits. En outre, bien que l’opposant revendique également un caractère distinctif accru pour cette marque, la division d’opposition a déjà procédé à une évaluation du caractère distinctif accru pour le même signe en ce qui concerne l’Espagne et pour les mêmes produits. Il convient également de souligner que l’opposant a déposé les mêmes preuves de renommée pour cette marque que celles qui ont été examinées ci-dessus.

RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMCUE
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition examinera d’abord l’opposition en relation avec l’enregistrement de marque espagnole antérieure n° M3 540 490
pour la marque figurative et l’enregistrement de marque de l’Union européenne
n° 601 369 (figurative).

Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMCUE, la marque contestée n’est pas enregistrée lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels

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pour lesquels elle est demandée sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, ou non similaires à ceux-ci, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’Union ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice. Par conséquent, les motifs de refus de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.

Les signes doivent être identiques ou similaires.

La marque de l’opposant doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée ; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou services sur lesquels l’opposition est fondée.

Risque de préjudice : l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.

Les exigences susmentionnées sont cumulatives et, par conséquent, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-345/08 & T-357/08, Botolist / Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). Toutefois, le respect de toutes les conditions susmentionnées peut ne pas être suffisant. L’opposition peut encore échouer si le demandeur établit un juste motif pour l’usage de la marque contestée.

En l’espèce, le demandeur n’a pas allégué avoir un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il doit être présumé qu’aucun juste motif n’existe.

Les preuves soumises par l’opposant pour prouver la renommée et le caractère hautement distinctif des marques antérieures ont déjà été examinées ci-dessus au titre des motifs de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Il est fait référence à ces constatations, qui sont également valables pour l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.

b) Les signes
Les signes ont déjà été comparés ci-dessus au titre des motifs de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Il est fait référence à ces constatations, qui sont également valables pour l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.

c) Le « lien » entre les signes
Comme il a été vu ci-dessus, les marques antérieures sont renommées et les signes sont similaires dans une certaine mesure. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il est nécessaire de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel « lien » entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts (23/10/2003,

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C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31 ; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire, mais cela reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’un préjudice ou un avantage indu est susceptible de se produire après que tous les facteurs pertinents pour le cas d’espèce ont été évalués.

Les facteurs pertinents possibles pour l’examen d’un « lien » comprennent (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42) :

le degré de similitude entre les signes ;

la nature des produits et services, y compris le degré de similitude ou de dissimilitude entre ces produits ou services, et le public pertinent ;

la renommée de la marque antérieure ;

le degré de caractère distinctif de la marque antérieure, qu’il soit intrinsèque ou acquis par l’usage ;

l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public.

Cette liste n’est pas exhaustive, et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un « lien » peut être établie sur la base de certains seulement de ces critères. La division d’opposition n’estime pas que les consommateurs établiront un lien entre les signes en cause. Bien qu’il existe certaines similitudes visuelles et phonétiques entre les signes, les marques antérieures ont une signification très claire, à savoir celle de « l’acte de fumer » ou de « smoking », tandis que le signe contesté véhicule des significations différentes. Selon une jurisprudence constante, lorsque la signification d’au moins un des deux signes en cause est claire et spécifique de sorte qu’elle peut être saisie immédiatement par le public pertinent, les différences conceptuelles entre ces signes peuvent neutraliser les similitudes visuelles et phonétiques entre eux. Face au signe contesté, la division d’opposition est convaincue que les consommateurs pertinents ne le confondront pas avec les marques antérieures étant donné qu’ils conserveront une image mentale claire de la signification des marques antérieures face à un autre signe qui signifie quelque chose de différent, et en raison de la structure globale différente du signe contesté qui, contrairement aux marques antérieures qui ne sont composées que d’un seul élément verbal, contient deux éléments verbaux. Bien que le degré de similitude requis pour établir un lien au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE puisse être inférieur à celui requis pour constater un risque de confusion, en vertu de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, les signes doivent néanmoins présenter un degré de similitude suffisant pour que la marque postérieure évoque la marque antérieure. Si les signes ne sont pas suffisamment similaires, la possibilité pour le consommateur d’établir un lien n’existera pas. Comme cela a été discuté ci-dessus, le signe contesté est suffisamment éloigné des marques antérieures pour empêcher la formation d’un lien. Globalement, la division d’opposition considère qu’il n’est pas plausible de conclure que le consommateur pertinent percevra un lien avec les marques antérieures lorsque

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confronté au signe contesté – même si cela concerne les produits pour lesquels les signes antérieurs jouissent d’une renommée. En bref, les différences visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes qui ont été exposées ci-dessus signifient que le signe contesté n’est pas susceptible d’agir comme un canal qui mènera l’esprit du consommateur pertinent aux marques antérieures. Par conséquent, en prenant en compte et en pondérant tous les facteurs pertinents de la présente affaire, la division d’opposition conclut qu’il est peu probable que le public pertinent établisse un lien mental entre les signes en conflit, c’est-à-dire qu’il établisse un « lien » entre eux. Par conséquent, l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et doit être rejetée. L’opposant a également fondé son opposition sur la marque antérieure suivante :

l’enregistrement de marque espagnole n° 2 145 386 pour la marque figurative
, enregistrée pour des produits identiques ou de portée plus étroite dans la classe 34. Les mêmes considérations que celles exposées dans la comparaison des signes immédiatement ci-dessus s’appliquent également à cette marque. Même en supposant que cette marque jouisse également d’une renommée, les raisons exposées ci-dessus dans l’appréciation de l’existence d’un « lien » sont également valables et s’appliquent, mutatis mutandis, à cette autre marque antérieure. Par conséquent, la division d’opposition considère qu’un lien ne sera pas non plus établi en ce qui concerne cette autre marque, et que l’opposition doit donc également être rejetée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE dans la mesure où elle est fondée sur cette autre marque. Conclusion Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et doit, par conséquent, être rejetée dans son intégralité.

DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.

L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.

Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), sous i), du RMDUE, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y figurant.

La division d’opposition
Chiara BORACE Cristina CRESPO MOLTO María Clara

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IBÁÑEZ FIORILLO
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.