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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 janv. 2024, n° 003131745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003131745 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 131 745
Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Allemagne (opposante), représentée par AWA Sweden AB, Matrosgatan 1, 211 18 Malmö (Suède) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Sofea S.r.l., Via Francesco Melzi D’Eril 26, 20154 Milan, Italie (demanderesse), représentée par Luigi Goglia, Via privata Cesare Battisti, 2, 20122 Milano (Italie) (représentant professionnel).
Le 15/01/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 131 745 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 36: Services d’informations et de conseils en matière d'assurances et de finances; Gestion des polices d’assurance; Consultations en matière bancaire.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 248 817 est rejetée pour tous les services précités. Elle peut être enregistrée pour les autres produits et services, à savoir pour:
Classe 9: Instrumentsde surveillance; Installations de câblage électrique.
Classe 35: Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; Services de publicité, de marketing et de promotion; Publication de matériel publicitaire; Marketing de moteurs de recherche; Services d’informations en matière de marketing; Fourniture d’assistance dans le domaine de la commercialisation de produits; Promotion de services financiers et d’assurances pour le compte de tiers; Marketing de produits; Services de lancement de produits; Planification de stratégies de marketing; Marketing sur l’internet; Marketing numérique; Services de publicité numérique; Publicité par voie électronique et, plus particulièrement, sur l’internet; Sociétés affiliées en marketing; Soutien administratif et services de traitement de données; Services de gestion et de conseil en affaires commerciales; Gestion de bureaux informatisée; Administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; Fourniture d’informations sur des produits de consommation dans le domaine des logiciels; Fourniture d’informations sur des produits de consommation dans le domaine des ordinateurs portables; Fourniture de conseils en produits de consommation dans le domaine des logiciels; Fourniture de conseils en produits de consommation dans le domaine des ordinateurs portables; Obtention de contrats d’achat et de vente de marchandises; Informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et de services; Traitement, systématisation et gestion de données; Conseils comptables en matière de fiscalité; Services d’externalisation.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
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MOTIFS
Le 28/09/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 248 817 «SOFORE» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 322
955 (marque figurative; la marque de l’Union européenne no 1(
marque figurative; la marque de l’Union européenne no 2( marque figurative; la dénomination sociale «Sofort GmbH» et le signe non enregistré «Sofort» sont également désignés de manière interchangeable comme la marque antérieure 3). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8 (4) du RMUE.
OBSERVATIONS LIMINAIRES
A) CHAMP D’APPLICATION
Le signe contesté a été rejeté pour certains produits compris dans la classe 9 et pour tous les services demandés compris dans les classes 38 et 42 en vertu de la décision finale du 05/07/2022 rendue dans l’opposition no B 3 130 956. Par conséquent, l’opposition actuelle reste dirigée contre une partie des produits compris dans la classe 9, à savoir les instruments de surveillance; installations de câblage électriqueet tous les services en classes 35 et 36.
B) MARQUE NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE
L’opposante a invoqué 8 (4) RMUE pour la dénomination sociale «Sofort GmbH» et le signe non enregistré «Sofort», tous deux prétendument utilisés dans la vie des affaires en Allemagne.
L’article 8, paragraphe 4, du RMUE dispose que sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l’Union ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe:
des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne;
b) ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sont soumis aux conditions suivantes:
le signe antérieur doit avoir été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale avant la date de dépôt de la marque contestée;
conformément à la législation à laquelle elle est soumise et avant le dépôt de la marque contestée, l’opposante doit avoir acquis les droits du signe sur lequel
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l’opposition est fondée, y compris le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente;
les conditions dans lesquelles l’utilisation d’une marque plus récente peut être interdite sont remplies en ce qui concerne la marque contestée.
Ces conditions sont cumulatives. Partant, lorsqu’un signe ne répond pas à l’une de ces conditions, l’opposition fondée sur une marque non enregistrée ou d’autres signes utilisés dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ne saurait prospérer.
Le droit en vertu du droit applicable
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, point d), du RDMUE, si l’opposition est fondée sur l’existence d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, l’opposant doit notamment fournir la preuve de son acquisition, de sa permanence et de l’étendue de sa protection, y compris lorsque le droit antérieur est invoqué conformément au droit d’un État membre, une identification claire du contenu de la législation nationale invoquée en fournissant les publications des dispositions ou de la jurisprudence pertinentes.
Par conséquent, il incombe à l’opposante de produire toutes les informations utiles pour la décision, et notamment d’identifier la législation applicable et de fournir toutes les informations nécessaires à sa bonne application. Selon la jurisprudence, il appartient à l’opposant «… de fournir à l’ [EUIPO] non seulement les éléments démontrant qu’il remplit les conditions requises, conformément à la législation nationale dont il demande l’application
[…], mais aussi les éléments établissant le contenu de cette législation» (05/07/2011, C- 263/09 P, Elio Fiorucci, EU:C:2011:452, § 50).
Les informations relatives à la législation applicable doivent permettre à l’Office de comprendre et d’appliquer le contenu de cette législation, les conditions d’obtention de la protection et l’étendue de celle-ci, et permettre au demandeur d’exercer son droit de défense.
En ce qui concerne les dispositions de la législation applicable, l’opposant doit fournir une identification claire du contenu de la législation nationale invoquée en fournissant des publications des dispositions ou de la jurisprudence pertinentes [article 7, paragraphe 2, point d), du RDMUE]. L’opposant doit fournir la référence à la disposition juridique pertinente (numéro de l’article et numéro et titre de la loi) et le contenu (texte) de la disposition juridique en fournissant des publications des dispositions ou de la jurisprudence pertinentes (par exemple, des extraits d’un journal officiel, un commentaire juridique, une encyclopédies ou des décisions de justice). Si la disposition pertinente renvoie à une autre règle de droit, celle-ci doit également être produite afin de permettre au demandeur et à l’Office de comprendre tout le sens de la disposition invoquée et de déterminer l’éventuelle pertinence de cette règle. Lorsque les preuves concernant le contenu de la législation nationale pertinente sont accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office, l’opposant peut les fournir en faisant référence à cette source (article 7, paragraphe 3, du RDMUE).
Conformément à l’article 7, paragraphe 4, du RDMUE, toutes les dispositions du droit national applicable régissant l’acquisition de droits et l’étendue de leur protection visées à l’article 7, paragraphe 2, point d), du RDMUE, y compris les preuves accessibles en ligne
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visées à l’article 7, paragraphe 3, du RDMUE, doivent être rédigées dans la langue de la procédure ou accompagnées d’une traduction dans cette langue. La traduction doit être produite d’office par l’opposant dans le délai imparti pour produire le document original.
En outre, l’opposant doit produire la preuve appropriée du respect des conditions d’acquisition et de l’étendue de la protection du droit invoqué, ainsi que la preuve que les conditions de protection à l’égard de la marque contestée sont effectivement remplies. Plus particulièrement, il doit avancer une argumentation convaincante quant à la raison pour laquelle l’utilisation de la marque contestée serait effectivement empêchée en vertu de la législation applicable.
En l’espèce, l’opposante n’a fourni aucune information sur la protection juridique accordée à la dénomination sociale «Sofort GmbH» et au signe non enregistré «Sofort» en Allemagne, c’est-à-dire aux droits antérieurs invoqués par l’opposante. L’opposante n’a fourni aucune information sur le contenu possible des droits invoqués ou sur les conditions à remplir pour qu’elle puisse interdire l’usage de la marque contestée en vertu de la législation allemande.
Par conséquent, l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE et doit être rejetée comme non fondée en ce qui concerne ces motifs.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage des marques antérieures 1, 2 et 3.
La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné que les marques antérieures ont été enregistrées plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci- dessus.
La date de dépôt de la demande contestée est le 03/06/2020. L’opposante était donc tenue de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée ont fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 03/06/2015 au 02/06/2020 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage des marques pour les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir:
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 322 955 — marque antérieure 1
Classe 9: Logiciels; Logiciels; Logiciels de commerce électronique; logiciels de traitement de paiements électroniques; logiciels d’authentification pour le contrôle de l’accès aux ordinateurs et réseaux informatiques de communication et de communication; Logiciels pour le traitement de paiements électroniques et le transfert de fonds à destination ou en provenance de tiers; Logiciels d’authentification téléchargeables à partir d’un réseau
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informatique mondial et/ou enregistrés sur des supports informatiques; logiciels; Logiciels d’authentification; Cartes de crédit et cartes de paiement encodées magnétiquement; Périphériques d’ordinateurs sans fil; Logiciels pour le commerce sur un réseau mondial de communication; Logiciels de comptabilité pour tous les modes de paiement (cartes de crédit, débit direct, cartes de débit, prélèvement international); Programmes informatiques pour la vérification de l’âge; Programmes informatiques pour banques et autres prestataires de services financiers et commerçants et fournisseurs de services internet, en particulier destinés au commerce, aux opérations de paiement, à la télébanque, à la banque en ligne, à la banque en ligne.
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 007 581 — marque antérieure 2
Classe 9: Programmes informatiques pour banques et autres prestataires de services financiers et commerçants et fournisseurs de services internet, en particulier destinés au commerce, aux opérations de paiement, à la télébanque, à la banque en ligne, à la banque en ligne; Programmes informatiques pour la vérification de l’âge.
Classe 35: Conseils en matière de traitementélectronique de données; Traitement électronique de données.
Classe 36: Affairesmonétaires, banques, télébancaires, hombancaires, services bancaires en ligne; Services financiers; Gestion de comptes, émission de cartes de crédit, de cartes de débit et de cartes de retrait; Émission d’autres cartes dans le cadre de transactions monétaires, bancaires, télébancaires, hombancaires, services bancaires en ligne, services financiers et gestion de comptes; Mise à disposition de données en rapport avec des services financiers, notamment destinés aux transactions de paiement, services bancaires en ligne.
Classe 38: Télécommunications; Transmission électronique de données en rapport avec des services financiers, notamment pour transactions de paiement, services bancaires en ligne; Vérification de l’âge.
Classe 42: Conception et développement delogiciels et de matériel informatique; Conception, création et maintenance de programmes informatiques, installation de programmes informatiques, y compris mise en œuvre de programmes informatiques sur des réseaux; Conversion de données et de programmes informatiques; Services de mise à jour de logiciels; Fourniture de programmes informatiques sur des réseaux de données; Programmation pour ordinateurs;
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 7 312 631 — marque antérieure 3
Classe 9: Programmes informatiques pour banques et autres prestataires de services financiers et commerçants et fournisseurs de services internet, en particulier destinés au commerce, aux opérations de paiement, à la télébanque, à la banque en ligne, à la banque en ligne; programmes informatiques pour la vérification de l’âge.
Classe 35: Conseils en matière de traitementélectronique de données; traitement électronique de données.
Classe 36: Affairesmonétaires, banques, télébancaires, hombancaires, services bancaires en ligne; services financiers; gestion de comptes, émission de cartes de crédit, de cartes de débit et de cartes de retrait; émission d’autres cartes en relation avec les services précités compris dans la classe 36.
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Classe 38: Télécommunications; télécommunications de données en rapport avec des services financiers, y compris dans les domaines des transactions de paiement, services bancaires en ligne; vérification de l’âge.
Classe 42: Conception et développement delogiciels et de matériel informatique; conception, création et maintenance de programmes informatiques, installation de programmes informatiques, y compris mise en œuvre de programmes informatiques sur des réseaux; conversion de données et de programmes informatiques; services de mise à jour de logiciels; fourniture de programmes informatiques sur des réseaux de données; programmation pour ordinateurs;
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 30/10/2020, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 04/03/2021 pour produire la preuve de l’usage des marques antérieures. À la suite de la demande présentée par l’opposante, le délai a été prorogé le 15/03/2021 jusqu’au 04/05/2021. Le 30/04/2021, dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
Étant donné que l’opposante a demandé que certaines données commerciales (en particulier l’annexe 24) contenues dans les éléments de preuve soient confidentielles vis-à- vis de tiers, la division d’opposition ne décrira les preuves qu’en termes généraux sans divulguer de telles données.
Les éléments de preuve à prendre en compte sont notamment les documents suivants:
— Annexe 1: Extrait du site web de l’opposante, www.sofort.de, mentionnant la création de Sofort GmbH en 2005, la principale activité de l’opposante (systèmes de méthodes de paiement) et sa fusion avec le groupe Klarna en 2014. (non daté)
— Annexe 2: Extrait de Wikipédia, https://en.wikipedia.org/wiki/Klarna montrant que Klarna a acquis Sofort Banking en 2013 et que les deux sociétés (Klarna et Sofort AG) ont continué à fonctionner de manière autonome. (non daté)
— Annexe 3: Extraits du site https://icepay.com/payment-methods/pay-with-sofort-banking/. Sofort Banking est décrite comme, entre autres, «une méthode de paiement en ligne clé en Autriche, en Allemagne et en Suisse», qui est proposée «par près de 30 000 boutiques en ligne à la hausse, avec 100 millions de transactions couronnées de succès à ce jour». (non daté)
— Annexe 4: Extrait du site https://www.alternativepayments.com/payment- methods/Sofort.html. Sofort est notamment décrit comme «le leader du marché parmi les méthodes de paiement en ligne basées sur la banque en Allemagne et en Autriche». Le mot Sofort est représenté en orange, mais il n’est pas représenté de la même manière que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 322 955. (non daté)
— Annexe 5: Extrait du site https://support.regiondo.com/en/article/payment-via-sofort- banking. Sur le site web mentionné, «Sofort» est désigné par «une méthode de paiement par transfert bancaire avec une part de marché importante en Allemagne et en Autriche». (non daté)
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— Annexe 6: Extraits du rapport annuel de Klarna Bank AB (2020), entièrement disponibles à l’adresse https://www.klarna.com/assets/2021/03/30041759/Annual-Report. Les recettes annuelles nettes totales de Sofort GmbH ainsi que les bénéfices d’exploitation pour la période 2019-2020 sont mentionnés.
— Annexe 7: Extraits via Wayback Machine de divers magasins de merchandising en ligne qui ont proposé «Sofort» en tant que méthode de paiement au cours de la période 2015- 2020, montrant une petite icône parfois accompagnée de l’élément verbal «BANKING» ou «ÜBERWEISUNG».
— Annexe 8: Extraits tirés de Wayback Machine de divers casinos en ligne qui ont proposé Sofort en tant que méthode de paiement au cours des années 2016-2020. Les éléments verbaux Sofort ou Sofort BANKING sont représentés, mais leur représentation graphique
varie: etc.
— Annexe 9: Extraits de diverses pages internet datées de 2015 à 2020 faisant référence à Sofort en tant que méthode de paiement. L’enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 10 007 581 et no 11 322 955 s’ affiche, mais la
plupart des références renvoient aux signes suivants:
et .
— Annexes 10 à 17: Extraits des rapports annuels de Klarna AB et Sofort GmbH pour la période 2015-2019, également disponibles en ligne; Le total des revenus annuels nets de Sofort GmbH ainsi que le bénéfice d’exploitation sont mentionnés.
— Annexe 18: Article de pressebox.de du 03/12/2015 relatif à la croissance de Sofort GmbH, indiquant notamment que 20 millions de clients finaux dans toute l’Europe ont utilisé
la méthode de paiement Sofort. Le signe suivant est représenté: .
— Réalisation 19: Extraits du site https://www.klarna.com (y compris via la Wayback Machine) décrivant la relation entre Klarna Bank AB et Sofort GmbH et fournissant des informations indiquant que Sofortüberweisung/Sofort Direct Banking sont des méthodes de paiement dans la gamme de produits Klarna. Les extraits fournissent également des informations sur ces modes de paiement.
— Annexe 20: Extrait du site https://integration.sofort.com/integrationCenter-eng- DE/content/view/full/4520/, avec la déclaration relative aux droits d’auteur de 2017, contenant des informations destinées aux commerçants, comment intégrer les produits de Sofort GmbH dans leurs systèmes.
— Annexe 21: Extraits de médias sociaux au cours de la période 2015-2019, montrant, entre autres, les enregistrements de marques de l’Union européenne no 11 322
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955 et no 10 007 581 , mais aussi leurs variantes:
et . Certaines publications ont été créées par l’opposante elle-même.
— Annexe 22: Captures d’écran d’une vidéo YouTube publiée 22/01/2016 par Sofort GmbH, disponibles à l’adresse
Y01SV, où le signe suivant est présenté .
— Annexe 23: Extrait de Crunchbase https://www.crunchbase.com/organization/sofort-ag (également via la Wayback Machine), daté du 30 mars 2017, fournissant des informations
commerciales sur Sofort GmbH et montrant le signe suivant: .
— Annexe 24: Un ensemble de factures (101 + 7 + 12 pages) datées entre 2016 et 2017 (avec la mention de Sofort GmbH en en-tête ou en pied de page de ces documents) faisant référence à des transactions Sofort dans divers pays de l’Union européenne et dans des pays tiers, les montants allant de plusieurs eurocents à des milliers d’euros à chaque ligne de ces factures. Certains détails ont été rendus illisibles par l’opposante; toutes les factures ont été adressées à des entités établies aux Pays-Bas, à Malte et au Royaume-Uni.
— Annexe 25: Deux lettres d’information envoyées par Sofort GmbH en 2016 et un courrier électronique de vérification de conformité envoyé par Sofort GmbH à ses clients le 05/07/2017, montrant l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 322 955
et le signe en lien avec des références à des opérations de paiement et à des logiciels d’application dénommés Sofort APP ou Sofort Überweisung.
— Annexe 26: Une déclaration de témoin du directeur général de l’opposante, qui mentionne ce qui suit:
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Le 06/09/2023, l’opposante a produit la traduction des parties pertinentes des annexes 7 à 9.
En ce qui concerne le «témoignage du directeur général de l’opposante» et d’autres documents tels que les plans annuels, l’article 10, paragraphe 4, du RDMUE mentionne expressément les déclarations écrites mentionnées à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE comme des moyens de preuve de l’usage recevables. L’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE cite des moyens de preuve, parmi lesquels figurent les déclarations écrites faites sous serment ou solennellement ou qui ont un effet équivalent d’après la législation de l’État dans lequel elles sont faites. Pour ce qui est de la valeur probante de ce type d’éléments, l’on accorde généralement moins de poids aux déclarations établies par les parties intéressées elles-mêmes ou par leurs employés, qu’à des éléments de preuve indépendants. Cela est dû au fait que la perception de la partie prenante au litige peut être plus ou moins affectée par des intérêts personnels en l’espèce.
Néanmoins, cela ne signifie pas que la déclaration est dépourvue de toute valeur probante.
La conclusion finale dépend de l’appréciation globale des preuves dans chaque cas d’espèce. En règle générale, d’autres pièces sont nécessaires pour apporter la preuve de l’usage, car il faut tenir compte du fait que ces déclarations ont une valeur probante inférieure à celle de preuves concrètes (étiquettes, emballages, etc.) ou provenant de sources indépendantes.
Compte tenu de ce qui précède, il est nécessaire d’examiner les autres preuves pour déterminer si le contenu de la déclaration est étayé par les autres éléments de preuve;
Lieu de l’usage
Les éléments de preuve doivent démontrer que les marques de l’Union européenne antérieures ont fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne.
Lesdocuments produits montrent que le lieu de l’usage se situe principalement dans différents pays EU (comme l’Allemagne, l’Autriche, etc.). Les factures font également référence à des transactions Sofort effectuées par l’opposante et ayant une adresse en Allemagne à des entités ayant des adresses aux Pays-Bas/Malte. Les pages web et divers documents publiés par des sources indépendantes font référence à l’opposante, à ses services et à ses marques antérieures en rapport avec divers pays de l’Union européenne. Lalangue des documents («anglais, allemand, etc.») et la devise mentionnée («Euros», «Swedish Krona») viennent également à l’appui de cette conclusion.
Par conséquent, les éléments de preuve produits suffisent à établir que le signe était présent sur le marché du territoire pertinent.
Durée de l’usage
Les éléments de preuve doivent démontrer l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne au cours de la période pertinente, à savoir du 03/06/2015 au 02/06/2020 inclus.
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En l’espèce, la plupart des éléments de preuve, y compris des factures, des rapports annuels, des extraits de sites internet, datent de la période pertinente ou contiennent des informations relatives à la période pertinente.
Par conséquent, les éléments de preuve de l’usage produits par l’intervenante contiennent des indications suffisantes sur la période de l’usage.
Importance de l’usage
En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, y compris la nature des produits ou des services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque (11/03/2003, 40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38).
Par conséquent, il convient d’apprécier si l’usage de la marque était destiné à créer ou à maintenir un débouché pour les produits et services pertinents dans l’Union européenne.
En l’espèce, les preuves soumises fournissent à la division d’opposition suffisamment d’informations concernant le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage de certains des produits et services en cause.
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, l’étendue territoriale de l’usage est uniquement l’un des nombreux facteurs à prendre en compte, de telle façon qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage ou un volume plus significatif;
Les éléments de preuve produits par l’opposante afin de prouver l’usage sérieux des marques de l’Union européenne antérieures pour certains des produits et services pertinents ont démontré qu’ils sont principalement utilisés en rapport avec des services financiers de paiement/transactions et pour les logiciels d’application spécialisés qui fonctionnent ces services financiers et sont ainsi promus par l’intermédiaire de divers sites web. Les montants indiqués dans les factures font référence à diverses transactions financières par facture et fournissent suffisamment d’informations concernant le volume commercial de l’usage des MUE antérieures. En outre, les factures ne sont pas consécutives, ce qui laisse entendre qu’elles n’ont été présentées qu’à titre d’exemples de ventes et ne représentent pas le total des ventes de produits et services réalisées par l’opposante sous les marques antérieures au cours de la période pertinente. En outre, d’autres éléments de preuve (tels que des rapports annuels, des informations sur divers sites web) font également référence aux performances économiques de l’opposante et au nombre d’utilisateurs, qui utilisent certains de ses produits et services. Tout ceci permet à la Division d’opposition de conclure que l’usage de la marque en cause pour certains produits et services a eu lieu dans une mesure suffisante.
Comme indiqué ci-dessus, l’étendue territoriale de l’usage n’est qu’un des nombreux facteurs à prendre en considération, de sorte qu’une étendue territoriale limitée de l’usage peut être contrebalancée par un volume ou une durée plus importants de l’usage.
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Néanmoins, dans ce cas, l’opposante est présente activement dans un certain nombre de pays de l’Union européenne.
Bien que certaines des publications soumises proviennent de l’opposante elle-même, il convient de noter que ces publications sont mises à la disposition du public et peuvent, dès lors, être considérées comme fiables et se voir accorder une valeur probante appropriée. En outre, un nombre suffisant de sources indépendantes mentionnant les produits et services de l’opposante ont été publiés.
Dans certaines circonstances, même des preuves circonstancielles telles que des catalogues sur lesquels figure la marque, bien qu’elles ne fournissent pas d’informations directes sur la quantité de produits effectivement vendus et la quantité de services offerts, peuvent suffire à elles seules à prouver l’importance de l’usage dans le cadre d’une appréciation globale [arrêts du 15/07/2015, T-398/13, TVR ITALIA (fig.)/TVR et al., EU:T:2015:503, § 57-58; 08/07/2010, T-30/09, Peerstorm, EU:T:2010:298, § 42 et suivants). En l’espèce, bien que les documents produits ne fournissent pas d’informations directes sur la quantité de logiciels d’applications spécialisés vendus/téléchargés par l’opposante sous les marques antérieures, la nécessité de gérer les transactions financières/services de paiement appuie la conclusion, dans le contexte d’une appréciation globale, selon laquelle l’importance de son usage était assez importante. Tout cela permet à la division d’opposition de conclure que l’usage de la marque en cause pour certains produits compris dans la classe 9 et les services compris dans la classe 36 a eu lieu dans une mesure suffisante.
Nature de l’usage
Dans le contexte de la règle 22 (3) du REMUE, l’expression «nature de l’usage» inclut la preuve de l’usage du signe en tant que marque dans la vie des affaires, de l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou d’une variante de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, sont également considérés comme usage au sens du paragraphe 1: l’usage de la marque de l’Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée, que la marque soit ou non également enregistrée sous la forme utilisée au nom du titulaire. Lors de l’examen de l’usage d’un enregistrement antérieur aux fins de l’article 42, paragraphe 2, et (3) du RMUE, l’article 18 peut être appliqué par analogie pour déterminer si l’usage du signe constitue ou non un usage sérieux de la marque antérieure en ce qui concerne sa nature.
Il convient d’examiner si la marque telle qu’utilisée présente des différences, quant à sa forme enregistrée, qui affecteraient son caractère distinctif ou, en dépit de certaines différences, la marque telle qu’utilisée et sa forme enregistrée sont essentiellement les mêmes.
Les marques de l’Union européenne antérieures sont no 11 322 955, no
10 007 581 et no 7 312 631. Bien que les éléments de preuve produits démontrent l’usage de tous ces signes, le signe no 11 322 955 a été utilisé principalement; parfois accompagné d’autres éléments verbaux (par exemple, Überweisung signifiant TRANSFER en allemand) ou d’éléments figuratifs qui n’altèrent pas son caractère distinctif.
Décision sur l’opposition no B 3 131 745 Page sur 12 21
Les éléments de preuve montrent également une utilisation quasi constante de la couleur orange par rapport au signe no 11 322 955 ou à l’élément verbal «Sofort».
Néanmoins, les signes no 10 007 581 et no 7 312 631 sont
souvent présentés sans leurs éléments figuratifs uniquement comme Sofort BANKING ou «Sofort» (parfois en couleur orange).
La représentation du signe orange noir de couleur blanche no 7 312 631 est une altération insignifiante de cette marque qui ne modifie pas son caractère distinctif.
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif.
Compte tenu de ce qui précède, la représentation des éléments verbaux de la manière indiquée ci-dessus constitue un moyen acceptable pour attirer l’attention du public sur les marques en cause et, par conséquent, n’a pas d’incidence sur le caractère distinctif des éléments verbaux «Sofort BANKING» et «Sofort», et par conséquent des signes no
10 007 581 et no 7 312 631.
Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition considère que les éléments de preuve démontrent effectivement l’usage des signes tels qu’ils ont été enregistrés au sens de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE.
Conclusion
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).
Compte tenu des éléments de preuve dans leur ensemble, bien que les éléments de preuve produits par l’opposante ne soient pas particulièrement exhaustifs à certains égards, ils atteignent le niveau minimal nécessaire pour établir l’usage sérieux des marques antérieures au cours de la période pertinente sur le territoire pertinent.
Toutefois, les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas un usage sérieux de la marque pour tous les produits et services couverts par les marques antérieures.
Conformément à l’article 42, paragraphe 2, du RMUE, si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour cette partie des produits ou services.
Décision sur l’opposition no B 3 131 745 Page sur 13 21
En l’espèce, les éléments de preuve démontrent l’usage sérieux de la marque pour les produits et services suivants:
La marque de l’Union européenne no 11 322 955
Classe 9: Logiciels de traitement de paiements électroniques; Logiciels pour le traitement de paiements électroniques et le transfert de fonds à destination ou en provenance de tiers; Programmes informatiques pour banques et autres prestataires de services financiers et commerçants et fournisseurs de services internet, en particulier destinés au commerce, aux opérations de paiement, à la télébanque, à la banque en ligne, à la banque en ligne.
La marque de l’Union européenne no 10 007 581
Classe 9: Programmes informatiques pour banques et autres prestataires de services financiers et commerçants et fournisseurs de services internet, en particulier destinés au commerce, aux opérations de paiement, à la télébanque, à la banque en ligne, à la banque en ligne.
Classe 36: Affairesmonétaires, banques, télébancaires, hombancaires, services bancaires en ligne; Services financiers; Mise à disposition de données en rapport avec des services financiers, notamment destinés aux transactions de paiement, services bancaires en ligne.
La marque de l’Union européenne no 7 312 631
Classe 9: Programmes informatiques pour banques et autres prestataires de services financiers et commerçants et fournisseurs de services internet, en particulier destinés au commerce, aux opérations de paiement, à la télébanque, à la banque en ligne, à la banque en ligne.
Classe 36: Affairesmonétaires, banques, télébancaires, hombancaires, services bancaires en ligne; services financiers.
Par conséquent, la division d’opposition prendra uniquement en considération les produits et services précités aux fins de l’examen ultérieur de l’opposition.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 322 955 — marque antérieure 1
Décision sur l’opposition no B 3 131 745 Page sur 14 21
Classe 9: Logiciels de traitement de paiements électroniques; Logiciels pour le traitement de paiements électroniques et le transfert de fonds à destination ou en provenance de tiers; Programmes informatiques pour banques et autres prestataires de services financiers et commerçants et fournisseurs de services internet, en particulier destinés au commerce, aux opérations de paiement, à la télébanque, à la banque en ligne, à la banque en ligne.
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 007 581 — marque antérieure 2
Classe 9: Programmes informatiques pour banques et autres prestataires de services financiers et commerçants et fournisseurs de services internet, en particulier destinés au commerce, aux opérations de paiement, à la télébanque, à la banque en ligne, à la banque en ligne.
Classe 36: Affairesmonétaires, banques, télébancaires, hombancaires, services bancaires en ligne; Services financiers; Mise à disposition de données en rapport avec des services financiers, notamment destinés aux transactions de paiement, services bancaires en ligne.
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 7 312 631 — marque antérieure 3
Classe 9: Programmes informatiques pour banques et autres prestataires de services financiers et commerçants et fournisseurs de services internet, en particulier destinés au commerce, aux opérations de paiement, à la télébanque, à la banque en ligne, à la banque en ligne.
Classe 36: Affairesmonétaires, banques, télébancaires, hombancaires, services bancaires en ligne; services financiers.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Instrumentsde surveillance; Installations de câblage électrique.
Classe 35: Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; Services de publicité, de marketing et de promotion; Publication de matériel publicitaire; Marketing de moteurs de recherche; Services d’informations en matière de marketing; Fourniture d’assistance dans le domaine de la commercialisation de produits; Promotion de services financiers et d’assurances pour le compte de tiers; Marketing de produits; Services de lancement de produits; Planification de stratégies de marketing; Marketing sur l’internet; Marketing numérique; Services de publicité numérique; Publicité par voie électronique et, plus particulièrement, sur l’internet; Sociétés affiliées en marketing; Soutien administratif et services de traitement de données; Services de gestion et de conseil en affaires commerciales; Gestion de bureaux informatisée; Administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; Fourniture d’informations sur des produits de consommation dans le domaine des logiciels; Fourniture d’informations sur des produits de consommation dans le domaine des ordinateurs portables; Fourniture de conseils en produits de consommation dans le domaine des logiciels; Fourniture de conseils en produits de consommation dans le domaine des ordinateurs portables; Obtention de contrats d’achat et de vente de marchandises; Informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et de services; Traitement, systématisation et gestion de données; Conseils comptables en matière de fiscalité; Services d’externalisation.
Classe 36: Services d’informations et de conseils en matière d'assurances et de finances; Gestion des polices d’assurance; Consultations en matière bancaire.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Décision sur l’opposition no B 3 131 745 Page sur 15 21
Le terme «en particulier», utilisé dans la liste des produits et services de l’opposante, indique que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les instruments de surveillance contestés; les installations de câblage électrique sont différentes des produits et services de l’opposante compris dans les classes 9 et 36. Ils diffèrent par leur nature et leur destination. En outre, ils ne sont pas concurrents, ils ne sont pas fournis par l’intermédiaire des mêmes canaux et leur majorité ne s’adresse pas aux mêmes consommateurs.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services d’aide, de gestion et d’administration des affaires contestés; services de publicité, de marketing et de promotion; publication de matériel publicitaire; marketing de moteurs de recherche; services d’informations en matière de marketing; fourniture d’assistance dans le domaine de la commercialisation de produits; promotion de services financiers et d’assurances pour le compte de tiers; marketing de produits; services de lancement de produits; planification de stratégies de marketing; marketing sur l’internet; marketing numérique; services de publicité numérique; publicité par voie électronique et, plus particulièrement, sur l’internet; sociétés affiliées en marketing; soutien administratif et services de traitement de données; services de gestion et de conseil en affaires commerciales; gestion de bureaux informatisée; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; fourniture d’informations sur des produits de consommation dans le domaine des logiciels; fourniture d’informations sur des produits de consommation dans le domaine des ordinateurs portables; fourniture de conseils en produits de consommation dans le domaine des logiciels; fourniture de conseils en produits de consommation dans le domaine des ordinateurs portables; obtention de contrats d’achat et de vente de marchandises; informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et de services; traitement, systématisation et gestion de données; conseils comptables en matière de fiscalité; les services de sous-traitance sont généralement fournis par des entreprises spécialisées et visent à améliorer leurs activités. En revanche, les produits et services de l’opposante offrent des solutions en matière financière et proposent des logiciels très spécialisés. Par conséquent, les services contestés sont différents des produits et services de l’opposante compris dans les classes 9 et 36. La nature, la destination et l’utilisation de ces services sont manifestement différentes de celles des produits et services de l’opposante. Ils ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
Services contestés compris dans la classe 36
Décision sur l’opposition no B 3 131 745 Page sur 16 21
Tous les services contestés compris dans la classe 36, à savoir services d’informations et conseils en matière d’assurances et de finances, administration de polices d’assurance, consultations en matière bancaire, fourniture d’informations et d’assistance administrative dans le domaine financier. En tant que tels, ils coïncident avec les services financiers de l’opposante visés par les marques antérieures 2 et 3 en ce qui concerne leur finalité essentielle, leurs consommateurs et leurs canaux de distribution. En outre, ils peuvent également coïncider au niveau des fournisseurs de ces services. Par conséquent, les services comparés sont au moins similaires;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés similaires s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public est élevé.
Ces services s’adressent également au grand public, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Toutefois, étant donné que ces services sont des services spécialisés qui peuvent avoir des conséquences financières importantes pour leurs utilisateurs, le niveau d’attention des consommateurs serait plutôt élevé lors de leur choix
[03/02/2011, R 719/2010-1, f@ir Credit (fig.)/FERCREDIT, § 15; 19/09/2012, T-220/11, F@ir Credit, EU:T:2012:444, rejeté; 14/11/2013, C-524/12 P, F@ir Credit, EU:C:2013:874, rejeté).
c) Les signes
Marque antérieure no 1 — enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 322 955:
Marque antérieure no 2 — enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 007 581: SOFORE
Marque antérieure no 3 — enregistrement de la marque de l’Union européenne no 7 312 631:
Marques antérieures Signe contesté
Décision sur l’opposition no B 3 131 745 Page sur 17 21
Le territoire pertinent pour toutes les marques antérieures est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments «Sofort/SOFORE» n’ont pas de signification en anglais (selon la demanderesse, il est fait référence à Sophora Japonica dans le signe contesté. Toutefois, le public pertinent ne devrait pas avoir une connaissance approfondie du botane et, par conséquent, connaître la plante à laquelle se réfère cette expression. Étant donné que lesdits éléments verbaux n’ont pas de signification, ils sont considérés comme distinctifs. En parallèle, l’élément «BANKING» de la marque antérieure 2 sera compris en anglais comme signifiant «l’activité commerciale des banques et institutions similaires; l’activité exercée par une banque; l’activité exercée par une banque ou un banquier» (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/banking) et n’est pas distinctive pour les services en cause étant donné qu’elle indique dans quelle partie spécifique du secteur financier les services seront fournis. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public;
L’élément verbal des marques antérieures «Sofort» est représenté en caractères gras (en lettres majuscules/minuscules selon le droit antérieur en cause) soit en orange (marques antérieures 1 et 2) soit en noir (marque antérieure no 3). L’élément verbal de la marque antérieure 2 «BANKING» est représenté en lettres minuscules noires — en raison de sa taille et de sa position sur la deuxième ligne, cet élément a clairement un caractère secondaire dans la marque antérieure 2.
À gauche de l’élément verbal de la marque antérieure no 2 et 3, un élément figuratif de couleur verte (marque antérieure no 2) ou de couleur noire (marque antérieure no 3) est représenté.
La marque antérieure no 3 ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres. Dans la marque antérieure no 2, l’élément verbal «Sofort» et l’élément figuratif sont visuellement plus dominants que l’élément verbal «BANKING».
Le signe contesté est la marque verbale «SOFORE». En ce qui concerne les marques verbales, le mot en tant que tel est protégé, mais pas sa forme écrite. Par conséquent, en principe, le fait qu’ils soient représentés en lettres majuscules ou minuscules ou dans une combinaison de ces lettres est dénué de pertinence.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la séquence de lettres «SOFOR» et diffèrent par leurs lettres finales «T» et «E», respectivement, ainsi que par l’élément verbal supplémentaire «BANKING» de la marque antérieure no 2 et par les aspects figuratifs des marques antérieures.
Décision sur l’opposition no B 3 131 745 Page sur 18 21
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Comme déjà mentionné dans la partie relative à la preuve de l’usage, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs
[14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
Compte tenu du caractère distinctif des éléments des signes et de l’impact plus important des éléments verbaux, les signes présentent un degré de similitude visuelle supérieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «SOFOR» et diffère par le son des lettres supplémentaires «T» des marques antérieures et «E» (très probablement pas prononcé en anglais) du signe contesté et de l’élément verbal «BANKING» de la marque antérieure no 2, qui, toutefois, est dépourvu de caractère distinctif. Les éléments figuratifs des marques antérieures ne font pas l’objet d’une appréciation phonétique. Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que le signe contesté est dépourvu de signification, le public pertinent percevra le concept de «BANKING» dans la marque antérieure 2. Dans cette mesure, le signe contesté et la marque antérieure no 2 ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle revêt une importance très limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elle découle d’une signification dépourvue de caractère distinctif.
Dans le cas des marques antérieures 1 et 3, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude de ces signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif des marques antérieures est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Dans ses observations du 30/04/2021, l’opposante a fait valoir ce qui suit:
Sofort est le leader du marché parmi les systèmes de paiement en ligne liés à la banque en Allemagne et en Autriche. Compte tenu de l’ usage de longue date de la marque Sofort dans l’Union européenne, de son succès et de sa reconnaissance auprès des commerçants et d’autres utilisateurs, l’opposante est très soucieuse de la marque très similaire SOFORE
Décision sur l’opposition no B 3 131 745 Page sur 19 21
Elle a également étayé ces allégations par des éléments de preuve (annexes 1 à 6).
Même s’il n’y a pas de mention explicite d’un caractère distinctif accru, la division d’opposition interprète les allégations de l’opposante en ce sens que ses marques antérieures sont particulièrement distinctives en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, étant donné qu’il s’agit de la meilleure lumière sur laquelle l’opposition peut être examinée.
Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures dans leur ensemble n’ont de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif dans la marque antérieure no 2, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les marques présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan visuel et sont très similaires sur le plan phonétique, et la comparaison conceptuelle n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude dans le cas des marques antérieures 1 et 3 et du signe contesté; le signe contesté et la marque antérieure no 2 ne sont pas similaires sur le plan conceptuel, mais cette différence conceptuelle revêt une importance très limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elle découle d’une signification dépourvue de caractère distinctif. Les produits et services pertinents sont en partie similaires et en partie différents. Le caractère distinctif accru des marques antérieures est présumé. Le niveau d’attention du consommateur pertinent est élevé. L’élément verbal distinctif «Sofort» des marques antérieures partage cinq lettres sur six avec l’élément verbal «SOFORE» du signe contesté.
En ce qui concerne la reconnaissance et le rappel, les coïncidences dans la première partie des éléments verbaux distinctifs sont susceptibles d’être mémorisées plus clairement que les différences dans la partie finale des éléments verbaux, qui peuvent même être ignorées ou inaperçues et ne pas être facilement mémorisées par le consommateur pertinent. Les similitudes entre ces éléments verbaux distinctifs des signes en cause sont encore plus évidentes étant donné que les éléments verbaux différents, les lettres supplémentaires «T» des marques antérieures et le «E» du signe contesté se limitent à une seule lettre. D’autres différences (telles que les aspects figuratifs et l’élément verbal «BANKING» de la marque antérieure no 2) entre les signes se limitent à des éléments et aspects non distinctifs ou secondaires.
Décision sur l’opposition no B 3 131 745 Page sur 20 21
Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de tous les facteurs pertinents, les similitudes entre les signes en cause l’emportent clairement sur leurs différences et, par conséquent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent pour les produits et services jugés identiques ou similaires.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’ esprit de la partie anglophone du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base des enregistrements de marques de l’Union européenne no 11 322 955, no 10 007 581 et no 7 312 631 de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés similaires à ceux des marques antérieures.
Les autres produits et services contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
Étant donné que l’opposition est partiellement accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru des marques de l’opposante en raison de leur usage intensif et de leur renommée, comme l’affirme l’opposante et en ce qui concerne les produits et services similaires. Même si les marques antérieures bénéficiaient d’un caractère distinctif élevé, le résultat ne s’en trouverait pas affecté.
De même, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru revendiqué des marques de l’opposante par rapport à des produits et services différents, étant donné que la similitude des produits et services est une condition sine qua non pour qu’il existe un risque de confusion. Même si les marques antérieures bénéficiaient d’un caractère distinctif élevé, le résultat ne s’en trouverait pas affecté.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
Décision sur l’opposition no B 3 131 745 Page sur 21 21
De la division d’opposition
Ivo TSENKOV Jiří JIRSA Ferenc GAZDA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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