LES CHAMBRES DE RECOURS

DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 25 janvier 2021
Dans l’affaire R 1484/2019-4
Atomico Investment Holdings Limited Book Place 2nd Floor
333 Waterfront Drive
Road Town
Tortola
Îles Vierges britanniques Opposante/requérante
représentée par Harbottle indirects Lewis, 7 Savoy Court, London WC2R 0EX (Royaume-Uni)
contre
KENZO Augusto Gomes Tominaga 3a Sentier de l’Espance
1474 Luxembourg
Luxembourg Demanderesse/défenderesse
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 997 305 (demande de marque de l’Union européenne no 17 097 395)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président et rapporteur), C. Bartos (membre) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 14/08/2017, Kenzo Augusto Gomes Tominaga (ci- après le «demandeur») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative

pour la liste de services suivante:
Classe 36 — Services financiers.
Classe 42 — Services technologiques en matière d’ordinateurs.
2 Le 22/11/2017, Atomico Investment Holdings Limited(ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre la demande de marque de l’Union européenne pour l’ensemble des services.
3 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article8,paragraphe4, du RMUE.
4 L’opposition au titre de l’ article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE était fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 54460067 «ATOMICO», déposée le 07/11/2006 et enregistrée le 04/03/2008, pour des produits et services compris dans les classes 16, 35 et 36. Les services pour lesquels l’opposante a fondé sa revendication au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE se limitaient, en vertu de ses observations datées du
13/06/2018, aux services suivants compris dans la classe 36:
Classe 36 — Services financiers; Services d’investissements financiers; Services d’assurance; Affaires financières; Affaires monétaires; Affaires immobilières; Services de capital-risque;
Services de gestion de capital-risque; Gestion de fonds de capital-risque; Services de financement de capital-risque; Mise à disposition de financement pour des entreprises jeunes et émergentes;
Services de financement pour garantir des fonds pour des entreprises; Financement de capital- risque; Services d’investissement de capitaux pour projets; Gestion des affaires financières; Services de conseillers financiers; Services de conseils informatisés; Services de conseils en matière financière; Services d’information, de conseils et d’assistance, tous relatifs aux services précités.

5 L’opposition au titre de l’ article 8, paragraphe 4, du RMUE était fondée sur la marque britannique non enregistrée protégée par la législation relative à l’usurpation d’appellation « ATOMICO», pour les services suivants:
Investissements dans des entreprises technologiques et des services connexes.

6 Par décision du 16/05/2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la marque demandée pour une partie des services contestés, à savoir les «services financiers» compris dans la classe 36, au motif qu’il existait
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un risque de confusion à l’égard de ces services au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, en raison de l’identité de ces services avec ceux de la marque de l’Union européenne antérieure et de la similitude des signes. Les «services technologiques en matière d’ordinateurs» contestés compris dans la classe 42 étaient des services spécialisés axés sur la technologie, différents des services de l’opposante compris dans la classe 36, qui étaient des services fournis par l’industrie financière, des services liés à la recherche d’une propriété et des services d’assurance. L’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE a été exclue pour ces services différents.
7 L’examen de l’opposition s’est poursuivi sur la base de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE pour les autres services contestés compris dans la classe 42, en tenant compte desélémentsde preuve produits parl’opposante à cet égard, présentés le 13/06/2018, et résumés comme suit: Déclaration de témoin d’Andrew Crankshaw, directeur financier d’Atomico UK Partners LLP, l’un des groupes d’entités associées formant le groupe de fonds d’investissement «Atomico», qui indique que «Atomico» exploite quatre fonds distincts, créant une plateforme financière pour soutenir les sociétés de portefeuille du secteur de la technologie à l’instar de leur croissance, et qui comprend trois tableaux d’informations pertinentes. Les pièces produites à l’appui de l’allégation incluaient: Des copies de rapports comportant des rapports trimestriels (AC1, AC2), des extraits d’articles (AC3, AC4), des captures d’écran internet (AC5-AC9), une liste des investissements réalisés dans le monde entier (AC10), une présentation (AC11), 2016 article (AC 12), des résultats de recherche d’informations commerciales en ligne réalisés le 04/06/2018 (AC13, AC14), une copie du«State of European Tech Report»(pièce AC15), des captures d’ écran d’articles concernant la pièce jointe du fondateur de la société Atomico (AC17) (AC2017); Il a été conclu, à cet égard, que l’opposante avait démontré un usage du signe antérieur dans la vie des affaires dont la portée n’était pas seulement locale au Royaume-Uni avant la date de dépôt de la marque contestée pour les «investissements dans des sociétés de technologie», mais pas pour les «services connexes» (et). Étant donné qu’un argument fondé sur le «passing off» doit satisfaire à trois conditions cumulatives, la division d’opposition a procédé comme si la première, «goodwill», avait été démontrée. En ce qui concerne la deuxième «présentation trompeuse», il a été considéré qu’il était peu probable que le public pertinent soit induit en erreur en pensant que les services de la demanderesse compris dans la classe 42 étaient ceux pour lesquels le goodwill avait été (supposé être) démontré, par l’opposante, qui étaient essentiellement des services financiers. Les services respectifs étaient différents. La division d’opposition n’a pas examiné la troisième condition
«préjudice».

8 Le 11/07/2019, l’opposante a formé un recours partiel, dans la mesure où l’opposition n’a pas été rejetée conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, et pour les services contestés compris dans la classe 42. L’opposante a demandé textuellement: I) que la partie de la décision attaquée qui concerne l’opposition de l’opposante contre les services contestés compris dans la classe 42 au titre de l’article 8, paragraphe 4, soit annulée, ii) que l’opposition formée par l’opposante contre les services contestés compris dans la classe 42 au titre de
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l’article 8, paragraphe 4, soit considérée comme fondée, iii) que la demande soit donc rejetée dans son intégralité, et iv) que l’opposante soit condamnée aux dépens exposés aux fins des procédures de première instance et du présent recours.
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours, reçu le
16/09/2019, peuvent être résumés comme suit: Les services pour lesquels le goodwill s’appliquait, tels que décrits dans l’acte d’opposition, ne devaient pas être traités avec la rigidité d’une spécification, conduisant à une approche fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (version codifiée) (JO
L 78, p. 1, ci-après le «RMUE») et à la conclusion d’une dissemblance des services, et à aucune autre considération. Une approche plus souple est nécessaire dans le cadre d’une action en usurpation d’appellation introduite conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, selon laquelle le fait de ne pas être dans le même secteur n’est pas déterminant selon la jurisprudence et, en tout état de cause, les services ne sont pas différents. En outre, il était erroné de conclure que le goodwill de l’opposante ne s’étendait pas aux services «liés» aux services financiers, ainsi qu’il ressort clairement des éléments de preuve et que corroborés par un deuxième témoignage d’Andrew Crankshaw, déposé avec le recours. Un tribunal anglais n’aurait aucun problème à conclure à la probabilité d’un préjudice et à l’existence d’une action en usurpation d’appellation, sur la base d’une mise en balance des probabilités.
10 Dans son mémoire en réponse reçu le 13/01/2020, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
Motifs
11 Le recours formé contre la décision attaquée concerne exclusivement le rejet de l’opposition pour les services contestés compris dans la classe 42 et, en outre, dans la mesure où elle est fondée sur un droit britannique non enregistré et l’action en usurpation d’appellation en vertu de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. L’opposante a présenté la législation relative au délit d’usurpation d’appellation dans la mesure où elle concernait son droit non enregistré au Royaume-Uni, ainsi que les observations et les éléments de preuve découlant de ce motif. L’opposante n’a pas contesté le rejet de l’opposition dans la mesure où les services compris dans la classe 42 ont été jugés différents de la marque de l’Union européenne antérieure (énumérés au paragraphe 4), conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, de sorte que ce motif d’opposition doit être considéré comme abandonné, et seul l’article 8, paragraphe 4, du RMUE est pertinent aux fins de l’examen du recours.
12 Depuis 01/02/2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’Union européenne en vertu de l’article 50 du traité UE. En vertu de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la
Communauté européenne de l’énergie atomique (JO UE L 29 du 31.1.2020, p. 7), et notamment de ses articles 126 et 127, il existait une période de transition ou de
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mise en œuvre, qui s’est achevée le 31/12/2020, au cours de laquelle le droit de l’Union demeurait applicable au Royaume-Uni et sur son territoire. Cela inclut le RMUE et ses dispositions relatives à la protection des droits antérieurs (article 8) et aux procédures d’opposition (articles 46 et 47).
13 Cette période de transition ayant pris fin, le Royaume-Uni ne fait plus partie de l’UE et son territoire se situe en dehors de l’UE. La marque non enregistrée et l’action en usurpation d’appellation naissant au Royaume-Uni, ne jouissent plus d’une protection dans l’UE et sont sur le même pied qu’une marque non enregistrée dans n’importe quel autre pays tiers.
14 À la date de cette décision, la marque britannique antérieure non enregistrée invoquée, qui fait l’objet du recours, n’est plus valide et opposable dans l’UE.
15 La date pertinente est la date de la présente décision. Un droit antérieur doit non seulement être valide et en vigueur à la date à laquelle l’opposition est formée, mais il doit être toujours valide et en vigueur à la date à laquelle la décision est rendue, y compris par les chambres de recours, étant donné que le recours a un effet suspensif (article 66, paragraphe¹, 3e phrase, du RMUE).
16 L’article 8, paragraphe 4, du RMUE exige que le titulaire d’un droit non enregistré — y compris les droits en vertu de la législation anglaise relative à l’usurpation d’appellation protégée en vertu du droit britannique — ait le droit d’interdire l’utilisation de la demande de MUE contestée dans l’UE. Ces droits continuent d’exister et peuvent encore être appliqués sur le territoire du Royaume-Uni après le Brexit, mais à partir de la date susmentionnée, ils ne peuvent être appliqués dans l’UE et ne confèrent plus le droit d’interdire l’usage d’une marque plus récente sur le territoire des (autres) États membres de l’UE. Les droits antérieurs non enregistrés relevant de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE doivent être traités de la même manière qu’une marque enregistrée en ce sens que lorsque le droit antérieur était, mais n’est plus, valable et en vigueur en raison, par exemple, d’une décision d’annulation ou de non-renouvellement d’un enregistrement, l’opposition doit être considérée comme non fondée ou devenir non fondée (voir 13/09/2006, T-191/04, Metro, EU:T:2006:254, § 33;
17/10/2016, R 662/2016-4, nowwift/now network, § 11; 01/10/2019, R 416/2019-
4, beon world/beon, § 17).
17 Ceci est conforme à la communication no 2/20 du directeur exécutif de l’Office du 10/09/2020 sur l’impact duretrait du Royaume-Uni de l’Union européenne sur certains aspects de la pratique de l’Office, point V. 11., 12., qui rappelle qu’ à compter du 01/01/2021, les marques britanniques nationales cesseront d’être des droits antérieurs dans les procédures inter partes devant l’Office, et ce, indépendamment de leur statut procédural.
18 L’accord de retrait ne contient aucune disposition contraire ou pertinente pour cette situation.
19 L’enregistrement de la marque de l’Union européenne pour les services contestés compris dans la classe 42 ne peut plus être interdit sur la base d’une marque
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britannique nationale et d’un motif d’action; Inversement, l’enregistrement de la MUE qui s’ensuit pour ces services n’entraînera pas l’octroi d’une protection de la marque au Royaume-Uni, étant donné que seules les MUE déjà enregistrées bénéficieront du système de réenregistrement automatique prévu aux articles 54 et
55 de l’accord de retrait.
20 L’opposition est devenue non fondée dans la mesure où elle concerne les services contestés compris dans la classe 42 et doit être rejetée dans cette mesure.
21 Le recours n’est pas fondé et doit être rejeté dans son intégralité.
Frais
22 La décision de rejeter la demande de marque de l’Union européenne pour les services compris dans la classe 36 est devenue définitive, de sorte que, dans le cadre de la procédure d’opposition, les deux parties ont partiellement obtenu gain de cause. L’opposante est la partie perdante au sens de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE dans la procédure de recours; Toutefois, conformément à l’article 18, paragraphe 1, point c), du REMUE, seuls les frais de représentation professionnelle sont remboursables. La demanderesse gagnante n’a pas désigné de représentant professionnel. Par conséquent, aucune des parties ne peut prétendre à des frais et, conformément à l’article 108, paragraphe 3, du RMUE, chaque partie doit supporter ses propres frais.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
Signature Signature Signature
D. Schennen C. Bartos E. Fink
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
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