LES CHAMBRES DE RECOURS

DÉCISIONS de la quatrième chambre de recours du 11 janvier 2021
Dans l’affaire R 55/2020-4
Marker Dalbello Völkl (International) GmbH Rue 6
6340 Baar
Titulaire de l’enregistrement Suisse international/requérante représentée par SSM Sandmair Patentanwalt Rechtsanwalt Partnerschaft mbB, Joseph-Wild-Straße 20, 81829 Munich, Allemagne
contre;
Völkl GmbH & Co. KG Course 27
85435 terrassement
Allemagne Demanderesse en nullité/défenderesse représentée par Lorenz Seidler Gossel Rechtsanwälte Patentanwalt Partnerschaft mbB, Widenmayerstraße 23, 80538 Munich, Allemagne
Recours concernant la procédure de nullité no 20361 C (marque de l’Union européenne no W891 106)
a rendu
LA QUATRIÈME DÉCISION
composée de D. Schennen (président), C. Bartos (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
11/01/2021, R 55/2020-4, Marker Völkl/Völkl et al.

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Décisions
En fait
1 C’est avec effet au 27 janvier 2006, en tenant compte de l’antériorité du 29 août 2005, qu’a été enregistré au profit du prédécesseur en droit de Marker Dalbello Völkl (International) GmbH («la requérante») l’enregistrement international ayant effet dans l’Union européenne

pour des produits compris dans les classes 18, 25 et 28.
2 Le 5 mars 2018, VÖLKL GmbH & Co. KG («la défenderesse») a formé une demande en nullité des effets de l’enregistrement international désignant l’Union européenne. Elle a fondé sa demande sur l’ article 60, paragraphe 2, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), et paragraphe 4, du RMUE. À cet égard, elle a fait valoir les droits antérieurs suivants:
a) Marque de l’Union européenne no 4403705
VÖLKL
enregistrée le 11 octobre 2013 pour
Classe 3 — Produits d’entretien pour chaussures;
Classe 9 — Chaussures spéciales (chaussures de pompiers);
Classe 18 — Cuir et articles en cuir, à l’exclusion des sacs de sport et de voyage.
b) marque allemande no 880383

enregistrée le 21 avril 1971 pour
Classe 25 — Chaussures, notamment chaussures de ski, chaussures d’après-ski, chaussures de montagne, bottes fourrées, chaussures d’escalade, chaussures de marche.
c) dénomination sociale allemande
VÖLKL
pour des chaussures.
3 Afin de prouver la validité de la marque allemande antérieure, la défenderesse a présenté une copie d’un extrait du registre de l’Office allemand des brevets et des marques [Deutsches Patent- und Markenamt], dont ressort le renouvellement de la marque jusqu’au 31 octobre 2018.

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4 La défenderesse a en outre produit de vastes preuves pour prouver l’usage de la dénomination commerciale et la renommée des marques.
5 Sur requête de la requérante, la défenderesse a produit de vastes preuves supplémentaires concernant l’usage sérieux de la marque allemande antérieure.
6 Par décision du 12 novembre 2019 («la décision attaquée»), la division d’annulation a partiellement déclaré la nullité de la marque contestée, à savoir:
Classe 25 — Articles d’habillement, chapellerie.
En ce qui concerne les autres produits, la demande a été rejetée.
7 La division d’annulation a tout d’abord indiqué que la défenderesse devait apporter la preuve de l’usage sérieux en ce qui concerne la période allant du 29 août 2000 au 28 août 2005 («première période pertinente») et du 5 mars 2013 au 4 mars 2018 («deuxième période pertinente»). Une grande partie des documents présentés se rapportent aux années 70, 80 et 90 du siècle dernier. Seuls quelques documents pourraient être rattachés à la première période pertinente. En ce qui concerne la deuxième période pertinente, les documents produits ne contiendraient aucune indication directe d’un usage sérieux de la marque. Par conséquent, il n’existe absolument aucune preuve pour cette période, ce qui est insuffisant pour prouver un usage sérieux de la marque allemande antérieure, et il convient de rejeter la demande en nullité, conformément à l’article 64, paragraphes 2 et 3, du RMUE, dans la mesure où elle se fonde sur la marque allemande antérieure.
8 Selon la division d’annulation, étant donné que, pour la période précédant directement la demande en nullité, les documents produits ne contiennent pas d’indices d’un usage de la dénomination commerciale «VÖLKL» dont la portée n’est pas seulement locale, il convient de rejeter la demande en nullité comme non fondée, dans la mesure où elle se fonde sur l’ article 60, paragraphe 2, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4), du RMUE.
9 En ce qui concerne les produits contestés compris dans la classe 25 «vêtements; Chapellerie», la division d’annulation a indiqué que ceux-ci étaient loin d’être similaires aux produits de la marque de l’Union européenne antérieure compris dans la classe 9 «chaussures spéciales (chaussures de pompiers)». Selon elle, ces produits pourraient être faits dans les mêmes matériaux. Malgré la destination spéciale des chaussures de pompiers contestées [sic!], des points communs sont reconnaissables en ce qui concerne la destination générale, le public ciblé ainsi que les circuits usuels de distribution, sans qu’il doive s’agir d’un vêtement spécial. Les produits peuvent tout à fait être proposés côte à côte, par exemple dans des magasins spécialisés dans les vêtements de travail. À cet égard, il y a lieu de noter que les «articles d’habillement, chapellerie» peuvent s’utiliser en même temps que des chaussures spéciales, si bien qu’il existe en tout cas un rapport lointain de complémentarité.

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10 En raison de la similitude moyenne des signes, il existe un risque de confusion pour les produits contestés compris dans la classe 25, sans qu’il y ait lieu d’examiner la renommée de la marque de l’UE antérieure.
Exposé et arguments des parties
11 La requérante a formé un recours contre cette décision dans la mesure où sa marque a été annulée. Le mémoire en exposant les motifs a été déposé ultérieurement.
12 La requérante a tout d’abord indiqué qu’avec effet au 15 avril 2020, l’enregistrement international dans l’Union européenne dans la classe 25 n’était plus protégé que pour les produits suivants:
Classe 25 — Ski and snowboard clothing, namely anoraks, trousers, fleece Jackets, sweaters,
Sweatshirts, Hoodies, stockings, underwear, Gloves; ski and snowboard as, ski and snowboard caps.
13 Par ailleurs, la requérante a expliqué qu’il n’existerait pas de points communs entre les chaussures de pompiers antérieures et les produits litigieux compris dans la classe 25 et que les produits ne seraient donc pas similaires. Selon elle, en raison de l’absence de similitude des produits, il n’existerait pas de risque de confusion.
14 La défenderesse demande que le recours soit rejeté. Elle explique notamment que la comparaison des produits effectuée par la division d’annulation serait correcte.
15 Même si, dans le cadre de la procédure de recours, la comparaison des produits devait se fonder sur la liste de la classe 25 après la limitation, il n’en resterait pas moins qu’il existerait toujours une similitude entre les produits. Il ressortirait des directives d’examen de l’Office, y compris de l’outil de similarity, et de la jurisprudence que les chaussures et la chapellerie poursuivent un objectif commun, puisqu’elles sont destinées à répondre aux multiples besoins du corps humain, à le dissimuler, à le protéger ou à le décocher. La même chose est valable pour les articles d’habillement.
Considérants
16 Le recours est recevable et fondé.
17 Il n’existe pas de similitude entre les produits encore litigieux compris dans la classe 25 de la marque contestée et les produits pour lesquels la marque de l’UE antérieure jouit d’une protection. en particulier, les «chaussures spéciales (chaussures de pompiers)» comprises dans la classe 9 ne sont pas similaires aux vêtements protégés. La défenderesse n’a pas avancé de motifs pour remettre en cause les constatations de la division d’annulation en ce qui concerne les autres droits invoqués.

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I. Objet de la procédure de recours
18 La requérante a demandé au Bureau international de l’ Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) de limiter l’étendue de la protection de l’enregistrement international avec effet dans l’Union européenne; cette limitation a été inscrite au registre avec effet au 15 avril 2020.
19 Par conséquent, la procédure de recours ne porte plus que sur:
Classe 25 — Vêtements de ski et de snowboard, à savoir anoraks, pantalons, fleecejacks, pull- overs, sweatshirts, capsules, bas, sous-vêtements, gants; Bonnets de ski et de snowboard, capuchons de ski et de snowboard.
II. La demandée en nullité fondée sur la marque de l’Union européenne antérieure
20 Conformément à l’article 198, paragraphe 1, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur demande du titulaire d’une marque antérieure, la nullité d’un enregistrement international est prononcée lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec le signe antérieur et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
21 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17; 29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 29.
22 Conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits et services ne sont pas considérés comme similaires au motif qu’ils apparaissent dans la même classe de la classification de Nice. Des produits et services ne sont pas considérés comme différents au motif qu’ils apparaissent dans des classes différentes de la classification de Nice.
23 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire
(29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). Il importe de savoir si, dans l’esprit du public pertinent, les produits et services en cause peuvent avoir une origine commerciale commune (04/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, §
32, 38) et si les consommateurs considèrent comme courant que ces produits soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique, normalement, qu’une grande partie des fabricants ou des distributeurs respectifs de ces produits soient les mêmes (11/07/2007, T-150/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37).
24 Selon la jurisprudence, les produits ou services complémentaires sont ceux avec lesquels il existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs pourraient croire que

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l’entreprise responsable de la production de ces produits ou de la prestation de ces services est la même (06/09/2009, T-316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 57;
09/09/2020, T-50/19, dayaday, EU:T:2020:407, § 84).
25 De tels produits et services doivent, du point de vue du public pertinent, appartenir à la même catégorie de produits et de services et pouvoir être facilement considérés comme des éléments d’une gamme générale de produits susceptibles d’avoir la même origine commerciale (04/11/2003, T-85/02, CASTILLO, EU:T:2003:288, § 36; 20/09/2012, T-445/10, eco-pack, EU:T:2012,
454, § 24)
26 De plus, il peut exister une complémentarité d’ordre esthétique entre des produits. Toutefois, une telle complémentarité esthétique doit consister en un véritable besoin esthétique, en ce sens qu’un produit est indispensable ou important pour l’utilisation de l’autre et que les consommateurs jugent habituel et normal d’utiliser lesdits produits ensemble. Cette complémentarité esthétique est subjective et est définie par les habitudes ou les préférences des consommateurs qui peuvent résulter des efforts de marketing des fabricants ou encore de simples manifestations de mode (27/09/2012, T-357/09, Pucci, EU:T:2012:499, § 51;
09/09/2020, T-50/19, dayaday, EU:T:2020:407, § 85).
27 Enfin, il convient de faire observer que des produits et services qui s’adressent à des groupes de consommateurs différents ne peuvent pas être considérés comme complémentaires au sens de la jurisprudence citée (27/09/2012, T-357/09, Pucci,
EU:T:2012:499, § 73)
28 La marque de l’Union européenne antérieure revendique une protection pour des «chaussures spéciales (chaussures de pompiers)» relevant de la classe 9, qui visent à protéger contre les blessures graves ou potentiellement mortelles
(voirnotes explicatives de la classification de Nice); étant donné qu’il s’agit de chaussures de pompiers, elles doivent protéger contre la chaleur et le feu. À cet égard, il ne s’agit pas des chaussures de la classe 25. Les chaussures de pompiers s’adressent aux pompiers ainsi qu’à leurs casernes. Il s’agit donc de consommateurs spécialisés qui feront preuve d’une attention accrue.
29 Les produits qui font l’objet de la procédure de recours sont des articles spéciaux d’habillement et de chapellerie pour le ski et le snowboard. Ils protègent du froid et de l’humidité. Ces produits s’adressent par principe au grand public, dans la mesure où ce dernier pratique le ski et le snowboard. Son attention est élevée.
30 Le fait même que les produits s’adressent à différents groupes de consommateurs est suffisant pour les considérer comme non similaires.
31 Il convient par ailleurs de noter qu’ils présentent des domaines d’application différents, des lieux de distribution différents et des producteurs différents.
32 Ainsi qu’il a déjà été expliqué, les produits en cause protègent, les uns, de la chaleur et du feu, et les autres du froid et de l’humidité. Ils ne sont pas utilisés conjointement, et ne sont pas non plus dans un rapport de concurrence. Un pompier ne portera pas d’articles d’habillement ou de chapellerie pour le ski ou le

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snowboard lors de ses interventions, même s’il s’agit d’une intervention dans une région alpine. Les skieurs ou snowboardeurs ne porteront pas de chaussures de pompiers lors de la pratique de leur sport.
33 Leschaussures de pompiers ne sont pas proposées dans les magasins de mode et de sport, où des vêtements et des coiffures pour le sport de ski et de snowboard peuvent être achetés.
34 La défenderesse n’a pas non plus pu exposer que ces produits, qui supposentprima facie des connaissances techniques différentes, sont normalement fabriqués par les mêmes fabricants. même si la défenderesse devait produire elle- même à la fois des chaussures de ski et des chaussures de ski, cela ne suffit pas, car il ne s’agit pas d’une tendance générale (T-50/19, dayaday, EU:T:2020:407, § 89), qui devrait être prise en compte.
35 Les arguments exposés par la défenderesse dans le mémoire exposant les motifs du recours, notamment le fait que les pompiers peuvent aussi acquérir des vêtements de ski et de snowboard, sont par conséquent inopérants. Le renvoi aux directives d’examen de l’Office, à la jurisprudence et l’ outil Similarity de l' Office est également dépourvu de pertinence.
36 Conformément à l’article 166, paragraphe 7, du RMUE, la chambre n’est pas liée par les directives d’examen ni par l’ outil Similarity, étant donné qu’il s’agit là d’instructions destinées à la première instance. Dans la mesure où les directives d’examen et l’outil Similarity reflètent la jurisprudence courante, la chambre applique cette jurisprudence en raison de son obligation de ne fonder sa décision que sur le RMUE et les actes reposant sur ce dernier, tels qu’interprétés par le Tribunal et la Cour.
37 Il convient cependant d’établir que la défenderesse se réfère à des chaussures en général, comprises dans la classe 25, et non à des chaussures spéciales servant à protéger des dangers. Ni la jurisprudence citée, ni les directives d’examen, ni l’outil Similarity ne se réfèrent à la comparaison des chaussures de pompiers et des produits contestés. Sur la base de l’outil Similarity, il convient de considérer les vêtements de protection compris dans la classe 9 et les vêtements en général comme faiblement similaires. En l’espèce, la comparaison n’est pas fondée sur des vêtements de protection, mais sur des chaussures spéciales (chaussures de pompiers), de sorte que la similitude est réduite; par conséquent, si une faible similitude est réduite, il n’y a pas de similitude.
38 Compte tenu de l’absence de similitude des produits, une condition de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE fait défaut, si bien qu’il y a lieu de rejeter comme non fondée la demande en nullité dans la mesure où elle repose sur la marque de l’UE antérieure.
III. La demandée en nullité fondée sur la marque allemande antérieure
39 Dans sa réplique au mémoire exposant les motifs du recours, la défenderesse n’a exposé aucun argument expliquant pourquoi la constatation de la division d’annulation selon laquelle la défenderesse n’a pas fourni la preuve de l’usage

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sérieux serait fausse. La chambre ne voit non plus aucune raison de le penser, si bien qu’elle confirme les explications de la division d’annulation.
40 Il n’est donc pas non plus nécessaire d’examiner si la protection de cette marque antérieure a été renouvelée au registre du DPMA.
41 Il convient de rejeter comme non fondée la demande en nullité dans la mesure où elle se fonde sur la marque allemande antérieure.
IV. La demandée fondée sur la dénomination commerciale
42 Dans sa réplique au mémoire exposant les motifs du recours, la défenderesse n’a exposé aucun argument expliquant pourquoi la constatation de la division d’annulation selon laquelle la défenderesse n’a pas fourni la preuve de l’usage plus que seulement local de la dénomination commerciale à la date de la demande de la marque contestée de l’UE ainsi qu’à la date de la demande en nullité, serait fausse. La chambre ne voit non plus aucune raison de le penser, si bien qu’elle confirme les explications de la division d’annulation.
43 Il convient de rejeter comme non fondée la demande en nullité, dans la mesure où elle se fonde sur une dénomination commerciale.
V. Résultat
44 Il convient donc d’annuler la décision attaquée et de rejeter la demande en nullité, y compris en ce qui concerne les produits mentionnés au paragraphe 12.
Coûts
45 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la défenderesse, en tant que partie perdante dans les procédures de recours et de nullité, doit supporter les frais exposés par la requérante pour les deux procédures.
Fixation des frais
46 En ce qui concerne la procédure de recours, ces frais comprennent la taxe de recours, d’un montant de 720 EUR, et les frais exposés par la requérante pour un mandataire agréé, d’un montant de 550 EUR.
47 En ce qui concerne la procédure de nullité, la division d’annulation a ordonné que les parties à la procédure supportent chacune leurs propres frais. Étant donné que la demande en nullité est rejetée dans son intégralité, la défenderesse doit supporter les frais de la requérante pour la procédure devant la division d’annulation. À cet égard, il s’agit des frais exposés pour un mandataire agréé, d’un montant de 450 EUR.
48 Le montant total est fixé à 1 720 EUR pour les deux procédures.

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Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Annule la décision attaquée.
2. Rejette la demande en nullité dans son intégralité.
3. Le Bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle doit être informé du rejet de la demande en nullité.
4. Condamne la défenderesse à supporter les frais exposés par la requérante dans les procédures de recours et de nullité.
5. Fixe le montant des frais que la défenderesse doit rembourser à la requérante à 1 720 EUR.
Signés Signés Signés
D. D. donation C. Bartos E. Fink
Greffier:

Signés
p.o. P. Nafz