OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 158 827
Bimbo Donuts Iberia S.A., Calle Cigoitia n° 1, Pol. Ind. Las Mercedes, 28022 Madrid, Espagne (opposante), représentée par Curell Suñol S.L.P., Muntaner, 240 – 4° 2ª, 08021 Barcelone, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Donut Media, Inc., 160 E. Tamarack Avenue, Inglewood, California 90301, États-Unis (demanderesse), représentée par Taylor Wessing, Thurn-und-Taxis- Platz 6, 60313 Francfort-sur-le-Main, Allemagne (mandataire professionnel). Le 23/02/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 158 827 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:

Classe 16: Décalcomanies; autocollants; autocollants pour pare-chocs; autocollants décoratifs pour voitures; autocollants réutilisables. Classe 35: Services de vente au détail en ligne et services de vente au détail de porte-clés, cordons, épinglettes en émail, autocollants, autocollants pour pare-chocs, décalcomanies; services de publicité; publicité et marketing; publicité
et conseils en gestion commerciale; conception de matériel publicitaire pour des tiers; services de marketing sous la forme de développement
et de gestion de campagnes de marketing pour des tiers; services de consultation commerciale; relations publiques. Classe 41: Fourniture de contenus de divertissement et éducatifs audio, vidéo et multimédias non téléchargeables, concernant les voitures, les sports mécaniques,
et les sports d’action, pouvant être diffusés via un réseau informatique mondial, des dispositifs de communication portables et sans fil, et diverses plateformes à travers de multiples formes de supports de transmission; services d’édition de divertissements numériques en ligne vidéo, audio
et multimédias.

2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 495 577 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les produits et services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.

MOTIFS
Le 23/11/2021, l’opposante a formé opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 495 577, «DONUT» (marque verbale). L’opposition est fondée sur les droits antérieurs suivants et les produits et/ou services correspondants:

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1. enregistrement de marque espagnole n° 399 563, «DONUT» (marque verbale) pour des produits de la classe 30;

2. enregistrement de marque espagnole n° 2 518 530 (marque figurative) pour des produits de la classe 30;

3. enregistrement international désignant le Portugal n° 814 272 (marque figurative) pour des produits de la classe 30;

4. enregistrement international désignant le Portugal n° 355 753, «DONUT» (marque verbale) pour des produits de la classe 30;

5. enregistrement de marque espagnole n° 3 670 327 (marque figurative) pour des produits et services des classes 16, 30, 35 et 43;

6. enregistrement international désignant le Portugal n° 1 385 866 (marque figurative) pour des produits et services des classes 16, 30, 35 et 43;

7. enregistrement de marque espagnole n° 3 737 522 (marque figurative) pour des services des classes 35 et 43.

L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE à l’égard de tous les droits antérieurs et, en outre, l’article 8, paragraphe 5, du RMUE à l’égard des droits antérieurs 1 à 6.

OBSERVATION PRÉLIMINAIRE SUR LA PREUVE D’USAGE ET LES DROITS ANTÉRIEURS
Au cours de la procédure, la preuve de l’usage a été demandée par le demandeur en relation avec les marques antérieures 1 à 4, toutes fondées sur des produits de la classe 30. Cependant, à ce stade, la division d’opposition n’estime pas opportun de procéder à une évaluation des preuves d’usage soumises à cet égard (15/02/2005, T-296/02, Linderhor Trocken / Lindenhof, EU:T:2005:49, § 43, 72).

Étant donné que l’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure, la division d’opposition examinera d’abord l’opposition en relation avec la marque antérieure 5 de l’opposant qui couvre le champ de protection le plus étendu, par rapport à l’autre droit antérieur (de même la marque antérieure 6 avec un champ de protection identique pour le territoire portugais), et qui ne fait pas l’objet de la demande de preuve d’usage.

Par la suite, l’examen de l’opposition se déroulera comme si l’usage sérieux des marques antérieures susmentionnées avait été prouvé pour tous les produits invoqués, ce qui est la meilleure façon d’examiner le cas de l’opposant.

RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent

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la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.

a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:

Classe 16: Publications imprimées; papier et carton; produits de l’imprimerie (imprimés); articles pour reliures; photographies; papeterie; décalcomanies (autocollants); cartes à collectionner; matières plastiques pour l’emballage; catalogues, brochures, prospectus; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils).

Classe 30: Café, thé, cacao et café artificiel; riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et confiseries; pâtisseries; produits de boulangerie; glaces comestibles; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre à lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace.

Classe 35: Services de vente en gros et au détail, en magasin et par le biais de réseaux informatiques mondiaux, de produits alimentaires; services d’approvisionnement pour le compte de tiers en produits alimentaires; importation et exportation de produits alimentaires; location de distributeurs automatiques; promotion des ventes (pour des tiers); gestion commerciale dans le domaine alimentaire; organisation et gestion d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; distribution de matériel publicitaire; publication de textes publicitaires; services de publicité.

Classe 43: Services hôteliers et de restauration; services de traiteur; fourniture d’aliments et de boissons dans des confiseries spécialisées dans les beignets; services de bars et de cafétérias; services de plats à emporter; fourniture d’aliments et de boissons par véhicule; préparation d’aliments; sculpture alimentaire.

Les produits et services contestés sont les suivants:

Classe 16: Décalcomanies; autocollants; autocollants pour pare-chocs; autocollants décoratifs pour voitures; autocollants réutilisables.

Classe 25: Vêtements, à savoir, hauts, bas, t-shirts, chemises à manches longues, chemises à manches courtes, chemises, pulls molletonnés, sweats à capuche, pulls, pantalons de survêtement, coupe-vent, vestes, chaussettes; chapellerie, à savoir, casquettes et chapeaux.

Classe 35: Services de magasins de vente au détail en ligne et services de magasins de vente au détail de vêtements, chaussures, chapellerie, porte-clés, cordons, épinglettes en émail, autocollants, autocollants pour pare-chocs, décalcomanies, tasses; services de publicité; publicité et marketing; conseils en publicité et en gestion commerciale; conception de matériel publicitaire pour des tiers; services de marketing consistant en le développement et la gestion de campagnes de marketing pour des tiers; services de consultation commerciale; services commerciaux, à savoir, obtention de la participation de talents pour des productions vidéo et multimédias pour des tiers; relations publiques.

Classe 41: Services de divertissement consistant en des services de développement, de création, de production et de post-production de contenu de divertissement multimédia; services de production de films et de vidéos; production et distribution de contenu de divertissement et éducatif audio, vidéo et multimédia en ligne dans le domaine des voitures, des sports mécaniques et des sports d’action; fourniture d’audio, de vidéo non téléchargeables,

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et contenu de divertissement et éducatif multimédia mettant en vedette des voitures, des sports automobiles et des sports d’action pouvant être diffusé via un réseau informatique mondial, des appareils de communication portables et sans fil, et diverses plateformes à travers de multiples formes de supports de transmission ; services d’édition de divertissement numérique vidéo, audio et multimédia en ligne.

Une interprétation du libellé des produits ou services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits ou services. Le Tribunal a confirmé que le terme « à savoir », utilisé pour montrer la relation entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló et al., EU:T:2016:594, § 71 ; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43).

À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.

Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence les uns avec les autres ou complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).

Produits contestés de la classe 16
Les décalcomanies contestées ; autocollants pour pare-chocs ; autocollants décoratifs pour voitures ; autocollants réutilisables ; autocollants sont au moins inclus dans, ou chevauchent, les transferts (décalcomanies) de l’opposant et sont, en tout état de cause, inclus dans la catégorie générale de la papeterie de l’opposant de la classe 16. Par conséquent, ils sont identiques.

Produits contestés de la classe 25
Les vêtements contestés, à savoir, hauts, bas, t-shirts, chemises à manches longues, chemises à manches courtes, chemises, sweatshirts, pulls à capuche, pulls, pantalons de survêtement, coupe-vent, vestes, chaussettes ; chapellerie, à savoir, casquettes et chapeaux et les produits et services de l’opposant n’ont rien en commun en termes de leur nature, de leur destination ou de leurs méthodes d’utilisation. Les produits contestés de cette classe sont destinés à couvrir le corps et à le protéger des éléments. Aucun des produits et services couverts par la marque antérieure n’a un caractère complémentaire à une telle utilisation ou ne pourrait être en concurrence avec celle-ci. En outre, ces produits et services ciblent des segments de public complètement différents et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. Les articles d’habillement et de chapellerie sont généralement produits par des entreprises de l’industrie de la mode, tandis que les produits de l’opposant de la classe 16 proviennent de fabricants d’articles en papier, d’imprimés et de papeterie et les produits de la classe 30 de sociétés spécialisées dans les produits alimentaires. De même, les services de l’opposant de la classe 35 qui concernent la vente au détail/en gros de produits alimentaires et de la classe 43 qui sont la fourniture de nourriture ou de boissons et les services d’hôtellerie n’ont également aucun point commun avec les produits contestés. Les autres produits de l’opposant de la classe 35 sont des services commerciaux professionnels. Il est évident que tous ces produits et

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les services seront généralement produits ou fournis par des entreprises très distinctes. Par conséquent, ils sont dissemblables.

Services contestés de la classe 35
Les services de publicité contestés; publicité [listé deux fois] et marketing; conception de matériel publicitaire pour des tiers; services de marketing consistant en le développement et la gestion de campagnes de marketing pour des tiers; relations publiques et les services de publicité de l’opposant de la classe 35 sont identiques parce qu’ils sont soit identiquement contenus dans les deux listes, soit se chevauchent dans une certaine mesure, soit les services contestés y sont inclus.

Les services contestés de conseil en gestion commerciale; services de consultation commerciale incluent ou chevauchent la gestion commerciale des affaires de l’opposant dans le domaine alimentaire. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer ces services d’office, ils sont considérés comme identiques.

En ce qui concerne les services de vente au détail, il est noté que de tels services concernant la vente de produits spécifiques sont similaires à un degré moyen à ces produits spécifiques. Bien que la nature, le but et le mode d’utilisation de ces produits et services ne soient pas les mêmes, ils sont similaires parce qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement offerts aux mêmes endroits où les produits sont proposés à la vente. En outre, ils ciblent le même public.

En revanche, un faible degré de similarité entre les produits vendus au détail et les autres produits peut être suffisant pour constater un faible degré de similarité avec les services de vente au détail à condition que les produits concernés soient couramment proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés, appartiennent au même secteur de marché et, par conséquent, intéressent les mêmes consommateurs.

Les mêmes principes s’appliquent aux services rendus en relation avec d’autres types de services qui consistent exclusivement en des activités gravitant autour de la vente effective de produits, tels que les services de vente en gros, les services d’achat sur internet ou de vente par correspondance de la classe 35.

Par conséquent, les services contestés de magasins de vente au détail en ligne et de magasins de vente au détail concernant les autocollants, les autocollants pour pare-chocs, les décalcomanies, les cordons, les épinglettes en émail, les porte-clés sont au moins similaires à un faible degré aux articles de papeterie de l’opposant de la classe 16 qui sont par leur nature soit identiques auxdits produits, soit, au moins, vendus aux mêmes endroits commerciaux et destinés aux mêmes consommateurs (par exemple, les porte-clés).

Cependant, ce n’est pas le cas en ce qui concerne les services contestés de magasins de vente au détail en ligne
et les services de magasins de vente au détail concernant les vêtements, les chaussures, les articles de chapellerie, les tasses étant donné que ces produits et les produits de l’opposant des classes 16 et 30 ne sont non seulement pas similaires du tout, mais seront disponibles dans des sections de magasins, ou des magasins, complètement différentes et cibleront des consommateurs ayant des besoins différents. Les services de vente au détail
n’ont manifestement rien en commun non plus avec les services restants de l’opposant
des classes 35 et 43. Il est important de noter que le simple fait que la marque de l’opposant couvre également des services de vente au détail n’est pas décisif en soi, car ils sont limités uniquement au secteur alimentaire, donc d’origine complètement différente. Les services susmentionnés
sont alors considérés comme dissemblables aux produits et services de l’opposant.

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Enfin, les services commerciaux contestés, à savoir l’obtention de la participation de talents pour des productions vidéo et multimédia pour le compte de tiers – bien qu’ayant été généralement caractérisés comme des services commerciaux, concernent spécifiquement le recrutement de talents et la négociation de contrats commerciaux pour le compte de tiers, moyennant une commission. Les services de publicité de l’opposant en classe 35 consistent essentiellement à fournir à des tiers une assistance pour la vente de leurs produits et services en promouvant leur lancement et/ou leur vente, ou en renforçant la position du client sur le marché et en acquérant un avantage concurrentiel par la publicité. Afin d’atteindre cet objectif, de nombreux moyens et produits différents peuvent être utilisés. Ces services sont fournis par des entreprises spécialisées qui étudient les besoins de leurs clients et fournissent toutes les informations et conseils nécessaires à la commercialisation de leurs produits et services, et créent une stratégie personnalisée concernant la publicité de leurs produits et services par le biais de journaux, de sites web, de vidéos, d’internet, etc. En revanche, les services contestés seront fournis par des agences de recrutement et ont un objectif global différent. En outre, les services contestés sont très spécifiques dans leur niche (productions vidéo et multimédia) et ne coïncident pas, quant à leur objet, avec le service d’approvisionnement de l’opposant ou d’autres services commerciaux fournis dans le secteur des produits alimentaires. Par conséquent, les services en conflit dans la présente affaire n’ont aucun point commun pertinent et ne partageront pas le même groupe cible, les mêmes canaux de distribution et la même origine. Ils ne sont pas complémentaires les uns des autres et ont des objectifs globaux différents. Les mêmes conclusions s’appliquent à tous les produits et services de l’opposant, comme mentionné précédemment. Ils sont donc dissemblables.

Services contestés en classe 41
Les services contestés dans cette classe couvrent la création de contenu médiatique de divertissement et éducatif, en particulier de contenu vidéo et multimédia, de la conception à la livraison finale, ainsi que la mise à disposition de ce contenu en ligne (diffusion en continu et publication) sur diverses plateformes numériques. Contrairement aux arguments du demandeur, la division d’opposition estime qu’il existe un certain degré de similitude entre certains des services contestés dans cette classe et les publications imprimées de l’opposant en classe 16, en particulier en ce qui concerne la publication et la diffusion de contenu non téléchargeable. Il convient de noter qu’aujourd’hui, le contenu peut être fourni sous de multiples formes, et les éléments textuels et visuels sont souvent utilisés de manière interchangeable pour transmettre des informations ou du divertissement.

Par conséquent, la fourniture contestée de contenu de divertissement et éducatif audio, vidéo et multimédia non téléchargeable, présentant des voitures, des sports automobiles et des sports d’action, pouvant être diffusé via un réseau informatique mondial, des dispositifs de communication portables et sans fil, et diverses plateformes à travers de multiples formes de supports de transmission ; les services de publication en ligne de divertissement numérique vidéo, audio et multimédia sont jugés similaires aux publications imprimées de l’opposant. Cela s’explique par le fait qu’ils peuvent finalement cibler le même public pertinent, à savoir les consommateurs recherchant des informations ou du contenu de divertissement. Il est courant dans la pratique du marché que les entreprises d’édition et de médias proposent du contenu sous des formats imprimés et numériques (par exemple, des magazines et des revues et leurs équivalents en ligne ou multimédia). En conséquence, le public pertinent peut raisonnablement croire que ces services proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. De plus, ces produits et services partagent le même objectif général d’informer et/ou de divertir le public par le biais de contenu éditorial.

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En revanche, les services contestés restants de cette classe concernent le développement et la production de contenu, c’est-à-dire des services de production créative et technique. Ces services diffèrent fondamentalement par leur nature des produits matériels de l’opposant de la classe 16. En particulier, les publications imprimées sont destinées à la consommation directe par le public, tandis que les services contestés visent la création et la préparation de contenu, souvent dans un cadre interentreprises, plutôt que sa consommation finale. Le public pertinent pour les services de production et de post-production est principalement constitué de clients professionnels (tels que des producteurs, des diffuseurs et des plateformes), plutôt que des consommateurs finaux de publications imprimées. En outre, les publications imprimées proviennent généralement d’éditeurs, tandis que les services de production de films, de vidéos et de multimédia sont fournis par des studios de production ou des prestataires de services audiovisuels. Ces services ne proviennent généralement pas des mêmes entreprises. En conséquence, ces services sont dissemblables des produits de l’opposant de la classe 16. Ils ont encore moins de points communs avec les produits et services restants de l’opposant, dont la nature a déjà été expliquée ci-dessus. b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être raisonnablement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de garder à l’esprit que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). En l’espèce, les produits et services contestés jugés identiques et similaires à des degrés divers s’adressent à la fois au grand public et aux consommateurs professionnels, en particulier en ce qui concerne certains services de la classe 35 (par exemple, les services professionnels aux entreprises tels que la publicité ou la gestion commerciale). Le degré d’attention du consommateur varie en fonction des produits ou services spécifiques en cause, allant d’un niveau inférieur à la moyenne (pour les produits bon marché et fréquemment achetés de la classe 16) à un niveau élevé pour les services de la classe 35, où une attention accrue est attendue en raison de l’implication de décisions commerciales et de gestion.
c) Les signes
DONUT
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.

L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

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Malgré d’éventuelles connotations acquises en raison d’un usage intensif, les termes « donuts » ou « DONUT » dont les signes sont composés n’ont pas de signification pour le public pertinent dans le contexte des produits et services concernés et sont considérés comme distinctifs. Par conséquent, la comparaison conceptuelle restera neutre en l’espèce.

La marque figurative de l’opposant contient l’élément négligeable « marca reg. » dans son coin supérieur droit. Cet élément est équivalent aux indications « TM » ou « ® » utilisées dans le commerce et sert uniquement à des fins d’information, c’est-à-dire à indiquer que le signe est une marque déposée. Néanmoins, il n’a pas de fonction de marque et n’a aucune incidence sur l’appréciation ci-dessous.

Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans la chaîne de lettres « DONUT* », ainsi que dans leurs sons. Ils diffèrent, respectivement, par la lettre finale supplémentaire « S » dans la marque antérieure et son son, ainsi que par les aspects figuratifs de cette marque. Cependant, ceux-ci sont de caractère purement décoratif et n’ont pas un impact tel qu’ils détournent l’attention de l’élément verbal. Compte tenu du chevauchement quasi total – c’est-à-dire que le signe contesté est entièrement incorporé dans la marque antérieure –, les signes sont jugés visuellement et phonétiquement très similaires.

Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.

d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.

L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou d’une renommée pour les produits et services pertinents des classes 16 et 35.

Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification pour aucun des produits et services en question du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.

e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont en partie identiques et similaires à des degrés divers et en partie dissemblables ; ils s’adressent au grand public et aux professionnels, dont le degré d’attention peut varier entre inférieur à la moyenne et élevé. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement et phonétiquement très similaires, tandis que la comparaison conceptuelle n’est pas applicable en l’espèce en raison de l’absence inhérente de concept dans l’un quelconque des éléments verbaux eu égard aux produits et services en conflit.

Compte tenu des similitudes visuelles et phonétiques écrasantes entre les signes en l’espèce, la division d’opposition considère que – sur la base de tout ce qui précède
– un risque de confusion ne peut être exclu en l’espèce. Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323,

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§ 26). Même les consommateurs qui prêtent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, § 54). La différence d’une seule lettre, de surcroît à la fin du signe, n’est pas suffisante pour contrecarrer les ressemblances, même lorsque les produits et services en cause ne sont similaires qu’à un faible degré.

En effet, l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Dès lors, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442,
§ 17). Les similitudes entre les signes en l’espèce justifient l’éventualité d’une confusion même pour ces produits/services qui ne sont que lointainement similaires.

Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque espagnole de l’opposant.

Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires, y compris à un faible degré, à ceux de la marque antérieure.

Le reste des produits et services contestés sont dissimilaires. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits et services n’est pas accueillie.

L’opposant a également fondé son opposition sur les marques antérieures 1 à 4 et 6 à 7 en vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Comme mentionné précédemment, la marque antérieure 6 (enregistrement international désignant le Portugal) couvre un champ de protection identique et est presque identique, sinon identique, à la marque antérieure déjà examinée. Les droits antérieurs restants, même en supposant que l’usage sérieux ait été prouvé pour tous leurs produits (pour les marques antérieures 1 à 4), couvrent un champ de produits et services plus étroit et le résultat ne peut être différent en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Par conséquent, il n’existe aucun risque de confusion en ce qui concerne ces produits et services.

RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
L’examen se poursuivra au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, invoqué en relation avec les marques antérieures 1 à 6. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition examinera d’abord l’opposition en relation avec la marque antérieure 5, déjà examinée ci-dessus.

Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée n’est pas enregistrée lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, que les produits ou services pour lesquels elle est demandée soient identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’Union ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre

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concerné et lorsque l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait atteinte.

Par conséquent, les motifs de refus de l’article 8, paragraphe 5, EUTMR ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.

Les signes doivent être identiques ou similaires.

La marque de l’opposant doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée ; elle doit exister dans le territoire concerné et pour les produits et/ou services sur lesquels l’opposition est fondée.

Risque de préjudice : l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait atteinte.

Les exigences susmentionnées sont cumulatives et, par conséquent, l’absence de l’une quelconque d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition en vertu de l’article 8, paragraphe 5, EUTMR (16/12/2010, T-357/08, BOTOCYL / BOTOX, EU:T:2010:529, § 41 ; 16/12/2010, T-345/08, BOTOLIST / BOTOX, EU:T:2010:529, § 41). Toutefois, le respect de toutes les conditions susmentionnées peut ne pas être suffisant. L’opposition peut néanmoins échouer si le demandeur établit un juste motif pour l’usage de la marque contestée.

a) Renommée de la marque antérieure
La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.

En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 17/06/2021. Toutefois, la marque contestée bénéficie d’une date de priorité du 17/12/2020 pour les produits contestés des classes 16 et 25. Par conséquent, l’opposant était tenu de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée antérieurement à ces dates respectives. En principe, il suffit que l’opposant démontre que sa marque jouissait déjà d’une renommée aux dates respectives. S’il découle du libellé de l’article 8, paragraphe 5, EUTMR que les conditions de son application doivent également être réunies au moment de la prise de décision, et que, par conséquent, la renommée de la marque antérieure doit subsister jusqu’à ce que la décision sur l’opposition soit prise, toute perte de renommée ultérieure incombe au demandeur de l’alléguer et de la prouver. Les preuves doivent également démontrer que la renommée a été acquise pour les produits pour lesquels l’opposant a revendiqué une renommée, à savoir : Classe 30 : Confiserie, produits de boulangerie et de pâtisserie. À ce stade, l’opposition est dirigée contre les produits et services suivants :

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Classe 25 : Vêtements, à savoir, hauts, bas, tee-shirts, chemises à manches longues, chemises à manches courtes, chemises, sweat-shirts, sweats à capuche, pulls, pantalons de survêtement, coupe-vent, vestes, chaussettes ; articles de chapellerie, à savoir, casquettes et chapeaux.

Classe 35 : Services de vente au détail en ligne et services de vente au détail de vêtements, chaussures, articles de chapellerie, tasses ; services commerciaux, à savoir, obtention de la participation de talents pour des productions vidéo et multimédias pour des tiers.

Classe 41 : Services de divertissement sous forme de services de développement, de création, de production et de post-production de contenu de divertissement multimédia ; services de production de films et de vidéos ; production et distribution de contenu de divertissement et éducatif audio, vidéo et multimédia en ligne dans le domaine des voitures, des sports automobiles et des sports d’action.

Afin de déterminer le degré de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les faits pertinents de l’espèce, y compris, en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.

Dans ses observations, l’opposant a fait référence à des preuves issues de la procédure d’opposition antérieure B 3 179 749 (voir p. 8 des observations de l’opposant). Ces dernières ont été respectivement transmises au demandeur. Dans la liste ci-dessous, la division d’opposition n’examinera que les preuves pertinentes pour le territoire de l’Espagne, qui serait – à son avis et après un examen global des preuves – le territoire de plus grande reconnaissance, si cela est prouvé. Les éléments de preuve pertinents sont les suivants :

Un rapport rédigé par le D^r C. L. G., professeur d’histoire de la langue espagnole au département de philologie hispanique de l’Université de Barcelone (Espagne), daté du 12/06/2002, qui analyse les aspects étymologiques, lexicographiques et communicatifs du mot « DONUT » auprès du public espagnol. Le rapport indique, entre autres, que le mot « DONUT » a été introduit pour la première fois sur le marché espagnol en 1962, à savoir en tant que produit commercial, un « gâteau de pâte sucré et frit, souvent en forme d’anneau », proposé par une entreprise particulière (l’opposant). Le rapport note en outre que le mot « DONUT » est aujourd’hui défini comme un nom commercial dans divers dictionnaires espagnols et non comme un mot d’usage général adopté en espagnol. (Annexe 1)
Une copie de l’arrêt du 18/04/2007, T-333/04 et T-334/04, House of Donuts / DONUTS et al., EU:T:2007:105, qui a confirmé le refus des MUE n° 474 486 et n° 938 670 en raison de l’existence d’un risque de confusion (12/05/2004, R 1036/2001-4, HOUSE OF DONUTS « THE FINEST AMERICAN PASTRIES » (fig.) / DONUT, DONUTS et al. ; 12/05/2004, R 1034/2001-4, HOUSE OF DONUTS (fig.) / DONUT, DONUTS et al.). (Annexe 3)
Un certain nombre de certificats délivrés en 2001 par les Chambres de commerce de Barcelone, Bilbao, Séville, Valence, Saragosse, Majorque, Ibiza et Formentera et Madrid, dans lesquels il est indiqué que « DONUT » est une marque notoire et renommée parmi les établissements du secteur alimentaire pertinent, en particulier pour les produits de boulangerie et de pâtisserie, ainsi que deux autres certificats délivrés en 2001/2002 par l’Association nationale espagnole pour la défense de la marque et par les Marques renommées espagnoles

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Forum, indiquant que la marque « DONUT » est réputée être notoire, également dans la mesure où elle satisfait à certains critères spécifiés, notamment un degré élevé de caractère distinctif, de prestige, d’investissements publicitaires importants et d’efforts promotionnels. Certains des certificats comportent des mises à jour plus récentes en 2019 (Barcelone et Madrid) et en 2022 (par l’Association nationale espagnole pour la défense de la marque), où la
référence est faite à tous les signes : DONUT, DONUTS ou . (Annexes 4-12)
Un certificat, daté du 15/10/2001, contenant des chiffres de recherche de marché résumés, intitulé « Bolleria Frita » ; l’étude a été menée par l’agence ACNielsen en 2001. Les chiffres fournis dans le certificat montrent les ventes totales pour la période 1993-2001 et la part de marché, entre autres, de la marque « DONUT », une marque leader sur le marché espagnol des pâtisseries frites. (Annexe 13)
Un rapport sur le réseau de vente des produits sous les marques « DONUT » et « DONUTS » (produit par l’opposante), qui présente des informations pertinentes sur la popularisation commerciale et l’expansion de la marque en Espagne et au Portugal d’un point de vue territorial, notamment en ce qui concerne les locaux physiques où les produits sont vendus et les canaux de distribution des produits « DONUT/S ». Il existe plus de 2 800 points de vente « DONUT/S » en Espagne et 460 au Portugal. (Annexe 14)
Un classement des fabricants et commerçants du secteur de la boulangerie et de la pâtisserie en Espagne en 1993 et 1994, publié par le magazine Alimarket. L’opposante est classée comme une entreprise leader dans ce secteur particulier, car, sous la marque « DONUTS », elle a vendu le plus grand nombre d’unités. (Annexe 15)
Article intitulé « Símbolos empresariales que no tienen precio » (« Marques commerciales inestimables »), publié dans le magazine Actualidad Económica (juillet 2001). L’article commente un rapport du groupe Young & Rubicam, dans lequel les principales marques espagnoles étaient classées ; la marque « DONUTS » de l’opposante a été classée en 55e position. (Annexe 16)
Extraits du livre intitulé Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas (Commentaire sur la loi espagnole sur les marques 17/2001), publié en 2002, par M. Manuel Lobato, professeur de droit commercial à l’Université autonome de Madrid dans lequel l’auteur fait référence à la marque « DONUTS » de l’opposante, exploitée sur le marché espagnol, comme une marque distinctive et ayant acquis un degré élevé de caractère distinctif auprès du public. (Annexe 17)
Extraits du livre, intitulé Las Marcas Renombradas Españolas (Marques espagnoles notoires), co-publié par McGraw-Hill et l’association espagnole des marques notoires en 2002. Les extraits contiennent des informations sur les « principales marques des entreprises appartenant au « Forum espagnol des marques renommées » citées par les directeurs des bureaux économiques et commerciaux espagnols à l’étranger ». La marque « DONUT » de l’opposante est classée 36e parmi les principales marques espagnoles. (Annexe 18)

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Extraits du livre Qué Hay en una Marca? Un viaje al interior de 60 máquinas de significar, seducir y vender (Qu’y a-t-il dans une marque ? Un voyage au cœur de 60 machines à signifier, séduire et vendre), publié en 2002, par M. Miguel Ángel Gómez Jiménez. Le livre contient une section consacrée à la marque de l’opposant, à savoir « DONUTS: una deidad solar » (« DONUTS : une divinité solaire »). (Annexe 19)
Extraits du livre Topbrands: El libro de las grandes marcas en España, Volumen I (Topbrands : Le livre des grandes marques en Espagne, Volume I), publié par le Brand Council en 2002 et contenant, entre autres, des références à l’image de marque et à la réputation de l’opposant en Espagne. Le livre indique : « [o]n peut dire que DONUTS® est un marché à part entière puisque, de par ses caractéristiques, il n’a pas de concurrents en Espagne. Les plus de 500 millions de DONUTS® vendus chaque année dans notre pays témoignent de son caractère notoire et de son acceptation par les consommateurs. » En outre, il est indiqué : « Aujourd’hui, presque tous les Espagnols (99,7 %) connaissent DONUTS®, neuf sur dix identifient correctement le logo et 72 % d’entre eux perçoivent DONUTS® comme une marque qui identifie un produit unique. » (Annexe 20)
Deux articles publiés dans des journaux espagnols : dans El Mundo, intitulé « Donuts para medio mundo » (« Des Donuts pour la moitié du monde »), daté du 23/04/2000, et dans El Periódico, intitulé « La fórmula secreta del 'donut’ » (La formule secrète du « donut »), daté du 24/02/2004, fournissant des informations sur les ventes de l’opposant sur le marché intérieur (espagnol). (Annexes 23-24)
Rapports contenant des chiffres relatifs aux coûts publicitaires et des chiffres de ventes audités pour, entre autres, la marque « DONUTS » de l’opposant, émis par KPMG, pour les périodes 1985-1999 et 2001-2005. (Annexes 25-28)
Un article intitulé « La clave está en sorprender » (« La clé est de surprendre »), publié dans le magazine Actualidad Económica, daté du 31/03/2003, faisant la référence suivante à la marque « DONUTS » de l’opposant : « [b]eaucoup de temps s’est écoulé depuis la diffusion de cette publicité mythique, mais l’objectif de la marque est resté inchangé : s’accrocher à l’esprit des consommateurs. » (Annexe 30)
Copies de décisions rendues par l’Office dans des procédures d’opposition et de nullité, ainsi que d’arrêts du Tribunal et des juridictions suprêmes espagnoles ou catalanes, datées entre 2005 et 2015. Globalement, la jurisprudence soumise par l’opposant met en évidence divers cas dans lesquels les marques « DONUTS » et « DONUT » de l’opposant ont été examinées et leur réputation pour les pâtisseries a été confirmée. Autres copies de la dernière décision de l’OEPM. (Annexes 36-51 quat et 59)
Rapports produits par les agences Focus Media, Mediaedge et Optimum Media Direction concernant les dépenses publicitaires totales pour la marque « DONUTS » en Espagne et au Portugal au cours de la période 2006-2012 (basés sur des sources telles que Media Monitor, Marktest et GfK), ainsi que des documents produits par l’opposant détaillant les coûts publicitaires totaux du 01/01/2010 au 31/12/2014, à savoir plus de 12 millions d’EUR ; pour 2015, plus de 3 millions d’EUR ; pour 2016, plus de 3 millions d’EUR ; pour 2018 et 2019, plus de 2,2 millions d’EUR ; pour 2020, plus de 3,4 millions d’EUR. Cela comprenait des dépenses pour diverses

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outils de marketing tels que les publicités télévisées et dans les magazines, la couverture médiatique, la conception d’emballages, les promotions, les études de marché, etc. (Annexes 52-53)
Certificats délivrés par Nielsen à la demande de l’opposant et concernant les chiffres de ventes totaux (en unités et en chiffre d’affaires) sous la marque « DONUTS », y compris des informations pour la période pertinente, 2011-2023. (Annexes 54 et 54 bis – partiellement marquées comme confidentielles)
Divers articles (en espagnol uniquement), publiés dans les médias espagnols (par exemple, Empresas, El País, El Mundo), datés de 2001 à 2011, faisant principalement référence au précédent titulaire de la marque Panrico, ainsi qu’à ses produits emblématiques « DONUTS »/« DONUT » ou « Bollycao », tandis que trois articles plus récents (2020) reflètent l’opposant, à titre d’exemple sous les titres suivants : (Annexe 55)
Matériels relatifs à diverses campagnes publicitaires en relation avec la marque « DONUTS », particulièrement axés sur la période 2019-2022, présentés dans le rapport de l’agence de publicité Optimum Media Direction S.L.U, par exemple : (Annexes 55-56)

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Exemples de factures, émises par la société Bakery Donuts Iberia (précédent propriétaire), concernant les ventes de divers produits de confiserie et de boulangerie, y compris sous la marque DONUTS, datées de 2017, ainsi que par Bimbo Donuts Iberia de 2018 à 2021. (Pièces jointes 58)
Déclarations, datées de 2023, relatives à des publications sur les comptes Instagram et Facebook de DONUTS pour l’Espagne et le Portugal. (Pièces jointes 60)
Un article de presse, daté de 2023, relatif à la collaboration de l’opposant avec le chanteur et compositeur espagnol Alvaro de Luna pour la création d’une publicité 'DONUTS'. (Pièces jointes 61)
Plusieurs extraits de publicités télévisées (non datés) dans lesquels l’accent est mis sur
la marque de l’opposant et un nouveau produit de confiserie, à savoir des biscuits. (Pièces jointes 62)

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Par souci d’exhaustivité, il est relevé que toutes les preuves susmentionnées en espagnol, à l’exception des parties spécifiées, sont accompagnées d’une traduction en anglais.

Appréciation globale et conclusions
À titre liminaire, il est relevé que la requérante a contesté la renommée des marques antérieures « DONUTS » et a soumis divers éléments de preuve à l’appui de son allégation selon laquelle la marque « DONUTS » a un faible degré de caractère distinctif, résultant prétendument de la monopolisation abusive du mot « donut » par l’opposante dans les années 1960. La requérante affirme que : « Même si, à titre d’argument, un degré limité de reconnaissance était supposé pour les beignets en tant que produit unique, une telle renommée — si tant est qu’elle existe — reste confinée à cette catégorie étroite et est totalement insuffisante pour établir un lien avec les produits et services de divertissement et de merchandising couverts par la marque contestée. » Elle note en outre que : « Le terme est largement utilisé comme nom commun pour décrire un type spécifique de pâtisserie sucrée en forme d’anneau – une utilisation observable dans les boulangeries, sur les plateformes en ligne, dans les supermarchés et en gastronomie. Par exemple, des termes tels que donuts caseros, donuts de azúcar, donuts de chocolate blanco ou donuts tradicionais sont couramment utilisés pour décrire des produits vendus par des vendeurs tiers non affiliés. » et produit des captures d’écran de sources espagnoles, où le terme « donut/s » peut être vu en relation avec un produit de confiserie, par exemple :

En conséquence, la requérante affirme généralement que « le caractère descriptif du signe, son utilisation généralisée non à titre de marque, l’absence de preuves actuelles et complètes, et le déclin économique de l’opposante pendant la période pertinente pointent tous vers la même conclusion : les critères d’établissement de la renommée ne sont manifestement pas remplis. »

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L’ensemble des preuves analysées présente une image objective du produit de l’opposant commercialisé avec succès au cours des dernières décennies. Il peut être
déduit que la marque espagnole a fait l’objet d’un usage intensif et de longue date, notamment grâce aux investissements réalisés dans la publicité, le marketing et les médias de communication. Il est à noter que l’opposant a établi avec succès sa marque antérieure en Espagne par un usage commercial, en s’appuyant sur un vaste réseau de distribution et en maintenant une forte présence sur le marché depuis les années 1960. Cela inclut de vastes campagnes télévisées, du marketing sur internet, des communiqués de presse, la conception d’emballages et des promotions. Les dépenses marketing significatives de l’opposant (voir annexes 52-53, 55-56 et 61) – étayées par les chiffres de vente issus de rapports financiers audités (voir annexes 54 et 54 bis et 58) – démontrent son engagement financier à long terme pour la commercialisation et le maintien des ventes sous sa marque principale.

En conséquence, , exactement telle que représentée, a été généralement connue sur le marché espagnol, où elle a joui d’une position consolidée en tant que marque connue pour un produit de confiserie/pâtisserie particulier. Cette conclusion a été en outre étayée par diverses sources indépendantes, notamment par divers extraits de presse et références dans des livres et des études, où le succès commercial de la marque antérieure a été discuté. Les publications de tiers, en particulier
datées entre 2000 et 2004, montrent toutes sans équivoque que la marque a joui d’un degré élevé de reconnaissance auprès du public pertinent sur une certaine période et a acquis un pouvoir de vente construit au fil des ans. À titre d’exemple, dans une étude Topbrands de 2002, 72 % des consommateurs percevaient DONUTS® comme une marque identifiant un produit unique. De plus, la marque occupait la 55e position dans la liste des 100 marques espagnoles les plus valorisées.

Cependant, la division d’opposition convient avec le demandeur que les preuves de l’opposant sont largement dépassées car elles se réfèrent principalement à des tendances des 20-25 dernières années (en particulier jusqu’en 2002-2005 et avant cela). Bien que l’opposant s’appuie également sur des détails plus récents contenant des chiffres de vente solides pour la période pertinente, jusqu’en 2023, certaines déclarations actualisées de chambres de commerce et d’associations en Espagne, ainsi que des dépenses publicitaires et des exemples de campagnes promotionnelles récentes (y compris pour 2019 et 2020), ces preuves plus récentes ne font que renforcer la conclusion selon laquelle les consommateurs en Espagne continuent d’être largement exposés à la marque figurative dans cet agencement et cette formulation très spécifiques.

En principe, il suffit à l’opposant de démontrer que sa marque jouissait déjà d’une renommée à la date de dépôt ou de priorité de la demande de marque de l’UE (en l’espèce le 17/06/2021 ou le 17/12/2020), et que cette renommée a été maintenue jusqu’à la date de la décision. Toute perte de renommée ultérieure incombe au demandeur de l’alléguer et de la prouver. En pratique, une telle occurrence serait plutôt exceptionnelle car elle présuppose un changement radical des conditions du marché sur une période relativement courte. Néanmoins, lorsque la période écoulée entre certaines preuves d’usage et le dépôt de la demande de marque de l’UE, respectivement sa date de priorité, est assez significative, les changements dans les habitudes et les perceptions des consommateurs peuvent devoir être pris en compte. En outre, bien que l’Office limite généralement son examen aux faits, preuves et arguments fournis par

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les parties à la procédure d’opposition (conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE), cette restriction n’empêche pas l’Office de prendre en considération des faits notoires supplémentaires. Par exemple, l’Office peut tenir compte de réalités de marché établies, telles que le fait que le secteur de la confiserie est une industrie dynamique, loin d’être homogène et soumise à des changements constants des goûts et des habitudes des consommateurs. Compte tenu des preuves du demandeur, il peut être en outre noté que le mot «donut» peut, en effet, apparaître utilisé dans des textes en dehors de son contexte de marque mais plutôt pour identifier un produit générique. Bien que les preuves ne remettent pas en cause la reconnaissance de la marque de l’opposant en tant que telle et n’établissent pas un changement radical du marché en tant que tel, elles donnent un aperçu des tendances actuelles du marché.

Dans ses observations, l’opposant met en évidence de nombreuses actions en exécution réussies de ses marques devant l’Office, les juridictions nationales ou européennes – preuves qui doivent être dûment prises en considération, car elles constituent un indicateur incontestable des efforts économiques de l’opposant pour protéger son activité principale et ses marques. Toutefois, de telles conclusions ne sont pertinentes que dans la mesure où les constatations portent sur des circonstances similaires et couvrent des périodes récentes. À cet égard, les arrêts cités par l’opposant – contenus dans les annexes 3 et en partie dans les annexes 36 à 51, et 59 – se rapportent principalement à la période 2000-2015, au cours de laquelle des développements significatifs se sont produits depuis lors. Compte tenu de la constatation établie selon laquelle le marché de la confiserie est soumis à des changements rapides des habitudes des consommateurs, les constatations antérieures ne peuvent être présumées rester pleinement applicables à l’heure actuelle. D’autre part, l’Office n’est pas lié par ses affaires précédentes et doit examiner chaque affaire en fonction de ses propres mérites. Les constatations issues d’affaires précédentes peuvent servir dans la mesure où elles sont comparables, mais les résultats obtenus ne seront pas nécessairement les mêmes.

Il découle de ce qui précède que les constatations de la division d’opposition concernant la période plus proche du dépôt de la demande de marque de l’UE contestée ne peuvent être aussi précises et concluantes en ce qui concerne les chiffres exacts de parts de marché et les tendances de suivi dans la perception du public de la marque. Par conséquent, la division d’opposition considère que la soumission de l’opposant, corroborée par certaines de ses sources diverses, indépendantes et pertinentes, étaye la conclusion selon laquelle la
marque de l’opposant (telle que représentée) a maintenu une certaine position dans le secteur commercial pertinent et est aujourd’hui encore largement reconnue par le public espagnol pertinent en relation avec les produits de confiserie et de pâtisserie, à savoir les beignets de la classe 30.

b) Les signes
Les signes ont déjà été comparés ci-dessus au titre des motifs de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Il est fait référence à ces constatations, qui sont également valables pour l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Bien que le caractère distinctif de la marque antérieure ait été conclu simultanément dans la section précédente, en ce qui concerne les services contestés restants des classes 25, 35 et 41, des constatations similaires s’appliquent comme dans l’analyse précédente au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.

c) Le «lien» entre les signes

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Comme il a été constaté ci-dessus, la marque antérieure est renommée et les signes présentent un degré élevé de similitude visuelle et auditive. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il est nécessaire de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel « lien » entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31 ; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire, mais cela reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’un préjudice ou un avantage indu est susceptible de se produire après que tous les facteurs pertinents pour le cas particulier ont été évalués.

Les facteurs pertinents possibles pour l’examen d’un « lien » comprennent (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42) :

le degré de similitude entre les signes ;

la nature des produits et services, y compris le degré de similitude ou de dissimilitude entre ces produits ou services, et le public pertinent ;

la force de la renommée de la marque antérieure ;

le degré de caractère distinctif de la marque antérieure, qu’il soit inhérent ou acquis par l’usage ;

l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public.

Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un « lien » peut être établie sur la base de certains seulement de ces critères.

L’établissement d’un tel lien, bien que déclenché par la similitude (ou l’identité) entre les signes, exige que les catégories pertinentes de public pour chacun des produits et services couverts par les marques en litige soient identiques ou se chevauchent dans une certaine mesure.

Selon la Cour de justice de l’Union européenne,
Il est donc concevable que la catégorie pertinente de public en ce qui concerne les produits ou services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée soit complètement distincte de la catégorie pertinente de public en ce qui concerne les produits ou services pour lesquels la marque postérieure a été enregistrée et que la marque antérieure, bien qu’elle jouisse d’une renommée, ne soit pas connue du public visé par la marque postérieure. Dans un tel cas, le public visé par chacune des deux marques pourrait ne jamais être confronté à l’autre marque, de sorte qu’il n’établira aucun lien entre ces marques.

(27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 48.)
La Cour de justice a également relevé,

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… que certaines marques peuvent avoir acquis une renommée telle qu’elle dépasse le public pertinent pour les produits ou services pour lesquels ces marques ont été enregistrées. Dans un tel cas, il est possible que la partie pertinente du public pour les produits ou services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée établisse un lien entre les marques en conflit, même si ce public est totalement distinct de la partie pertinente du public pour les produits ou services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée.

(27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 51-52.)
En l’espèce, la marque antérieure jouit d’une renommée en relation avec les beignets, c’est-à-dire un produit alimentaire spécifique du secteur de la confiserie destiné à la consommation quotidienne par le grand public. En revanche, les produits et services contestés concernent les vêtements et les couvre-chefs, les services de vente au détail y afférents, ainsi que les services de divertissement et d’affaires liés au développement, à la production et à la distribution de contenu multimédia et à l’obtention de la participation de talents pour des productions audiovisuelles. Malgré un chevauchement partiel du public cible, dans la mesure où certains des produits et services contestés peuvent également s’adresser au grand public, les secteurs de marché respectifs sont clairement éloignés.

La distance significative entre le secteur de la confiserie, d’une part, et les secteurs de la mode, de la vente au détail et de la production audiovisuelle, d’autre part, est telle qu’il est peu probable que la marque antérieure renommée soit évoquée à la vue de la marque postérieure. Les produits et services en cause diffèrent substantiellement par leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur origine commerciale habituelle. En conséquence, le public pertinent n’établirait pas raisonnablement de lien mental entre les signes en conflit.

Si la marque antérieure peut fonctionner comme un identifiant commercial pour un produit alimentaire particulier, l’opposant n’a pas démontré que la renommée de ses beignets s’étend au-delà du secteur de la confiserie à des domaines non liés tels que les articles de mode, les services de vente au détail ou les services de divertissement et d’affaires liés aux médias. La division d’opposition convient donc avec le demandeur que la renommée de la marque antérieure reste confinée à une catégorie de produits étroitement définie et qu’il est peu probable qu’elle contribue à elle seule à établir un lien entre les signes.

Par conséquent, en tenant compte et en pondérant tous les facteurs pertinents de la présente affaire, la division d’opposition conclut qu’il est peu probable que le public pertinent établisse un lien mental entre les signes en litige, c’est-à-dire qu’il établisse un « lien » entre eux. Par conséquent, l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et doit être rejetée.

Il est en outre observé que l’opposant n’a pas expliqué comment l’usage de la marque postérieure en relation avec les vêtements, les services de vente au détail ou les services de production audiovisuelle et liés aux talents entraînerait un avantage indu tiré de la marque antérieure renommée, étant donné l’absence de toute proximité entre les secteurs économiques concernés. L’opposant n’a pas non plus étayé l’existence d’un risque de dilution ou d’atteinte à la renommée de la marque antérieure, en particulier en l’absence de preuves démontrant un risque sérieux de modification du comportement économique du public pertinent. En conséquence, même si un lien entre les signes devait être présumé, le préjudice allégué n’a pas été établi.

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Enfin, il est noté que les mêmes constatations que celles exposées ci-dessus s’appliqueraient également aux marques antérieures restantes pour lesquelles la renommée a été invoquée. Un examen de ces marques en relation avec le territoire espagnol ne ferait que confirmer les conclusions déjà atteintes. De même, les éléments soumis en relation avec l’enregistrement/les enregistrements portugais, qui sont pratiquement identiques à la/aux marque(s) figurative(s) espagnole(s), ne conduiraient pas à un résultat différent. Le marché principal de l’opposant est l’Espagne, et les preuves relatives à ce territoire ont déjà été examinées et évaluées. Rien ne suggère que les preuves concernant le Portugal seraient plus concluantes ou susceptibles de mener à une évaluation différente. Au contraire, les éléments soumis concernant ce territoire sont de portée plus limitée. En conséquence, une analyse détaillée des preuves relatives au Portugal n’est pas requise, car elle ne ferait tout au plus que confirmer les conclusions déjà atteintes concernant la/les marque(s) espagnole(s). Compte tenu du fait que l’issue de l’opposition n’aurait pas été affectée même si l’évaluation de l’usage sérieux avait été effectuée à l’égard des marques antérieures soumises à une telle exigence, la division d’opposition n’estime pas nécessaire de procéder à cette évaluation, ni d’examiner les preuves soumises ou les arguments avancés par les parties à cet égard. DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMCUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une répartition différente des frais.

Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties ont obtenu gain de cause sur certains chefs et succombé sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres frais.

La division d’opposition
Fernando AZCONA DELGADO Manuela RUSEVA Félix ORTUÑO LÓPEZ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la

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même date. Le recours ne sera réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.