EUIPO, 14 avril 2021, R 1436/2020‑5, Attack / Orion total attack

EUIPO 14 avril 2021

Arguments

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Accepté
Preuve de l'existence et de la validité de la marque antérieure
La chambre de recours a estimé que les éléments de preuve supplémentaires produits par l'opposante étaient pertinents et justifiaient l'exercice du pouvoir d'appréciation pour les prendre en compte.
Accepté
Changement de nom de l'entité juridique
La chambre de recours a reconnu que le changement de nom n'implique pas un changement de titulaire, et que l'opposante était habilitée à agir en tant qu'opposante.

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Sur la décision

Référence :	EUIPO, 14 avr. 2021, n° R1436/2020-5
Numéro(s) :	R1436/2020-5
Textes appliqués :	Article 95(2) EUTMR, Article 7(5) EUTMDR, Article 8(1) EUTMDR
Domaine propriété intellectuelle :	Marque
Dispositif :	Décision partiellement annulée
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Texte intégral

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LES CHAMBRES DE RECOURS

DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 14 avril 2021
Dans l’affaire R 1436/2020-5
AC Marca Home Care, S.A. Avenida del Carrilet, 293
08 907 l’Hospitalet de Llobregat
(Barcelone)
Espagne Opposante/requérante représentée par Canela Patentes Y Marcas, S.L., Girona, 148 1-2, 08037 Barcelone (Espagne)
contre
Fapfish Power Investments Limited Themistokli Dervi 41
1066 Nicosie
Grèce Demanderesse/défenderesse représentée par Konstantinos Kostopoulos, Spetson 22 suspicion Ydras, 11362 Athènes (Grèce)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 091 097 (demande de marque de l’Union européenne no 18 055 159)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (Président), S. Rizzo (Rapporteur) et A. Pohlmann (Membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
14/04/2021, R 1436/2020-5, Attack/Orion total Pages

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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 24 avril 2019, Redfish Power Investments Limited
(ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
ATTACK
pour la liste de produits suivante:
Classe 5 — Insecticides; Insecticides; Produits chimiques pour la sylviculture [insecticides];
Insecticides à usage domestique; Insectifuges; Préparations et articles de lutte contre les animaux nuisibles; Parasiticides; Préparations anti-poux [pédiculicides]; Produits pour la destruction des insectes; Préparations pour répulsifs contre les animaux nuisibles; Herbicides; Poudre de cantharide.

2 La demande a été publiée le 13 mai 2019.
3 Le 5 août 2019, AC Marca Home Care, S.A. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no M2 948 071 ORION TOTAL ATTACK déposée le 28 septembre 2010 et enregistrée le 24 février 2011 pour les produits suivants:
Classe 5 — Produits antiparasitaires; désinfectants chimiques pour W.C.; désodorisants non à usage personnel; produits antimite; désodorisants et purificateurs d’air; flytraps; insectifuges; insecticides ménagers, à l’exclusion expresse des produits utilisés dans l’agriculture, tels que les produits pour la destruction des mauvaises herbes et des animaux nuisibles, les pesticides, les fongicides, les herbicides.

6 Par décision du 22 mai 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité comme non fondée. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
Justification
– L’opposition a été formée par «AC Marca Home Care, S.A.». Dans l’acte d’opposition, il est par ailleurs indiqué que l’opposante est la titulaire/cotitulaire de la marque antérieure.
– Les éléments de preuve produits par l’opposante consistent en un certificat d’enregistrement de l’ enregistrement de la marqueespagnole no 2 948 071 pourla marque verbale ORION TOTAL ATTACK.

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– Les éléments de preuve susmentionnés ne sont pas suffisants pour étayer la marque antérieure de l’opposante, étant donné qu’il ressort clairement des données contenues dans le certificat d’enregistrement et des informations disponibles dans la base de données pertinente accessible en ligne que le titulaire de la marque antérieure est «AC Marca, S.A.» et que l’opposante n’est ni la titulaire ni la cotitulaire du droit antérieur. Aucune indication ou preuve d’un transfert de la marque antérieure à l’opposante n’était jointe à l’acte d’opposition, pas plus que les informations pertinentes disponibles en ligne. En outre, l’opposante n’a pas démontré que «AC Marca Home Care, S.A.» et «AC Marca, S.A.» constituent la même entité juridique, qui a simplement changé de nom.
– Le 28 août 2019, l’opposante s’est vu impartir un délai de deux mois, à compter de la fin du délai de réflexion, pour produire les documents susmentionnés. Ce délai a été prorogé et a expiré le 2 mars 2020.
– L’opposante n’a produit aucune preuve supplémentaire dans le délai imparti.
– L’opposante a produit les preuves requises le 2 avril 2020, c’est-à-dire seulement après l’expiration du délai susmentionné.
– Conformément à l’article 7, paragraphe 5, du RDMUE, l’Office ne prend pas en considération les observations écrites ou parties de celles-ci qui ne sont pas présentées dans le délai imparti par l’Office.
– Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du RDMUE, si, avant l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’opposant n’a produit aucune preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que de son habilitation à former opposition, ou si les preuves produites sont manifestement dénuées de pertinence ou manifestement insuffisantes, l’opposition est rejetée comme non fondée.
– L’article 8, paragraphe 1, du RDMUE est une disposition essentiellement procédurale et il ressort du libellé de cette disposition que lorsqu’aucune preuve n’est produite à l’appui de la marque antérieure concernée dans le délai imparti par l’Office, l’opposition doit être rejetée comme non fondée. Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte des éléments de preuve produits pour la première fois après l’expiration du délai imparti.
– Conformément à l’article 8, paragraphe 1, et (7), du RDMUE, si, avant l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’opposant ne prouve pas l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que son habilitation à former opposition, l’opposition est rejetée comme non fondée.
– L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.

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7 Le 13 juillet 2020, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 22 septembre 2020.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 11 janvier 2021, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
9 Le 18 mars 2021, le recours a été réattribué de la première à la cinquième chambre de recours.
Moyens et arguments des parties
10 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du RDMUE, si l’opposant n’a produit aucune preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection du droit antérieur ou si les preuves produites sont manifestement dénuées de pertinence ou manifestement insuffisantes, l’opposition est rejetée.
– À cet égard, l’opposante a fourni avec diligence la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la marque antérieure en produisant non seulement les impressions de SITADEX, mais aussi une copie du certificat d’enregistrement, c’est-à-dire que les éléments de preuve produits n’étaient ni manifestement dénués de pertinence ni manifestement insuffisants.
– En outre, il convient de noter que le fait qu’AC Marca Home Care, S.A. et AC Marca, S.A. constituent la même personne morale et qu’il y a eu un simple changement de nom est aisément discernable étant donné que les deux dénominations:
– L’opposante et la titulaire du droit antérieur ont toujours été la même société, ce qui ressort désormais de la base de données de l’Office espagnol,
SITADEX.
– Étant donné que la seule divergence entre le nom de l’opposante et celui du titulaire du droit antérieur est présentée par les mots «HOME CARE», l’opposante est fermement convaincue que, comme dans le cas, par exemple, des preuves de renouvellement dans une procédure d’opposition, une communication l’invitant à apporter la preuve du changement de nom aurait dû être envoyée par l’Office.

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– Compte tenu de ce qui précède, l’opposante estime que l’Office peut, en l’espèce, exercer son pouvoir d’appréciation afin d’accepter les faits et preuves présentés tardivement par l’opposante après l’expiration du délai, à savoir le 9 mars 2020, le 10 mars 2020 et le 2 avril 2020, étant donné que tant les faits et les preuves supplémentaires peuvent être pertinents pour l’issue de l’affaire que les deux conditions suivantes sont remplies:
• les éléments de preuve initiaux produits dans le délai imparti pour la production de preuves sont pertinents et ne sont manifestement pas insuffisants; et
• les faits et éléments de preuve présentés tardivement concernent la même exigence juridique que le ou les éléments de preuve initiaux censés prouver.
– Par conséquent, l’opposante demande à la chambre de recours d’accueillir le recours, d’annuler la décision attaquée, de renvoyer l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner et d’ordonner le remboursement de la taxe de recours.
11 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
– L’opposition a été formée par «AC Marca Home Care, S.A.». Dans l’acte d’opposition, il est par ailleurs indiqué que l’opposante est la titulaire/cotitulaire de la marque antérieure.
– Les éléments de preuve produits par l’opposante n’étaient pas suffisants pour étayer sa marque antérieure, étant donné qu’il ressort clairement des données contenues dans le certificat d’enregistrement et des informations disponibles dans la base de données pertinente accessible en ligne que la titulaire de la marque antérieure était «AC Marca, S.A.» et que l’opposante n’était ni la titulaire ni la cotitulaire du droit antérieur.
– Aucune indication ou preuve d’un transfert de la marque antérieure à l’opposante n’était jointe à l’acte d’opposition, pas plus que les informations pertinentes disponibles en ligne. En outre, l’opposante n’a pas démontré que
«AC Marca Home Care, S.A.» et «AC Marca, S.A.» constituent la même entité juridique, qui a simplement changé de nom.
– L’opposante n’a produit aucune preuve supplémentaire dans le délai imparti.
– Par conséquent, il y a lieu de conclure que c’est à juste titre que l’opposition a été rejetée comme non fondée.
Motifs
12 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au

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RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
14 La première question à trancher dans le cadre du présent recours est la justification du droit antérieur invoqué comme base de l’opposition.
Sur la justification de la marque espagnole antérieure no 2 948 071 et sur la recevabilité des éléments de preuve produits tardivement
15 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de l’opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés conformément à l’article 2, paragraphe 4. À cet effet, l’Office fixe un délai d’au moins deux mois à compter de la date d’ouverture présumée de la phase contradictoire de la procédure d’opposition, conformément à l’article 6, paragraphe 1, du RDMUE.
16 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, au cours du délai visé au paragraphe 7 (1), l’opposant doit produire des preuves de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à formeropposition.
17 En particulier, si l’opposition est fondée sur une marque enregistrée qui n’est pas une marque de l’Union européenne, l’opposant doit produire une copie du certificat d’enregistrement correspondant et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, attestant que le délai de protection de la marque dépasse le délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE et toute extension de celui-ci, ou tout autre document équivalent émanant de l’administration auprès de laquelle la marque a été enregistrée — article 7, paragraphe 2, point a) ii), du RDMUE. Lorsque les preuves concernant l’enregistrement de la marque sont accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office, l’opposant peut les fournir en mentionnant la source — article 7, paragraphe 3, du RDMUE.
18 Il est vrai que, comme indiqué dans la décision attaquée, conformément à l’article
7,paragraphe 5,du RDMUE, l’Office ne prendra pas en considération les observations écrites ou documents ou parties de ceux-ci qui ne sont pas présentés dans la langue de procédure ou qui ne sont pas traduits dans la langue de procédure, dans le délai imparti par l’Office.
19 En outre, la division d’opposition a également observé à juste titre que, conformément à l’article 8, paragraphe 1, du RDMUE, si, avant l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’opposant n’a produit aucune

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preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que de son habilitation à former opposition, ou si les preuves produites sont manifestement dénuées de pertinence ou manifestement insuffisantes, l’opposition est rejetée comme non fondée.
20 Néanmoins, il convient de garder à l’esprit que, conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RDMUE, lorsque, après l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, l’opposant présente des faits ou des preuves qui complètent des faits ou des preuves pertinents produits pendant ce délai et qui se rapportent à la même condition prévue à l’article 7, paragraphe 2, l’Office exerce le pouvoir discrétionnaire que lui confère l’article 95, paragraphe 2, du RMUE pour décider s’il accepte ou non ces faits ou preuves complémentaires. À cette fin, l’Office tient compte, en particulier, du stade de la procédure, de la question de savoir si les faits ou les preuves sont, à première vue, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et si l’existence de raisons valables justifie la présentation tardive des faits ou des preuves.
21 En l’espèce, la division d’opposition a considéré que l’article 7, paragraphe 5, et l’article 8, paragraphe 1, du RDMUE constituaient une disposition contraire aux fins de l’article 95, paragraphe 2, du RMUE et que, dès lors, elle ne disposait d’aucun pouvoir d’appréciation pour tenir compte des éléments de preuve produits par l’opposante le 2 avril 2020 (c’est-à-dire après l’expiration du délai) pour établir la propriété de la marque antérieure. En particulier, la division d’opposition a établi dans la décision attaquée que «l’Office ne peut pas tenir compte des éléments de preuve produits pour la première fois après l’expiration du délai imparti».
22 Il ressort clairement du raisonnement de la décisionattaquée que la division d’opposition n’a pas fondé le rejet de l’opposition sur l’absence de valeur probante des preuves produites tardivement par l’opposante, mais sur l’impossibilité de les prendre en compte au stade de la procédure d’opposition lorsqu’elle a adopté ladite décision.
23 Toutefois, à cet égard, la chambre de recours souligne que, conformément à la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 5, et l’article 8, paragraphe 1, du RDMUE n’empêchent pas l’Office de faire usage de son pouvoir d’appréciation au titre de l’article 95, paragraphe 2, du RMUE afin de tenir compte de faits et de preuves présentés tardivement (01/07/2014, T-480/13, YouView +, EU:T:2014:591, § 25;
03/10/2013, C-120/12 P, Proti Snack, EU:C:2013:638, § 33).
24 Commeindiqué ci-dessus, conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, la présentation de faits et de preuves par les parties demeure possible après l’expiration des délais auxquels se trouve subordonnée une telle présentation et il n’est nullement interdit à l’Office de tenir compte de faits et de preuves ainsi tardivement invoqués ou produits. L’EUIPO dispose d’un pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre en compte des faits qui n’ont pas été invoqués ou des preuves qui n’ont pas été produites en temps utile si les éléments tardivement produits sont,

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de prime abord, susceptibles de revêtir une réelle pertinence en ce qui concerne le sort de la procédure.
25 Enl’espèce, à la suite d’un examen préliminaire, la chambre de recours observe que les éléments de preuve supplémentaires produits par l’opposante après l’expiration du délai imparti pour la présentation de preuves sont, à première vue, susceptibles de revêtir une réelle pertinence en ce qui concerne l’issue de l’opposition. En effet, ces éléments de preuve supplémentaires corroborent et confirment les allégations et informations qui avaient déjà été fournies en temps utile devant la division d’opposition, dans les observations et autres documents fournis par l’opposante (à savoir qu’AC Marca Home Care, S.A. est habilitée à agir en tant qu’opposante dans la présente procédure).
26 En outre, le stade de la procédure auquel la production de nouvelles preuves a eu lieu et les circonstances qui l’entourent ne s’opposent pas à la prise en compte de telles preuves tardives. En particulier:
a. L’opposante a produit des preuves initiales à l’appui de son opposition dans ce délai, à savoir le certificat d’enregistrement et les extraits de la base de données de l’Office espagnol des brevets et des marques montrant l’existence de l’enregistrement espagnol antérieur no 2 948 071, accompagnés de sa traduction en anglais.
b. À la suite de la lettre de l’Office du 9 mars 2020, informant l’opposante qu’elle n’avait pas étayé son droit antérieur (sans aucune précision quant à l’irrégularité constatée), l’opposante a répondu le jour même que le droit antérieur était dûment justifié en même temps que l’acte d’opposition. Le contenu de la réponse de l’opposante indique clairement que l’opposante était convaincue qu’elle avait correctement étayé sa marque antérieure, n’ayant rien à voir avec les raisons spécifiques sous-tendant la communication d’irrégularités par l’Office.
c. Cette opinion de l’opposante est également évidente dans sa réponse immédiate à la communication ultérieure de l’Office du 10 mars
2020,l’informant que les objections de l’Office ont été maintenues (à nouveau, sans préciser les motifs des objections). En réalité, l’opposante a réitéré ses observations antérieures et a suggéré que l’Office aurait pu soulever des objections par erreur.
d. Ce n’est que dans sa communication ultérieure du 12 mars 2020 que l’Office a précisé qu’ «il existe des divergences entre l’opposante et le titulaire de la marque». En d’autres termes, l’opposante n’a pas prouvé son habilitation à former opposition.
e. Le 2 avril 2020, l’opposante a répondu qu’AC Marca Home Care, S.A. (c’est-à-dire l’opposante) et AC Marca, S.A., titulaire du droit antérieur) étaient la même personne morale. En particulier, l’opposante a fait valoir qu’AC Marca, S.A était l’ancien nom de AC Marca Home Care, S.A., comme le montrent les impressions de l’agence de notation

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espagnole AXESOR produites par l’opposante. Il s’agissait donc d’un simple changement de nom.
f. La chambre de recourssouligne tout d’abord qu’un changement de nom n’implique pas un changement de titulaire. En cas de simple changement de nom, l’opposante est en fait une seule et même titulaire des droits antérieurs invoqués.
g. Enoutre, la chambre de recours observe que les preuves supplémentaires concernant le changement de nom n’ont pas été produites à un stade très tardif de la procédure, mais seulement trois semaines après la communication de l’Office, dans laquelle les irrégularités concrètes ont été indiquées. Compte tenu du fait que cette période coïncidait avec la décision no EX-20-3 du directeur exécutif de l’Office du 16 mars 2020, prolongeant les délais expirant entre le 9 mars 2020 et le 30 avril 2020 dans le contexte de l’épidémie de Covid- 19, la chambre de recours considère que l’opposante a réagi dans un délai raisonnable.
h. En outre, la chambre de recours souligne que les éléments de preuve produits après le délai imparti pour apporter la preuve sont complémentaires aux éléments de preuve produits par l’opposante en même temps que l’acte d’opposition, à savoir l’extrait du registre de l’Office espagnol des brevets et des marques et le certificat d’enregistrement, qui ont été produits à titre de preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de la marque antérieure.
27 Comptetenu de tous les faits qui entourent la production tardive, la chambre de recours considère qu’il existe des motifs suffisants pour exercer le pouvoir d’appréciation dont elle jouit en vertu de l’article 95, paragraphe 2, du RMUE en faveur de l’opposante et pour accepter dans la procédure les nouveaux éléments rectifiant le prétendu défaut dans la justification du droit antérieur. La chambre de recours souligne en outre que la pertinence prima facie des éléments de preuve n’implique pas qu’ils sont concluants pour l’issue de l’espèce.
28 Il s’ensuit qu’en appliquant l’article 7, paragraphe 5, et l’article 8, paragraphe 1, du RDMUE et en n’exerçant pas son pouvoir d’appréciation, la division d’opposition a violé l’article 95, paragraphe 2, du RMUE (01/07/2014, T-480/13, YouView +, EU:T:2014:591, § 28).
29 En particulier, la chambre de recours considère que la division d’opposition ne pouvait pas se fonder sur le simple non-respect du délai pour refuser de prendre en compte les preuves supplémentaires. Il incombait à la division d’opposition de fournir les justes motifs pour l’exercice de son pouvoir d’appréciation. Ce qu’elle n’a pas fait.
30 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours estime qu’il convient que la division d’opposition accepte les preuves supplémentaires déposées le 2 avril

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2020, en exerçant son pouvoir d’appréciation en vertu de l’article 95, paragraphe 2, du RMUE.
Conclusion
31 Compte tenu de tout ce qui précède, la chambre de recours annule la décision attaquée dans la mesure où elle a conclu que la marque espagnole antérieure n’est pas étayée.
32 Comptetenu de l’intérêt légitime des parties à ce que leur cause soit tranchée par les deux instances de l’Office, la chambre de recours renvoie l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner conformément à l’article 71 du RMUE. Le réexamen de la division d’opposition devrait tenir compte des éléments de preuve produits par l’opposante le 2 avril 2020, qui n’ont pas été pris en considération à tort; Par la suite, la division d’opposition devrait fixer un nouveau délai au demandeur pour présenter ses observations en réponse à l’opposition.
Frais
33 Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, pour des raisons d’équité, la chambre de recours considère que chaque partie doit supporter ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours.
34 En ce qui concerne les frais de la procédure d’opposition, ces frais doivent être fixés par la division d’opposition dans sa décision à venir.

1 1
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée dans la mesure où elle a considéré que la marque espagnole antérieure n’est pas étayée;

2. Renvoie l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner;

3. Condamne chaque partie à supporter ses propres frais dans le cadre de la procédure de recours.

Signature Signature Signature V. Melgar S. Rizzo A. Pohlmann

Greffier:
Signature
H. Dijkema