DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 071 094
Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH indirects Co. KG, Werftstr.9, 30163 Hannover, Allemagne (opposante), représentée par Nordemann Czychowski turcs Partner Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte mbB, Helene-Lange-Straße 3, 14469 Potsdam, Allemagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Pélican Products, Inc., 23215 Early Avenue, 90505 Torrance, Californie, États-Unis d’Amérique (requérante), représentée par Baker indirects McKenzie, Bethmannstr.50-54, 60311 Frankfurt/Main (Allemagne) (mandataire agréé).
Le 19/03/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 071 094 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 16:Étuis pour articles de papeterie rugués, porte-documents de dépôt; étuis pour passeports rugetés; tous non en cuir; étuis à rugas en carton ondulé, étuis de transport à rugds en papier.

2. La demande de marque de l’Unioneuropéenne no 17 928 248 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé opposition contre une partie desproduitsde la demande de marque de l’Union européenne no 17 928 248 pour la marque verbale «PELI GO», à savoir contre tous les produits compris dans la classe 16.L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque del’Union européenne figurative no 13 852 496.
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe5, du RMUE.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition examinera d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 13 852 496, pour laquelle l’opposante a revendiqué une renommée dans l’ Union européenne en vertu de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
REMARQUE LIMINAIRE
La demanderesse a limité les produits contestés compris dans la classe 16 et l’opposante a été dûment informée par l’Office.Dans le délai imparti, l’opposante a maintenu

---

Décision sur l’opposition no B 3 071 094Page du 2 13
l’opposition.Par conséquent, l’opposition est réputée formée contre les produits limités énumérés à la section a) de la présente décision.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE(16/12/2010, 345/08‒ 357/08, Botolist/Botocyl, EU: T: 2010: 529, § 41).La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
Dans le cas d’espèce, la demanderesse n’a pas avancé qu’elle avait un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif;
a) Renommée de la marque antérieure
Selon l’opposante, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union européenne.
La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 06/07/2018. Par conséquent, il a été demandé à l’opposante de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée dans l’Union européenne avant cette date. Les éléments de preuve doivent également montrer que la renommée a été acquise pour les produits pertinents, à savoir:

---

Décision sur l’opposition no B 3 071 094Page du 3 13
Classe 16: Papier; carton reliure; papier cartonné; papier pour imprimantes et photocopieurs; les télécopies; papeterie et fournitures scolaires; papeterie; produits pour la fabrication de modèles; compass, règles, équerres et craies à dessiner; décorations et modelage; instruments de dessin; appareils de peinture; instruments d’écriture; stylos à encre; stylos à bille; crayons; mines de crayons; crayons rétractables; stylos à bille; stylos à pointe fibre; stylos à gel; finisseuses; recharges pour stylos à bille; marqueurs surligneurs; repères généraux; écussons de cire; craies; plumes à écrire; instruments de dessin; crayons de charbon de bois; craie à dessin; trousses à dessin; blocs à croquis; papier à dessin; crayons pour la peinture; instruments de dessin; pinceaux; palettes pour peintres; livres illustrés; palettes pour peintres; modèles d’écriture; pochoirs; matériel pour artistes, en particulier équipement d’art et d’artisanat; boîtes de peinture pour artistes; argile à modeler; matériaux à modeler; matières plastiques pour le modelage; coupe-papier;
Couseuses et presses à agrafer pour le bureau; appareils pour la destruction de documents [machines de bureau]; sceaux [cachets]; encres à timbrer; tampons pour sceaux; coffrets à timbres [cachets]; machines à estamper pour le bureau; tablettes pour écrire; taille-crayons; gommes à effacer; correcteurs documentaires; stylos à effacer; encres; encre d’écriture, cartouches d’encre; encriers; boîtes de peinture; boîtes de peinture pour enfants; peintures de secours (sous forme de tablettes) pour boîtes de peinture; machines à écrire et articles de bureau; pinceaux; adhésifs pour la papeterie; produits de l’imprimerie; livres; journaux; cahiers d’usage; photographies; articles photographiques (photographies); papier carbone; boîtes à crayons; supports pour instruments d’écriture; encres indiennes; bâtonnets pour encre chinoise; carnets d’écriture scolaires; cahiers (d’écriture); blocs-notes adhésifs; blocs- notes adhésifs; effaceurs d’encre; stylos marqueurs; recharges pour stylos à bille; lingettes en papier pour effacer des écrevisses et dessins au charbon de bois; coussins d’écriture, de dessin et de couleur; papier coloré; papier coloré; papier vitré; papier brillant; étiquettes non en textile; coupe-papier; presse- papiers; pinces pour instruments d’écriture; étuis et boîtes pour crayons; étuis pour instruments d’écriture, de dessin, de peinture et de modélisation, en particulier étuis à crayons et boîtes à usage scolaire; élastiques de bureau; pâte à modeler, en particulier pour la modélisation d’objets et pour enfants; équipement pour le modelage; articles de bureau (à l’exception des meubles); rubans pour machines à écrire et rubans correcteurs pour machines à écrire; rubans de dactylographie pour machines à écrire et imprimantes d’ordinateurs; rubans thermiques pour machines à écrire; cartouches d’encre pour imprimantes; appareils pour plastifier des documents; documents instructifs; pochoirs; modèles d’écriture; chemises en matières plastiques pour produits d’écriture, de dessin et de peinture; rubans (adhésifs) pour la papeterie ou le ménage; joints (joints); cire à cacheter; craie à marquer; matières à cacheter pour la papeterie; craie pour la peinture; craie; craie pour l’eau; pastels (crayons) et huiles; craie; craie à marquer; écussons de cire; craie pour la peinture pour doigts; craie (craie); articles pour reliures; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); machines de bureau; matièresplastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes);caractères d’imprimerie; clichés; lettres; papier à lettres; noix; enveloppes (papeterie); enveloppes rembourrées en papier; cartes de visite; formulaires; cartes de souhait; chemises pour documents; pochettes pour dépliants, porte-cartes de visite; enveloppes pour disques volants; dossiers
[papeterie]; pochettes suspendues; classeurs de collecte; dossiers à air comprimé; supports pour instruments d’écriture; surfaces pour le maintien d’attaches; poinçons de bureau; agrafeuses de bureau; classeurs à anneaux;

---

Décision sur l’opposition no B 3 071 094Page du 4 13
chemises; détachants; appareils de dessin pour panneaux muraux; supports à timbres [cachets]; boîtes à glissière; globes; pince-notes; étiquettes adhésives, notamment sous forme de rouleaux et de feuilles, imprimées et non imprimées; étiquettes informatiques en papier; étiquettes de code-barres; étiquettes Duplex; étiquettes adhésives avec couches de protection à usage intérieur ou extérieur; étiquettes adhésives contenant des données variables, y compris numéros consécutifs; étiquettes nominatives en papier pour textiles; appareils d’étiquetage actionnés manuellement; déchiqueteurs
[articles de bureau]; appareils pour détruire les supports de données (articles de bureau).

Les produits contestés, après limitation par la demanderesse, sont les suivants:

Classe 16: Porte-articles de papeterie, trousses de dépôt de rugins; étuis pour passeports rugetés; tous non en cuir; étuis à rugas en carton ondulé, étuis de transport à rugds en papier.

Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
Le 16/07/2019, dans le délai imparti, l’opposante a présenté, en particulier, les éléments de preuve suivants, dont des parties pertinentes ont été traduites dans la langue de procédure à la demande de l’Office et présentées le 17/07/2020, dans le délai imparti:
Pièce 1: Une enquête réalisée par la société Infratest du 19/06/1980 au 08/07/1980 en Allemagne (sans référence à des produits particuliers) auprès de 1 975 personnes, montrant 74 % de reconnaissance et 58 % d’identification du nom «Pelikan».
Pièces 2 et 4: Des enquêtes de l’ éditeur allemand Spiegel-Verlag concernant des marques de stylos et stylos à billes en Allemagne, montrant que l’élément «Pelikan» est très élevé en ce qui concerne les stylos à plume, à savoir 93 % en 1997, 88 % en 2001 et 94 % en 2007.
Pièce 5: Une enquête réalisée par la société Ipsos GmbH du 23/03/2009 au 29/03/2009 sur la connaissance et la renommée de la marque «Pelikan» en Allemagne. Elle a impliqué 1 000 participants âgés de 14 ans et plus. Elle contient des questions relatives à la marque et aux produits de l’opposante, inclut des informations sur la méthode de calcul des résultats, et la section statistique comprend des informations générales sur les participants, y compris leur âge, leur profession, leur état civil, leurs revenus, etc. Les résultats montrent que 89,8 % de tous les répondants avaient déjà entendu ou vu la marque «Pelikan» avant, que 78,8 % des personnes interrogées identifient la marque «Pelikan» avec un fabricant spécifique et que 90,6 % connaissent la marque «Pelikan» de la gamme de produits de papeterie. En outre, l’enquête a relevé que 50,9 % des personnes interrogées associaient la marque «Pelikan» à «un niveau international remarquable», à «une qualité élevée» ou à des «produits exclusifs».
Pièce 6: Une étude «Trust Clasking 2015» réalisée par le ServiceValue GmbH en collaboration avec le magazine commercial allemand Wirtschafts Woche.Il contient les questions, la méthodologie et l’analyse des résultats. Dans le cadre de cette étude, un indice «Customer Trust Index» (CTI) a été évalué et comparé par 278 278 participants en ce qui concerne la fiabilité de 973 entreprises sélectionnées dans 62 secteurs. Le

---

Décision sur l’opposition no B 3 071 094Page du 5 13
CTI a exprimé en pourcentage la confiance placée dans les entreprises ou les marques par les clients respectifs. L’opposante a eu la 4e place dans tous les secteurs avec une TI de 93,2 %.Dans le secteur des instruments d’écriture, le CTI associé à l’opposante et à sa marque «Pelikan» dépassait la moyenne du secteur de 24,1 %.
Pièce 7:une étude «Highest Reputation» réalisée par Deutschland Test entre mars 2017 et février 2018, dans laquelle la renommée des 5 000 plus grandes entreprises en Allemagne issues de plus de 400 industries a été mesurée. La marque de l’opposante a acquis la plus grande renommée dans le secteur de l’écriture et de la papeterie.
Pièce 8:Catalogue de produits «Pelikan» de 2018 présentant divers articles de papeterie, principalement des instruments d’écriture.
Après avoir examiné les documents énumérés ci-dessus, la division d’opposition conclut que la marque antérieure a acquis une renommée par son usage et sa reconnaissance sur le marché.
Bien que certains des documents (pièces 1 à 4) soient datés entre 11 et 38 ans avant la date pertinente, les éléments de preuve produits dans les pièces 5 à 7 montrent clairement que la marque antérieure s’est constamment vu accorder des classements élevés de marques par des entités indépendantes et diverses en Allemagne depuis longtemps, avant la date pertinente.
Eneffet, comme l’ a fait valoir la demanderesse, la renommée doit être démontrée au moment du dépôt de la demande contestée, et les éléments de preuve qui précèdent plus de 10 ans avant la date pertinente ne sont pas en mesure de prouver la renommée au moment du dépôt de la marque (09/11/2010, R 1033/2009-4, PEPE/bebe, § 31).Toutefois, l’enquête menée par Ipsos GmbH en 2009 (pièce 5) est inférieure à 10 ans avant la date pertinente et est donc considérée comme pertinente. Selon cette enquête, la grande majorité des personnes interrogées, à savoir 89,8 %, avaient déjà entendu ou vu la marque «Pelikan» et 90,6 % la reconnaissaient de la gamme de produits de papeterie. En outre, l’étude réalisée par ServiceValue GmbH en 2015 (pièce 6), qui est également pertinente, place l’opposante et sa marque «Pelikan» en 4e position parmi 62 secteurs ayant atteint le «Customer Trust Index» de 93,2 %, tandis que dans le secteur des instruments d’écriture, le CTI associé à PELIKAN dépassait la moyenne de l’industrie de 24,1 %.La dernière étude intitulée «Highest Reputation» réalisée entre mars 2017 et février 2018 montre que l’opposante et sa marque «Pelikan» jouissent de la plus grande renommée dans le secteur des instruments d’écriture et de la papeterie. Par conséquent, ces faits constituent une preuve convaincante de la reconnaissance de la marque antérieure auprès du public pertinent pour les instruments d’écriture.
Bien que les études susmentionnées ne contiennent que l’élément verbal «pelikan» de la marque antérieure, l’omission de la police de caractères légèrement stylisée est une variante acceptable de la forme enregistrée du signe et cette omission n’altère pas le caractère distinctif de la marque antérieure. En effet, l’élément verbal est le même, la police de caractères est simplement stylisée et banale; par conséquent, il n’aura pas plus d’impact sur les consommateurs dans l’impression d’ensemble produite par la marque que l’élément verbal.
L’évaluation des éléments de preuve dans leur ensemble montre qu’il existe suffisamment d’informations objectives provenant de tiers pour refléter clairement la position de la marque antérieure sur le marché et sa reconnaissance. En particulier, les études sont des preuves indépendantes et objectives qui, dans l’ensemble, corroborent les affirmations de l’opposante. En effet, les enquêtes ont été réalisées par des sociétés indépendantes et

---

Décision sur l’opposition no B 3 071 094Page du 6 13
fiables, parmi des échantillons raisonnablement importants et répandus des différents types de clients réels et potentiels, au moyen de méthodes fiables. Par conséquent, la position dominante sur le marché, associée à un degré élevé de connaissance de la marque, constitue un indice important de la renommée de la marque antérieure pour des instruments d’écriture.Par ailleurs, les éléments de preuve produits ne contiennent aucune information pertinente susceptible de déterminer le niveau de connaissance de la marque antérieure pour d’autres produits que les produits susmentionnés.
Dès lors, les éléments de preuve produits par l’opposante suffisent à eux seuls à prouver de manière concluante le degré substantiel de reconnaissance de la marque antérieure auprès du public pertinent. Dans ce contexte, une marque de l’Union européenne «doit être connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par cette marque, sur une partie substantielle du territoire de la Communauté européenne, et que, compte tenu des faits de l’affaire au principal, le territoire de l’État membre en cause peut être considéré comme constituant une partie substantielle du territoire de la Communauté» (06/10/2009,-301/07, Pago, EU: C: 2009: 611).Compte tenu des circonstances actuelles, la division d’opposition considère que la renommée prouvée en Allemagne peut être considérée comme constituant une partie substantielle de l’Union européenne.
Compte tenu de ce qui précède, l’Office conclut que la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union européenne pour desinstruments d’ écriture.Parconséquent, l’opposition sera accueillie à l’égard de ces produits.
b) Les signes
PELI GO
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
L’élément verbal de la marque antérieure «Pelikan» sera compris par le public pertinent comme «un oiseau aquatique […] ils ont un long morceau aplati droit, avec une pochette déstensible pour faire du poisson» (informations extraites du Collins English Dictionary le 19/03/2021 à l’adresse https: //www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pelican).En effet, ce mot fait partie d’un lexique de langues telles que le croate, le danois, l’estonien, l’allemand, le polonais, le slovène ou le suédois, ou il est très proche du mot équivalent dans les autres langues du territoire pertinent,comme le bulgare («règlement-cadre еIPA»), la translittération «pelikan», le tchèque,le hongrois et le slovaque («pelikán»), le néerlandais («pelikaan»), l’irlandais, le roumain («peercican»), le tchèque («pelikan»), «pelikan».La signification de cet élément verbal n’a aucun rapport avec les produits pertinents et est, dès lors, distinctive.
L’élément verbal «PELI» du signe contesté a des significations dans plusieurs langues de l’Union européenne. En finnois, par exemple, il signifie «jeu, play» (informations extraites de Kielitoimiston sanakirja Finnish Dictionary le 19/03/2021 à l’adresse https:
//www.kielitoimistonsanakirja.fi/#/peli).En estonien, il signifie «treuil avec col horizontal permettant d’abaisser et de lever les ancres, boulons d’ancrage» (informations extraites du

---

Décision sur l’opposition no B 3 071 094Page du 7 13
dictionnaire d’estonien Sõnaveb le 19/03/2021 à l’ adresse http:
).En italien, il signifie «réticent» (informations extraites de Treccani Italian Dictionary le 19/03/2021 à l’adresse http:
//www.treccani.it/vocabolario/ricerca/peli/).En espagnol, il est court pour «film» (informations extraites de Real Academia Española le 19/03/2021 à l’adresse https:
//dle.rae.es/peli?m=form).En tout état de cause, il possède un caractère distinctif normal étant donné qu’il n’a aucun lien avec les produits pertinents. Pour une partie du public, pour qui l’élément «PELI» n’a pas de signification, il est également distinctif.
L’opposante a fait valoir que l’élément verbal «PELI» est une abréviation courante du mot «pélican» dans de nombreuses langues européennes et a produit des extraits, captures d’écran et photographies de livres et jouets allemands et anglais pour enfants, ainsi qu’une photographie d’un magasin de café, dans lequel l’élément «Peli» apparaît comme le nom des livres», du jouet ou du magasin. Toutefois, les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas que ce mot est utilisé comme une abréviation du mot «pélican» en général, mais principalement parce que le nom «Peli» est accompagné du mot
«pélican» et de sa représentation dans des livres pour enfants, tels que: ce qui démontre clairement que «Peli» est utilisé comme un nom du pélican, et non comme son remplacement. De même, en ce qui concerne les jouets pour enfants, l’élément «Peli» fait manifestement partie du nom du jouet tel qu’il ressort de ce qui suit:
.
Enoutre, rien ne prouve, en particulier dans les dictionnaires, que «Peli» est une abréviation courante du mot «pélican».En outre, l’opposante a produit une capture d’écran du site web de la demanderesse montrant que le mot «Peli» est utilisé en tant qu’abréviation dans la raison sociale de la filiale européenne de la demanderesse, Peli Products, S.L.U, comme le montrent les éléments suivants:
.
À cet égard, il convient de noter que le choix par la demanderesse d’une dénomination sociale pour sa filiale ne signifie pas qu’il s’agit d’une abréviation officielle.
Eneffet, «PELI» est les quatre premières lettres du mot «pélican» et, dans les exemples particuliers fournis par l’opposante, le mot «PELI» a été placé comme une forme fantaisiste de «pélican», mais il a toujours été utilisé avec la version complète «pélican» pour clarifier le mot «PELI».Bien qu’ une partie du mot puisse être comprise comme une référence si elle est accompagnée du mot complet, cela ne signifie pas que le grand public percevra cette partie du mot ayant la même signification si elle est utilisée seule sans autres explications ni images. En outre, rien dans la marque contestée (par exemple, la représentation d’un

---

Décision sur l’opposition no B 3 071 094Page du 8 13
oiseau) n’induit une telle association. Par conséquent, cet argument de l’opposante doit être rejeté.
L’élément verbal «GO» dusigne contesté sera généralement compris par le public pertinent dans l’ensemble de l’Union européenne puisqu’il s’agit d’un mot anglais plutôt basique (signifiant, entre autres, «voyager ou se déplacer dans un autre lieu» ou «une tentative de faire quelque chose»), qui est couramment utilisé [11/09/2014, R 1479/2013-2, GO TRAVEL (FIG. MARK)/lobbying GO, § 32].Toutefois, il est également plausible qu’une partie non négligeable du public n’associe cet élément à aucune signification particulière et le perçoive comme une terminaison fantaisiste.Que cet élément soit compris ou non, son caractère distinctif est moyen compte tenu de l’absence d’association ou de signification pour les produits pertinents.
Sur le plan visuel, lessignes coïncident par leurs quatre premières lettres, «PELI», qui constituent l’intégralité du premier élément verbal du signe contesté. Ils diffèrent par les autres lettres, à savoir les trois dernières lettres «KAN» de la marque antérieure et le second élément verbal «GO» du signe contesté. Comparés les uns aux autres, les lettres différentes sont très différentes sur le plan graphique.
En outre, les signes ont une structure différente étant donné que l’élément verbal de la marque antérieure est un mot, tandis que le signe contesté est deux mots.
Enfin, les signes diffèrent également par la stylisation de la marque antérieure.Par ailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituellement une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU: T: 2005: 289, § 37).
Parconséquent, et contrairement aux arguments de l’opposante, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des quatre premières lettres «PELI», présentes à l’identique dans les deux signes.La prononciation diffère par le son des lettres «KAN» de la marque antérieure et «GO» du signe contesté.
Enoutre, la marque contestée est composée de deux mots, qui seront prononcés avec une pause entre eux, tandis que la marque antérieure, qui est un mot, sera prononcée sans une telle séparation claire. Par conséquent, il existe des différences dans le rythme et l’intonation des signes.
Parconséquent, les signes présentent un degré de similitude phonétique inférieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques.Pour la partie du public qui ne comprendrait aucun des éléments du signe contesté, tandis que la marque antérieure a une signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Le même résultat s’applique à la partie du public pour laquelle l’un ou l’autre des éléments «PELI» ou «GO» du signe contesté revêt une signification, étant donné qu’ils véhiculent des concepts sémantiques différents de la signification de la marque antérieure.

---

Décision sur l’opposition no B 3 071 094Page du 9 13
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen de l’existence d’un risque de préjudice sera réalisé.
c) Le «lien» entre les signes
Comme observé ci-avant, la marque antérieure est renommée et les signes sont similaires dans une certaine mesure. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel «lien» entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU: C: 2003: 582, § 29, 31; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU: C: 2008: 655, § 66).Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire: ceci reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’il est vraisemblable que l’usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il lui porte préjudice, après avoir apprécié tous les facteurs pertinents dans le cas d’espèce.
Les éventuels facteurs pertinents aux fins de l’examen d’un «lien» incluent (27/11/2008, C- 252/07, Intel, EU: C: 2008: 655, § 42):
Le degré de similitude entre les signes;
La nature des produits et des services, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public pertinent;
L’intensité de la renommée de la marque antérieure;
Le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure;
L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public;
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un «lien» peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement;
Les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique en raison de la coïncidence de leurs quatre premières lettres/sons «PELI».
La marque antérieure jouit d’une renommée en raison d’un usage intensif et de longue durée et est généralement connue dans l’Union européenne en ce qui concerne lesinstruments d’ écriture, où elle jouit d’une position consolidée parmi les marques leaders, comme l’attestent des sources indépendantes et diverses.
Enoutre, la marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque moyen dans la mesure où elle est dépourvue de signification par rapport aux produits.
Les produitscontestés sont similaires ou présentent un certain lien avec les instruments d’écriturede l’opposante.En effet, ce sont tous des articles de papeterie et, en tant que tels, ils ont au moins le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution.

---

Décision sur l’opposition no B 3 071 094Page du 10 13
Enoutre, comme il ressort des catalogues de produits, l’opposante propose à la vente d’autres articles de papeterie, en plus des instruments d’ écriture.Par conséquent, les produits contestés pourraient être considérés comme provenant de l’opposante.
Parconséquent, les signes opéreront sur le même marché et cibleront les mêmes consommateurs. La renommée de la marque antérieure est suffisamment forte pour susciter une association entre les instruments d’écriturede l’opposante et les produits contestés similaires ou étroitement liés. En effet, ils peuvent tous être vendus dans le même type de points de vente (serrures) et ont les mêmes utilisateurs finaux.
La demanderesse a fait valoir qu’elle agissait dans un secteur économique complètement différent de celui de l’opposante, à savoir les systèmes d’éclairage portables, les emballages contrôlés par la température et les boîtiers de protection utilisés, entre autres, dans le domaine militaire et répressif et la sécurité incendie. À l’appui de ses arguments, la demanderesse a produit des extraits de son site Internet. Toutefois, les modalités particulières de commercialisation effective des produits désignés par les marques n’ont, en principe, aucune incidence sur l’appréciation de leur similitude, car elles peuvent varier dans le temps en fonction de la volonté des titulaires des marques. En outre, la comparaison des produits doit être fondée sur leur libellé. Tout usage réel ou prévu n’est pas pertinent aux fins de cette comparaison étant donné qu’il fait partie de l’appréciation du lien par rapport aux produits/services sur lesquels l’opposition est fondée et contre lesquels elle est dirigée; Il ne s’agit pas d’une appréciation de la confusion ou de l’atteinte effective (-16/06/2010, 487/08, Kremezin, EU: T: 2010: 237, § 71).Par conséquent, cet argument doit être rejeté.
Parconséquent, en tenant compte et en mettant en balance tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, il y a lieu de conclure que, lorsqu’ils seront confrontés au signe contesté, les consommateurs pertinents l’associeront probablement au signe antérieur, c’est-à-dire qu’ils établiront un «lien» mental entre les signes. Toutefois, si un «lien» entre les signes est une condition nécessaire pour apprécier plus avant si un préjudice ou un profit indu est probable, l’existence d’un tel lien ne suffit pas, à elle seule, pour conclure à l’existence éventuelle d’une des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (26/09/2012-, T 301/09, Citigate, EU: T: 2012: 473, § 96).
d) risque de préjudice
L’usage de la marque contestée relèvera de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE lorsque surgira l’une des situations suivantes:
Il tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure;
Il porte atteinte à la renommée de la marque antérieure;
Il porte préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure.
Bien que le préjudice ou le profit indu puisse être seulement potentiel dans le cadre de la procédure d’opposition, une simple possibilité ne suffit pas à appliquer l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.Bien que le titulaire de la marque antérieure ne soit pas tenu de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque, il doit toutefois «apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice» (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU: T: 2012: 348, § 53).
Ils’ensuit que l’opposante doit établir qu’un préjudice ou un profit indu est probable, dans la mesure où il est prévisible dans le cours normal des événements. À cette fin, l’opposante

---

Décision sur l’opposition no B 3 071 094Page du 11 13
devrait produire des éléments de preuve — ou à tout le moins avancer un ensemble cohérent d’arguments étayant en quoi consiste le préjudice ou le profit indu et la manière dont il se produirait — qui permettraient de conclure prima facie qu’un tel événement est en effet susceptible de se produire dans le cours normal des événements.
L’opposante prétend que le signe contesté bénéficierait de la renommée de la marque antérieure. L’image de renommée de la marque antérieure serait transférée au signe contesté, alors que cette renommée a été établie par l’opposante depuis de nombreuses années pour développer et fabriquer des produits de papeterie de grande qualité, accompagnés d’importants efforts financiers.
Par conséquent, l’opposante prétend que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure sous la forme d’un parasitisme.
Profit indu (parasitisme)
Le profit indu au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE couvre les cas où il y a exploitation et parasitisme manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il existe un risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et aux services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par leur association avec la marque antérieure renommée (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU: T: 2012: 348, § 48; 22/03/2007, T-215/03, VIPS, EU: T: 2007: 93, § 40).
Selon la Cour de justice de L’Union européenne
[…] s’agissant de l’atteinte constituée par le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, dans la mesure où ce qui est prohibé est l’avantage tiré de cette marque par le titulaire de la marque postérieure, l’existence de cette atteinte doit être appréciée eu égard au consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
(27/11/2008, C-252/07, Intel, EU: C: 2008: 655, § 36).
Compte tenu de l’exposition du public pertinent à la marque antérieure renommée de l’opposante pour les produits pour lesquels une renommée a été constatée et dans la mesure où l’existence d’un «lien» avec les produits contestés a été établie, il existe une probabilité que l’usage sans juste motif du signe contesté puisse acquérir un avantage indu et donner lieu à un parasitisme, c’est-à-dire qu’il tirerait indûment profit du caractère distinctif et de la renommée de la marque antérieure.
Comme il ressort des éléments de preuve produits, en particulier des enquêtes, la marque antérieure est associée à une qualité élevée. Dès lors, il existe un risque de transfert de l’image de la marque antérieure renommée et des caractéristiques positives projetées par celle-ci vers les produits couverts par la marque contestée, facilitant ainsi leur commercialisation par association avec la marque antérieure renommée.
Le consommateur, en raison du transfert d’associations positives véhiculées par l’image de la marque antérieure, serait enclin à acheter les produits contestés dans l’attente de trouver des qualités similaires.

---

Décision sur l’opposition no B 3 071 094Page du 12 13
Enoutre, compte tenu de son pouvoir d’attraction et de son prestige particuliers, la marque antérieure peut être exploitée même en dehors de son secteur de marché naturel, par exemple par la concession de licences ou le merchandising. Dans un tel cas, lorsque la requérante utilise un signe similaire à la marque antérieure pour des produits pour lesquels cette dernière est déjà exploitée, elle profitera manifestement de sa valeur dans ce secteur.
Enoutre, étant donné que l’opposante propose également d’autres articles de papeterie à la vente, les produits contestés peuvent être considérés comme provenant de l’opposante, comme expliqué ci-dessus, ou comme des produits de merchandising provenant de l’opposante, exploitant ainsi la renommée de la marque antérieure construite grâce aux efforts de l’opposante. Confronté à la marque contestée, le consommateur pertinent fera inévitablement un lien mental avec le signe antérieur et les produits qu’il propose, en raison de la renommée de la marque antérieure. Cela conférerait à la demanderesse un avantage concurrentiel dans la mesure où ses produits bénéficieraient de l’attractivité supplémentaire qu’elle tirerait de l’association avec la marque antérieure.
Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que la marque contestée tirera indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.
f) Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposition est fondée au sens de l’ article 8, paragraphe 5, du RMUE.Par conséquent, la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’opposition est accueillie dans son intégralité au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner le motif restant et le droit antérieur sur lesquels l’opposition étaitfondée.

FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
BEATRIX STELTER Lidiya Nikolova Claudia MARTINI

---

Décision sur l’opposition no B 3 071 094Page du 13 13
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.