DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 094 534
Laboratorios Ern, S.A., C. Perú, 228, 08020 Barcelona, Espagne (opposante), représentée par Ponti indirects Partners, S.L.P, C. Consell de Cent, 322, 08007 Barcelone, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Inpharma S.p.A., Viale Liguria 20/22, 20143 Milano (MI), Italie (demanderesse), représentée par Perani indirects Partners S.p.A., Piazza Armando Diaz, 7, 20123 Milan, Italie (mandataire agréé).
Le 15/10/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 094 534 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 16/09/2019, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 042 034 pour la marque verbale «INPHARMA», à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 5, 40 et 42. L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques espagnoles no 2 462 842 et no 2 492 334, tous deux pour la marque verbale «IONFARMA». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage des marques sur lesquelles l’opposition est fondée, enregistrées espagnoles no 2 462 842 et no 2 492 334 pour la marque verbale «IONFARMA».
La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné que les marques antérieures ont été enregistrées plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci- dessus.

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La date de dépôt de la demande contestée est le 28/03/2019. L’opposante était donc tenue de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée ont fait l’objet d’un usage sérieux en Espagne du 28/03/2014 au 27/03/2019 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage des marques pour les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir:
No 2 462 842
Classe 5: Produits pharmaceutiques et vétérinaires; Produits hygiéniques pour la médecine; Substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; Emplâtres, matériel pour pansements; Matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; Désinfectants; Produits pour la destruction des animaux nuisibles; Fongicides, herbicides.
No 2 492 334
Classe 39: Services de distribution et stockage de tous types de produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits hygiéniques pour la médecine, substances diététiques, aliments pour bébés, emplâtres, matériel pour pansements, matériel et substances à usage dentaire, désinfectants, produits pour la destruction des animaux nuisibles; Fongicides, herbicides, chimico-pharmaceutiques et cosmétiques de tous types.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 27/04/2020, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 02/07/2020 pour produire la preuve de l’usage des marques antérieures. Après une prolongation du délai, le 02/09/2020, dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
Document no 1: Un extrait non daté, en espagnol, du site internet de la société de l’opposante (www.ern.es) Laboratorios ERN, S.A., indiquant que la société IONFARMA, S.L. Unipersonal a été chargée de la vente et de la promotion des produits élaborés par les laboratoires de l’opposante, Laboratorios ERN, S.A. Le même extrait, tiré de l’ internet Archive WayBack Machine, est également présenté conjointement pour les années 2014 à 2019.
Document no 2: Scans d’emballage de deux produits distribués sous les marques «APIREDOL», «Dolstic» et/ou «bioprojet PHARMA». Alors que l’emballage de «APIREDOL» contient des informations en allemand, l’emballage de «Dolstic» contient uniquement des indications en français. Il est fait mention de la dénomination sociale «IONFARMA, S.L.U.» sur les emballages des produits et de son adresse à Barcelone (Espagne).

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Document no 3: Plusieurs factures émises en espagnol par ou
(figurant dans la partie supérieure), adressées à diverses entités et pharmacies situées dans différentes villes d’Espagne (Marbella, Madrid, Barcelone, Ledesma, Talavera de la Reina, etc.). Ils couvrent la période comprise entre 2014 et 2020. Il convient de noter que 5 factures ont été émises en 2020, en dehors de la période pertinente. Ils font référence à de nombreux produits sous les différentes marques (par exemple, «Dememory», «Revital Ginseng», «Hyltrin», «10Jalea», «Energisil Maca», «Ansiomed» et autres); Toutefois, le nom «IONFARMA» n’est mentionné nulle part dans la description des produits. Les quantités de produits vendus, les prix, les codes nationaux et les codes internationaux des produits sont indiqués sur les factures. La nature ou le type des produits figurant sur les factures soit n’est pas indiqué, soit n’est pas clair: La référence aux produits est essentiellement limitée à leurs marques et à la quantité de doses ou de volume (en mL).
Document no 4: Extraits de deux pharmacies espagnoles (Farmacia de Jaime, Farmaferoles et Farmacia Ribera) vendant des produits IONFARMA. Les descriptions sont en espagnol et il est indiqué «LISTA DE PRODUCTOS POR FABRICANTE IONFARMA S L».
Les photographies des produits vendus sont, entre autres, les suivantes:

À la fin du document 4, il est expliqué en espagnol quelques faits concernant «IONFARMA» et son histoire, ainsi que sur la société honomoneuse Ionfarma S.L. (par exemple laboratoire laboratoire vinculado o asociado de la société madre, Laboratorios ERN; Ionfarma S.L. lleva los anaqueles de cada establecimiento, produit que se utilizan con total confanza en los hogares.)

Appréciation des éléments de preuve

La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle

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qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et les preuves à produire afin de prouver l’usage doivent concerner le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services en cause. Ces exigences en matière de preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que l’opposant est tenu non seulement d’indiquer, mais aussi de prouver chacune de ces exigences.
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, l’expression «nature de l’usage» inclut la preuve de l’usage du signe conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou d’une variante de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
L’article 18 et l’article 47, paragraphe 2, du RMUE exigent la preuve d’un usage sérieux pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée. L’opposant doit donc prouver que la marque a été utilisée en tant que telle sur le marché.
Étant donné que la marque a notamment pour fonction d’établir un lien entre les produits et services et la personne qui les commercialise, la preuve de l’usage doit mettre en évidence un lien manifeste entre l’usage de la marque et les produits et services concernés.
Comme on peut le voir, la marque antérieure n’est pas apposée sur «IONFARMA», puisqu’elle porte toutes (au moins en partie) les marques figurant sur les factures: «DeMEMORY», «ORDESA», «REVITAL ginseng», «MARTI DERM», «BLEVIT», etc. Ces marques apparaissent non seulement sur l’emballage, mais aussi comme la marque visée dans leur description. Par conséquent, un lien ne peut être établi entre la marque antérieure et les produits eux-mêmes en fonction de sa fonction essentielle.
Les informations relatives aux produits fournies dans les factures et les listes de prix ne sont pas claires. Hormis les marques commerciales sous lesquelles les produits sont commercialisés (par exemple DEMEMORY, NUTRAMENT et ENERGISIL) et leur quantité ou leur volume, aucune information ne permet d’établir, sans incertitude, quelle est la nature et la nature spécifiques des produits mis sur le marché, mais surtout s’ils sont revêtus de la marque antérieure. En effet, il ressort des éléments de preuve produits (document no 4) qu’ils portent d’autres marques (et aucune référence à la marque antérieure ne peut être détectée).
L’opposante est tenue de prouver qu’elle a fait un usage sérieux de ses marques sur le marché pour les produits et services pour lesquels elles sont enregistrées. Comme il a été souligné ci-dessus, les produits en cause pour lesquels l’usage devrait être prouvé sont essentiellement différents, les produits pharmaceutiques et vétérinaires, les substances diététiques et les articles hygiéniques compris dans la classe 5, ainsi que les services de distribution et de stockage de ces produits (classe 39).
Les éléments de preuve produits à titre de preuve de l’usage n’incluent pas un catalogue de produits ou un emballage de produits commercialisés en Espagne qui fourniraient des informations sur les produits commercialisés sous les marques antérieures, si tel était le cas. En l’absence d’indications claires quant à la nature ou à la nature des produits énumérés dans les factures, et s’ils étaient marqués de la marque antérieure, il n’est pas possible de déterminer les produits ou services lorsqu’ils sont proposés sous la marque.

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Le seul élément de preuve montrant la nature des produits commercialisés est l’emballage des produits «APIREDOL», «Dolstic» et/ou «bioprojet PHARMA»: Il apparaît que le produit commercialisé sous ces dénominations est paracétamol. Toutefois, ces produits semblent être commercialisés respectivement en Allemagne et en France, ce qui peut être déduit de la langue des informations fournies sur l’emballage. Il apparaît que ces produits ne s’adressent pas au public espagnol, ils ne sont pas détaillés dans les listes de prix espagnoles ni dans les factures qui sont importantes compte tenu de la nature territoriale des marques. En l’espèce, l’opposition est fondée sur des marques nationales espagnoles antérieures. Par conséquent, les éléments de preuve montrant des emballages utilisés en Allemagne et en France ne sont pas concluants et ne peuvent être extrapolés à la situation sur le marché espagnol. En l’absence de tout autre élément de preuve, l’opposante n’a pas démontré que ses marques avaient fait l’objet d’un usage sérieux en Espagne.
Conformément à l’article 47 du RMUE, l’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (18/01/2011, T-382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 22).

L’opposante, Laboratorios ERN, S.A., explique dans ses observations que la société IONFARMA, S.L. Unipersonal est chargée depuis 2004 de la vente et de la promotion de produits de gré à gré élaborés par les laboratoires de l’opposante. Ces informations sont corroborées par un extrait non daté du site internet de l’opposante.
La présentation du nom commercial en haut des bons de commande ou des factures, selon la manière dont le signe apparaît sur ceux-ci, peut être apte à étayer l’usage sérieux de la marque enregistrée (06/11/2014,-463/12, MB, EU:T:2014:935, § 44-45). Cependant, la simple utilisation d’une dénomination sociale dans l’en-tête de factures sans référence claire à des produits ou services spécifiques n’est pas suffisante.
L’usage du signe en tant que dénomination sociale ou nom commercial n’a pas, en soi, pour objet de distinguer des produits ou services. La finalité d’une dénomination sociale est d’identifier une entreprise qui est en activité. Dès lors, lorsque l’usage d’une dénomination sociale, d’un nom commercial ou d’une enseigne se limite à identifier une société ou à signaler un fonds de commerce, il ne saurait être considéré comme étant fait «pour des produits ou des services» (11/09/2007, C-17/06, Céline, EU:C:2007:497, § 21; 13/05/2009, T-183/08, jello Schuhpark II, EU:T:2009:156, § 31-32).
La division d’opposition considère que l’usage du signe «IONFARMA» (IONFARMA, S.L. Unipersonal) sur des factures, et sur d’autres documents, n’était pas destiné à identifier l’origine des produits mais plutôt la dénomination sociale de l’entreprise chargée de la vente en gros des produits (pas même l’opposante elle-même, mais une autre entité juridique utilisant sa propre dénomination sociale). Cela ne suffit pas à établir un lien entre la marque verbale «IONFARMA» et les produits et services en cause.
Pour les raisons susmentionnées, il est considéré que l’opposante n’a pas démontré la nature de l’usage des marques antérieures conformément à leur fonction essentielle ni leur utilisation en rapport avec les produits et services pour lesquels les signes sont enregistrés.
Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition conclut que les éléments de preuve produits par l’opposante sont insuffisants pour prouver que les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pertinent au cours de la période pertinente.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3), du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.

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FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition

Félix Ortuño LÓPEZ Gonzalo BILBAO Tejada
Edith VAN DEN EEDE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.