LES CHAMBRES DE RECOURS

DÉCISION de la première chambre de recours du 4 août 2022
Dans l’affaire R 2227/2021-1
NIRVANA, L.L.C. c/o Jill Berliner, Esq.
1900 avenue des start-up, 25th Floor
Los Angeles, CA 90067
États-Unis d’Amérique Demanderesse en nullité/requérante représentée par Stobbs Ireland Limited, Suite 308, The Merrion Buildings, 18-20 Merrion Street Upper, D02 XH98 Dublin 2 (Irlande)
contre
Marc Jacobs Trademarks L.L.C. 72 Spring Street 2nd Floor
New York, New York 10012
États-Unis d’Amérique Titulaire de la MUE/défenderesse représentée par Katten Muchin Rosenman UK LLP, Paternoster House 65 St Paul s Churchyard EC4AB London (Royaume-Uni)
Recours concernant la procédure d’annulation no 40 316 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 063 462)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), C. Bartos (rapporteur) et A. González Fernández (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
04/08/2022, R 2227/2021-1, Marc by Marc Jacobs (fig.)

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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 28 avril 2010 et enregistrée le 17 octobre 2011, Marc
Jacobs Trademarks L.L.C. (ci-après la «titulaire de la MUE») a obtenu l’enregistrement de la marque de l’Union européenne (ci-après la «MUE»)

pour des produits compris dans les classes 9, 14, 18 et 25.
2 Le 19 décembre 2019, Nirvana, L.L.C. (ci-après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en déchéance contre la MUE sur la base des motifs énoncés à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
3 L’Office a dûment informé la titulaire de la MUE de la demande en déchéance, lui donnant jusqu’au 15 mars 2020 pour apporter la preuve de l’usage sérieux. La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a produit aucune preuve de l’usage ni avancé de justes motifs pour le non-usage.
4 Par lettre datée du 8 novembre 2020, l’Office a informé la titulaire de la marque de l’Union européenne de l’expiration de la marque de l’Union européenne contestée à compter du 28 avril 2020, étant donné qu’elle n’avait pas été dûment renouvelée.
5 Le 18 janvier 2021, l’Office a également informé la demanderesse en nullité de l’expiration de la marque de l’Union européenne contestée, indiquant que l’Office avait l’intention de clôturer la procédure à moins que la demanderesse en nullité n’en demande la poursuite et qu’elle n’ait justifié d’un intérêt légitime à obtenir une décision sur le fond.
6 Le 23 février 2021, la demanderesse en nullité a demandé la poursuite de la procédure et a affirmé qu’elle avait un intérêt légitime à obtenir une décision sur le fond. Elle a fait valoir que la titulaire de la marque de l’Union européenne pouvait chercher à se fonder sur la marque de l’Union européenne contestée pendant toute période au cours de laquelle elle pourrait démontrer ultérieurement qu’elle a fait un usage sérieux de la marque de l’Union européenne. Le risque que la titulaire de la marque de l’Union européenne se voie accorder une autre possibilité d’invoquer la marque de l’Union européenne contestée portait préjudice aux intérêts de la demanderesse en nullité. En outre, les droits conférés par la marque de l’Union européenne contestée pourraient être rétablis si la titulaire de la marque de l’Union européenne dépose une requête en restitutio in integrum.

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7 Par décision du 28 octobre 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a rejeté la demande de la demanderesse en nullité visant à poursuivre la procédure et à obtenir une décision sur le fond, nonobstant l’expiration de la marque de l’Union européenne contestée.
8 La division d’annulation a fait valoir que la demanderesse en nullité n’avait pas prouvé l’existence d’un intérêt légitime à obtenir une décision sur le fond. La poursuite de la procédure lorsque la MUE contestée a cessé d’exister servirait uniquement l’intérêt privé de la demanderesse en nullité. La division d’annulation a souligné que l’intérêt légitime à obtenir une décision sur le fond devait être réel, direct et actuel. La référence à d’éventuels conflits futurs n’était pas suffisante. L’argument de la demanderesse en nullité selon lequel la titulaire de la MUE pourrait tenter d’invoquer la marque contestée s’il était en mesure de prouver à un stade ultérieur qu’elle l’avait effectivement utilisée ne faisait référence qu’à une situation hypothétique. Il en va de même en ce qui concerne l’argument de la demanderesse en nullité selon lequel la titulaire de la MUE pourrait déposer une requête en restitutio in integrumafin de rétablir son droit de déposer un renouvellement de la MUE contestée.
Moyens et arguments des parties
9 Le 28 décembre 2021, la demanderesse en nullité a formé un recours contre la décision attaquée, suivi du dépôt d’un mémoire exposant les motifs du recours le 28 février 2022. Elle demande à la chambre de recours d’annuler la décision attaquée et de renvoyer l’affaire à la division d’annulation pour qu’elle statue sur le fond.
10 La demanderesseen nullité fait valoir que la déchéance de la marque de l’Union européenne serait prononcée à compter du 19 décembre 2019, alors qu’elle n’a expiré que le 28 avril 2020. Selon la demanderesse en annulation, la titulaire de la marque de l’Union européenne pouvait encore se prévaloir de ses droits jusqu’à cette date, car aucune décision de déchéance n’a été rendue. Par conséquent, il n’existe aucune sécurité juridique concernant la validité de la marque de l’Union européenne contestée en ce qui concerne la période comprise entre le 19 décembre 2019 et le 28 avril 2020. Dans le cas d’une action en contrefaçon contre la demanderesse en nullité, la demanderesse en nullité devrait soulever à nouveau la question de la déchéance, ayant ainsi l’avantage de répéter une procédure qu’elle avait déjà engagée et partiellement menée. Si la marque dans la présente procédure était autorisée à expirer simplement et si la procédure était close sans qu’une décision soit rendue, la titulaire de la MUE pourrait se prévaloir de son droit pour toute période de ce type lorsqu’elle pourrait démontrer ultérieurement qu’elle a fait un usage sérieux de la marque. En outre, au moment où la décision attaquée a été rendue, la MUE contestée aurait toujours pu être rétablie par la restitutio in integrum. La demanderesse en annulation affirme que la seule motivation d’une partie qui engage une procédure de déchéance est un conflit ou un doute sous-jacent concernant la situation juridique. Le fait qu’un effet préjudiciable ne se manifeste pas immédiatement ne signifie pas qu’un tel risque n’existe pas et qu’il n’y a pas d’intérêt à recevoir une réponse à une question juridique soulevée auprès d’une autorité.

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11 La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas déposé de mémoire en réponse.
Motifs
12 Le recours est recevable mais non fondé.
13 La division d’annulation a conclu à juste titre que la demanderesse en nullité n’avait démontré aucun intérêt légitime à obtenir une décision sur le fond.
14 En règle générale, et ainsi qu’il ressort également de l’article 109, paragraphe 4, du RMUE,les procédures inter partes devant l’Office (c’est-à-dire les procédures d’opposition et d’annulation) sont clôturées lorsqu’une partie met fin à la procédure en retirant la demande de MUE, l’opposition, la demande en déchéance, la demande en nullité ou le recours, ou en ne renouvelant pas l’enregistrement de la MUE ou en renonçant à laMUE.
15 Dans les procédures d’annulation, une exception à cette règle générale s’applique, conformément à l’article 17, paragraphe 5, du RDMUE, lorsque le demandeur en nullité justifie d’un intérêt légitime à obtenir une décision sur le fond.
16 L’article 17, paragraphe 5,du RDMUE étant une exception, cette disposition doit faire l’objet d’une interprétation stricte (30/06/2020, R 2628/2019-4 EEZE/Ezee e-cigarettes; 03/03/2022, R 305/2013-2, CCH CO.LOM.BIANO H.O.U.S.E (fig.),
§ 19; 19/03/2020, R 32/2019-2, PMS/PMS, § 24).
17 Le retrait d’une demande ou la renonciation ou le non-renouvellement d’une MUE est un moyen normal de résoudre un litige sur une marque et doit même être encouragée par l’Office, comme le montrent, par exemple, l’article 47, paragraphe 4, du RMUE et l’article 64, paragraphe 4, du RMUE.
18 Parconséquent, l’ «intérêt légitime» au sens de l’article 17, paragraphe 5, du
RDMUE doit être réel, direct et actuel. Comme l’a indiqué à juste titre la division d’annulation, les conflits futurs hypothétiques ne suffisent pas à prouver l’existence d’un intérêt légitime.
19 Un intérêt légitime n’existe généralement que lorsqu’un litige oppose les parties concernant la période antérieure à l’expiration de la marque. La demanderesse en annulation doit démontrer que la déchéance rétroactive pourrait influencer l’issue de ce litige.
20 La demanderesseen nullité n’a ni affirmé ni prouvé qu’il existait un litige (en particulier en cours) entre les parties concernant la période comprise entre le 19 décembre 2019 et le 28 avril 2020. Elle n’a même pas démontré que la titulaire de la marque de l’Union européenne avait invoqué les droits conférés par la marque de l’Union européenne contestée dans le passé. La demanderesse en nullité fonde son intérêt juridique revendiqué exclusivement sur des conflits hypothétiques avec la titulaire de la MUE qui pourraient survenir à l’avenir. En outre, elle n’explique pas pourquoi la période du 19 décembre 2019 au 28 avril 2020 est pertinente pour ce litige hypothétique.

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21 La demanderesse en nullité ne peut pas non plus fonder son intérêt juridique sur la possibilité d’une requêteen restitutioin integrum de la part de la titulaire de la MUE. Au moment où la demanderesse en nullité a demandé une décision sur le fond (23 février 2021), la titulaire de la MUE ne pouvait plus déposer de requêteen restitutio in integrumrecevable. L’Office a informé la titulaire de la marque de l’Union européenne, par lettre datée du 8 novembre 2020, de l’expiration de la marque contestée. Cela signifie qu’au plus tard à cette date, la titulaire de la MUE savait qu’elle n’avait pas respecté le délai de renouvellement de la marque contestée. Conformément à l’article 104, paragraphe 2,^1rephrase, du
RMUE,une requêteen restitutio in integrum ne peut être présentée que dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l’empêchement. En tout état de cause, conformément à l’article 104, paragraphe 2,^3e et 4e phrases, du RMUE,une requêteen restitutio in integrum n’est plus recevable au stade actuel de la procédure car plus d’un an après l’expiration du délai non observé (28 avril 2020).
22 Étant donné que la demanderesse en nullité n’a pas démontré l’existence d’un intérêt légitime réel, direct et actuel à obtenir une décision sur le fond, la demande de la demanderesse en nullité a été légalement rejetée et le recours n’est pas fondé.
Frais
23 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la demanderesse en nullité, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés aux fins de la procédure de recours.
24 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7), du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c) iii), du REMUE, ceux-ci sont fixés en faveur de la titulaire de la MUE à 550 EUR pour la représentation professionnelle dans la procédure de recours.

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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse en nullité à supporter les frais de la procédure de recours, fixés à 550 EUR.
Signature Signature Signature
G. Humphreys C. Bartos A. González Fernández
Greffier:

Signature
H. Dijkema