LES CHAMBRES DE RECOURS

DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 25 avril 2022
Dans l’affaire R 2177/2021-4
Brillux GmbH indirects Co. KG Postfach 1640
48005 Münster
Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par Cohausz indirects Florack Patent- und Rechtsanwälte Partnerschaftgesellschaft mbB, Bleichstr. 14, 40211 Düsseldorf (Allemagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 281 328
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (président), L. Marijnissen (rapporteure) et C. Govers (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
25/04/2022, R 2177/2021-4, Scala

---

2
Décision
Résumé des faits
1 Par son enregistrement international no 1 321 683 désignant l’Union européenne
(ci-après l’ «enregistrement international»), avec effet à compter du 12 février 2016 et reçu par l’Office le 1 décembre 2016, Brillux GmbH indirects Co. KG (ci-après, «la demanderesse») a sollicité la protection de la marque en caractères standard
pour, après limitation, produits et services compris dans les classes 2, 3, 6, 7, 8, 9,
16, 17, 19, 21, 24, 27, 35, 37, 39 et 41, dont notamment:
Classe 6 — Matériaux de construction métalliques; rails de protection latérale; rails de protection latérale (métalliques, pour la construction);
Classe 9 — Instruments électroniques et/ou opto-électroniques pour la détermination de couleurs (instruments de mesure des couleurs);
Classe 16 — Cards et feuilles de mesure de couleur;
Classe 19 — Matériaux de construction non métalliques; constructions non métalliques transportables; rails de protection latérale (non métalliques, pour la construction).
2 Le 12 juin 2017, après avoir notifié à la demanderesse un refus provisoire ex officio de protection le 13 décembre 2016 et après avoir reçu ses observations, l’examinateur a partiellement refusé la protection de l’enregistrement international conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, à savoir pour les produits suivants:
Classe 9 — Instruments électroniques et/ou opto-électroniques pour la détermination des couleurs
(instruments de mesure couleur);
Classe 16 — Cards et feuilles pour mesurer la couleur.
3 L’examinateur a estimé que le signe contesté était composé du mot italien «SCALA», qui signifie en anglais «Dans de multiples utilisations figuratives, ensemble d’éléments homogènes, matériels, concrets ou plus souvent abstraits, qui se succèdent dans un ordre séquentiel, tel qu’établi sur la base de différents critères de taille, d’importance, de complexité, de difficulté, etc. Par exemple, il peut y avoir une échelle de couleurs, allant de la couleur plus claire au plus sombre (chacune avec des graduations verticales au sein de la même couleur)».
Par conséquent, en ce qui concerne les produits contestés, la marque transmet des informations évidentes et directes sur l’espèce et la destination des produits en cause, à savoir qu’ils possèdent les capacités de mesure pour classer, diviser ou classer différentes couleurs sur une scala di colori ou une «échelle de couleurs».
Par conséquent, le signe a été jugé descriptif de ces produits et, par conséquent,

---

3
également non distinctif. La protection de l’enregistrement international dans l’Union européenne a été refusée pour ces produits.
4 Lademanderesse a formé un recours contre cette décision et le recours a été attribué à la cinquième chambre de recours et s’est vu attribuer le numéro d’affaire R 1817/2017-5. Le 31 janvier 2018, la cinquième chambre de recours a confirmé la décision attaquée en fournissant, en substance, le même raisonnement et a rejeté le recours.
5 Le 31 juillet 2020, par transformation de l’enregistrement international no 1 321 683, la demanderesse a alors demandé l’enregistrement de la marque verbale identique:
Scala
en tant que marque de l’Union européenne pour des produits et services compris dans les classes 2, 3, 6, 7, 9, 16, 19, 27, 35, 37 et 41, notamment:
Classe 6 — Matériaux de construction métalliques; rails de protection latérale; rails de protection latérale (métalliques, pour la construction);
Classe 9 — Instruments électroniques et/ou opto-électroniques pour la détermination de couleurs
(instruments de mesure des couleurs);
Classe 16 — Cards et feuilles de mesure de couleur;
Classe 19 — Matériaux de construction non métalliques; constructions non métalliques transportables; rails de protection latérale (non métalliques, pour la construction).
6 Le 23 novembre 2020, l’examinateur a notifié les motifs de refus de la demande au motif que le signe a été jugé descriptif et dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE pour une partie des produits, à savoir:
Classe 6 — Matériaux de construction métalliques; rails de protection latérale; rails de protection latérale (métalliques, pour la construction);
Classe 19 — Matériaux de construction non métalliques; constructions non métalliques transportables; rails de protection latérale (non métalliques, pour la construction).
7 Les objections soulevées par l’examinateur peuvent être résumées comme suit:
– En italien, le mot «SCALA» signifie «échelle»; dès lors, le signe sera perçu par le public pertinent italophone comme fournissant des informations selon lesquelles les produits doivent être utilisés dans leséchelles, pour les construire ou pour protéger leurs coins. Elle décrit donc la destination de ces produits.
– Par conséquent, le signe dans son ensemble est descriptif et dépourvu de caractère distinctif pour les produits des classes 6 et 19 contre lesquels l’objection a été soulevée.

---

4
8 La demanderesse a répondu et maintenu sa demande d’enregistrement dans son intégralité. Elle a affirmé que sa requête en transformation d’EI avait été présentée et acceptée avant l’objection de l’Office. Elle a ajouté que la déclaration d’octroi de protection dans laquelle aucun refus provisoire n’a été communiqué conformément à la règle 18 ter (1) du règlement d’exécution commun à l’arrangement et au protocole de Madrid et à la règle 116 (2) du REMUE [sic] pour l’enregistrement international transformé no 1 321 683 avait été émise le 1 mai 2020, de sorte que l’objection devrait être levée.
9 Le 19 octobre 2021, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant partiellement la marque demandée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du
RMUE, à savoir pour les produits pour lesquels la notification des motifs de refus avait été émise, à savoir:
Classe 6 — Matériaux de construction métalliques; rails de protection latérale; rails de protection latérale (métalliques, pour la construction);
Classe 19 — Matériaux de construction non métalliques; constructions non métalliques transportables; rails de protection latérale (non métalliques, pour la construction).
10 La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
L’enregistrement international antérieur no 1 321 683 «SCALA» de la demanderesse a fait l’objet de trois oppositions et la liste des produits a été limitée au cours de la procédure. Cet enregistrement international transformé
a été limité par une inscription au registre international avec effet au 1 mai
2020 et la liste des produits compris dans les classes 6 et 19 ne contenait plus les produits pour lesquels les motifs de refus susmentionnés ont été émis.
Étant donné que les listes de produits sont différentes dans l’enregistrement international transformé et dans la demande de marque de l’Union européenne dans la présente procédure, l’affaire concernant l’enregistrement international n’est pas directement comparable ni pertinente aux fins de l’appréciation correcte du caractère enregistrable des produits et services demandés à présent.
En l’espèce, le signe est effectivement descriptif des motifs énoncés dans la notification des motifs de refus, et donc également non distinctif pour les produits désignés dans la notification. Par conséquent, la demande a été refusée pour ces produits et a été autorisée pour les produits et services restants demandés.
11 Le 21 décembre 2021, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée, à savoir dans la mesure où l’examinateur rejetait la marque demandée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 24 février 2022.

---

5
Moyens du recours
12 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Le 2 décembre 2016, et avant la requête en transformation de l’enregistrement international antérieur, l’EUIPO avait déjà approuvé et accepté les produits et services en cause (ci-après la «partie UE dudit enregistrement international»). La limitation ultérieure des produits et services n’est pas pertinente dans la mesure où la liste n’a pas été étendue mais limitée et est donc toujours couverte par la demande de transformation.
– Dans la décision attaquée, la division d’opposition a traité à tort la demande de marque de l’Union européenne comme une nouvelle demande et a relancé un examen complet sur la base de motifs absolus, au lieu de traiter la demande comme une procédure de transformation.
– La demanderesse a déposé la transformation dans l’espoir que l’EUIPO maintiendrait son avis sur la publication et l’acceptation de la demande, comme l’Office l’a fait dans le cas de son enregistrement international no 1 321 683.
– Enconséquence, la demande actuelle devrait être autorisée à procéder à la publication pour tous les produits et services visés par la demande.
Motifs
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
14 Le recours est également fondé.
Portée du recours
15 En l’espèce, un recours partiel a été formé contre la décision attaquée, à savoir dans la mesure où le signe contesté a été refusé pour les produits suivants:
Classe 6 — Matériaux de construction métalliques; rails de protection latérale; rails de protection latérale (métalliques, pour la construction);
Classe 19 — Matériaux de construction non métalliques; constructions non métalliques transportables; rails de protection latérale (non métalliques, pour la construction).
16 Dès lors, le recours en l’espèce porte sur la question de savoir si l’examinateur a correctement appliqué l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, en ce qui concerne son refus partiel.

---

6
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
17 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, une marque peut être refusée à l’enregistrement même si le motif absolu de refus n’existe que dans une partie de l’Union européenne. Le signe demandé étant composé du mot italien «SCALA», l’appréciation du caractère enregistrable par l’examinateur était fondée sur la partie italophone du public de l’Union européenne.
18 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci sont refusées à l’enregistrement.
19 Lessignes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34;
22/06/2005, T-19/04, PAPERLAB, EU:T:2005:247, § 24).
20 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve,
EU:T:2002:43, § 40).
21 Le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié non seulement par rapport aux produits ou services concernés, mais également par rapport au public pertinent. Le public pertinent pour les produits en cause se compose à la fois du grand public et d’un public de professionnels, tels que les constructeurs, qui sont tous susceptibles de faire preuve d’une attention particulière lors de l’achat et de l’utilisation des produits en cause, étant donné que la qualité des matériaux de construction a une incidence essentielle sur la sécurité et la longévité des bâtiments et qu’il est important que les rails de protection de coin des bâtiments soient adaptés à l’objectif d’éviter que ces parties du bâtiment ne soient endommagées lors de travaux de construction. Cela n’a toutefois pas d’influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère distinctif du signe en cause, étant donné qu’il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible d’un signe est suffisant lorsque le public pertinent fait preuve d’un niveau d’attention plus élevé (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48). Il en va de même en ce qui concerne l’appréciation du caractère descriptif d’un signe.
22 Les motifs du recours semblent correspondre à une affirmation selon laquelle l’Office avait déjà examiné et approuvé la protection du mot «SCALA» dans le cadre de l’ancienne demande de protection dans l’Union européenne de

---

7
l’enregistrement international no 1 321 683 de la demanderesse pour les produits faisant l’objet du présent recours. Implicitement, c’est l’affirmation selon laquelle la décision attaquée était erronée dans la mesure où elle s’est écartée de l’examen précédent, aucune motivation n’ayant été avancée quant à la raison pour laquelle la décision attaquée s’écartait de l’examen relatif aux motifs absolus précédent à l’égard d’un signe identique, de produits identiques et de la même demanderesse.
23 À cetégard, la chambre de recours relève que, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, un refus provisoire a été communiqué par l’Office en ce qui concerne l’examen de l’enregistrement international de la demanderesse. En effet, l’Office a émis un refus provisoire le 13 décembre 2016 conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour une partie des produits pour lesquels la protection était demandée, à savoir les produits compris dans les classes 9 et 16 énumérés au paragraphe 2 ci-dessus.
Malgré les observations de la demanderesse, ce refus partiel a été confirmé par décision de l’examinateur du 12 juin 2017 et, par conséquent, le recours de la demanderesse a été rejeté par la cinquième chambre de recours le 31 janvier 2018 dans l’affaire R 1817/2017-5, comme indiqué aux paragraphes 2 à 4 ci-dessus.
24 Il est vrai, toutefois, que, dans le cadre de l’examen de l’enregistrement international, aucun refus provisoire n’a été émis en ce qui concerne les produits faisant l’objet du présent recours compris dans les classes 6 et 19. Bien que cela ne soit pas déterminant, étant donné que, conformément à la jurisprudence constante, l’Office n’est pas lié par sa pratique décisionnelle antérieure et que le principe de légalité l’emporte sur le principe d’égalité de traitement, néanmoins, étant donné que l’Office est parvenu à des conclusions différentes à l’égard de signes identiques, de produits identiques compris dans les classes 6 et 19, et de la demanderesse identique, il incombait à l’examinateur de fournir des explications convaincantes concernant ce «nouveau» refus partiel. L’examinatrice a omis de le faire, ayant semblé manquer de ce point de vue, ce qui est loin d’être clairement exprimé dans les observations très abrégées de la demanderesse déposées le 24 février 2022.
25 En tout état de cause, la motivation de la décision attaquée concernant le refus partiel ne résiste pas à un examen strict. Ence qui concerne les produits en cause dans le cadre du recours, à savoir les «matériaux de construction métalliques; rails de protection latérale; rails de protection d’angle (métalliques, pour la construction)», relevant de la classe 6, et les «matériaux de construction non métalliques; constructionstransportables non métalliques; rails de protection latérale (non métalliques, pour la construction)» compris dans la classe 19, la chambre de recours estime que le raisonnement de l’examinateur ne peut être approuvé et que le refus pour ces produits sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE doit être annulé.
26 À cetégard, il n’est pas contesté qu’en italien, le mot «SCALA» a la signification, notamment, de «ladder» (voir point 7 ci-dessus). Lepublic italophonepertinent est susceptible de comprendre immédiatement le mot «SCALA» comme signifiant
«échelle», compte tenu du contexte spécifique des produits en cause (à savoir les produits utilisés pour la construction et la construction).

---

8
27 Toutefois, le fait est que, pour les produits en cause, «ladder» n’est pas descriptif et ne peut être considéré comme véhiculant simplement des informations sur la destination des produits, contrairement à ce qui est indiqué dans la décision attaquée.
28 Eneffet, en premier lieu, les «matériaux de construction métalliques» compris dans la classe 6 et les «matériaux d’étanchéité pour b) (non métalliques)» compris dans la classe 19 sont des matériaux pour la construction (c’est-à-dire pour la construction de bâtiments). Il s’agit d’une finalité différente de celle de la fabrication d’objets. Par conséquent, on ne peut affirmer que de tels produits sont utilisés «in» échelles ou pour les construire, ou pour protéger leurs coins.
29 Deuxièmement, en ce qui concerne les «constructions transportables non métalliques» comprises dans la classe 19, la chambre de recours n’est pas d’accord sur le fait que le public pertinent italophone comprendra la signification sémantique de «ladder» comme fournissant toute information descriptive sur ces produits, qui ne sont certainement pas utilisés «in», pour construire ou protéger les coins d’échelles.
30 En troisième et dernier lieu, en ce qui concerne les autres produits en cause, à savoir les «voies de protection de coin; rails de protection d’angle (métalliques, pour la construction)» en classe 6 et «rails de protection de coin (non métalliques, pour la construction)» en classe 19, il s’agit de rails destinés à protéger les coins de bâtiments, lors de travaux de construction ou ultérieurement. Ils ne sont pas utilisés «in», ni pour les construire. Quant à l’affirmation selon laquelle ils pourraient être utilisés pour «protéger les coins des échelles», elle ne convainc pas non plus. D’une part, ces produits sont destinés à la construction, afin de protéger les coins, c’est-à-dire d’éviter des dommages aux coins des bâtiments. En revanche, les échelles n’ont pas de «coins» à protéger. L’examinateur n’explique pas comment ou pourquoi un «coin» d’une échelle devrait être protégé. En effet, dans la mesure où une échelle pourrait éventuellement étancher ou endommager un bâtiment, c’est le bâtiment qui pourrait nécessiter une protection, mais pas l’échelle. Dans l’ensemble, le raisonnement très succinct de la décision attaquée à cet égard ne peut pas non plus être approuvé.
31 La décision attaquée n’a donné aucune autre raison expliquant pourquoi le mot «SCALA» serait compris par le public italophone pertinent comme étant descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE pour les produits en cause, et la chambre de recours ne voit pas non plus une telle raison.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
32 Une marque descriptive est dépourvue de tout caractère distinctif et relève de
l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, dans la mesure où une marque verbale descriptive est aussi nécessairement dépourvue de caractère distinctif
(12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86).
33 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a considéré que «SCALA» était dépourvu de caractère distinctif pour les produits en cause parce qu’il était descriptif et qu’il ne pouvait, pour cette raison, être accepté en vertu de l’article 7,

---

9
paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. Étant donné qu’il a été démontré que le signe n’est pas descriptif pour ces produits, la prémisse de ce raisonnement ne saurait être accueillie. La chambre de recours ne voit pas non plus d’autre raison pour laquelle le signe est dépourvu de caractère distinctif pour les produits en cause conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Conclusion
34 La décision attaquée doit être annulée dans la mesure où elle a rejeté la demande de marque pour:
Classe 6 — Matériaux de construction métalliques; rails de protection latérale; rails de protection latérale (métalliques, pour la construction);
Classe 19 — Matériaux de construction non métalliques; constructions non métalliques transportables; rails de protection latérale (non métalliques, pour la construction).
Observation finale
35 Compte tenu de l’invocation par la demanderesse de l’examen des motifs absolus par l’Office de son enregistrement international no 1 321 683. En effet, la présente demande est fondée sur la transformation de cet enregistrement international, la chambre de recours s’inquiète du fait que les produits mêmes refusés au cours de cet examen ont été inclus, par erreur, dans la liste des produits et services demandés à présent.
36 Comme expliqué aux paragraphes 2 à 4 ci-dessus, en ce qui concerne la demande de protection de l’enregistrement international dans l’Union européenne, l’Office a émis un refus provisoire le 13 décembre 2016 conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour une partie des produits pour lesquels la protection était demandée, à savoir les
«instruments électroniques et/ou opto-électroniques pour la détermination de couleurs (instruments de mesure couleur)» compris dans la classe 9 et les «cartes et feuilles pour mesurer la couleur» comprises dans la classe 16.
37 Comme indiqué ci-dessus, ce refus partiel a été confirmé par décision de l’examinateur du 12 juin 2017 et le recours ultérieur de la demanderesse a été rejeté par la cinquième chambre de recours le 31 janvier 2018 dans l’affaire R
1817/2017-5.
38 Entout état de cause, il semblerait que l’examinateur n’ait pas tenu compte du fait que ces produits compris dans les classes 9 et 16 auraient dû être refusés également dans la présente demande, sur la même base que celle retenue pour l’examen des motifs absolus de l’ enregistrement international no 1 321 683 désignant l’Union européenne de la demanderesse.
39 Eneffet, dans la présente procédure, la demanderesse a déclaré avoir déposé la transformation de son enregistrement international en gardant à l’esprit que l’EUIPO maintenait son point de vue sur la publication et l’acceptation de la

---

10
demande, comme dans le cas de son enregistrement international no 1 321 683.
Toutefois, elle a inclus dans sa demande de MUE, qui fait l’objet du présent recours, les produits pour lesquels la protection dans l’UE de cet enregistrement international avait été refusée par l’Office.
40 La chambre de recours considère que les motifs absolus visés à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, lus conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, s’appliquent aux produits visés par la demande tels qu’énumérés au paragraphe 36 ci-dessus, à savoir:
Classe 9 — Instruments électroniques et/ou opto-électroniques pour la détermination des couleurs
(instruments de mesure couleur);
Classe 16 — Cards et feuilles pour mesurer la couleur.
qui ne font pas partie de l’objet du recours. Conformément à l’article 30, paragraphe 1, du RDMUE, la chambre de recours informera l’instance qui a pris la décision attaquée par lettre motivée à cet effet, et l’examinateur peut décider de rouvrir l’examen de la demande de MUE no 18 281 328 conformément à l’article 45, paragraphe 3, du RMUE en ce qui concerne ces produits.

---

11
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Annule la décision attaquée dans la mesure où elle a rejeté la demande de marque de l’Union européenne no 18 281 328 pour:
Classe 6 — Matériaux de construction métalliques; rails de protection latérale; rails de protection latérale (métalliques, pour la construction);
Classe 19 — Matériaux de construction non métalliques; constructions non métalliques transportables; rails de protection latérale (non métalliques, pour la construction).
Signature Signature Signature
N. Korjus L. Marijnissen C. Govers
Greffier:
Signature
P.O. E. Apaolaza