DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 141 927
ACT! LLC, 8800 N. Gainey Center Drive, Suite 200, 85258 Scottsdale, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par Dennemeyer majoritaire Associates, 55, rue des Bruyères, 1274 Howald, Luxembourg (mandataire agréé)
un g a i ns t
Act Legal Service Company GmbH, Zeppelinallee 77, 60487 Frankfurt Am Main, Allemagne (partie requérante), représentée par AC Tischendorf Rechtsanwälte Partnerschaft, Zeppelinallee 77, 60487 Frankfurt Am Main (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 07/04/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 141 927 est accueillie pour tous les services contestés, à savoir:
Classe 35: Recherches commerciales; L’aide à la direction des affaires; Conseils, renseignements ou informations en affaires; Conseils et informations en gestion commerciale d’entreprises; Estimations commerciales; Investigations pour affaires; Administration commerciale; Conseil fiscal [comptabilité]; Collecte d’informations commerciales; Collecte d’informations pour entreprises; Compilation d’informations statistiques; Négociation et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers; Soutien administratif et services de traitement de données; Renseignements d’affaires.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 343 431 est rejetée pour l’ensemble des services contestés. Elle peut être poursuivie pour le reste des services non contestés compris dans les classes 36 et 45.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 03/03/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des services visés par
la demande de marque de l’Union européenne no 18 343 431 (marque figurative), à savoir contre tous les services compris dans la classe 35. L’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 113 973 ACT! (marque verbale), enregistrement international de la marque no 823 894 ACT! (marque verbale) désignant l’Irlande et l’enregistrement international no 733 528 «ACTI» (marque verbale) désignant le Benelux, l’Autriche, la République tchèque, le Danemark, la Finlande, la France, l’Allemagne, l’Italie, la Lituanie, la Lettonie, la Pologne, le Portugal, la Roumanie et la Suède. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE

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Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement international no 733 528 de l’opposante «ACTI» désignant l’Italie;

En ce qui concerne les arguments de la demanderesse selon lesquels la titulaire des marques antérieures n’est pas la même que l’opposante, il convient de noter qu’ils ne sont pas fondés. En effet, l’opposition a été formée par la société SWIFTPAGE ACT! LLC. Toutefois, à la suite d’un changement du nom et de l’adresse de l’opposante, les marques sur lesquelles l’opposition est fondée sont désormais au nom d’ACT! LLC. et ce changement de nom et d’adresse ont été reflétés dans les registres respectifs. Conformément à l’article 12 du REMUE, le nom, y compris l’indication de la forme juridique, et l’adresse du titulaire ou du représentant peuvent être modifiés et un changement du nom du titulaire au sens de l’article 12 du REMUE est un changement qui n’affecte pas la propriété.

a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; compilation, systématisation et traitement d’informations informatisées; informations concernant les entreprises, les affaires, la publicité et les achats; services de conseil et de conseil en matière de publicité et d’affaires.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Recherches commerciales; L’aide à la direction des affaires; Conseils, renseignements ou informations en affaires; Conseils et informations en gestion commerciale d’entreprises; Estimations commerciales; Investigations pour affaires; Administration commerciale; Conseil fiscal [comptabilité]; Collecte d’informations commerciales; Collecte d’informations pour entreprises; Compilation d’informations statistiques; Négociation et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers; Soutien administratif et services de traitement de données; Renseignements d’affaires.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés compris dans la classe 35
L’administration commerciale figure à l’identique dans les deux listes de services.

Les services de l’opposante comprennent, entre autres, des services de gestion des affaires commerciales. Il s’agit de services généralement fournis par des entreprises spécialisées telles que des consultants d’entreprises. Ces sociétés recueillent des informations et fournissent des outils et une expertise permettant à leurs clients d’exercer leurs activités ou offrent à des entreprises l’aide nécessaire pour acquérir, développer ou élargir leur part de

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marché. Les services comprennent des activités telles que des recherches et évaluations commerciales, des analyses de coûts et de prix, des conseils en organisation et toute activité de conseil, de conseil et d’assistance pouvant être utile à la direction d’une entreprise, tels que des conseils sur la manière d’affecter efficacement les ressources financières et humaines, d’améliorer la productivité, d’accroître la part de marché, de gérer les factures fiscales, de développer de nouveaux produits, de communiquer avec le public, les produits de marché, les tendances de la consommation de la recherche, le lancement de nouveaux produits, de créer une identité d’entreprise, etc. L’aide à la direction des affaires; Conseils, renseignements ou informations en affaires; Conseils et informations en gestion commerciale d’entreprises; Estimations commerciales; Investigations pour affaires; Collecte d’informations commerciales; Collecte d’informations pour entreprises; Les renseignements commerciaux sont inclus dans la catégorie générale de la direction des affaires de l’opposante ou se chevauchent avec celle-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Les services de soutien administratif et de traitement de données contestés sont inclus dans la catégorie générale des travaux de bureau de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
La consultation en matière d’impôts [comptabilité] contestée est incluse dans la catégorie générale des services de conseils et d’assistance en matière d’affaires de l’opposante ou, à tout le moins, les chevauchements avec ces services. Dès lors, ils sont identiques.
La compilation d’informations statistiques contestée est incluse dans la catégorie des services de compilation, de systématisation et de traitement d’informations informatisées de l’opposante, ou se recoupent à tout le moins avec celle-ci. Dès lors, ils sont identiques.
La négociation et la conclusion de transactions commerciales pour des tiers contestées sont similaires à un faible degré à la direction des affaires de l’opposante. Ces ensembles de services ont la même destination et ont généralement le même fournisseur et le même public pertinent.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques ou similaires à un faible degré s’adressent à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication, de la nature spécialisée ou des conditions générales des services achetés.
c) Les signes
ACTI
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Italie.

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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est une marque verbale composée de l’élément verbal «ACTI». Ence qui concerne les marques verbales, il convient de tenir compte du fait qu’elles ne revendiquent aucun élément figuratif ou apparence particulier et que, par conséquent, les différences dans l’utilisation de lettres minuscules ou majuscules sont, en général, insignifiantes. Par conséquent, en l’espèce, la di fferencedans l’utilisation de lettres majuscules dans la représentation de la marque antérieure est dénuée de pertinence.
Lesigne contesté est figuratif et se compose de l’élément verbal «act», écrit en lettres minuscules blanches dans une police de caractères assez standard. L’élément verbal figure dans un cercle noir.
Si une partie significative du public pertinent pour les produits ou services en cause peut être induite en erreur quant à l’origine des services, cela sera suffisant pour établir l’existence d’un risque de confusion. Il n’est pas nécessaire d’établir que tous les consommateurs réels ou potentiels des produits ou des services concernés sont susceptibles d’être désorientés. Selon la jurisprudence, il suffit de constater l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie non négligeable du public pertinent pour accueillir une opposition formée à l’encontre d’une demande d’enregistrement de marque (24/06/2014-, 330/12, The Hut, EU:T:2014:569,
§ 58 et jurisprudence citée).
En l’espèce, au moins l’élément «act» a une signification en anglais. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure et afin d’éviter un long examen avec différents scénarios et constatations, concepts et conclusions, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie importante du public italophone pertinent qui ne percevra aucune signification dans les éléments «acti» et «act», compris dans les signes, étant donné qu’ils sont dépourvus de signification en italien. Par conséquent, étant donné que les éléments «acti» et «act», inclus dans les signes, n’ont pas de signification pour le public italophone, ils sont intrinsèquement distinctifs en ce qui concerne les services pertinents.
En cequi concerne le cercle noir du signe contesté, il s’agit d’une forme géométrique simple qui sera perçue par le public pertinent comme un fond décoratif banal ou banal soulignant le mot qui y apparaît. De même, la police de caractères des lettres du signe contesté est plutôt standard. Pour cette raison, ces éléments sont considérés comme non distinctifs.
Enoutre, il convient de mentionner que lorsqu’un signe est composé d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Les marques ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la séquence de lettres (sons) «ACT-», qui représente l’intégralité de l’élément verbal du signe contesté. Les signes diffèrent par la dernière lettre (son) supplémentaire, «ACTI» de la marque antérieure et par la couleur blanche et la police de caractères des lettres et du cercle noir du signe contesté. Toutefois, la couleur, la police de caractères et le cercle du signe contesté ne sont pertinents que sur le plan visuel (ils n’ont pas d’impact phonétique étant donné qu’ils ne sont pas prononcés) et,

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comme indiqué ci-dessus, ils sont dépourvus de caractère distinctif et ont, en tout état de cause, moins d’impact que l’élément verbal «ACT», qui sera perçu comme l’ identificateur principal de l’ origine commerciale. Bien que la dernière lettre de la marque antérieure «I» soit une différence pertinente et notable, les marques étant relativement courtes, il n’en demeure pas moins que les deux marques partagent les trois mêmes lettres, placées dans le même ordre. Parconséquent, compte tenu de ce qui précède, les signes sont considérés comme présentant un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.

Quant à l’argument de la demanderesse selon lequel le signe contesté sera prononcé lettre par lettre au lieu d’un seul mot, la division d’opposition ne le juge pas probable. En effet, rien dans la structure ou la représentation du signe contesté (telles que la capitalisation des lettres, ni un texte explicatif supplémentaire montrant qu’il s’agit d’une abréviation, ou une autre ponctuation spécifique, etc.) ne ferait croire au public que l’élément «act», écrit en lettres minuscules en tant qu’élément unique et facilement prononçable, serait une abréviation qui doit être prononcée lettre par lettre. Dès lors, l’argument de la demanderesse n’est pas fondé.

Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les services contestés sont identiques et similaires à un faible degré aux services de l’opposante. Le public pertinent est le public professionnel et le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal.
La marque antérieure et le signe contesté sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyenet l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Bien que les signes diffèrent par la dernière lettre de la marque antérieure, cette différence apparaît à la fin du signe, où les consommateurs n’accordent normalement pas autant d’attention qu’au début des signes. En ce qui concerne la couleur et la police de caractères des lettres et le cercle noir du signe contesté, comme indiqué ci-dessus, ces éléments sont dépourvus de caractère distinctif et ont un impact moindre que l’élément verbal lui-même.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à

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l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
En outre, l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion pour une partie significative du public pertinent. Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement international no 733 528 désignant l’Italie de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent est suffisante pour rejeter la demande contestée.
Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés, qui sont pour la plupart identiques aux services de l’opposante. Le faible degré de similitude entre une petite partie des services est compensé par le degré de similitude entre les signes.
Étant donné que l’enregistrement de la marque internationale no 733 528 désignant l’Italie entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour tous les services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Gueorgui Ivanov Liliya Yordanova Reiner SARAPOGLU
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans

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la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.