DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 145 933
Proeduca Altus, S.A., Avenida de la Paz 137, 26006 Logroño, Espagne (partie opposante), représentée par Roeb y Cia, S.L., Plaza de Cataluña, 4 – 1°, 28002 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Tellus Group, 8 place Lachambeaudie, 75012 Paris, France (demanderesse). Le 23/02/2026, la division d’opposition rend la décision suivante:

DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 145 933 est rejetée dans son intégralité.

2. La partie opposante supporte les dépens.

MOTIFS
Le 04/05/2021, la partie opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 387 179 «UniR» (marque verbale), à savoir à l’encontre de tous les produits et services des classes 6, 19, 25, 35 et 36. L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques espagnoles suivants: 1) n° 3 081 780 «UNIRTV» (marque verbale);

2) n° 3 101 716, (marque figurative);

3) n° 3 504 313, (marque figurative);

4) n° 3 663 654, (marque figurative);

5) n° 3 725 492 «UNIRTE» (marque verbale);

6) n° 3 725 795 «UNIRTEC» (marque verbale);

7) n° 3 725 916 «EUROUNIR» (marque verbale);

8) n° 4 014 512 «UNIR GEN» (marque verbale);

9) n° 4 070 782 «EDUNIR» (marque verbale). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.

Le 04/05/2021, la division d’opposition a rendu une décision qui a abouti au rejet de l’opposition en vertu de l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, au motif que les preuves soumises par la partie opposante étaient insuffisantes pour démontrer que les marques antérieures jouissaient d’une renommée.

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Décision sur opposition n° B 3 145 933 Page 2 sur 16
La décision a fait l’objet d’un recours et la Chambre de recours a statué dans l’affaire R 1700/2022-4 le 15/03/2023. La décision de la Chambre a annulé la décision contestée et a renvoyé l’affaire à la division d’opposition pour la poursuite de la procédure. La Chambre a estimé que la renommée avait été prouvée pour la marque espagnole antérieure
n° 3 504 313 (marque figurative).

CESSATION DE L’EXISTENCE DU/DES DROIT(S) ANTÉRIEUR(S)
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, sous a), du RMC, dans un délai de trois mois à compter de la publication d’une demande de marque de l’UE, opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée au motif qu’elle ne peut être enregistrée en vertu de l’article 8:

(a) par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les titulaires de licences autorisés par les titulaires de ces marques, en ce qui concerne l’article 8, paragraphes 1 et 5;

En outre, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMC, on entend par «marque antérieure»:

(i) les marques dont la date de dépôt de la demande d’enregistrement est antérieure à la date de dépôt de la marque contestée, compte tenu, le cas échéant, des priorités revendiquées pour les marques visées à l’article 8, paragraphe 2, sous a), du RMC;

(ii) les demandes de marque visées à l’article 8, paragraphe 2, sous a), du RMC, sous réserve de leur enregistrement;

(iii) les marques qui sont notoirement connues dans un État membre.

Par conséquent, le fondement juridique de l’opposition exige l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMC.

À cet égard, si, au cours de la procédure, le droit antérieur cesse d’exister (par exemple, parce qu’il a été déclaré nul ou qu’il n’a pas été renouvelé), la décision finale ne peut pas être fondée sur celui-ci. L’opposition ne peut être accueillie qu’à l’égard d’un droit antérieur qui est valable au moment où la décision est prise. En effet, l’exigence de refuser l’enregistrement d’une marque si l’un des motifs d’opposition s’applique est formulée au présent à l’article 8 du RMC, ce qui exige la présence d’un conflit au moment où la décision est prise. La raison pour laquelle le droit antérieur cesse de produire ses effets n’a pas d’importance. En l’espèce, l’opposition est fondée, entre autres, sur les enregistrements de marques espagnoles n° 3 081 780, n° 3 101 716, n° 3 504 313 et n° 4 014 512. Cependant, ces droits antérieurs ont été annulés, et leur annulation a été enregistrée par l’Office espagnol des brevets et des marques.

L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée dans la mesure où elle est basée sur ces marques antérieures.

RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMC

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Décision sur l’opposition n° B 3 145 933 Page 3 sur 16
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque demandée n’est pas enregistrée lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée soient identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, ou non similaires à ceux-ci, lorsque, s’il s’agit d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’Union ou, s’il s’agit d’une marque nationale antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.

Par conséquent, les motifs de refus de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.

Les signes doivent être identiques ou similaires.

La marque de l’opposant doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée ; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou services sur lesquels l’opposition est fondée.

Risque de préjudice : l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.

Les exigences susmentionnées sont cumulatives et, par conséquent, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-345/08 & T-357/08, Botolist / Botocyl, EU:T:2010:529,
point 41). Toutefois, le respect de toutes les conditions susmentionnées peut ne pas être suffisant. L’opposition peut néanmoins échouer si le demandeur établit un juste motif pour l’usage de la marque contestée.

En l’espèce, le demandeur n’a pas allégué avoir un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il doit être présumé qu’aucun juste motif n’existe.

a) Renommée des marques antérieures
Selon l’opposant, les marques antérieures jouissent d’une renommée en Espagne.

La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.

En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 01/02/2021. Par conséquent, l’opposant était tenu de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée avaient acquis une renommée en Espagne avant cette date. Les preuves doivent également montrer que la renommée a été acquise pour les produits et services pour lesquels l’opposant a revendiqué la renommée, à savoir :

Enregistrement de marque espagnole n° 3 663 654

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Décision sur opposition nº B 3 145 933 Page 4 sur 16
Classe 16: Publications, prospectus, magazines, journaux, livres; papier et carton; produits, caractères et clichés d’imprimerie; matériel de reliure; photographies; articles de papeterie et de bureau, à l’exception des meubles; adhésifs (colles) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel d’instruction et matériel d’enseignement; feuilles, films plastiques et sacs en plastique pour l’emballage et le conditionnement.

Classe 41: Édition de textes autres que publicitaires; publication de livres; publication électronique de livres, journaux, magazines, publications et fascicules; services d’éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; productions audiovisuelles; services d’édition et de production de programmes de radio et de télévision; organisation d’expositions à des fins culturelles ou éducatives; organisation et direction de concerts, conférences, colloques, congrès, séminaires, symposiums et ateliers de formation.

Enregistrement de marque espagnole nº 3 725 492
Classe 41: Éducation; formation; services de divertissement; activités sportives et culturelles; services d’un centre universitaire, enseignement par correspondance, informations en matière d’éducation, examens pédagogiques; organisation de concours à des fins éducatives et préparation d’études pour les examens de la fonction publique; édition de textes autres que publicitaires; publication de livres; publication électronique de livres, journaux, magazines, publications et fascicules; organisation d’expositions à des fins culturelles ou éducatives; organisation et direction de concerts, conférences, colloques, congrès, séminaires, symposiums et ateliers de formation; productions audiovisuelles.

Enregistrement de marque espagnole nº 3 725 795
Classe 41: Éducation; formation; services de divertissement; activités sportives et culturelles; services d’un centre universitaire, enseignement par correspondance, informations en matière d’éducation, examens pédagogiques; organisation de concours à des fins éducatives et préparation d’études pour les examens de la fonction publique; édition de textes autres que publicitaires; publication de livres; publication électronique de livres, journaux, magazines, publications et fascicules; organisation d’expositions à des fins culturelles ou éducatives; organisation et direction de concerts, conférences, colloques, congrès, séminaires, symposiums et ateliers de formation; productions audiovisuelles.

Enregistrement de marque espagnole nº 3 725 916
Classe 41: Éducation; formation; services de divertissement; activités sportives et culturelles; services éducatifs d’un centre universitaire, enseignement par correspondance, informations en matière d’éducation, examens pédagogiques; organisation de concours à des fins éducatives et préparation d’études pour les examens de la fonction publique; édition de textes autres que publicitaires; publication de livres; publication électronique de livres, journaux, magazines, publications et fascicules; organisation d’expositions à des fins culturelles ou éducatives; organisation et direction de concerts, conférences, colloques, congrès, séminaires, symposiums et ateliers de formation; productions audiovisuelles.

Enregistrement de marque espagnole nº 4 070 782

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Décision sur l’opposition n° B 3 145 933 Page 5 sur 16
Classe 41: Éducation; formation; services de divertissement; organisation d’activités sportives et culturelles; édition de textes; publication de livres; publication électronique de livres, de magazines, de publications et de fascicules; organisation de foires commerciales, d’expositions, de concerts, de conférences, de colloques, de congrès, de séminaires, de symposiums et d’ateliers de formation à des fins culturelles; productions audiovisuelles.

L’opposition vise les produits et services suivants:

Classe 6: Matières métalliques brutes et semi-ouvrées, non spécifiées pour l’usage; Matériaux et éléments de construction métalliques; Portes, portails, fenêtres et revêtements de fenêtres métalliques; Quincaillerie métallique; Récipients, et articles de transport et d’emballage, en métal; Statues et œuvres d’art en métaux communs; Structures et constructions transportables métalliques.

Classe 19: Matériaux et éléments de construction non métalliques; Portes, portails, fenêtres et revêtements de fenêtres non métalliques; Statues et œuvres d’art en matériaux tels que la pierre, le béton et le marbre, comprises dans la classe; Structures et constructions transportables non métalliques; Pierre, roche, argile et minéraux; Poix, goudron, bitume et asphalte; Blindages non métalliques; Enduits de rebouchage; Pavés préfabriqués; Bois et bois artificiel.

Classe 25: Vêtements; Chaussures; Parties de vêtements, de chaussures et de chapellerie; Chapellerie.

Classe 35: Services d’assistance commerciale, de gestion et d’administration; Services de publicité, de marketing et de promotion; Administration des ventes; Fourniture d’informations et de conseils aux consommateurs concernant la sélection de produits et d’articles à acheter; Fourniture d’informations sur les produits de consommation; Fourniture de conseils aux consommateurs concernant les produits cosmétiques; Fourniture de conseils aux consommateurs sur les produits; Fourniture de recommandations de produits aux consommateurs à des fins commerciales; Obtention de contrats pour l’achat et la vente de produits et services; Organisation de transactions commerciales et de contrats commerciaux; Organisation de l’achat de produits pour des tiers; Organisation de services contractuels [commerciaux] avec des tiers; Organisation de mises en relation commerciales relatives à l’achat et à la vente de produits; Obtention de contrats pour l’achat et la vente de produits; Négociation de contrats relatifs à l’achat et à la vente de produits; Négociation de contrats avec des payeurs de soins de santé; Évaluation comparative des prix d’hébergements; Organisation de contacts commerciaux et d’affaires; Services d’agence d’achat; Approvisionnement en produits pour le compte d’autres entreprises; Achat de produits et services pour d’autres entreprises; Services de conseil relatifs à l’achat de produits pour le compte d’entreprises; Services de conseil relatifs à l’achat de produits pour le compte de tiers; Services de comparaison d’achats; Services de comparaison de prix; Services de commande en gros; Services de commande en ligne; Services d’intermédiation commerciale relatifs à la mise en relation d’investisseurs privés potentiels avec des entrepreneurs ayant besoin de financement; Services d’informations et de conseils commerciaux pour les consommateurs dans le domaine des produits de maquillage; Services d’informations et de conseils commerciaux pour les consommateurs dans le domaine des produits de beauté; Services d’informations et de conseils commerciaux pour les consommateurs dans le domaine des produits cosmétiques; Fourniture d’informations concernant les ventes commerciales; Services d’import-export; Services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et services pour d’autres entreprises]; Services d’approvisionnement en boissons alcoolisées pour des tiers [achat de produits pour d’autres entreprises]; Organisation de contrats, pour des tiers, pour la fourniture de services; Organisation de contrats pour des tiers pour la

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Décision sur opposition n° B 3 145 933 Page 6 sur 16
achat et vente de marchandises; Arrangement de contrats pour l’achat et la vente de produits et de services, pour des tiers; Services de prise de commandes par téléphone pour des tiers; Services de gestion des ventes; Services d’achat; Services de conseil en matière d’approvisionnement en biens et services; Services de conseil en matière de transactions commerciales; Conseil en techniques de vente et programmes de vente; Services de vente au détail par correspondance de produits alimentaires; Services de magasins de détail dans le domaine de l’habillement; Services de vente au détail liés à la vente de meubles; Services de vente au détail liés à la vente de vêtements et d’accessoires vestimentaires; Services de vente au détail d’accessoires de mode; Services de vente au détail d’accessoires vestimentaires; Services de vente au détail de produits capillaires; Services de vente au détail d’équipements électroniques domestiques; Services de vente au détail de peintures; Services de vente au détail en ligne de produits cosmétiques; Services de vente au détail en ligne de sacs à main; Services de vente au détail en ligne de jouets; Services de vente au détail en ligne de vêtements; Services de vente au détail en ligne de bijoux; Services de vente au détail d’articles de sport; Services de vente au détail de matériaux de construction; Services de vente au détail par correspondance de vêtements; Services de vente au détail liés à la vente de boîtes d’abonnement contenant des produits cosmétiques; Services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et sanitaires et de fournitures médicales; Services de vente au détail en ligne de bagages; Services de vente au détail de préparations parfumantes; Services de vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et sanitaires et de fournitures médicales; Services de vente au détail de tissus; Services de vente au détail d’articles de nettoyage; Services de vente au détail de produits alimentaires; Services de vente au détail d’éclairages; Services de vente au détail de couvre-chefs; Services de vente au détail de vêtements; Services de vente au détail de sacs; Services de vente au détail d’instruments médicaux; Services de vente au détail de chaussures; Services de vente au détail de bijoux; Services de vente au détail de bagages; Services de vente au détail d’appareils médicaux; Services de vente au détail de quincaillerie métallique; Services de vente au détail de revêtements muraux; Services de vente au détail de revêtements de sol; Services de vente au détail de préparations diététiques; Services de vente au détail de produits de toilette; Services de vente au détail de préparations de nettoyage; Services de vente au détail de produits chimiques à usage forestier; Services de vente au détail de produits chimiques à usage agricole; Services de vente au détail de fils; Services de vente au détail d’articles de sport; Services de vente au détail d’articles de couture; Services de vente au détail d’équipements de construction; Services de vente au détail d’ustensiles de cuisson; Services de vente au détail d’outils manuels pour la construction; Services de vente au détail de meubles; Services de vente au détail d’instruments manuels pour la construction; Services de vente au détail d’instruments d’hygiène pour les êtres humains; Services de vente au détail d’instruments de beauté pour les êtres humains; Services de vente au détail d’ameublement; Services de vente au détail de vaisselle; Services de vente au détail de textiles de maison; Services de vente au détail de jouets; Services de vente en gros de préparations parfumantes; Services de vente en gros de produits de toilette; Services de vente en gros de préparations de nettoyage; Services de vente en gros de meubles; Services de vente en gros de fournitures de bureau; Services de vente en gros de chaussures; Services de vente en gros de bijoux; Services de vente en gros d’ameublement; Services de vente en gros de vêtements; Services de vente en gros d’ustensiles de cuisson; Services de vente en gros de tissus; Services de vente en gros de sacs; Services de vente en gros de préparations et articles vétérinaires; Services de vente en gros de quincaillerie métallique; Services de vente en gros d’articles de couture; Services de vente en gros d’articles de nettoyage; Services de vente en gros de bagages; Services de vente en gros de carburants; Services de vente en gros de compléments alimentaires; Services de vente en gros de fils; Services de vente en gros d’équipements de construction; Services de vente en gros de revêtements muraux;

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Décision sur opposition n° B 3 145 933 Page 7 sur 16
Services de vente en gros de revêtements de sol; Services de vente en gros d’outils manuels pour la construction; Services de vente en gros de jouets;

Services de vente en gros de jeux; Services de vente en gros d’instruments manuels pour la construction; Services de vente en gros d’instruments d’hygiène pour les êtres humains; Services de vente en gros d’instruments de beauté pour les êtres humains; Services de vente en gros d’instruments de préparation d’aliments;

Services de vente en gros de couteaux de cuisine; Services de vente en gros d’équipements de terrassement; Services de vente en gros d’équipements électriques domestiques; Services de vente en gros d’équipements sanitaires; Services de vente en gros d’équipements d’approvisionnement en eau; Services de vente en gros d’instruments vétérinaires; Services de vente en gros d’instruments médicaux;

Services de vente en gros d’installations sanitaires; Services de vente en gros d’appareils médicaux; Services de vente au détail en ligne de vêtements; Services de vente au détail en ligne de produits cosmétiques et de beauté; Services de vente au détail par correspondance d’accessoires vestimentaires; Services de vente en gros d’équipements électroniques domestiques; Services de vente en gros d’appareils de cuisine.

Classe 36: Location de bâtiments; Services immobiliers; Location de biens immobiliers et de propriétés; Acquisition de biens immobiliers pour le compte de tiers; Acquisition de terrains à louer; Affaires immobilières; Mise à disposition de logements; Agences de logement; Bureaux de logement (biens immobiliers); Agences immobilières; Assistance à l’acquisition et aux intérêts financiers dans l’immobilier; Assistance à l’acquisition de biens immobiliers; Conseils en immobilier; Courtage immobilier; Évaluation et gestion de biens immobiliers; Fourniture de financement pour le développement immobilier; Financement de projets de développement immobilier; Administration d’affaires financières relatives à l’immobilier; Gestion de logements; Gestion immobilière; Temps partagé immobilier; Gestion de portefeuilles immobiliers; Gestion de propriétés commerciales; Gestion d’immeubles d’appartements; Gestion de bâtiments; Gestion de terrains; Services de gestion immobilière et de propriétés; Location de salles d’exposition; Agences de location de logements protégés; Location de centres commerciaux; Organisation de la copropriété de biens immobiliers; Fourniture d’informations relatives aux affaires immobilières, via l’internet; Fourniture d’informations relatives à la gestion foncière; Fourniture d’informations immobilières relatives aux propriétés et aux terrains; Mise à disposition de logements permanents; Fourniture d’informations relatives aux propriétés
[biens immobiliers]; Fourniture d’informations relatives au marché immobilier [biens immobiliers]; Services de recherche relatifs à l’acquisition de biens immobiliers; Services d’acquisition de biens immobiliers; Services d’acquisition de terrains; Services d’acquisition de terrains [pour le compte de tiers]; Services d’agences immobilières pour la vente et la location de bâtiments; Services d’agences immobilières pour la vente et la location d’entreprises; Services d’agences immobilières résidentielles; Services de bureaux de logement [appartements]; Services d’agences immobilières; Services d’agences immobilières commerciales; Services d’agences immobilières relatifs à l’achat et à la vente de bâtiments; Services d’agences pour la vente à la commission de biens immobiliers; Sélection et acquisition de biens immobiliers [pour le compte de tiers]; Services d’informations informatisées relatifs à l’immobilier; Conseils en matière d’achat de biens immobiliers; Services de conseil relatifs aux évaluations immobilières; Services de conseil en immobilier d’entreprise; Services de conseil relatifs à la propriété immobilière; Services de courtage financier pour l’immobilier; Services de séquestre immobilier; Organisation de la fourniture de financement pour l’achat de biens immobiliers; Organisation de la fourniture de financement pour les opérations de construction; Services de gestion de temps partagé; Services de gestion de patrimoine relatifs aux transactions immobilières; Gestion de patrimoine; Services de gestion immobilière relatifs aux locaux de bureaux; Services de gestion de patrimoine relatifs à l’agriculture; Services de gestion de patrimoine relatifs à l’horticulture; Services de gestion immobilière

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Décision sur opposition n° B 3 145 933 Page 8 sur 16
relatifs aux lieux de divertissement; Services de gestion immobilière relatifs à des immeubles commerciaux; Services de gestion immobilière relatifs à des immeubles résidentiels; Services de gestion immobilière relatifs à des centres commerciaux; Services de gestion immobilière relatifs à des complexes immobiliers; Services de gestion immobilière relatifs à des locaux commerciaux; Services de gestion immobilière relatifs à des locaux industriels; Services de gestion immobilière relatifs à des lotissements; Services de règlement de transactions immobilières [services financiers]; Services de recherche d’appartements pour le compte de tiers [logement permanent]; Appartements (Organisation de la location d'-); Partage de capitaux immobiliers; Services de recherche de biens immobiliers résidentiels; Services de fiducie immobilière; Syndication immobilière.

Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, tous les faits pertinents de l’espèce doivent être pris en considération, y compris, en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance de l’investissement réalisé par l’entreprise pour la promouvoir.

Le 29/11/2021, l’opposant a produit les preuves suivantes (tous les documents traduits en anglais).

Pièce I: Une brochure intitulée « VIVE UNIR » partiellement traduite en anglais montrant le signe
et expliquant, entre autres, que « UNIR » est une université espagnole axée sur l’enseignement en ligne; elle compte 2 300 employés, 1 400 professeurs dont 73 % sont titulaires d’un doctorat et plus de 34 000 étudiants inscrits. La brochure présente en outre une liste de tous les diplômes universitaires, cours d’adaptation et masters disponibles. Elle explique que « UNIR » est l’acronyme de « UNIversidad de la Rioja » et que « La Rioja est le nom d’une région (Comunidad Autónoma de La Rioja) située dans le nord de l’Espagne […] »;

Pièce II: Un aperçu des classements des universités pour 2018-2019 et 2019-2020 montrant que « UNIR » occupe respectivement la 17e et la 12e position (en tant qu’université privée et non présentielle). L’opposant explique que « les données proviennent d’un rapport statistique sur les étudiants réalisé par le ministère de l’Éducation, de la Culture et des Sports. La base est le nombre d’étudiants inscrits dans toutes les études de premier et de deuxième cycle au cours des périodes 2018/2019 et 2019/2020 dans toutes les universités : en présentiel, en ligne, publiques et privées »;

Pièce III: Un extrait du site internet de l’opposant daté du 6 septembre 2017 intitulé Convenios con otras universidades (« Conventions avec des universités étrangères »), où de nombreuses universités de toute l’Europe sont mentionnées, montrant le signe
;

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Décision sur opposition n° B 3 145 933 Page 9 sur 16
Pièce IV: Un extrait du site internet de l’opposante (http://research.unir.net) intitulé «UNIR Research» faisant référence aux universités, organisations et institutions avec lesquelles l’Universidad International de La Rioja (UNIR) collabore à des projets de recherche;

Pièce V: Une déclaration sous serment délivrée le 11 septembre 2017 par le directeur de la publicité de l’Universidad Internacional de la Rioja S.A. (UNIR) avec l’en-tête de l’Universidad International de La Rioja
concernant les quantités de bannières utilisées dans les campagnes publicitaires menées de 2015 à 2017 pour faire connaître la marque «UNIR» sur le marché espagnol;

Pièce VI: Une déclaration sous serment délivrée le 12 septembre 2017 par le directeur de la communication de l’Universidad Internacional de la Rioja S.A. (UNIR) avec le même en-tête que ci-dessus, indiquant que de 2008 à juin 2012, 547 articles de presse ont été publiés dans les médias en relation avec les marques «UNIR» et «UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA – UNIR» qui ont été consultés par 155 789 835 personnes. En outre, de 2012 à septembre 2017, 18 072 articles de presse ont été publiés faisant référence à ces marques, qui ont été consultés par 5 999 923 330 personnes;

Pièce VII: Une déclaration sous serment délivrée le 24 février 2021 par le directeur de la stratégie d’entreprise et des finances de «Grupo Educativo Proeduca» (le groupe auquel appartient l’opposante) avec le même en-tête que ci-dessus, dans laquelle, selon les livres de la société et d’autres documents comptables, le chiffre d’affaires du groupe pour les services distingués par les marques «UNIR» enregistrées en Espagne en relation avec l’Espagne au cours des cinq dernières années s’élevait à 524 776 808 EUR (ventilation par année incluse dans la certification). En outre, les investissements publicitaires réalisés en Espagne pour faire connaître les marques «UNIR» au cours de la même période s’élevaient à 26 489 994 EUR (ventilation annuelle incluse dans la certification);

Pièce VIII: Un document interne non daté présentant un tableau «Advertising Investment» qui, comme expliqué par l’opposante, «affiche les montants en euros dépensés en publicité en ligne dans tous les pays hispanophones, en spécifiant les montants par postes (positionnement dans les moteurs de recherche, publicité sponsorisée dans les moteurs de recherche, bannières, envoi de courriers publicitaires, publicité sur Facebook, Linkedin, etc. et publicité sur les portails spécialisés) pendant la période d’août 2017 à février 2019 (ventilation par mois) qui totalise globalement 17 227 113 euros»;

Pièce IX: Un extrait d’Analytics 360 contenant un tableau mondial en colonnes de tous les accès au site internet www.unir.net avec le pays d’accès, le nombre de sessions, le pourcentage de taux de rebond, le nombre de pages par session, la durée et le taux de conversion de l’objectif du 19 février 2010 au 25 février 2021;

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Décision sur opposition n° B 3 145 933 Page 10 sur 16
Pièces X et XI : Extraits présentant une liste de tous les « impacts » ou articles de presse liés à ou concernant « UNIR » en Espagne de 2008 à août 2012 et du 11 juillet 2012 au 1er septembre 2017. L’opposante explique que « [d]e gauche à droite, la première colonne indique la date, la deuxième colonne le nom du média, la troisième colonne le sujet ou le contenu de l’actualité, la quatrième colonne le type de média (en ligne, hors ligne, télévision, radio, journal, régional ou non) et la dernière colonne à droite l’audience » ;

Pièce XII : Comptes annuels de l’opposante pour 2020, présentant les chiffres d’affaires pour 2019 et 2020 ;

Pièce XIII : Un extrait du site internet www.estrategiasdeinversion.com, qui est la bourse de l’opposante. L’opposante a expliqué que le « 8 mars 2019, l’Universidad Internacional de La Rioja, membre actif du groupe régional Proeduca Altus, est devenue une société cotée en bourse sur le Mercado Alternativo Bursátil (MAB) d’Espagne. Elle est actuellement la seule université espagnole cotée en bourse ». Selon l’opposante, sa cotation jointe pour le 22/11/2021, sa notation et ses prévisions sont positives ;

Pièce XIV : Copies de deux décisions nationales de l’Office espagnol des marques (OEPM) concernant la marque « UNIR ». La première a été rendue le 24 juillet 2020, concernant une opposition formée contre la demande de marque espagnole n° 4 046 643 « UNIR Asistencia Funeraria Internacional » fondée sur la marque espagnole antérieure de l’opposante n° M3 019 248 « UNIR.NET ». Dans la seconde décision du 23 avril 2020, l’OEPM a fait droit à l’opposition formée contre la demande de marque n° 4 024 122 « UNIE » fondée sur la marque espagnole antérieure de l’opposante n° M2 842 811 « UNIR ». Les deux décisions font référence au caractère renommé des marques antérieures de l’opposante.

En outre, l’opposante produit un arrêt rendu par le Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Haute Cour de justice de Madrid) en date du 13 mars 2019 concernant l’annulation de l’octroi de l’enregistrement de la marque espagnole n° 3 625 315 « UNIRAID » reconnaissant le caractère notoire de l’acronyme « UNIR », faisant partie, entre autres, de « UNIR La Universidad en Internet » et « UNIR La Universidad Online », bénéficiant, pour cette raison, d’une protection renforcée ;

Pièce XV : Une liste des marques de l’opposante ou d’entités liées pour, ou incluant, le signe « UNIR ».

L’opposante a également soumis devant les Chambres de recours un certificat fourni par Andema Asociación para la defensa de la Marca, qui a été présenté comme preuve supplémentaire en appel. Cette association certifie que la marque « UNIR » peut être considérée comme jouissant d’une renommée au sens de l’article 8, paragraphe 1, de la loi [espagnole] 17/2001, du 7 décembre, sur les marques, ainsi qu’au sens de l’article 9, paragraphe 2, sous c), du règlement sur la marque de l’Union européenne 2017/1001, telles que celles généralement connues « par une partie significative du public intéressé par les produits et services », telles qu’elles ont été comprises par la jurisprudence la plus répandue. Les Chambres de recours ont jugé la production de cette nouvelle preuve recevable.

Analyse des preuves

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Les preuves susmentionnées sont également applicables aux droits antérieurs restants, étant donné que l’élément «UNIR» est commun à tous les droits antérieurs invoqués. Par conséquent, les constatations ci-dessus concernant l’usage, la présence sur le marché et la reconnaissance auprès du public pertinent sont également valables pour les droits antérieurs restants. Dans ces circonstances, la division d’opposition considère que, prises dans leur ensemble, les preuves étayent la conclusion selon laquelle les droits antérieurs restants jouissent également d’un certain degré de renommée. La question de savoir si le degré de reconnaissance est suffisant pour que l’article 8, paragraphe 5, du RMC soit applicable dépend d’autres facteurs pertinents au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMC, tels que, par exemple, le degré de similitude entre les signes, les caractéristiques intrinsèques des marques antérieures, le type de produits et services en cause, les consommateurs pertinents, etc.

Toutefois, les preuves ne permettent pas d’établir que les marques ont une renommée pour tous les produits et services pour lesquels la renommée a été revendiquée. Les preuves concernent l’éducation dans la classe 41 alors qu’il n’y a pas ou peu de référence aux produits de la classe 16 et aux services restants de la classe 41.

Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition examinera d’abord l’opposition concernant l’enregistrement de marque espagnole antérieure nº 3 663 654. Comme il sera exposé ci-après, l’élément verbal qui compose le signe contesté joue un rôle indépendant et est donc clairement perceptible dans cette marque antérieure.

b) Les signes
UniR
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.

L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

L’élément «REVISTA», qui est visuellement séparé dans la marque antérieure en raison de l’utilisation d’une couleur et d’une police de caractères différentes, sera perçu par le public comme «magazine». Cet élément a un caractère distinctif faible en relation avec les services d’éducation de la classe 41, car il sera perçu par le public pertinent comme faisant référence à un type ou un format de publication couramment utilisé pour fournir un contenu éducatif ou informatif.

Le public pertinent peut identifier et percevoir le préfixe «uni» dans le signe contesté en raison de la capitalisation irrégulière. Une partie du public peut également identifier un tel préfixe dans la marque antérieure. Ce préfixe sera perçu comme «unique», «unité», «union» et «universel». Ce préfixe serait perçu comme laudatif pour les produits et services en cause, car il peut indiquer, par exemple, une qualité supérieure. Par conséquent, il est faible pour la partie du public qui le percevra. Le

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la lettre « R » n’a pas de relation spécifique, concrète et immédiate avec les produits et services en question et est donc normalement distinctive. Pour la partie du public qui n’identifiera pas le préfixe « Uni- » dans la marque antérieure, « UNIR » sera perçu comme un élément unique dénué de sens, normalement distinctif. La police de caractères plutôt standard de la marque antérieure sera perçue par le public comme purement décorative et dépourvue de caractère distinctif. La marque antérieure ne comporte aucun élément pouvant être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments. Visuellement, les signes coïncident dans les lettres « U-N-I-R ». Cependant, ils diffèrent par l’élément « REVISTA » et la police de caractères de la marque antérieure, qui ne sont pas distinctifs. Par conséquent, les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne. Phonétiquement, au moins une partie du public pertinent prononcera « UNIR » dans son ensemble dans le signe contesté. Les signes diffèrent par les sons de l’élément « REVISTA ».

Par conséquent, les signes sont phonétiquement similaires au moins dans une mesure moyenne. Conceptuellement, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes peuvent être conceptuellement non similaires dans la mesure où l’ensemble du public percevra l’élément « REVISTA » de la marque antérieure ou dissemblables pour la partie du public qui ne percevra que « UNI » dans le signe contesté. Cependant, cette différence conceptuelle n’a qu’une pertinence très limitée dans la comparaison globale des signes, car elle découle d’une signification faible. Pour la partie du public qui percevra également le préfixe « UNI » dans la marque antérieure, les signes sont conceptuellement similaires dans une faible mesure. Compte tenu du fait que les signes ont été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen de l’existence d’un risque de préjudice se poursuivra.

c) Le « lien » entre les signes
Comme indiqué ci-dessus, les marques antérieures sont renommées et les signes sont similaires dans une certaine mesure. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il est nécessaire de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel « lien » entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31 ; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire, mais cela reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’un préjudice ou un avantage indu est susceptible de se produire après que tous les facteurs pertinents pour le cas particulier ont été évalués.

Les facteurs pertinents possibles pour l’examen d’un « lien » comprennent (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42) :

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le degré de similitude entre les signes ;

la nature des produits et services, y compris le degré de similitude ou de dissimilitude entre ces produits ou services, et le public pertinent ;

la force de la renommée de la marque antérieure ;

le degré de caractère distinctif de la marque antérieure, qu’il soit inhérent ou acquis par l’usage ;

l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public.

Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un « lien » peut être établie sur la base de certains seulement de ces critères.

L’établissement d’un tel lien, bien que déclenché par une similitude (ou une identité) entre les signes, exige que les catégories pertinentes de public pour chacun des produits et services couverts par les marques en conflit soient identiques ou se chevauchent dans une certaine mesure.

Selon la Cour de justice de l’Union européenne,
Il est donc concevable que la catégorie pertinente de public pour les produits ou services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée soit complètement distincte de la catégorie pertinente de public pour les produits ou services pour lesquels la marque postérieure a été enregistrée et que la marque antérieure, bien qu’elle jouisse d’une renommée, ne soit pas connue du public visé par la marque postérieure. Dans un tel cas, le public visé par chacune des deux marques pourrait ne jamais être confronté à l’autre marque, de sorte qu’il n’établira aucun lien entre ces marques.

(27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, point 48.)
La Cour de justice a également relevé,
… que certaines marques peuvent avoir acquis une renommée telle qu’elle dépasse le public pertinent pour les produits ou services pour lesquels ces marques ont été enregistrées. Dans un tel cas, il est possible que la catégorie pertinente de public pour les produits ou services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée établisse un lien entre les marques en conflit, même si ce public est totalement distinct de la catégorie pertinente de public pour les produits ou services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée.

(27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, points 51-52.)
Bien que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE couvre généralement les cas d’absence de similitude des produits/services, cela ne signifie pas que la protection contre la renommée entre les produits et services s’étend à l’ensemble de la gamme de produits ou services. Les produits ou services peuvent être si dissemblables que la marque postérieure est peu susceptible d’évoquer la marque antérieure dans l’esprit du public pertinent (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, point 49).

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Lorsqu’il s’agit d’analyser l’existence d’un lien, il convient de tenir compte du fait que les produits et services en cause constituent des secteurs de marché complètement distincts qui ne se chevauchent pas matériellement et, en substance, n’ont rien en commun. Bien qu’il soit possible que les mêmes consommateurs rencontrent les deux marques puisque, dans une certaine mesure, elles visent toutes deux le grand public, cette circonstance ne signifie pas qu’un lien serait nécessairement établi dans l’esprit du consommateur.

Compte tenu de tout ce qui précède, même à supposer que les signes en cause soient similaires dans une certaine mesure et que les marques antérieures jouissent d’une renommée en Espagne, il convient d’examiner si le public pertinent établirait un lien entre les marques lorsqu’il est confronté à la marque contestée par rapport aux produits et services en cause, à savoir les services renommés de la classe 41 et les produits et services des classes 6, 19, 25, 35 et 36.

Les services renommés couverts par les marques antérieures de la classe 41 se rapportent à des services d’éducation. Ces services sont de nature intellectuelle, culturelle et immatérielle.

En revanche, les produits et services contestés couvrent, entre autres, des matériaux et éléments de construction métalliques et non métalliques (classes 6 et 19), des vêtements, des chaussures et de la chapellerie (classe 25), des services d’assistance commerciale, de publicité, de vente au détail, de vente en gros et d’intermédiation commerciale (classe 35), ainsi que des services immobiliers, financiers et liés à la propriété (classe 36).

Compte tenu de la distance significative entre les domaines d’activité respectifs, il est peu probable que la marque contestée évoque la marque antérieure lorsqu’elle est utilisée en relation avec les produits et services susmentionnés. S’il est exact que le simple fait que les produits et services appartiennent à des secteurs éloignés n’est pas, en soi, suffisant pour exclure l’existence d’un lien, l’appréciation globale de tous les facteurs pertinents conduit à la conclusion que, dans les présentes circonstances, le public pertinent rencontrera le signe contesté sans établir de lien mental avec les marques antérieures.

L’opposant n’a pas démontré que des produits tels que les matériaux de construction, les éléments ou structures de bâtiment (classes 6 et 19), ou des services immobiliers et liés à la propriété (classe 36), seraient perçus comme un prolongement naturel des services d’éducation renommés. Les services renommés de la classe 41 consistent en des activités éducatives, tandis que les produits et services contestés appartiennent à des secteurs commerciaux entièrement différents, sont acquis peu fréquemment, impliquent un engagement financier important et exigent un niveau élevé d’attention du consommateur ainsi qu’un processus de décision plus long. Aucune preuve n’a été fournie pour démontrer l’existence d’une pratique commerciale établie ou d’une attente des consommateurs liant de tels produits et services à des services d’éducation. Par conséquent, toute relation abstraite ou indirecte entre ces activités est trop faible et éloignée pour donner lieu à un lien au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE.

En ce qui concerne les produits de la classe 25, il importe de préciser que seuls les services d’éducation de la classe 41 jouissent d’une renommée, ainsi qu’il a été démontré au cours de la procédure. Bien qu’il soit reconnu que les marques renommées peuvent, dans certaines circonstances, être exploitées commercialement par le biais du merchandising, un tel lien ne saurait être présumé automatiquement.

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S’agissant des services de la classe 35, qui concernent la publicité, les activités de vente au détail, de vente en gros et d’intermédiaire commercial, ces services sont de nature purement commerciale et administrative et poursuivent des objectifs distincts de ceux des services d’enseignement renommés de la classe 41. Toute relation abstraite ou indirecte entre ces activités est trop faible et éloignée pour créer un lien au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE. En outre, l’opposante n’a pas soumis de preuves démontrant que de telles campagnes impliquent des produits tels que des matériaux de construction, des éléments de construction, des meubles ou des services liés à l’immobilier, ni qu’elles représentent une pratique générale du marché. En conséquence, la division d’opposition constate que l’opposante n’a pas soumis d’arguments suffisamment probants ou de preuves convaincantes susceptibles d’établir un lien entre les services renommés de la classe 41 et les produits et services contestés des classes 6, 19, 25, 35 et 36. La même conclusion s’applique aux autres droits antérieurs invoqués. À cet égard, il convient de noter que la coïncidence réside dans l’élément le plus distinctif 'UNIR', et les éléments restants de ces marques antérieures n’apportent pas de différence significative à l’appréciation globale. Par conséquent, compte tenu et après pondération de tous les facteurs pertinents du présent cas, la division d’opposition conclut qu’il est peu probable que le public pertinent établisse un lien mental entre les signes en conflit, c’est-à-dire qu’il établisse un 'lien’ entre eux. Dès lors, l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE et doit être rejetée.

DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.

Puisque l’opposante est la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse au cours de la présente procédure.

Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE-M, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu. En l’espèce, la demanderesse n’a pas désigné de mandataire professionnel au sens de l’article 120 du RMCUE et n’a donc pas exposé de frais de représentation.

La division d’opposition
KIEMLE Maximilian Jorge IBOR QUÍLEZ Manuela RUSEVA

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Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.