DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 49 996 (INVALIDITY)
David Peter Fox, Islands Brygge 3, 2300 København S, Danemark (partie requérante), représentée par Violeta Visean, Dr. de Bruijnestraat 29, 2351 PB Leiderdorp, Pays-Bas (mandataire agréé)
un g a i ns t
Sing London Limited, 5 Albemarle Way, EC1V 4JB London, Royaume-Uni (titulaire de l’enregistrement international).
Le 18/07/2022, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est accueillie.
2. L’enregistrement de la marque internationale no 1 263 333 est déclaré nul dans son intégralité pour l’Union européenne.
3. La titulaire de l’enregistrement international supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 24/05/2021, la demanderesse a déposé une demande en nullité à l’encontre de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 263 333 «parlants statues» (marque verbale) (ci-après l’ «enregistrement international»), déposée le 02/01/2015 en vertu de la priorité d’une marque britannique datée du 04/07/2014 et enregistrée le 11/01/2017. La demande est dirigée contre tous les produits et services désignés par l’enregistrement international, à savoir:
Classe 20: Plaques en matières plastiques ou en bois. Classe 38: Services de communication mobile. Classe 41: Services de formation; services de divertissement
La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, en ce qui concerne la marque non enregistrée «parlants statues» utilisée dans la vie des affaires au Danemark et l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.


ARGUMENTS DES PARTIES
La requérante explique tout d’abord qu’elle utilise la marque non enregistrée à Copenhagen depuis septembre 2013 pour un concept, où un code QR, placé sur une assiette à côté d’une statue, est scanné. Un signal est ensuite envoyé au téléphone portable et la statue commence à parler. Il s’agit d’un simple transfert vers un site web à partir d’un code QR. Par la suite, une «application» a été créée, comprenant une carte indiquant où trouver les statues, un scanner GPS et QR.

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Lors du dépôt de l’enregistrement international contesté, la titulaire connaissait l’usage par la demanderesse de la marque «parlants statues» au Danemark. En 2013, des contacts téléphoniques ont eu lieu entre les parties. Ces connaissances résultent de la correspondance échangée entre les parties en 2015 (annexes 55 à 59), dans laquelle il est évident qu’il y a eu un contact antérieur. La titulaire savait que la marque «parlants statues» avait déjà été utilisée par la demanderesse pour les mêmes produits et services.
La demanderesse explique que la titulaire a commencé à utiliser la marque «parlants statues» au Royaume-Uni sur son site internet. La titulaire a ensuite déposé l’enregistrement international contesté désignant l’UE. Par la suite, la demanderesse a formé une opposition fondée sur sa marque non enregistrée au Danemark. Une autre opposition a été formée au nom de la société True Stories App (voir annexe 85), qui est la société de la demanderesse, sur la base de deux enregistrements de marques au Danemark (qui sont désormais au nom de la demanderesse). Toutefois, les oppositions ont été rejetées. En mai 2015, il y a eu un échange de courriers électroniques entre les parties (annexes 55 à 58). La titulaire de l’enregistrement international, en collaboration avec des partenaires à Chicago, souhaitait également lancer le projet «Talking status» là. La requérante a contacté le partenaire de Chicago pour expliquer la situation et informer sur les droits qu’il détient sur la marque «parlants statues» au Danemark. En raison de cet aspect, il y a eu des discussions sur une collaboration entre les parties sur l’usage de la marque «parlants statues». La titulaire a proposé d’introduire sur son site Internet un lien vers le site internet de la demanderesse avec un texte. Par la suite, la titulaire a décidé de ne pas publier le texte sur son site web et les négociations en vue d’une collaboration ne sont pas parvenues à un accord. D’autres courriers ont été envoyés à la titulaire en juillet 2015 (annexe 57) et en 2019 (annexe 59). La demanderesse a constamment demandé à la titulaire de cesser d’utiliser la marque «parlants statues». La demanderesse était ouverte à un accord avec le titulaire, mais cet accord n’a pas été finalisé. L’étape finale des efforts de la demanderesse est la présente demande en nullité. Bien que la titulaire ait connaissance de la marque «parlking statues» utilisée au Danemark, elle n’en a pas moins déposé la demande de marque de l’Union européenne dans le but de la dominer et de rendre impossible l’usage de sa marque et l’extension de sa protection en dehors des frontières du Danemark.
À l’appui de sa demande, la demanderesse a notamment produit les documents pertinents suivants:
Annexes 7 à 53: médias sociaux et articles de presse sur les «statues parlantes» utilisés au Danemark par la demanderesse depuis septembre 2013.

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Annexes 54 et 59: lettres datées du 09/08/2019 entre les parties concernant l’usurpation de la marque, rappelant leur contact antérieur en 2013:
. Annexe 55: échange de courriers électroniques entre les parties concernant le libellé d’un texte sur le site internet de la titulaire expliquant l’origine de «parlking status e» daté de mai 2015. Annexe 56: une correspondance datée du 17/11/2015 d’EBL Miller Rosenfalck représentant la requérante et adressée à la titulaire mentionnant l’existence d’un litige. Annexe 57: lettre datée du 23/07/2015 à Chicago et à la titulaire concernant le concept de «statues parlantes».

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Annexe 58: échange de courriers électroniques dans le cadre duquel la titulaire admet, le 20/05/2015, que les «statues parlantes» ont commencé au Danemark en 2013 pour la première fois:
.
Annexes 67 à 76: utilisation de «statues parlantes» par la titulaire au Royaume-Uni dans des extraits de son site web et dans les médias sociaux. Annexe 87: extrait montrant l’ enregistrement du nom de domaine www.talkingstatues.com par le Registrar godaddy.com, LLC pour le compte de la demanderesse, David Fox, devant être renouvelé le 01/08/2021.
La titulaire de l’enregistrement international n’a pas désigné de représentant professionnel devant l’Office et n’a présenté aucun argument en réponse.
La division d’annulation commencera son examen sur la base du motif invoqué au titre de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Causes de nullité absolue — article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE
Principes généraux
Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.
Il n’existe aucune définition juridique précise du concept de «mauvaise foi», qui est ouvert à différentes interprétations. La mauvaise foi est un état subjectif fondé sur les intentions du demandeur lors du dépôt d’une marque de l’Union européenne. En règle

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générale, les intentions à elles seules n’ont pas de conséquences juridiques. Pour pouvoir conclure à la mauvaise foi, il doit tout d’abord exister une action dans le chef du titulaire de la marque de l’Union européenne qui reflète clairement une intention malhonnête, et, ensuite, une norme objective en référence à laquelle cette action peut être mesurée et ensuite considérée comme constituant un acte de mauvaise foi. Il y a mauvaise foi lorsque le comportement du demandeur d’une marque de l’Union européenne s’écarte des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, qui peuvent être identifiés en examinant les faits objectifs de chaque cas d’espèce par rapport aux normes (conclusions de l’avocat général Sharpston du 12/03/2009-, 529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:148, § 60).
L’existence de la mauvaise foi du titulaire de la marque de l’Union européenne lors du dépôt d’une demande de marque doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/06/2009-, 529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 37).
La charge de la preuve de l’existence de la mauvaise foi incombe au demandeur en nullité; la bonne foi est présumée jusqu’à preuve du contraire;
Chronologie des faits pertinents
13/09/2013: la demanderesse a commencé à utiliser des «statues parlantes» à Copenhague pour des applications logicielles téléchargeables pour téléphones portables utilisées dans des services de numérisation et de numérisation de films et d’enseignement et de divertissement. 04/07/2014: Enregistrement britannique de statues parlantes par la titulaire de l’enregistrement international dans les classes 20, 38 et 41 et premier usage de la marque par la titulaire au Royaume-Uni. 15/09/2014 et 04/12/2014: demandes au Danemark de la marque verbale «parlking
statues» et de la marque figurative no VR 2014 02337 et no VR 2014 02643 par la demanderesse pour des produits compris dans les classes 9, 41 et 42. 02/01/2015: demande/enregistrement de l’enregistrement international contesté désignant l’UE et revendication de la priorité de la marque britannique no 2014. Mai 2015: échange d’emails entre les parties, notamment au sujet de la publication d’un texte sur le site internet de la titulaire expliquant l’origine des «statues parlantes» au Danemark. 11/01/2017: déclaration d’octroi de la protection de l’enregistrement international contesté dans l’Union européenne. 09/08/2019: lettre adressée par la demanderesse à la titulaire de l’enregistrement international concernant l’utilisation abusive des «statues parlantes». 24/05/2021: dépôt de la demande en nullité.
Exposé des faits pertinents

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Une situation susceptible de donner lieu à une mauvaise foi est celle où une entité commerciale a obtenu un certain degré de protection juridique en raison de l’utilisation d’un signe sur le marché, qu’un concurrent enregistre ultérieurement dans l’intention de concurrencer déloyalement l’utilisateur initial du signe.
En pareil cas, la Cour de justice de l’Union européenne (11/06/2009, 529/07-, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 48, 53) a déclaré que les facteurs suivants, en particulier, devaient être pris en considération:
(a) le fait que la titulaire sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire prêtant à confusion avec la MUE contestée;
(b) l’intention du demandeur d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe;
(c) le degré de protection dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé; et
(d) si la titulaire, en déposant l’enregistrement international contesté, poursuivait un objectif légitime.
Les exemples susmentionnés ne sont que des illustrations parmi un ensemble d’éléments susceptibles d’être pris en compte afin de déterminer si le demandeur était ou non de mauvaise foi lors du dépôt de la demande; d’autres facteurs peuvent également être pris en considération (14/02/2012,-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 20-21; 21/03/2012, 227/09-, FS, EU:T:2012:138, § 36).
Évaluation de la mauvaise foi
a) le fait que la titulaire de la marque de l’Union européenne sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire prêtant à confusion avec la marque de l’Union européenne contestée.
La demanderesse en nullité a démontré qu’elle utilisait une marque identique pour des produits et services partiellement identiques et partiellement similaires au Danemark depuis septembre 2013, à savoir quelques mois seulement avant que la titulaire ne dépose sa marque britannique en vertu de laquelle la priorité de l’enregistrement international contesté désignant l’UE a été déposée.
Il ressort des éléments de preuve montrant des contacts préalables entre les parties qu’au moment de la priorité de l’enregistrement international contesté (04/07/2014), la titulaire de l’enregistrement international avait connaissance de l’existence de la marque antérieure de la demanderesse en nullité (voir en particulier le contenu d’un échange de courriers électroniques daté de mai 2015 — annexes 55 à 59), dans lequel il est évident qu’il y a eu des contacts antérieurs entre les parties. Ce point n’a pas été commenté par la titulaire de l’enregistrement international puisqu’aucune observation n’a été présentée.
Toutefois, comme indiqué dans la jurisprudence, le fait que le titulaire de la marque de l’Union européenne sait ou doit savoir que le demandeur en nullité utilise un signe identique/similaire pour des produits identiques/similaires pour lesquels un risque de confusion peut exister ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une mauvaise foi (11/06/2009-, 529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 40). Aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi, il convient également de tenir compte des intentions de la titulaire de la marque de l’Union européenne au moment du dépôt.

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b) l’intention du demandeur d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe.
Il peut exister une preuve de mauvaise foi si le titulaire de la MUE demande une marque identique/similaire à celle d’un tiers pour des produits et services similaires ou identiques prêtant à confusion, et que le droit antérieur est protégé légalement dans une certaine mesure et que le seul but du titulaire de la MUE est de concurrencer déloyalement en tirant profit du signe antérieur (11/06/2009, 529/07-, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 46-47).
L’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE n’exige pas, en principe, que la marque de l’Union européenne contestée soit identique ou similaire à un droit antérieur. Toutefois, dans les cas où le demandeur en nullité prétend que l’intention du titulaire de la MUE était de détourner un ou plusieurs droits antérieurs, comme en l’espèce, il est difficile d’imaginer comment une allégation de mauvaise foi pourrait aboutir si les signes en cause ne sont pas à tout le moins similaires. En l’espèce, les signes sont identiques et coïncident au moins au niveau des services compris dans la classe 41.
L’identité des signes n’établit pas la mauvaise foi de la titulaire de la MUE, en l’absence d’autres facteurs pertinents (01/02/2012, 291/09-, Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39, § 90).
L’enregistrement d’un signe prétendument similaire ne constitue pas une indication claire d’une intention abusive ou frauduleuse. Il s’agit plutôt d’une indication que la titulaire de l’enregistrement international avait l’intention d’utiliser sa marque sur le marché conformément aux fonctions de la marque énoncées dans le RMUE, ce qu’elle a fait depuis 2014. En outre, pour les conflits avec des signes similaires, le RMUE prévoit une solution différente au titre de l’article 60 du RMUE, à savoir les «causes de nullité relative». Pour cette seule raison, l’affaire ne saurait être rattachée à la notion de «mauvaise foi» (14/06/2010, R 1795/2008-4, ZAPPER-CLICK, § 19).
Néanmoins, en l’espèce, les contacts entre les parties montrent clairement que non seulement la titulaire de l’enregistrement international savait que la demanderesse utilisait un signe identique, mais elle n’a rien fait pour éviter une confusion entre les signes identiques et conclure un accord avec la demanderesse. En revanche, elle a continué à exploiter la marque sans tenter d’éviter toute confusion, bien qu’elle ait annoncé qu’elle clarifierait les relations entre les parties en publiant un texte sur son site Internet. Son partenaire de Chicago américain, à la suite d’une intervention de la requérante, a décidé de changer le nom du concept en «statut Stories». Une approche similaire aurait pu être adoptée par la titulaire de l’enregistrement international. Au lieu de cela, elle a continué à utiliser une marque identique, démontrant qu’elle était de mauvaise foi.
c) le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé.

Non seulement la demanderesse a créé un concept, mais elle utilise un signe en tant que marque qu’elle a finalement déposée en tant que marque danoise. Bien que le signe soit clairement allusif au concept, les partenaires de Chicago ont adopté une autre expression afin d’identifier leurs produits et services et la marque contestée a été enregistrée comme possédant au moins le degré minimal de caractère distinctif.
d) si, lors du dépôt de l’enregistrement international contesté, la titulaire de l’enregistrement international poursuivait un objectif légitime?

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En déposant un enregistrement international pour l’ensemble de l’UE, y compris le Danemark, la titulaire avait pour objectif d’empêcher la demanderesse d’utiliser sa marque et d’étendre son activité à d’autres pays de l’UE, bien que la demanderesse ait été la première à utiliser la marque au sein de l’UE. Dès lors, ses objectifs ne sauraient être légitimes.
Étendue de la demande
L’étendue d’une demande en nullité fondée sur une constatation de mauvaise foi sera déterminée sur la base des éléments de preuve et des arguments fournis par la demanderesse en nullité et dépendra de la nature du comportement spécifique constituant la mauvaise foi. Lorsque la mauvaise foi est établie parce que la marque contestée a été déposée dans le but délibéré de créer une association avec le demandeur en nullité (14/05/2019-, 795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, § 55), la nullité de la marque sera normalement déclarée dans son intégralité.
Lorsque la mauvaise foi du titulaire est établie, la marque dans son ensemble est déclarée nulle, même pour des produits et services qui ne sont pas liés à ceux protégés par la marque de la demanderesse en nullité. Le Tribunal a confirmé cette approche et a déclaré qu’une conclusion positive de mauvaise foi au moment du dépôt de la MUE contestée ne pouvait entraîner la nullité de la marque que dans son intégralité (11/07/2013,-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, § 48). La protection de l’intérêt général dans les affaires et les affaires commerciales à mener de manière honnête justifie l’annulation d’une marque également pour des produits et services qui sont différents de ceux de la demanderesse en nullité et qui n’appartiennent même pas à un marché adjacent ou voisin.
En l’espèce, compte tenu de l’identité des marques, du succès du signe antérieur et du fait que les deux marques désignent le même domaine d’activité pour des produits et services en partie identiques et en partie similaires, la marque contestée est déclarée nulle pour l’ensemble des produits et services contestés.
Compte tenu de ce qui précède, la division d’annulation conclut que la demanderesse a démontré qu’au moment de la priorité de l’enregistrement international contesté, la titulaire a déposé la demande d’enregistrement de mauvaise foi.
Conclusion
À la lumière de ce qui précède, la division d’annulation conclut que la demande est totalement accueillie et que l’enregistrement international désignant l’Union européenne doit être déclaré nul pour l’ensemble des produits et services contestés.
Étant donné que la demande est pleinement accueillie sur la base de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner davantage l’autre motif de la demande, à savoir l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.

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La titulaire de l’enregistrement international étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Carmen SÁNCHEZ JESSICA N. LEWIS Richard Bianchi Palomares
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.