DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 129 648
Lotus Bakeries (Naamloze Vennootschap), Gentstraat 1, 9971 Lembeke, Belgique (opposante), représentée par Novagraaf Belgium S.A./N.V., Chaussée de la Hulpe 187, 1170 Bruxelles/Bruxelles, Belgique (mandataire agréé)
un g a i ns t
Barilla G. e R. Fratelli — Societá Per Azioni, Via Mantova, 166, 43122 Parma, Italie (requérante), représentée par Porta indirects Consulenti Associati S.p.A., Via Vittoria Colonna, 4, 20149 Milan, Italie (mandataire agréé).
Le 23/09/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 129 648 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 30: En-casà base de céréales; biscuits; pâtisserie, confiserie; produits de boulangerie; préparations faites de céréales, pain, succédanés du pain et autres produits à base de pain; en-cas à base de riz; en-cas à base de gâteaux de riz; en-cas à base de gâteaux de fruits; en-cas contenant un mélange de céréales, de fruits à coque et de fruits séchés; mélanges pour gâteaux; chocolat et produits à base de chocolat ou produits contenant du chocolat; crèmes au chocolat; crèmes à tartiner à base de cacao.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 246 725 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 26/08/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 246 725 «BISCAFFE» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no
515 981 ( signe figuratif). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels

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l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir l’enregistrement international désignant l’Union
européenne no 515 981.

La demande a été introduite en temps utile et est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente susmentionnée.
La date de dépôt de la demande contestée est le 29/05/2020. L’opposante était donc tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 29/05/2015 au 28/05/2020 inclus. Le 01/02/2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’UE, sous réserve d’une période de transition jusqu’au 31/12/2020. Au cours de cette période de transition, le droit de l’UE est resté applicable au Royaume-Uni. Par conséquent, l’usage au Royaume-Uni avant la fin de la période de transition constitue un usage «dans l’UE». Par conséquent, les éléments de preuve relatifs au Royaume-Uni et à une période antérieure à 01/01/2021 sont pertinents aux fins du maintien des droits dans l’Union européenne et seront pris en considération.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les produits suivants:
Classe 30: Biscuits, biscuits, produits de boulangerie et de pâtisserie; produits de pâtisserie industriels.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 20/05/2021, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 25/07/2021 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure. Ce délai a été prorogé à la demande de l’opposante et a expiré le 25/09/2021. Le 24/09/2021, dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
L’opposante ayant demandé que certaines données commerciales contenues dans les preuves soient confidentielles vis-à-vis de tiers, la division d’opposition ne décrira les preuves qu’en termes généraux sans divulguer de telles données.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
Annexes 1-17: Une sélection de factures, en allemand, en tchèque, en anglais et en espagnol, datées de 2015 à 2020 pour la vente de produits «BISCOFF»; Les factures sont adressées à des clients en Autriche, Bulgarie, Chypre, République tchèque, Finlande, Allemagne, Grèce, Hongrie, Italie, Malte, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovénie, Royaume-Uni, Espagne, Suède. La marque est utilisée sur les factures au format verbal dans la description du produit.
Annexe 18: Captures d’écran de deux publicités datées de 2016 en anglais montrant l’usage de la marque sous une forme légèrement stylisée pour une partie

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des produits pertinents
. Toutefois, la division d’opposition ne peut pas déduire le territoire où ces publicités ont été publiées.
Annexes 19-27: Documents demarketing comprenant des catalogues et captures d’écran de profil Facebook dans différentes langues officielles de l’Union européenne telles que le finnois, l’italien, l’allemand, le suédois, le slovaque et le polonais. Ils sont datés entre 2015 et 2020.

Lieu de l’usage
Les factures, les catalogues, les publicités et les captures d’écran des profils Facebook montrent que le lieu de l’usage est l’Union européenne. Cela peut être déduit de la langue des documents (par exemple, anglais, espagnol, allemand) ou de la devise mentionnée (par exemple, euro ou krona suédois).
Ence qui concerne les factures, la requérante indique que le nom et l’adresse du reçu sont incomplets. En l’espèce, bien que l’opposante ait supprimé certaines informations de la facture en raison de la confidentialité du document, la division d’opposition peut en déduire qu’elles sont adressées à des pays des territoires pertinents tels que l’Autriche, la Bulgarie, Chypre, la République tchèque.
Par conséquent, les éléments de preuve concernent le territoire pertinent.
Durée de l’usage
Laplupart des éléments de preuve datent de la période pertinente: les factures (entre 2015 et 2020) et les catalogues (entre 2015 et 2020) et les captures d’écran du profil Facebook (2016).
La durée de l’usage a dès lors été prouvée.
Importance de l’usage
La requérante affirme que les éléments de preuve ne fournissent pas d’informations sur les quantités des articles pertinents vendus dans les factures. La division d’opposition juge important de noter qu’en l’espèce, les informations peuvent être déduites du montant des factures. Par conséquent, cet argument doit être rejeté.
Les documents produits, tels que les factures et les catalogues, fournissent à la division d’opposition suffisamment d’informations concernant le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage.
Nature de l’usage: usage en tant que marque
Les éléments de preuve montrent que la marque a été utilisée conformément à sa fonction et telle qu’enregistrée pour certains des produits pour lesquels elle est enregistrée. Les éléments de preuve montrent des exemples d’usage du signe tel qu’il a été enregistré ou

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d’une version légèrement stylisée qui est purement décorative et n’altère pas le caractère distinctif de la marque telle qu’elle a été enregistrée.
Conclusion
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).
Les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas un usage sérieux de la marque pour l’ensemble des produits couverts par la marque antérieure.
Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour ces produits ou services.
En l’espèce, les éléments de preuve démontrent un usage sérieux de la marque pour les produits suivants:
Classe 30: Biscuit.
Par conséquent, la division d’opposition examinera uniquement les produits susmentionnés dans le cadre de son examen ultérieur de l’opposition.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée et pour lesquels l’usage sérieux a été prouvé sont les suivants:
Classe 30: Biscuit.
Les produits contestés sont les suivants:

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Classe 30: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, succédanés du pain et autres produits à base de pain; en-cas à base de céréales; biscuits, pâtisserie et confiserie; chocolat et produits à base de chocolat ou produits contenant du chocolat; produits de boulangerie; crèmes au chocolat; crèmes à tartiner à base de cacao; en-cas à base de riz; en-cas à base de gâteaux de riz; en-cas à base de gâteaux de fruits; en-cas contenant un mélange de céréales, de fruits à coque et de fruits séchés; mélanges pour gâteaux; pizzas et préparations pour pizzas; glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les en-cas à base de céréales contestés; biscuits; pâtisserie; les produits de boulangerie sont identiques aux biscuits de l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
Les préparations à base de céréales, pain, succédanés du pain et autres produits à base de pain contestés; en-cas à base de riz; en-cas à base de gâteaux de riz; en-cas à base de gâteaux de fruits; en-cas contenant un mélange de céréales, de fruits à coque et de fruits séchés; mélanges pour gâteaux; confiserie; chocolat et produits à base de chocolat ou produits contenant du chocolat; crèmes au chocolat; les crèmes à tartiner à base de cacao sont similaires aux produits de l’opposante dans la mesure où leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, il s’agit de produits concurrents.
La farine à base de céréales contestée; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; pizzas et préparations pour pizzas; glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir et les produits de l’opposante. Certains de ces produits contestés peuvent être utilisés à des fins culinaires. Ils peuvent être un ingrédient des biscuits de l’opposante. Toutefois, bien qu’un ingrédient puisse être nécessaire pour la préparation d’une denrée alimentaire, cela n’est généralement pas suffisant en soi pour démontrer que les produits sont similaires, bien qu’ils relèvent de la catégorie générale des aliments (26/10/2011-, 72/10, Naty’s, EU:T:2011:635, § 35-36). D’autres de ces produits contestés sont des ingrédients bruts, des ingrédients de base ou essentiels nécessaires à la préparation de repas ou de boissons (qui sont achetés par les restaurants eux-mêmes) ou des produits généralement vendus dans des emballages et disponibles dans un large éventail de points de vente.
Par conséquent, ces produits contestés sont différents des produits de l’opposante, étant donné qu’ils diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation. Ils ne sont ni concurrents ni complémentaires, en ce sens que l’un est indispensable à l’usage de l’autre.
b) Public pertinent — niveau d’attention

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Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
La requérantesouligne que les produits en cause s’adressent à un public très spécialisé. Toutefois, elle ne fournit aucun élément de preuve à l’appui de cet argument.
Par conséquent, en l’absence d’argument sérieux de la demanderesse, la division d’opposition, appliquant la pratique actuelle, considère que les produits jugés identiques ou similaires s' adressent au grand public.
Le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
BISCAFFE»
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Ce principe s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
La requérante fait valoir que l’élément commun «BIS» sera reconnu comme biscuits par le public pertinent. La division d’opposition n’exclut pas cette possibilité pour une partie du public pertinent. Toutefois, il est peu probable que, par exemple, la partie hispanophone du public associe le composant mentionné aux «biscuits», étant donné que ce mot n’est pas un mot anglais de base et que le mot équivalent en espagnol(«GALLETA») n’est pas similaire au mot anglais. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient, pour des raisons d’économie de procédure et d’éviter un examen long des concepts et des conclusions, d’axer la comparaison des signes sur la partie du public pertinent pour laquelle cet élément n’a pas de signification, comme la partie hispanophone du public.
À ce stade, il importe de relever que la requérante apporte des éléments de preuve visant à démontrer que la marque antérieure sera associée par le public aux biscuits et au café.

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Toutefois, la division d’opposition considère que les éléments de preuve produits ne sont pas suffisants pour démontrer que l’ensemble du public hispanophone associera la marque antérieure composée uniquement d’un élément verbal à ces concepts. En outre, la demanderesse indique dans ses observations qu’elle a examiné le site web de l’opposante, dans lequel l’opposante affirme apparemment que «BISCOFF» est une combinaison de «biscuits» et de «café». Toutefois, cet argument et les éléments de preuve produits à l’appui de cet argument ne font pas référence au public analysé. Il est également important de noter que la division d’opposition compare les signes tels qu’ils ont été enregistrés et tels qu’ils sont demandés, et non tels qu’ils sont effectivement utilisés. Par conséquent, cet argument doit être rejeté.
La marque antérieure est l’élément verbal «BISCOFF» écrit en gras. Pour la partie hispanophone du public, il est dépourvu de signification par rapport aux produits. Par conséquent, il possède un caractère distinctif moyen.
Le signe contesté est composé de l’élément verbal «BISCAFFE» suivi d’une apostrophe. Bien que le signe contesté soit composé d’un élément verbal, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, le décomposeront en des éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007,-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008,-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58).
L’élément «caffe» du signe contesté sera perçu par le public analysé comme faisant référence au «café» comme le mot équivalent en espagnol («café») est phonétiquement identique ou très similaire et ne diffère que par une lettre «f» qui pourrait être perçue comme une orthographe erronée. Ce terme peut faire allusion à la saveur des produits, son caractère distinctif étant faible. L’élément «BIS» n’ayant pas de signification pour le public analysé, il est distinctif. L’apostrophe est dépourvue de caractère distinctif étant donné qu’elle sera perçue comme un simple signe de ponctuation.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la suite de lettres «BISC * FF
*» et par leur son. Toutefois, ils diffèrent par leur cinquième lettre, à savoir «O» dans la marque antérieure et «A» dans le signe contesté, et par la dernière lettre supplémentaire «E» du signe contesté et leur prononciation.
En outre, ils diffèrent également sur le plan visuel par la légère stylisation de la marque antérieure.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Par conséquent, compte tenu des similitudes et des différences susmentionnées entre les signes, ceux-ci sont similaires, à tout le moins, à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, bien que les signes dans leur ensemble soient dépourvus de signification pour le public analysé, le composant «CAFFE», inclus dans le signe contesté, sera associé à la signification expliquée ci-dessus. Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle revêt une importance limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elle découle d’une faible signification.

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Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification pour les produits en cause du point de vue du public analysé. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion

L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, les produits sont identiques, similaires et différents. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal et le niveau d’attention est moyen.
Les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique, tandis qu’ils ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
La division d’opposition considère que les différences entre les signes — qui se limitent à deux des huit lettres, ainsi que la stylisation de la marque antérieure — ne sont clairement pas suffisantes pour neutraliser les similitudes visuelles et phonétiques entre eux. Par conséquent, il est conclu que le public pertinent pourrait croire que les produits jugés identiques ou similaires proviennent de la même entreprise.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement international désignant l’Union européenne de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux couverts par la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b),

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du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Valeria ANCHINI Jorge IBOR QUÍLEZ Chiara BORACE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.