DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° C 55 880 (NULLITÉ)
Fittipaldi IP Holdings, LLC, Suite 1300, 1111 Brickell Avenue, 33131 Miami, Florida, États-Unis (demanderesse), représentée par Kilburn & Strode LLP, Laapersveld 75, 1213 VB Hilversum, Pays-Bas (représentant professionnel)
c o n t r e
Corpa Switzerland AG, Grafenaustrasse 5 CH-6302 Zug, 6300 Zug, Suisse (titulaire de l’enregistrement international), représentée par Gastão Da Cunha Ferreira, Lda., Rua dos Bacalhoeiros, n°. 4, 1100-070 Lisboa, Portugal (représentant professionnel). Le 20/02/2024, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. Il est fait droit à la demande en nullité.

2. L’enregistrement international de la marque n° 1 376 808 est déclaré nul dans son intégralité pour l’Union européenne.

3. La titulaire de l’enregistrement international supporte les frais fixés à 1 080 EUR.

MOTIFS Le 11/08/2022, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre l
´enregistrement international désignant l’Union européenne n°1 376 808 'FITTIPALDI’ (marque verbale) (l’enregistrement international), déposée le 02/10/2017 et enregistrée le 25/04/2018 et avec une priorité en Suisse datée le 29/08/2017. La requête est dirigée contre tous les produits et services couverts par l’enregistrement international, à savoir: Classe 12: Voitures; véhicules électriques; moteurs pour véhicules terrestres; châssis de véhicules, sièges de véhicules, châssis pour automobiles; carrosseries pour automobiles; volants pour véhicules; roues de véhicules. Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie; souliers; chemises; pantalons; blouses. Classe 41: Enseignement; organisation de compétitions et manifestations sportives. La demanderesse invoque l’article 59, paragraphe 1, point b) du RMUE. RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES

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La demanderesse affirme, dans ses différentes observations, qu’Emerson Fittipaldi est le nom d’un pilote de course automobile brésilien pré-retraité qui a remporté le championnat du monde de Formule 1 et l’Indianapolis 500 deux fois chacun et le championnat CART une fois. La demanderesse est une filiale en propriété exclusive du trust de la famille Fittipaldi.

La demanderesse est titulaire de trois demandes de MUE ainsi que d’autres demandes effectuées dans d’autres juridictions. La titulaire s’est opposée à ces demandes notamment sur base de la marque contestée.
Elle considère que la marque contestée a été déposée de mauvaise foi. La marque contient le nom d’une personne célèbre, M. Fittipaldi, et la demande a été faite par une autre personne que lui sans son consentement.

Aux alentours de l’année 2017, M. Fittipaldi négociait un accord concernant la vente potentielle de véhicules électriques sous la marque et le logo Fittipaldi (les « marques Fittipaldi »). M. Fittipaldi a été présenté à la titulaire et à son associé fondateur, qui représentait un ami de M. Fittipaldi. À aucun moment, les parties n’ont envisagé que Corpa soit la titulaire de toute propriété intellectuelle de M. Fittipaldi ou qu’elle ait une participation dans l’activité potentielle de véhicules électriques 2017. Lors d’une discussion sur un différend survenu entre certains investisseurs dans l’activité de véhicules électriques 2017, Corpa a déclaré qu’ils déposeraient des demandes de marque au nom de M. Fittipaldi afin de protéger ses intérêts dans ces marques. Corpa a déposé des demandes internationales d’enregistrement de trois des marques Fittipaldi, dont la marque contestée. M. Fittipaldi a correspondu avec le représentant de Corpa, concernant les dépôts. Celui-ci a déclaré à M. Fittipaldi que les dépôts internationaux étaient des « dépôts de protection » et prétendument effectués au nom de M. Fittipaldi ou de l’activité de véhicules électriques 2017. M. Fittipaldi n’a pas consenti et ne consent pas aux demandes internationales effectuées par la titulaire (ou à toute autre demande pouvant découler desdites demandes internationales). La titulaire a par la suite autorisé M. Fittipaldi, en tant que licencié, à utiliser la marque. La titulaire a par la suite interdit toute utilisation ultérieure de la marque à Fittipaldi pour le non-respect par Fittipaldi des obligations envers la titulaire (ainsi qu’envers des tiers) dans le cadre du projet EF Business 2017.
La demanderesse ajoute qu’aux États-Unis, elle a réussi à empêcher l’enregistrement de la demande américaine de la titulaire n° 79 222 325 'FITTIPALDI’ (figurative) et de n° 79 221 623 'FITTIPALDI’ (verbale), et a imposé l’annulation de l’enregistrement de la titulaire n° 563 0078 'F'. Certaines des nombreuses preuves et réponses soumises par les parties sont jointes en tant qu’éléments de preuve et touchent la question des relations entre les parties.

Par son témoignage et ses réponses dans la procédure américaine, Corpa a confirmé ce qui suit:

i) Il n’y a pas eu d’accord formel ou écrit entre les parties;

ii) Corpa a compris qu’elle agissait en qualité de fiduciaire à l’égard de Fittipaldi IP Holdings, LLC;
iii) Corpa n’a aucune revendication de propriété des marques, sauf en qualité de fiduciaire.

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La titulaire n’a donc produit aucune preuve écrite d’un accord entre les parties l’autorisant à enregistrer le nom de Fittipaldi pour le compte de Fittipaldi IP Holdings, LLC. D’après le témoignage de Corpa, tout accord de ce type était au mieux oral. En bref, il n’y a pas de preuve d’un accord entre les parties pour que Corpa enregistre les marques. En outre, ou à titre subsidiaire, si l’on considère qu’il existe un accord oral pour que Corpa enregistre les marques, cet accord n’a été conclu qu’à titre fiduciaire. Telle est la position déclarée de Corpa: les règles fiduciaires signifient que Corpa doit faire passer les intérêts de ses clients avant les siens, avec le devoir de préserver la bonne foi et la confiance. Le refus de transférer les marques à Fittipaldi IP Holdings, LLC, et tenter d’empêcher cette dernière d’enregistrer les marques en son nom propre, constitue un manquement manifeste à l’obligation fiduciaire.

En support de ses arguments, la demanderesse a déposé les preuves suivantes:

Annexe 1: Extraits des arguments de la titulaire à l’appui de l’opposition B 18 395 257 déposée le 29/06/2021 contre la demande de MUE verbale EMERSON FITTIPALDI de la demanderesse (suspendue).

Annexe 2: Copie du passeport de M. Fittipaldi.

Annexe 3: Copie d’un refus émis par l’OPI britannique en lien avec la demande britannique n° UK 3 593 122 de la demanderesse.

Annexe 4: Copie d’une lettre de consentement signée par M. Fittipaldi.

Annexe 5 (renumérotée par la division d’annulation): copie des « réponses de la défenderesse à la seconde série de questions de la demanderesse » dans l’affaire de l’annulation de marque n° 92 078 576 devant la Commission de première instance et d’appel des marques de commerce (Trade mark Trial and Appeal Board – TTAB) de l’Office des brevets et des marques des États-Unis (United States Patent and Trade mark Office – USPTO):

Fittipaldi IP Holdings a présenté la:
QUESTION N° 26: Décrivez les modalités de l’accord (des accords) implicite(s) et/ou oral(aux), y compris et de manière non limitative, le prétendu contrat de licence, entre la Défenderesse et Emerson Fittipaldi que vous avez mentionné en réponse à la Question n° 13.

RÉPONSE: La défenderesse et Emerson Fittipaldi avaient un accord de mandat oral au sens de l’article 394 et suivants du Code suisse des obligations. En vertu de cet accord, Corpa était un prestataire de services fiduciaires professionnels chargé par Emerson Fittipaldi de l’enregistrement et de la gestion de la marque ainsi que d’autres marques déposées. La défenderesse est la propriétaire fiduciaire (fiduciary owner) des marques. Les parties sont convenues qu’Emerson Fittipaldi négocierait des possibilités de licence pour les marques, y compris la marque, et que les marques déposées seraient commercialisées conformément à un plan commun. Emerson Fittipaldi était chargé de rétribuer les services rendus par la défenderesse. Emerson Fittipaldi a violé l’accord en ne payant

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pas les services rendus par la défenderesse et en abandonnant les projets communs de licence et de commercialisation.

La titulaire de l’enregistrement international affirme, dans ses différentes observations, qu’elle est propriétaire de plusieurs marques Fittipaldi et qu’elle a enregistré la marque contestée en son propre nom et avec le consentement de M. Fittipaldi en tant que titulaire du nom. M. Fittipaldi et sa partenaire commerciale étaient présents à des nombreuses réunions avec la titulaire entre autres au bureau de l’avocat des marques en Suisse, et ils ont été informés du travail effectué et de la réception de factures pour des fournisseurs tiers engagés pour l’enregistrement des droits de marque. Dans ces conditions, l’allégation selon laquelle les marques contestées ont été obtenues frauduleusement est fausse (voir Doc. 1). Le dépôt de la marque par la titulaire a été réalisé dans le cadre d’un projet. L’idée était de concéder une licence d’utilisation de la marque aux différentes parties impliquées dans le projet EF Business 2017 concernant le développement d’une voiture de sport GT (pas une voiture électrique). Le Document 3 consiste en trois extraits d’une conversation WhatsApp entre M. Emerson Fittipaldi et l’associé de Corpa, M. Patrick Bosshard, confirmant la connaissance et l’approbation de M. Fittipaldi concernant le dépôt des enregistrements de marques par Corpa.

Corpa a par la suite interdit toute utilisation ultérieure de la marque à Fittipaldi pour le non-respect par Fittipaldi des obligations susmentionnées envers Corpa (ainsi qu’envers des tiers) dans le cadre du projet EF Business 2017. Fin 2020, M. Fittipaldi, représenté par des avocats en Suisse et plus tard par des avocats des États-Unis et d’Europe, a demandé le transfert des « droits de marque Fittipaldi
». Dans la correspondance initiale, M. Fittipaldi a reconnu la relation contractuelle avec Corpa et a soutenu que Corpa avait agi sur une base fiduciaire en son nom et a demandé à Corpa de transférer les droits. Les marques déposées par Corpa n’ont pas été enregistrées sans le consentement de M. Fittipaldi. Corpa invoque un droit de rétention car M. Fittipaldi n’avait pas rempli ses obligations, à savoir de payer des honoraires impayés. La raison de la présente action est claire, M. Fittipaldi tente de contourner ses obligations contractuelles envers Corpa (ainsi qu’envers des tiers) et de récupérer le droit révoqué en vue d’utiliser la marque en annulant la marque de Corpa et en enregistrant une marque identique en son nom.
Elle ajoute, en réponse aux allégations de la demanderesse, que celle-ci a été constituée en 2020 et, en tant que telle, ne pouvait avoir aucun droit de signer un quelconque accord avec Corpa Switzerland AG, de sorte que ses allégations sont incorrectes et infondées. Le refus de Corpa de transférer les marques ne constitue pas un « manquement manifeste à l’obligation fiduciaire ». Tous les accords sont associés à des dépenses et à des coûts, et Fittipaldi et son partenaire ont des frais impayés à cet égard. A ce titre, Corpa les a alertés sur le fait que les marques pourraient être transférées dès que les frais seraient réglés, ce qui n’est pas encore le cas. Transférer les marques sans régler préalablement les dettes à Corpa serait un moyen pour Fittipaldi de se soustraire à ses responsabilités de payer ses dettes à la Corpa.

En support de ses arguments, la titulaire a déposé les preuves suivantes:

Doc. 1 – Déclaration du bureau de l’avocat des marques Suisse en allemand et traduction en français

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Doc. 2 – Trois extraits d’une conversation WhatsApp en anglais du 14/07/2028 entre « Patrick » et « Emerson ».

Doc. 3 – Document de saisie et traduction correspondante en français.

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CAUSES DE NULLITÉ ABSOLUE – ARTICLE 59, PARAGRAPHE 1, POINT b), du RMUE
Principes généraux
L’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose qu’une marque de l’Union européenne est déclarée nulle lorsque la demanderesse était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.
Il n’existe pas de définition juridique précise du terme « mauvaise foi », qui se prête à différentes interprétations. La mauvaise foi est un état subjectif basé sur les intentions de la demanderesse lors du dépôt d’une marque de l’Union européenne. En règle générale, les intentions seules n’ont pas de conséquences juridiques. L’existence de la mauvaise foi nécessite, tout d’abord, une action de la titulaire de la marque de l’Union européenne témoignant manifestement d’une intention malhonnête, et deuxièmement, une norme objective permettant d’analyser cette action et de déterminer ensuite qu’elle constitue un acte de mauvaise foi. Il y a mauvaise foi lorsque le comportement de la personne qui dépose une demande de marque de l’Union européenne s’écarte des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, pouvant être identifié en examinant les faits objectifs de chaque cas d’espèce par référence à ces normes (conclusions de l’avocat général Sharpston présentées le 12/03/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:148, § 60).
L’existence de la mauvaise foi de la demanderesse lors du dépôt de la demande de marque de l’Union européenne doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 37).
La charge de la preuve de la mauvaise foi incombe à la demanderesse en nullité. La bonne foi est présumée jusqu’à preuve du contraire.
Résumé des faits pertinents
2017: début des relations d’affaires entre la titulaire et M. Fittipaldi dans le cadre d’un projet EF Business 2017.

02/10/2017: enregistrement de la marque contestée.

Fin 2020, M. Fittipaldi, représenté par des avocats en Suisse et plus tard par des avocats des États-Unis et d’Europe, a demandé le transfert des marques Fittipaldi de la titulaire.

2020: constitution de la demanderesse Fittipaldi IP Holdings, LLC.

09/02/2021: dépôt par la demanderesse de la demande de MUE verbale 'EMERSON FITTIPALDI'.

29/06/2021: opposition par la titulaire à l’enregistrement de la demande de MUE verbale 'EMERSON FITTIPALDI’ de la demanderesse sur base notamment de la marque contestée (suspendue).

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11/08/2022: dépôt de la présente demande en nullité.

Appréciation de la mauvaise foi
Les deux parties s’accordent sur le fait qu’Emerson Fittipaldi est un ancien pilote de Formule 1, et qu’il est connu du public. Il n’est pas non plus contesté que les parties ont eu des relations d’affaire à l’époque du dépôt de la marque contestée et que celle-ci reproduit le nom de l’ancien pilote.
Le fait que la marque de l’Union européenne contestée inclut le nom de Fittipaldi, un célèbre pilote, peut être un signe de mauvaise foi, mais ne suffit pas à la démontrer.

La demanderesse n’a pas de droits antérieurs mais le fait qu’elle représente les intérêts de M. Fittipaldi depuis 2020 dont le nom est repris dans la marque contestée est un point de départ suffisant. Le libellé de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE n’impose pas à la demanderesse en nullité d’être titulaire d’un droit antérieur. En principe, un droit antérieur n’est donc pas requis pour conclure à la mauvaise foi.

La relation entre les parties est suffisamment étroite car les parties ont engagé des négociations précontractuelles portant, entre autres, sur le signe en question (13/12/2004, R 582/2003-4, EAST SIDE MARIO’S, § 23). Or, il peut y avoir mauvaise foi lorsque les parties concernées ont ou ont eu une relation, par exemple une relation (pré-/post-) contractuelle, donnant lieu à des obligations réciproques et à un devoir de respect des intérêts et attentes légitimes de l’autre partie (13/11/2007, R 336/2007-2, CLAIRE FISHER / CLAIRE FISHER, § 24). Il existe donc une obligation de fair-play de la part de la titulaire et il convient de déterminer si les actions de la titulaire de la marque de l’Union européenne constituent ou non une violation de cette obligation et relèvent par conséquent de la mauvaise foi.
Le présent litige s’inscrit dans le cadre plus large de litiges entre les parties au sujet de leur marques respectives comportant le nom du célèbre pilote. La question centrale est de déterminer si le comportement de la titulaire est contraire aux principes de loyauté et ne détourne pas le droit des marques à d’autres fins. Bien qu’il n’existe pas de preuve écrite au sujet de l’accord donné par la demanderesse à la titulaire de déposer les marques, cette première a eu connaissance du dépôt contesté.

Or, il ressort des arguments et preuves apportées que la titulaire s’est opposée à l’enregistrement de marques similaires déposées par la demanderesse et qu’elle refuse de lui céder les marques comportant le nom de Fittipaldi en se justifiant par les dettes que la demanderesse aurait à son égard.

Le dépôt d’actes d’opposition n’est pas en soi un signe de mauvaise foi possible de la part de la titulaire de la marque de l’Union européenne. Il faut pour cela davantage de faits (04/05/2011, R 1354/2010-1, yello, § 17). Cependant, le fait que la marque contestée comporte le nom de la demanderesse consiste une circonstance particulière qui permet de conclure que la titulaire agit de mauvaise foi en s’opposant aux marques de la demanderesse.

Par ailleurs, la justification avancée par la titulaire pour son refus de céder ses marques est étrangère au droit des marques. En d’autres termes, la titulaire

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admet qu’elle utilise le droit des marques de façon à faire pression sur la demanderesse afin qu’elle paie des dettes. Ce comportement admis et assumé par la titulaire est constitutif de mauvaise foi dans la mesure où ses marques ne sont pas utilisées pour distinguer les produits et services couverts mais pour faire pression au sujet de prétendues obligations contractuelles ou pas. Or, il existe des juridictions nationales compétentes afin de déterminer ces obligations sans qu’il soit nécessaire de détourner le droit des marques de sa fonction principale et de l’utiliser comme « doit de rétention » afin de faire payer des dettes à la demanderesse, selon les propres dires de la titulaire.

Par conséquent, la division d’annulation conclut que la titulaire a sollicité la marque attaquée de mauvaise foi et que sa marque est annulée pour tous les produits et services couverts sur cette base.

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Conclusion
Compte tenu de ce qui précède, la division d’annulation conclut qu’il convient de faire droit à la demande dans son intégralité et que l’enregistrement international désignant l’Union européenne doit être déclaré nul pour tous les produits et services contestés.

FRAIS
En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.

Étant donné que la titulaire de l’enregistrement international est la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse au cours de cette procédure.

En vertu de l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et de l’article 18, paragraphe 1, point c), sous ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, fixés sur la base du tarif maximal indiqué dans ces dispositions.
La division d’annulation
Carmen SÁNCHEZ Jessica N. LEWIS Richard BIANCHI PALOMARES
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.