DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 142 521
Konstantin Von Zur Mühlen, Hansastr.7, 20149 Hambourg, Allemagne et Mario Stephan, Bebelallee 49, 22297 Hamburg, Allemagne (opposantes), représentée par CBH Rechtsanwälte Cornelius Bartenbach Haesemann dan Partner, Tesdorpfstrasse 8, 20148 Hamburg (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Winexfood, S.L., Plaza Constitución No 7-1° Izq., 03550 Sant Joan d’Alacant, Espagne (demanderesse), représentée par PONS IP, S.A., Glorieta Rubén Darío, 4, 28010 Madrid, Espagne (mandataire agréé).
Le 15/07/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 142 521 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 33: Boissons alcoolisées (à l’exception des bières).
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 341 067 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 12/03/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par
la demande de marque de l’Union européenne no 18 341 067 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 33. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 781 998 «Gatsby» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui

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incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, du vin, relevant de la classe 33. Les produits contestés sont des boissons alcoolisées (à l’exception des bières), comprises dans la classe 33. Étant donné que les produits contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les produits de l’opposante, et que la division d’opposition ne peut décomposer d’office la catégorie générale des produits contestés, les produits concernés sont considérés comme identiques.
Les produits en cause s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
GATSBY
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Afin d’éviter de multiples scénarios dans la comparaison conceptuelle des signes en fonction de leur perception conceptuelle, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes aux parties du public parlant le bulgare, l’italien et l’espagnol, étant donné que, pour une partie importante de ceux-ci, les termes composant les marques ne sont ni allusifs ni descriptifs des produits concernés et possèdent donc un caractère distinctif moyen.
Compte tenu du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne (18/09/2008, C- 514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57), un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.

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La demanderesse combine des arguments concernant le concept et le caractère distinctif de la marque antérieure.
En ce qui concerne la notion de «Gatsby», la requérante affirme qu’elle «fait clairement référence à un nom» et ajoute ce qui suit:
À cet égard, la division d’opposition observe que le fait que l’entrée du dictionnaire pour «Gatsby» renvoie à «The Great Gatsby» ne permet pas de conclure que le public pertinent susmentionné fera le même lien mental entre les deux. Le dictionnaire n’a pas obtenu de résultat pour «Gatsby» en tant que tel. En outre, la référence du dictionnaire est tirée d’un dictionnaire anglais et, dans la mesure où le public pertinent sur lequel la présente opposition est fondée est constitué des consommateurs parlant le bulgare, l’italien et l’espagnol, les résultats obtenus dans le dictionnaire anglais ne sont pas pertinents.
La demanderesse fait également valoir que le mot «Gatsby» est «couramment utilisé dans des territoires tels que le Portugal, l’Espagne, la France et l’Italie, de sorte que sa force de dénégation peut être réduite en conséquence». Toutefois, la demanderesse n’a produit aucun élément de preuve à l’appui de cette allégation et est donc rejetée.
La requérante explique que le caractère du nouveau «Gatsby» auquel renvoie l’entrée du dictionnaire ci-dessus «se caractérise, entre autres, par ses habitudes de boire constante de l’alcool et du partyage». Il fait valoir ce qu’il considère comme «l’image célèbre et virale» d’un film de Martin Scorsese dans lequel le personnage principal, «le grand Gatsby», est la tofaction.
La demanderesse considère que le mot «Gatsby a pénétré sur le marché de l’alcool et des boissons pour devenir une désignation usuelle de cocktails et de boissons, et donc devenu descriptif des produits compris dans la classe 33». À l’appui de cette dernière allégation, il produit des captures d’écran de différents sites internet dans lesquels des cocktails apparaissent comme «El gran Gatsby», «Gatsby J.Gatsby», «Great Gatsby Cocktail recettes», «Gatsby», «Great Gatsby» et «Great Gatsby Cocktail». Il conclut qu’ «au vu de ces considérations, comme cela a été le cas dans l’affaire PINOCCHIO, nous sommes d’avis que, compte tenu de la grande popularité de l’œuvre de F. Scott Fitzgerald, qui a été accrue par le film et l’internet, il y a lieu de conclure que «Gatsby» est entré dans le langage courant et qu’il n’est pas possible d’attribuer une signification autre que l’histoire particulière qui suit le caractère. À l’heure actuelle, le nom «Gatsby» ne peut être dissocié du personnage de fiction qui le sous-tend, ni du lien avec le monde des boissons alcoolisées, étant donné que ce nom est devenu un mouvement culturel dans cette branche du marché. Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, le public pertinent comprendra soit le mot «Gatsby» comme un nom notoirement connu (caractère) lié aux boissons alcoolisées, et

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sera donc considéré comme non distinctif, soit comme un type habituel de boisson alcoolisée portant ce nom, étant donné qu’il existe de nombreuses boissons dénommées «Gatsby», ce qui rend le terme descriptif. Dès lors, le caractère distinctif de ce terme est amoindri ou totalement neutralisé en raison de l’ensemble des arguments exposés dans le présent mémoire».
En ce qui concerne les hypothèses susmentionnées, la division d’opposition considère que, même s’il ne peut être totalement exclu qu’une partie du public pertinent connaisse le caractère nouveau et cinématographique susmentionné, ou ses habitudes de consommation, une partie significative du public le percevra soit comme un nom étranger, soit comme un terme totalement dépourvu de signification. Pour cette partie du public, «Gatsby» n’est ni descriptif ni allusif des caractéristiques des produits concernés et possède donc un caractère distinctif moyen.
Le mot «GASPI» du signe contesté est dépourvu de signification pour les consommateurs parlant le bulgare, l’italien et l’espagnol, et présente un caractère distinctif moyen. Pour les mêmes raisons, la même conclusion s’applique à la lettre «G» en arrière-plan du signe.
Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, pour les raisons expliquées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits pertinents.
Toutefois, la demanderesse a fait valoir que la marque antérieure était dépourvue de caractère distinctif, en se fondant sur le fait qu’il existe d’autres enregistrements de marques nationales consistant en ou incluant le mot «Gatsby» pour des produits compris dans la classe 33. Il présente une liste de cinq marques françaises, espagnoles, italiennes et portugaises présentant ces caractéristiques.
Toutefois, la division d’opposition fait observer que l’existence de plusieurs enregistrements de marques n’est pas, en soi, particulièrement déterminante étant donné que cela ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché. En d’autres termes, on ne saurait présumer, sur la base des seules données du registre, que toutes ces marques ont effectivement été utilisées. Il s’ensuit que les éléments de preuve produits ne démontrent pas que les consommateurs ont été exposés à un usage généralisé de marques incluant «Gatsby» et s’y sont habitués. Dans ces circonstances, il convient de rejeter les arguments de la demanderesse;
Pour la partie du public qui pourrait percevoir «Gatsby» comme le nom d’une personne, le signe contesté n’a pas de signification. Dans un tel scénario, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Si les deux marques sont perçues comme contenant des termes dépourvus de signification, une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «GA * S» et diffèrent par les lettres «T
* BY» de la marque antérieure et «PI» du signe contesté. Ils diffèrent également par la police de caractères du signe contesté, bien que peu stylisée et de couleur noire, et par l’élément figuratif de ce dernier signe, à savoir une grande lettre «G» placée en arrière-plan. Les marques présentent un faible degré de similitude sur le plan visuel. Toutefois, phonétiquement, étant donné que les lettres «y» et «I» seront prononcées de manière identique, les séquences de lettres «GA * S * Y/I» sont phonétiquement identiques. En outre, le son des consonnes «BY» et «PI» est très similaire et aucune des lettres différentes ne constitue un son fort. Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan phonétique;

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c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques et s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif moyen.
Il est fait référence à la comparaison des signes effectuée ci-dessus. Malgré leurs différences visuelles, les marques présentent un degré élevé de similitude phonétique.
Il convient de garder à l’esprit que les produits pertinents sont des boissons et, celles-ci étant fréquemment commandées dans des établissements bruyants (bars, discothèques), la similitude phonétique entre les signes est particulièrement pertinente (15/01/2003,-99/01, Mystery, EU:T:2003:7, § 48). Ces considérations entrent en ligne de compte dans la constatation d’un risque de confusion.
Par conséquent, et compte tenu du fait que les consommateurs n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, les différences entre les signes en l’espèce ne suffisent pas à exclure un risque de confusion entre les marques, et en particulier si l’on tient compte du poids plus important de la forte similitude phonétique, sur la base des explications ci-dessus.
En outre, compte tenu du principe d’interdépendance, l’identité des produits contribue à neutraliser la faible similitude visuelle des signes.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit des parties du public pertinent parlant le bulgare, l’italien et l’espagnol et, par conséquent, étant donné qu’il suffit de rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée et le signe contesté doit être rejeté pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition

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María Clara María del Carmen SUCH Félix Ortuño
IBÁÑEZ FIORILLO SANCHEZ LÓPEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.