LES CHAMBRES DE RECOURS

DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 11 mai 2022
Dans l’affaire R 1454/2021-2
Ports Group AB Kungsgatan 42
SE-411 15 Göteborg
Suède Demanderesse/requérante représentée par Ports Group AB, Kungsgatan 42, SE-411 15 Göteborg (Suède)
contre
Ulrich Twelmeier Landhausstr. 3
75175 Pforzheim
Allemagne Opposante/défenderesse représentée par Twelmeier Mommer turcs Partner, Westliche Karl-Friedrich-Str. 56- 68, 75172 Pforzheim (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 908 476 (demande de marque de l’Union européenne no 15 615 057)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), A. Szanyi Felkl (rapporteur) et C. Negro (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
11/05/2022, R 1454/2021-2, Ports/Porta

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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 5 juillet 2016, Ports Group AB (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
PORTS
pour, en particulier, les services suivants:
Classe 45 — Services de montres de marques; Services alternatifs de règlement des litiges;
Surveillance des droits de propriété intellectuelle à des fins de conseil juridique; Services de veilles de marque à des fins de conseil juridique; Enregistrement de noms de domaine [services juridiques]; Conseils d’experts en matière de questions juridiques; Médiation; Gestion de la propriété intellectuelle; Gestion de marques; Préparation de rapports juridiques; Octroi de licences de propriété intellectuelle; Conseils en propriété intellectuelle; Services de propriété intellectuelle; Mise à disposition d’informations en matière d’affaires juridiques; Fourniture d’informations en matière de services juridiques; Assistance juridique pour l’établissement de contrats; Fourniture d’informations judiciaires; Conseils juridiques; Services de conseils en matière de protection de la propriété intellectuelle; Conseils juridiques en matière de droits de propriété intellectuelle; Services de conseils en matière de droit; Services juridiques en matière d’acquisition de propriété intellectuelle; Services juridiques en matière d’exploitation de droits de propriété intellectuelle; Services juridiques en matière d’enregistrement de marques; Services juridiques en matière de droits de propriété intellectuelle; Recherches légales; Services de conseils en matière de gestion de la propriété intellectuelle; Services de conseils en matière de protection des marques; Services de conseils en matière d’octroi de licences de marques; Services de conseils professionnels en matière de droits de propriété intellectuelle; Conseils en matière de noms de domaine; Services de conseils en matière de concession de licences de propriété intellectuelle; Services de conseils en matière d’enregistrement de noms de domaine; Services de conseils en matière de droits de propriété intellectuelle; Services de témoins experts; Fourniture d’informations dans le domaine de la propriété intellectuelle; Enregistrement de noms de domaine pour identifier les utilisateurs sur un réseau informatique mondial; Gestion et exploitation de droits de propriété industrielle et de droits d’auteur par le biais de l’octroi de licences pour des tiers; Octroi de licences de logiciels
[services juridiques]; Services d’information, de conseil et d’assistance en matière juridique.
2 La demande a été publiée le 9 mars 2017.
3 Le 8 juin 2017, Ulrich Twelmeier (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des services visés, à savoir ceux énumérés au paragraphe 1 ci-dessus.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, pointb),du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement allemand antérieur no 1 161 391 de la marque verbale PORTA, déposée le 21 août 1989 et enregistrée le 24 juillet
1990 pour les services suivants:
Classe 42 — Conseils en matière d’innovation;

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Classe 45 – Gestion et exploitation de droits de propriété intellectuelle et de droits d’auteur; administration de licences; recherches techniques et recherches en matière de propriété intellectuelle; services d’avocats en brevets.

6 Selon l’extrait de l’Office allemand des brevets et des marques joint à l’acte d’opposition, la marque antérieure couvre les services suivants:
7 Dans ses observations du 30 octobre 2019, l’opposante a produit la traduction suivante de la liste des services dans la langue de procédure:
8 Par décision du 25 juin 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition, rejeté la marque demandée pour tous les services contestés au motif qu’il existait un risque de confusion et a condamné la demanderesse à supporter les frais de la procédure. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
Preuve de l’usage
– La demanderesse a demandé que l’opposante produise la preuve de l’usage de sa marque antérieure. La demande a été présentée en temps utile et est recevable, étant donné que la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date de dépôt du signe contesté.
– La demande contestée a été déposée le 5 juillet 2016. L’opposante était donc tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux en Allemagne, du 5 juillet 2011 au 4 juillet 2016 inclus, pour les services sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les services suivants:
Classe 42 — Consultation en matière d’innovation;

Classe 45 — Gestion et exploitation de droits de propriété intellectuelle et de droits d’auteur; médiation de licences; recherches techniques et recherches en matière de propriété intellectuelle; services d’un cabinet d’avocats en propriété intellectuelle. [SIC]
– Dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage.

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– L’opposante ayant demandé que certaines données commerciales contenues dans les preuves soient confidentielles vis-à-vis de tiers, la division d’opposition ne décrira les preuves qu’en termes généraux sans divulguer de telles données. Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
Un témoignage de l’associé gérant de Twelmeier Mommer majoritaire Partner Patent- und Rechtsanwälte mbB en tant que licencié de l’enregistrement de la marque allemande no 1 161 391 pour la marque verbale «PORTA». Ce document est rédigé en anglais et daté du 1 juillet
2020. Selon ce document, «le contrat de licence a été conclu le 11 avril
2007 entre M. Ulrich Twelmeier en tant que donneur de licence et le cabinet d’avocats Twelmeier Mommer passif Partner Patentanwälte und Rechtsanwalt […] ce nom est l’ancien nom de Twelmeier Mommer majoritaire Partner Patent- und Rechtsanwälte mbB». L’associé gérant mentionne que «notre cabinet d’avocats utilise la marque sous licence «PORTA» depuis la conclusion dudit accord de licence et en particulier au cours de la période pertinente comprise entre le 4 juillet 2011 et le 4 juillet 2016 pour un large éventail de services juridiques dans le domaine de la propriété intellectuelle». Il affirme également que «nous déposons et attaque des demandes de brevets, de modèles d’utilité, de marques et de dessins ou modèles en Allemagne et dans d’autres juridictions. Notre pratique inclut également le respect de ces droits protecteurs et leur défense dans le cadre d’un litige. Nous gérons les portefeuilles de notre client en matière de brevets, de marques et de dessins ou modèles dans le monde entier. Nous préparons, négocions et administrons des accords de licence et des accords de coexistence. Nous réalisons des recherches techniques et des recherches sur d’autres questions de propriété intellectuelle». En outre, le mandant renvoie à toutes les annexes jointes aux éléments de preuve et fournit des données sur le volume du chiffre d’affaires net des taxes pour les services fournis sous la marque concernée et au cours de la période comprise entre le 4 juillet 2011 et le 4 juillet 2016.
(Annexe 1) Copie de l’accord de licence daté du 11/04/2007. Il est rédigé en allemand (parties pertinentes traduites en anglais). Selon ce document, le donneur de licence est titulaire de la marque allemande no 1 161 391 «PORTA» déposée le 21 août 1989 et enregistrée auprès de l’Office allemand des brevets et des marques le 24 juillet 1990 pour des services de «gestion et exploitation de droits de propriété intellectuelle et de droits d’auteur, conseils en innovation, gestion de licences, recherche technique et recherche en matière de propriété intellectuelle, services d’avocats en matière de brevets» […] […] donneur de licence cède ici une licence non exclusive pour utiliser cette marque à compter du 01/01/2007».
(Annexe 2) Un extrait du registre officiel allemand des partenariats montrant que le nom du licencié a été modifié. Il est rédigé en allemand
(parties pertinentes traduites en anglais) et daté du 1 juillet 2020.
(Annexe 3) impression des sites internet porta-patent.de et porta- marke.de qui appartiennent au licencié. Il est en anglais et n’est pas daté.

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Selon le titulaire de la licence, «la marque «PORTA» a été utilisée dans le cadre de nos domaines «porta-patent.de» et «porta-marke.de» orientant vers notre site web sur lequel nos services en tant qu’avocats en brevets sont offerts et promus». Dans le «Firm Profile», le document mentionne que «nous conseillons et représenteraient nos clients dans tous les domaines du droit de la propriété intellectuelle. Notre pratique inclut la poursuite des droits de propriété industrielle ainsi que leur application et leur défense dans le cadre de procédures judiciaires. Nous nous consultons également sur les questions relatives aux transactions. Pour la gestion des droits de propriété industrielle étrangers, nous coopérons avec des collègues hautement expérimentés dans le monde entier».
(Annexe 4) Certains fiches techniques adressées aux clients du licencié. Ils sont en allemand et sont datés du 17 février 2012 au 1 avril 2016. Ils contiennent, par exemple, la marque en cause
.
(Annexe 5) deux copies du papier à en-tête du licencié. Ils sont en allemand (et en partie en anglais) et ne sont pas datés. Ils contiennent la marque en cause, à savoir . Selon le licencié, ils ont tous été utilisés au cours de la période comprise entre le 4 juillet 2011 et le 4 juillet 2016 dans «notre correspondance avec des clients, d’autres cabinets d’avocats, des tribunaux tels que la Cour fédérale allemande des brevets ou la Cour fédérale allemande et les offices de propriété intellectuelle tels que l’Office allemand des brevets et des marques, l’Office européen des brevets, l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle ou l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle».
(Annexe 6) Several factures émises par le licencié à ses clients. Ils sont en allemand (en partie traduits en anglais) et sont datés du 7 mai 2013 au 20 avril 2016. Les factures contiennent une référence à «PORTA
Anwaltsdienstleistungen» (en anglais: «Porta legal services») et les prix sont libellés en euros.
– La demanderesse fait valoir que «la société exploite et commercialise ses activités légales en matière de PI sous la marque Twelmeier Mommer turcs
Partner et non PORTA».
– Il s’agit là d’une opinion subjective de la demanderesse qui ne peut être prise en considération. La marque en question apparaît sur la plupart des preuves. Il n’est pas exclu qu’un prestataire de services utilise simultanément deux marques (ou sa dénomination sociale), comme c’est le cas en l’espèce. Il convient également de souligner que la marque «PORTA» est clairement perceptible et fait référence à des services particuliers (à savoir des services de cabinets d’avocats en propriété intellectuelle, comme expliqué ci- dessous). Par conséquent, il convient de rejeter l’argument de la demanderesse;

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– La requérante souligne que la déclaration de témoin a été rédigée par le licencié et devrait donc se voir accorder moins de poids.
– Les déclarations établies par les parties intéressées elles-mêmes ou par leurs employés se voient généralement accorder moins de poids que les éléments de preuve indépendants. Cela est dû au fait que la perception de la partie prenante au litige peut être plus ou moins affectée par des intérêts personnels en l’espèce. Néanmoins, cela ne signifie pas que la déclaration est dépourvue de toute valeur probante. La conclusion finale dépend de l’appréciation globale des preuves dans chaque cas d’espèce. En règle générale, d’autres pièces sont nécessaires pour apporter la preuve de l’usage, car il faut tenir compte du fait que ces déclarations ont une valeur probante inférieure à celle de preuves concrètes (étiquettes, emballages, etc.) ou provenant de sources indépendantes. Il est nécessaire d’apprécier les autres éléments de preuve afin de déterminer si le contenu de la déclaration est étayé par les autres éléments de preuve (ce qui est le cas en l’espèce). Parconséquent, l’argument de la demanderesse doit être rejeté.
– Selon la demanderesse, les éléments de preuve ne contiennent pas de «copies directes de factures réelles et/ou de lettres/fiches de données adressées à des clients», étant donné que «aucun des échantillons […] ne contient d’adresse ou d’informations commerciales de quelque nature que ce soit relatives à un véritable destinataire».
– Le fait que les factures produites par l’opposante ne contiennent ni l’adresse des clients ni d’autres informations y afférentes ne signifie pas qu’elles ne peuvent être prises en considération. L’opposante explique qu’il ne s’agit que d’exemples de factures et a demandé que les éléments de preuve restent confidentiels. En outre, il apparaît sur ces factures l’adresse du prestataire de services, indiquant donc le lieu de prestation des services et le lieu de prestation des services sur le territoire pertinent. L’étendue des services et les prix indiqués dans les factures sont différents, néanmoins tous font référence à des «services juridiques PORTA». Par conséquent, l’argument de la demanderesse doit être rejeté.
– La demanderesse avance que «l’opposante a présenté des en-têtes où le service PORTA Intellectual Property Service est écrit en très petite taille dans le coin inférieur droit du document» et que les échantillons «ne sont pas des copies de lettres effectivement envoyées mais seulement des documents vides». De l’avis de la demanderesse, «les destinataires de lettres de Twelmeier Mommer END Partner ne verront que la marque Twelmeier Mommer END Partner et ne remarqueront donc ni n’accorderont aucune attention au libellé PORTA Intellectual Property Service».
– En effet, l’opposante a produit deux exemples de lettres où la marque «PORTA» est représentée en petits caractères dans le coin inférieur droit du document (à savoir les services de propriété intellectuelle PORTA). Il ne s’agit toutefois que de deux exemples et, sur les factures produites par

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l’opposante, la marque «PORTA» apparaît également dans le texte principal (à savoir la description des services fournis) et fait référence à des services juridiques. Par conséquent, il convient de rejeter l’argument de la demanderesse;
– La demanderesse fait valoir que «l’utilisation d’un signe en tant que nom de domaine, ou comme partie d’un nom de domaine, identifie principalement le site en tant que tel» et «le simple fait que l’opposante ait enregistré des noms de domaine contenant le mot «PORTA» ne suffit pas en soi à prouver l’usage sérieux de la marque».
– L’utilisation d’un signe en tant que nom de domaine ou comme élément d’un nom de domaine identifie principalement le site en tant que tel. Toutefois, selon les circonstances, cette utilisation peut aussi constituer un usage d’une marque enregistrée (ceci présuppose qu’il permet d’accéder à un site sur lequel apparaissent les produits et services). En l’espèce, l’opposante a expliqué que les pages web mentionnées contiennent des informations sur les services rendus par le licencié, par exemple «conseil et représentation… dans tous les domaines du droit de la propriété intellectuelle».
Appréciation des éléments de preuve
– Conformément à l’article 18, paragraphe 2, du RMUE, l’usage de la marque de l’Union européenne avec le consentement du titulaire est considéré comme fait par le titulaire. Bien que cette disposition couvre des marques de l’Union européenne, elle peut s’appliquer par analogie aux marques antérieures enregistrées dans des États membres. Le fait que l’opposant ait produit des preuves de l’usage de ses marques par un tiers (en l’espèce, son licencié) démontre implicitement qu’il a consenti à cet usage (08/07/2004, T- 203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225). Par conséquent, étant donné qu’il peut être présumé que les éléments de preuve produits par l’opposante indiquent implicitement que l’usage a été fait avec son consentement, l’allégation de la demanderesse est dénuée de fondement. Dans cette mesure, et conformément à l’article 18, paragraphe 2, du RMUE, la division d’opposition considère que l’usage fait par ces autres sociétés a été fait avec le consentement de l’opposante et équivaut donc à un usage fait par l’opposante.
– En ce qui concerne le lieu de l’usage, les éléments de preuve, par exemple les factures (annexe no 5), les impressions du site internet du licencié (annexe 3) et la déclaration sous serment du associé gérant de Twelmeier Mommer majoritaire PARTNER Patent- und Rechtsanwälte mbB confirment que le lieu de l’usage était l’Allemagne. Cela peut être déduit des références au territoire de l’Allemagne, du fait que les documents sont en allemand et que les prix sont libellés en euros. Par conséquent, les éléments de preuve concernent le territoire pertinent.
– En ce qui concerne la durée de l’usage, la plupart des éléments de preuve datent de la période pertinente. Certains des éléments de preuve sont toutefois datés en dehors de la période pertinente (par exemple, l’accord de

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licence daté du 11 avril 2007), voire non datés (par exemple, l’impression des sites web porta-patent.de et porta-marke.de). Bien que certains des éléments de preuve ne soient pas datés ou ne datent pas de la période pertinente, ils peuvent néanmoins être pris en considération conjointement avec les autres éléments de preuve datant de la période pertinente, tels que les factures, étant donné que les éléments de preuve non datés fournissent, par exemple, des indications utiles concernant la nature de l’usage (voir ci-dessous). Par conséquent, les éléments de preuve concernent la période pertinente.
– En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, y compris la nature des produits pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence. En outre, l’ appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte.
– Une durée suffisante de l’usage est clairement indiquée par le fait que l’opposante a produit des factures, par exemple une ou deux par année de la partie essentielle de la période pertinente (à savoir du 7 mai 2013 au 20 avril 2016). En ce qui concerne la fréquence de l’usage, les factures ne laissent aucun doute que les transactions de vente sous la marque antérieure ont été réalisées régulièrement tout au long de la période pertinente. En outre, le volume des services «vendus» sous la marque «PORTA», tel qu’il ressort des factures, était assez important. Ces factures pourraient constituer des échantillons des ventes totales et, en tout état de cause, l’appréciation à cet égard implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (08/07/2004, T- 203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 42). Il convient de noter que l’usage même minime de la marque pourrait être suffisant pour établir l’existence d’un caractère sérieux, en fonction des produits et services, et du marché pertinent (23/09/2009, T-409/07, acopat, EU:T:2009:354, § 35 et jurisprudence citée; 02/02/2012, T-387/10, Arantax, EU:T:2012:51, § 42).
– Ces circonstances indiquent que l’importance de l’usage de la marque était effectivement suffisante. Toutefois, cela ne vaut que pour certains des services enregistrés compris dans la classe 45. Conformément à la règle de l’économie de procédure, l’accent sera mis uniquement sur les services qui sont suffisants pour traiter le cas d’espèce (à savoir les services de cabinets d’avocats en matière de propriété intellectuelle).
– En ce qui concerne l’usage en tant que marque et l’usage de la marque telle qu’enregistrée, les éléments depreuve, en particulier les factures, la déclaration sous serment et les informations tirées du site internet du licencié, montrent que le signe antérieur a été utilisé de manière à établir un lien clair entre les services et l’entreprise responsable de leur fourniture et de leur commercialisation (c’est-à-dire le licencié). Par conséquent, les éléments de

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preuve démontrent que la marque de l’opposante a été utilisée pour identifier l’origine commerciale des services en cause.
– La marque antérieure est enregistrée en tant que marque verbale et est utilisée par l’opposante en tant que telle sur le marché. La marque est également utilisée avec d’autres éléments non distinctifs, tels que le symbole ® (qui signifie que la marque est enregistrée), le mot «Schutzrecht» (c’est-à-dire un droit protecteur) et l’expression «Intellectual Property Services». En l’espèce, l’élément verbal «PORTA» de la marque est clairement perceptible. Par conséquent, il est considéré que la marque de l’opposante a été utilisée telle qu’enregistrée.
– Les services figurant sur les factures sont décrits comme des «services juridiques» (en allemand: «Anwaltsdienstleistungen») et ils couvrent, par exemple, desservices de cabinets d’avocats en propriété intellectuelle «qui apparaissent dans la spécification de la marque antérieure» [sic]. En outre, l’opposante fait valoir que son licencié fournit des services juridiques dans le domaine de la propriété intellectuelle (ce qui est étayé par les éléments de preuve).
– Les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas un usage sérieux de la marque pour l’ensemble des services qu’elle désigne. Conformément à l’article 42, paragraphe 2, du RMUE, si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour cette partie des produits ou services. Comme expliqué ci-dessus, la division d’opposition utilisera la règle de l’économie de procédure, «se concentrant uniquement sur les services de cabinets d’avocats en matière de propriété intellectuelle de l’opposante compris dans la classe 45» [sic]. Par conséquent, l’usage de la marque antérieure pour d’autres services de l’opposante n’a pas été entrepris.
Conclusion sur la preuve de l’usage
– Compte tenu des éléments de preuve dans leur ensemble, bien que les éléments de preuve produits par l’opposante ne soient pas particulièrement exhaustifs, ils atteignent à tout le moins le niveau minimal nécessaire pour établir l’usage sérieux de la marque antérieure au cours de la période pertinente sur le territoire pertinent pour les «services de cabinets d’avocats en matière de propriété intellectuelle» compris dans la classe 45.
Sur le risque de confusion
– Les services sur lesquels l’opposition est fondée, après avoir examiné les preuves de l’usage, sont des services de cabinets d’avocats en classe 45. Tous les services contestés sont inclus dans la catégorie générale des «services de cabinets d’avocats en matière de propriété intellectuelle» de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.

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– En ce qui concerne le public pertinent et le niveau d’attention, les services jugés identiques sont des services spécialisés destinés à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature de la spécialisation ou des conditions générales des services achetés;
– Le territoire pertinent pour la comparaison des signes est l’Allemagne.
– Les éléments verbaux «PORTA» de la marque antérieure et «PORTS» du signe contesté sont dépourvus de signification pour le public pertinent et sont dès lors distinctifs. L’opposante fait valoir que les signes seront compris comme une référence soit au portail de la ville romaine à Trier, soit au mot anglais «port». À cet égard, l’opposante a produit une impression de Wikipédia concernant «Porta nigra». Toutefois, l’opposante n’a produit aucun élément de preuve confirmant que le mot «PORTA» sera compris dans cette signification sur le territoire pertinent. Le fait qu’un grand portail de ville romenne soit appelé «Porta Negra» ne signifie pas en soi que le mot
«PORTA» sera compris comme indiqué ci-dessus par le public pertinent. Par conséquent, l’argument de l’opposante doit être rejeté.
– Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les quatre premières lettres/le son des quatre premières lettres, à savoir «PORT *».
Toutefois, ils diffèrent par leurs dernières lettres/par le son de leurs dernières lettres, à savoir «A» de la marque antérieure et «S» du signe contesté. Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
– Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
– Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
– L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
– Quant à l’ appréciation globale, les services sont identiques et s’adressent à des professionnels. Le niveau d’attention du public variera de moyen à élevé. Le degré de caractère distinctif de la marque antérieure est normal. Les signes

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présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique. La comparaison conceptuelle reste neutre.
– Les consommateurs moyens ont rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doivent se fier à l’image non parfaite qu’ils en ont gardée en mémoire, même s’ils font preuve d’un niveau d’attention élevé (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
– Les signes coïncident par les quatre premières lettres (sur cinq), à savoir «PORT *». Les débuts sont plus mémorisables par le public. Toutefois, les signes diffèrent par leurs dernières lettres. En l’espèce, les différences ne sauraient l’emporter sur les similitudes plus fortes. Il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
– L’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque allemande no 1 161 391 «PORTA» (marque verbale) de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés, même en tenant compte du fait que le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé.
9 Le 23 août 2021, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 25 octobre 2021.
10 Dans son mémoire en réponse reçu le 15 décembre 2021, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
11 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Le niveau d’attention a été apprécié de manière erronée. Il ne varie pas de moyen à élevé.
– Étant donné que les services en cause s’adressent à des professionnels et que ces services sont coûteux et de nature complexe et cruciale, ne sont pas achetés quotidiennement et peuvent avoir d’importantes conséquences financières ou juridiques pour leurs utilisateurs, le niveau d’attention sera élevé.
– Ce point de vue a également été confirmé par la chambre de recours et le Tribunal dans leur jurisprudence antérieure (17/07/2017, R 1568/2016-5, C indirects R/C indirects P et al., § 19; 14/03/2017, T-276/15, e (fig.)/e (fig.),
EU:T:2017:163, § 19).
– Un degré d’attention élevé amènera le public à être plus attentif aux différences mineures entre les noms. Le public pertinent remarquera les

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différences entre les marques, notamment dans leurs dernières lettres «-A» et
«-S».
– En ce qui concerne la comparaison des marques, il est renvoyé aux observations de l’opposante déposées devant la division d’opposition, jointes en annexe 1.
– Sur le plan visuel, les lettres finales des signes sont différentes étant donné qu’elles diffèrent clairement par leur forme.
– Le public perçoit d’autant plus aisément l’ensemble des éléments individuels d’un signe que celui-ci est court. De petites différences produiront souvent une impression d’ensemble différente (10/05/2018, B 2 432 352; 23/10/2019, B 3 058 359). Les marques en cause sont courtes (5 lettres respectivement).
– Phonétiquement, la prononciation diffère par le son des dernières lettres «S» et «A». Sur le plan phonétique, ils sont véritablement différents et modifient la sonorité et le rythme. Le signe contesté sera prononcé en une seule syllabe tandis que le signe antérieur sera prononcé en deux syllabes. Les signes sont similaires à un faible degré sur le plan phonétique.
– Sur le plan conceptuel, le signe antérieur sera perçu comme faisant référence à une porte ou à une entrée, à la ville de Porta Westfalica, en Allemagne ou au portail de la ville romaine à Trier, comme le montrent les extraits de
Wikipédia et de dictionnaires joints.
– En ce qui concerne le signe contesté, la division d’opposition a totalement ignoré le fait que le public du territoire pertinent comprendra l’anglais. Dès lors, «PORTS» sera compris comme la forme plurielle d’un harbor ou du pluriel d’une partie d’un ordinateur dans laquelle des fils, par exemple d’autres pièces d’équipement, comme une souris ou une imprimante, peuvent être connectés.
– Ces différences seront comprises par le public germanophone. Ils auront une incidence sur l’appréciation conceptuelle. Les signes sont différents sur le plan conceptuel. Des différences conceptuelles peuvent neutraliser des similitudes visuelles et phonétiques, pour autant qu’au moins une des marques en cause ait, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de sorte que ce public est susceptible de la saisir immédiatement.
– Les marques ont une signification claire, différente et comprise par le public.
– La différence au niveau de la dernière lettre est importante. «S» est une consonne et «A» est une voyelle.
– Quant à la preuve de l’usage, la position exposée dans les observations devant la division d’opposition (jointe au mémoire exposant les motifs du

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recours en tant qu’annexe 2) est maintenue. L’opposante n’a pas été en mesure de fournir un usage sérieux suffisant de sa marque antérieure.
– Le terme «services de cabinets d’avocats en propriété intellectuelle» sur lequel la division d’opposition a fondé sa comparaison n’est pas inclus dans la liste des services sur lesquels l’opposition est fondée.
– Les services contestés compris dans la classe 45 ne peuvent être rejetés sur la base d’un service qui n’est pas inclus dans la spécification de l’enregistrement de la marque allemande antérieure «PORTA» de l’opposante.
– Selon la décision attaquée, les éléments de preuve présentés n’étaient pas particulièrement exhaustifs. Elle n’atteint pas le niveau minimal nécessaire pour établir l’usage sérieux du signe antérieur.
– Ni les factures, ni les lettres/fiches ne mentionnent une adresse ou des informations commerciales de quelque nature que ce soit relatives à un véritable destinataire. Les éléments de preuve ne fournissent aucune information quant à la question de savoir à qui l’opposante commercialise ses services. Il ne peut être exclu que les recettes puissent, par exemple, être tirées de relations avec des personnes ou des entreprises étroitement liées, détenues ou influençant l’opposante. Un usage dans la sphère privée ou un usage purement interne ne constitue pas un usage sérieux.
– Il n’est pas possible de vérifier si les échantillons sont des documents originaux ou non. À la connaissance de la demanderesse, les échantillons ne sont pas des copies de documents effectivement envoyés à des clients.
12 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
– Selon la requérante, l’expression «services d’un cabinet d’avocats en propriété intellectuelle» n’était pas incluse dans la liste des services du signe antérieur.
– Cet argument est hors de propos, car la liste des services du signe antérieur est uniquement rédigée en allemand et la marque antérieure contient bien le terme «Dienstleistungen eines Patentanwalts». Une traduction littérale de ce terme serait «services d’un mandataire en brevets».
– Étant donné que les conseils en brevets fournissent précisément les services que les cabinets d’avocats en propriété intellectuelle fournissent, l’expression «services d’avocats en matière de propriété intellectuelle» couvre les mêmes services que les «Dienstleistungen eines Patentanwalts».
– C’est donc à juste titre que la division d’opposition a fondé sa décision sur les «services d’un cabinet d’avocats en propriété intellectuelle».

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– Quant à l’argument selon lequel les factures ne contiennent aucune adresse ou information commerciale du destinataire effectif, l’absence d’adresse ou d’autres informations ne rend pas la facture dénuée de pertinence, d’autant plus que le droit allemand et les règlements de l’Union en matière de protection des données, tels que le règlement général sur la protection des données, interdit aux avocats de divulguer le nom et l’adresse des clients.
– En ce qui concerne le degré d’attention du public pertinent, les conseils en brevets fournissent un large éventail de services. Elles représentent des entreprises dans le cadre de procédures judiciaires concernant un produit ou un brevet stratégique ou vital pour l’entreprise, mais elles fournissent également des consultations initiales par téléphone aux étudiants en ingénierie se demandant si leur projet de thèse pourrait contenir une invention brevetable. Dans le premier exemple, le degré d’attention du public est certes élevé, mais dans le deuxième exemple, il n’est pas supérieur à la moyenne.
– Le fait que le public pertinent percevra le signe contesté comme faisant référence à la forme plurielle d’un port ou d’une forme plurielle d’une partie d’un ordinateur est farcies et mal fabriqué.
– Bien qu’une partie du public en Allemagne comprenne quelque langue anglaise, personne ne comprendra le signe contesté dans le contexte de services juridiques comme signifiant la forme plurielle d’un port ou d’une partie informatique.
– Le fait même que «PORTS» ait deux significations différentes implique que même la partie du public allemand qui comprend l’anglais ne peut comprendre le mot sur le plan conceptuel sans un contexte qui renvoie à des ports ou à des ordinateurs.
– Quant à la compréhension par le public allemand de «PORTA» comme désignant une porte ou une entrée, la ville de Porta Westfalica ou un portail de ville romaine à Trier, il est observé que ni le portail de la ville romenne à
Trier ni Porta Westfalica ne sont connus en dehors de la population locale de Trrier et de Porta Westfalica. Le public n’a pas non plus de raison d’associer le signe antérieur à ces concepts étant donné que «PORTA» n’a pas une telle signification en anglais ou en allemand.
– Les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
Motifs
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.

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14 Après avoir conclu que le signe antérieur avait fait l’objet d’un usage sérieux (au moins) pour les «services d’avocats en matière de propriété intellectuelle» compris dans la classe 45, la division d’opposition a conclu à l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit en raison de leur similitude ainsi que de l’identité et de la similitude entre les «services d’avocats en matière de propriété intellectuelle» de l’opposante et les services compris dans la classe 45 désignés par la demande contestée.
15 Toutefois, comme la demanderesse l’a souligné à juste titre dans son recours, la marque allemande antérieure de l’opposante sur laquelle l’opposition est fondée ne couvre pas les «services d’un cabinet d’avocats en propriété intellectuelle» compris dans la classe 45.
16 Enrevanche, comme indiqué dans l’acte d’opposition, la marque allemande antérieure de l’opposante couvre les produits «Verwaltung und Verwertung von gewerblichen Schutzrechten und von Urheberrechten, Innovationsberatung,
Lizenzvermittlung, technische Recherchen und Recherchen in Angelegenheiten des gewerblichen Rechtsschutzes, Dienstleistungen eines Patentanwaltes» dans les classes 42. Une traduction en anglais de ces services a été fournie par l’opposante le 30 octobre 2019, comme suit: «gestion et exploitation de droits de propriété intellectuelle et de droits d’auteur, conseil en innovation, administration de licences, recherche technique et recherche en matière de propriété intellectuelle, services d’avocats en matière de brevets» (voir points 6 et 7 ci- dessus).
17 Tout d’abord, la chambre de recours souligne que la traduction par l’opposante de «Dienstleistungen eines Patentanwaltes» en «services d’avocats en brevets» est tout à fait correcte, selon le dictionnaire anglais anglais «Langenscheidt» (voir https://en.langenscheidt.com/german-english/patentanwalt, consulté le
19/04/2022).
18 Dans toutes ses observations présentées au cours de la procédure d’opposition, l’opposante a systématiquement mentionné les «services d’avocats en brevets» commefaisant partie des services couverts par sa marque antérieure. À aucun moment, l’opposante n’a jamais affirmé que son signe antérieur couvrait les «services d’un cabinet d’avocats en propriété intellectuelle». Il en va de même pour la demanderesse.
19 Compte tenu du fait que l’opposante a fourni une traduction des services couverts par sa marque antérieure dans le délai imparti, la chambre de recours est perplexe quant aux raisons pour lesquelles la division d’opposition a choisi d’effectuer sa propre traduction (incorrecte) plutôt que de fonder sa décision sur la traduction (correcte) de l’opposante.
20 En tout état de cause, il n’en demeure pas moins que la division d’opposition a fondé son appréciation de la preuve de l’usage et a conclu à l’existence d’un risque de confusion sur la base d’une spécification inexacte des services couverts par la marque antérieure.

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21 Cela constitue une erreur de procédure substantielle commise par la division d’opposition qui, pour plusieurs raisons, est de nature à avoir une incidence critique sur le résultat global de l’opposition. Tout d’abord, la division d’opposition a examiné la preuve de l’usage de manière erronée, en appréciant si le signe avait été utilisé ou non pour des «services d’avocats en matière de propriété intellectuelle» plutôt que pour des «services d’avocats en brevets» (et pour les autres services couverts par le signe antérieur de l’opposante). Cela peut avoir une incidence sur la portée de la marque antérieure, qui, à son tour, pourrait avoir une influence sur la comparaison des services. Deuxièmement, le résultat de la comparaison des services est susceptible de varier considérablement si, au lieu de comparer les «services de cabinets d’avocats en matière de propriété intellectuelle» aux services contestés, ces derniers sont plutôt comparés à l’expression plus étroite «services d’avocats en brevets». Par exemple, s’il est exact d’affirmer, comme l’a fait la division d’opposition, que les «services de montre de marques» contestés sont inclus dans la catégorie générale des «services de cabinets d’avocats en matière de propriété intellectuelle», il n’en va pas de même si les «services de montre de marques» sont comparés aux «services d’avocats en brevets», étant donné qu’il n’est pas donné qu’un avocat spécialisé dans les brevets offrirait également des services de montre des marques.
22 À la lumière de tout ce qui précède, une nouvelle décision sur l’opposition doit être prise, en commençant par la révision de la preuve de l’usage (non seulement en ce qui concerne les «services d’avocats en brevets» mais aussi — étant donné que ce terme est plus spécifique que les «services de cabinets d’avocats en matière de propriété intellectuelle» — pour les services restants couverts par la marque antérieure, à savoir «gestion et exploitation de droits de propriété intellectuelle et de droits d’auteur, conseil en innovation, administration de licences, recherche technique et recherche en matière de propriété intellectuelle»), et poursuivre avec une nouvelle comparaison des services en conflit.
23 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, la chambre de recours peut, soit exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée, soit renvoyer l’affaire à ladite instance pour suite à donner.
24 Compte tenu du fait que tant l’appréciation de la preuve de l’usage que la comparaison des services étaient fondées sur des services non couverts par le signe antérieur, et compte tenu de l’intérêt légitime des parties à ce que le fond de l’affaire soit examiné par les deux instances de l’Office, la chambre de recours estime approprié de renvoyer l’affaire à la division d’opposition pour rendre une nouvelle décision, incluant une nouvelle appréciation de la preuve de l’usage, sur la base de la spécification correcte des services couverts par la marque antérieure,
à savoir «gestionet exploitation de droits de propriété intellectuelle et de droits d’auteur, services de licences et d’innovation».
25 Enfin, compte tenu de la gravité des conséquences de l’examen de l’opposition sur la base d’un terme non couvert par le signe antérieur, la chambre de recours conclut que la décision attaquée est entachée d’une violation des formes substantielles.

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26 Par conséquent, la décision attaquée doit être annulée dans son intégralité et renvoyée à la division d’opposition.
Frais
27 Aucune partie n’étant perdante à ce stade de la procédure, la chambre de recours considère qu’il est équitable, conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE, de condamner chaque partie à supporter ses propres dépens exposés aux fins de la procédure de recours. En outre, compte tenu de la violation des formes substantielles, la taxe de recours est remboursée. La décision finale sur les frais de la procédure d’opposition relève de la compétence de la division d’opposition après son appréciation du fond de l’affaire.

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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée.
2. Renvoie l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner.
3. Ordonne le remboursement de la taxe de recours;
4. Ordonne que chaque partie supporte ses propres frais exposés dans le cadre de la présente procédure de recours.




Signature Signature Signature
S. Stürmann A. Szanyi Felkl C. Negro
Greffier:
Signature
H. Dijkema