LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF

DÉCISION de la première chambre de recours du 28 septembre 2022
dans l’affaire R 2015/2021-1
EDICIONES LITERARIAS INDEPENDIENTES, S.L. Avenida Juan Sebastián Elcano, 145
Piso 5 Puerta 44
29017 Málaga
Espagne demanderesse en nullité/requérante représentée par Beatriz Martínez Hulin, Alameda Principal, 21, 5°-503, 29001 Málaga (Espagne)
contre
PENGUIN RANDOM HOUSE GRUPO EDITORIAL, S.A.U. Travessera de Gràcia, 47-49
08021 Barcelona
Espagne titulaire de la MUE/défenderesse représentée par ELZABURU, S.L.P., Edificio Torre de Cristal, P° de la Castellana 259C, planta 28, 28046 Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’annulation n° 45 032 C (enregistrement de marque de l’Union européenne n° 17 887 136)
LA PREMIERE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), A. González Fernández (rapporteure) et M. Bra (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: espagnol
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Décision
Résumé des faits
1 Le 13 avril 2018, la société commerciale PENGUIN RANDOM HOUSE GRUPO EDITORIAL, S.A.U. (la «titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative suivante

en tant que marque de l’Union européenne pour désigner, à la suite d’une limita tio n intervenue le 20 juillet 2018, les produits suivants:
Classe 9 – Liseuses électroniques, livres électroniques (e-books); appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement de traitement de données, ordinateurs; logiciels, à l’exclusion des logiciels pour services de sécurité et logiciels pour services de gestion de la sécurité; extincteurs; publications électroniques téléchargeables; publications électroniques enregistrées sur support informatique;
Classe 16 – Papier et carton; produits de l’imprime rie; photographies; papeterie; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire [électriques ou non électriques]; articles de bu reau à l’exception des meubles; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); caractères d’imprimerie; clichés; publications imprimées; livres; tous les produits précités à l’exception des adhésifs ou produits en papier contenant des points de colle, tampons adhésifs ou rubans adhésifs.
2 La demande s’est vu attribuer le numéro de marque de l’Union européenne n° 17 887 136 et a été publiée le 16 mai 2018. La marque a été enregistrée le 19 octobre 2018.
3 Le 25 juillet 2020, la société commerciale, EDICIONES LITERARIAS
INDEPENDIENTES, S.L. (la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité contre tous les produits compris dans les classes 9 et 16 de la marque enregistrée (la «marque contestée»). Le motif invoqué était celui visé à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE. La demande en nullité comprend, respectivement, en annexes 1 et 2, l’arrêt n° 472/2019 du Tribunal Superior de
Justicia de Madrid (le «Tribunal supérieur de justice de Madrid») du 26 juin 2019
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et l’intitulé du nom commercial espagnol n° 366 342, , détenu par EDICIONES LITERARIAS INDEPENDIENTES, S.L. Dans l’arrêt précité, ce tribunal a rejeté le recours contentieux-administratif formé par la société commerciale PENGUIN RANDOM HOUSE GRUPO EDITORIAL, S.A. contre la décision du 13 mars 2018 rendue par l’Office espagnol des brevets et des marques, O.A., faisant droit recours hiérarchique formé contre la décision du
14 juillet 2017, qui refusait l’enregistrement de la marque espagnole n° 3 641 418
«PLAN B» (mixte) demandée par PENGUIN RANDOM HOUSE GRUPO
EDITORIAL, S.A., pour des produits compris dans la classe 16.
4 Le 11 décembre 2020, PENGUIN RANDOM HOUSE GRUPO EDITORIAL, S.A. a présenté des arguments à l’encontre de la demande en nullité, qui peuvent être résumés comme suit:
– La demanderesse en nullité souhaite introduire des causes de nullité supplémentaires non formellement invoquées dans la demande en nullité. En outre, tant les causes de nullité absolue que relative revendiquées ne sont pas correctement étayées et ne doivent donc pas être prises en considération.
– La demanderesse en nullité n’a produit aucun document prouvant que la titulaire de la MUE a déposé la marque contestée de mauvaise foi, mais se contente d’affirmer qu’elle a agi «de manière sibylline» (sic) en déposant ladite demande, au motif qu’elle l’a introduite avant le résultat d’une procédure d’opposition en cours en Espagne. Elle répète toutefois qu’aucune décision définitive n’avait encore été rendue dans le cadre de la procédure d’opposition en Espagne. En outre, les décisions fournies par la demanderesse en nullité ne constituent pas un motif suffisant pour prouver que la titulaire de la marque de l’Union européenne a agi de mauvaise foi, étant donné que l’objet de la demande est différent.
– En tout état de cause, même si l’arrêt refusant l’enregistrement était définit if, la demande de marque de l’Union européenne ne constitue pas un acte de mauvaise foi. Le choix du signe demandé correspond à une extension de la famille de marques dont PENGUIN RANDOM HOUSE GRUPO
EDITORIAL, S.A.U. est titulaire et qui utilise la lettre «B». La titulaire inclut des exemples de marques appartenant à sa famille de marques et renvoie au contenu de son site web. L’utilisation de la lettre «B» en tant que marque trouve son origine dans la maison d’édition espagnole Ediciones B, S.A., fondée en 1987 et rachetée en 2017 par la titulaire de la MUE. À l’effet de corroborer ces allégations, la titulaire de la MUE produit les documents suivants:
Document 1: dossier de la demande de marque espagnole n° 3 641 418.
Document 2: liste des marques appartenant à PENGUIN RANDOM HOUSE GRUPO EDITORIAL S.A.U.
5 Le 11 mars 2021, la demanderesse en nullité a présenté des observations en réponse aux allégations de la titulaire de la MUE auxquelles il est fait référence au paragraphe précédent, en faisant valoir les éléments suivants:
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– Le 24 novembre 2016, la titulaire de la MUE a demandé l’enregistrement de la marque contestée de mauvaise foi, étant donné qu’à cette époque, le nom
commercial antérieur n° 366 342, , existait déjà depuis 2016, pour des produits et services identiques avec lesquels il existait un risque de confusion. À l’appui de ses allégations, elle présente l’arrêt n° 472/2019 du Tribunal supérieur de justice de Madrid, 2e chambre, dans le cadre du recours contentieux-administratif n° 470/2018 (annexe 1), ainsi qu’un certifica t d’enregistrement du nom commercial n° 366 342 délivré par l’Office espagnol des brevets et des marques (l'«OEPM») (annexe 2).
– La titulaire de la MUE a déposé une demande d’enregistrement de la marque espagnole n° 3 641 418, identique à la marque contestée, pour des produits compris dans la classe 16. Cette demande a fait l’objet d’une opposition de la part de la demanderesse en nullité en l’espèce sur la base du nom commercia l
n° 366 342, , laquelle a été rejetée en première instance. L’opposition ayant été rejetée, la demanderesse en nullité en l’espèce a formé un recours, qui a été accueilli le 13 mars 2018. Par conséquent, la marque espagnole n° 3 641 418 demandée par la titulaire de la MUE a été refusée. Cette dernière a formé un recours devant le tribunal du contentieux- administratif espagnol contre le rejet de sa demande de marque espagnole. Avant que le tribunal ne rende un jugement, elle a demandé l’enregistreme nt de la marque contestée. L’arrêt rendu par le tribunal espagnol a rejeté le recours; en d’autres termes, il a confirmé le refus de la marque espagnole n° 3 641 418 demandée par la titulaire de la MUE.
– Eu égard à ces éléments factuels, la titulaire de la MUE savait qu’elle n’avait pas le droit de faire inscrire l’expression «Plan B» dans le registre nationa l, étant donné que cet enregistrement avait été refusé par l’OEPM en raison de l’existence du droit antérieur de la demanderesse en nullité. En outre, la titulaire de la MUE faisait usage d’un signe identique en Espagne pour des produits ou services identiques avec lesquels il existait un risque de confusio n, comme l’ont démontré l’OEPM et le Tribunal supérieur de justice de Madrid, 2e chambre, dans les annexes produites. La titulaire de la MUE a agi de manière sibylline, étant donné qu’avant l’issue de la procédure judiciaire, elle a déposé une demande d’enregistrement auprès de l’EUIPO afin d’obtenir un enregistrement de la même marque dans l’Union européenne et de continue r ainsi à utiliser indûment cette dénomination dans le secteur de l’édition.
– Il est fait référence à d’autres motifs de refus absolus et relatifs, à savoir que :i) la marque de l’Union européenne ne sert pas à distinguer ses produits des produits et services d’une autre entreprise (article 7, paragraphe 1, point a), du RMUE); il s’agit d’une marque qui induit le public en erreur (article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE); la marque est contraire à l’article 7, paragraphe 1, point i), du RMUE; iv) il existe un nom commercial identiq ue enregistré auprès de l’OEPM pour des produits et services identiques avec lesquels il existe un risque de confusion et d’association (article 8,
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paragraphe 1, points a) et b), du RMUE) et v) la marque a été enregistrée en violation de l’article 8, paragraphes 4 et 5, du RMUE, lu conjointement avec l’article 60 du RMUE ainsi que l’article 60, paragraphe 2, du RMUE.
– Pour étayer ses allégations la demanderesse en nullité a produit les pièces suivantes:
Document 1: décision de l’OEPM du 12 septembre 2016 reconnaissant l’enregistrement du nom commercial «Ediciones Plan B» en faveur de EDICIONES LITERARIAS INDEPENDIENTES, S.L. pour la classe 41.
Document 2: décision statuant sur le recours hiérarchique formé par la demanderesse en nullité en l’espèce, qui reconnaît l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit.
Document 3: arrêt n° 472/2019 du 26 juin 2019 du Tribunal supérieur de justice de Madrid, 2e chambre, dans le cadre du recours contentieux- administratif n° 470/2018, rejetant le recours formé par la titulaire de la
MUE.
6 Par décision du 6 octobre 2021 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité et condamné la demanderesse en nullité aux dépens. La décision était essentiellement motivée comme suit:
– Dans la demande en nullité, la demanderesse en nullité faisait uniqueme nt référence à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE. Toutefois, dans ses observations ultérieures du 11 mars 2021, elle fait une référence confuse à divers motifs absolus et relatifs de refus tirés de la législation espagnole et européenne. Étant donné que, au cours de la procédure, la demanderesse en nullité peut limiter les causes initialement invoquées dans la demande en nullité, mais ne peut les étendre, la présente demande en nullité ne sera examinée que par rapport à la cause de nullité invoquée dans la demande en nullité, à savoir la nullité pour mauvaise foi de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.
– La demanderesse en nullité fonde la mauvaise foi de la titulaire de la MUE sur trois facteurs: la similitude des signes, la connaissance préalable du signe et l’intention malhonnête.
– Le premier facteur, à savoir celui de la similitude des signes, tombe dans la mesure où, selon la jurisprudence européenne sur les marques, l’identité des signes en cause ne saurait démontrer la mauvaise foi de la titulaire de la MUE en l’absence d’autres éléments pertinents. En outre, il est souligné que la nullité n’a pas été invoquée sur le fondement de causes de nullité relative, comme le prévoit l’article 60 du RMUE.
– Le second facteur, à savoir la connaissance préalable du signe, a été prouvé. La demanderesse en nullité a prouvé que la titulaire de la MUE avait connaissance, avant de demander son enregistrement de marque de l’Unio n européenne, de l’existence du nom commercial espagnol n° 366 342,
, détenu par EDICIONES LITERARI AS INDEPENDIENTES, S.L., puisque la demande d’enregistrement de la marque
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espagnole n° 3 641 418 au nom de la titulaire de la MUE, identique à la marque contestée pour des produits compris dans la classe 16, a fait l’objet d’une opposition fondée sur ledit nom commercial le 15 décembre 2016. Toutefois, comme indiqué dans la jurisprudence européenne en matière de marques, le fait que le titulaire de la MUE sait ou doit savoir que le titulaire de la marque utilise un signe identique ou similaire pour des produits identiques ou similaires, susceptible de prêter à confusion ou non, n’est pas suffisant pour établir la mauvaise foi. Pour déterminer s’il y a eu mauvaise foi, il faut tenir compte des intentions du titulaire de la MUE au moment du dépôt de la demande. Constitue un indice de mauvaise foi le fait que la titulaire de la MUE demande une marque identique ou similaire à celle d’un tiers pour des produits et services qui sont similaires ou identiques de manière trompeuse, le droit antérieur étant légalement protégé dans une certaine mesure lorsqu’il est réalisé dans le seul but de mener une concurrence déloyale en tirant profit du droit antérieur.
– Le troisième facteur, à savoir celui de l’intention malhonnête, n’est pas fondé. La titulaire de la MUE soutient que la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne a été déposée dans le cadre d’un plan d’expansio n commerciale, ce qui constitue donc un objectif légitime. Par ailleurs, au moment du dépôt de la demande de marque contestée, l’enregistrement de la marque espagnole n° 3 641 418 avait été refusé, bien que de façon non définitive, raison pour laquelle la marque a donc été enregistrée dans l’Unio n européenne. En outre, l’enregistrement du signe contesté, tant devant l’OEPM que devant l’EUIPO, correspond à la stratégie de marques élaborée par la titulaire de la MUE. Selon cette dernière, PENGUIN RANDOM HOUSE GRUPO EDITORIAL, S.A.U. est titulaire d’une famille de marques contenant la lettre «B», comme le montrent les observations soumises. Par conséquent, le seul but de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne (et de la marque espagnole) était d’étendre son portefeuille de marques.
– En l’absence de tout autre argument ou élément de preuve, sachant qu’il existait, en l’espèce, un signe enregistré en tant que nom commercial en Espagne, même si celui-ci jouissait d’une renommée (ce qui n’a pas été prouvé), la demande d’enregistrement de la marque contestée n’est ni moralement ni commercialement incorrecte ou déloyale et, partant, n’est pas considérée comme un indice de mauvaise foi.
– Bien que les décisions nationales antérieures ne soient pas contraignantes pour l’Office, le raisonnement qui y figure et leur résultat doivent être dûment pris en considération dans le cadre de la décision à rendre dans une affaire concrète, en particulier lorsque la décision a été prise dans un État membre pertinent aux fins de la procédure. Toutefois, les décisions antérieures mentionnées par la demanderesse en nullité ne sont pas pertinentes aux fins de la présente procédure étant donné que le cadre factuel et juridique est différent.
7 Le 2 décembre 2021, la demanderesse en nullité a formé un recours contre la décision, demandant qu’elle soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été présenté le 2 février 2022 et peut être résumé comme suit:
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– Afin de clarifier les faits, il est précisé qu’une fois devenu définitif l’arrêt n° 472/2019 du Tribunal supérieur de justice de Madrid, notifié en juillet 2019 et rejetant la demande introduite par PENGUIN RANDOM HOUSE S.A., la demanderesse en nullité devient la seule titulaire et propriétaire du label éditorial PLANB. Forte de cette légitimité, la demanderesse en nullité a exigé de la titulaire de la MUE (Penguin Random House), au moyen de l’envoi d’un Burofax, qu’elle mette un terme à l’usage contrefaisant du signe PLAN B en Espagne, étant donné que le label éditorial arborant ce signe ne lui appartient pas. En réponse à ce Burofax, la titulaire de la MUE a fait valoir que l’usage était couvert par un enregistrement de marque de l’Union européenne. Les annexes 1 et 2 sont jointes à ces Burofax. L’annexe 3 est également jointe à la lettre du 10 mars 2020 adressée à l’EUIPO, mentionnant les dossiers papier de cet organisme à des fins de preuve.
– Il est demandé que la marque de l’Union européenne soit déclarée nulle pour cause de mauvaise foi dans la mesure où elle a été sollicitée en violation de l’interdiction légale de l’usage dudit label sur le territoire espagnol au motif qu’il appartient depuis 2016 (préexistence d’un droit national antérieur) à mon client et que la titulaire de la MUE en avait pleinement connaissance, comme elle l’a déclaré. La titulaire de la MUE tire profit de cet enregistrement comme titre de couverture afin de surmonter l’obstacle que lui pose à la fois la décision de l’Office espagnol des brevets et des marques, O.A. et celle du Tribuna l supérieur de justice de Madrid. La titulaire de la marque de l’Unio n européenne ne nie pas ces faits. En outre, la jurisprudence européenne en matière de marques a déclaré à maintes reprises que les droits postérieurs de l’UE ne peuvent pas être utilisés pour couvrir un comportement portant atteinte à des droits de propriété antérieurs.
– Le contenu de la question préalable de ne pas statuer sur les autres motifs est expressément contesté, étant donné qu’ils ont été dûment invoqués depuis le début et qu’ils contribuent à expliquer la mauvaise foi de la titulaire de la MUE. À l’appui de cet argument, il est fait référence à l’arrêt du 11 juin 2009 dans l’affaire C-529/07, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG et Franz Hauswirth GMBH, dans lequel la Cour a jugé que, aux fins de l’appréciatio n de l’existence de la mauvaise foi du demandeur, il convient de tenir compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce au moment du dépôt de la demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, et notamment du fait que le demandeur savait ou devait savoir qu’un tiers utilisait, dans au moins un État membre, un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé. Il est également souligné que la référence aux motifs absolus et relatifs s’explique par le fait qu’ils sont étroitement liés.
– La titulaire de la MUE a agi de mauvaise foi au moment du dépôt de sa demande. La prétendue expansion commerciale de son label commercial, alors qu’elle avait connaissance de l’enregistrement antérieur de la demanderesse en nullité, qui est, en outre, identique au sien, est contraire au droit et constitue un comportement malhonnête. Le recours formé contre la décision de l’OEPM devant la juridiction du contentieux-administratif ne prive pas la décision attaquée de son effet utile.
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– Afin de contourner l’impossibilité de détenir un droit exclusif en Espagne sur le label commercial en raison de l’enregistrement antérieur du nom commercial espagnol, la titulaire de la MUE a demandé l’enregistrement de celle-ci au niveau européen. Toutefois, les enregistrements ultérieurs de l’UE ne peuvent servir de couverture à un comportement portant atteinte à des droits de propriété antérieurs. À cet égard, l’arrêt de l’Audiencia Provincial de Madrid du 26 janvier 2015 fait écho à la jurisprudence constante des arrêts de la Cour suprême du 30 juillet 2013, concluant, conformément à l’arrêt du
10 juin 2009, qu’une marque de l’Union européenne postérieure ne saurait être utilisée pour couvrir des atteintes à une marque nationale antérieure. L’enregistrement national antérieur de la demanderesse en nullité doit être respecté et pris en considération.
– Quatre annexes sont jointes, dont la confidentialité est sollicitée; par conséquent, seul est mentionné l’intitulé de chacune d’elles fournie par la demanderesse en nullité:
Annexe 1: Burofax envoyé par cette partie à la titulaire de la MUE le 8 novembre 2019, l’invitant à cesser d’utiliser le label éditorial portant le nom PLANB, étant donné qu’il appartient à Ediciones Literarias Independiente s, S.L.
Annexe 2: Burofax envoyé par la titulaire de la MUE en réponse au précédent, daté du 11 novembre 2019, selon lequel, sur la base de l’enregistrement de l’UE, elle dispose d’un droit exclusif d’utiliser ledit label éditorial.
Annexe 3: Preuve de la lettre envoyée par courrier postal à l’EUIPO selon ses instructions, en date du 10 mars 2020, détaillant les événements survenus.
Annexe 4: Page web du label éditorial PLANB appartenant à mon client à titre de preuve de son usage (www.edicionesplanb.com).
8 Le 31 mars 2022, la titulaire de la MUE a présenté un mémoire en réponse au recours, demandant que celui-ci soit rejeté. Ses arguments étaient, en substance, les suivants:
– L’acte de recours n’apporte aucun nouvel argument permettant d’y faire droit.
– Aucun motif supplémentaire ne peut être ajouté après le dépôt de la demande en nullité.
– L’utilisation de la lettre «B» pour identifier les marques de la titulaire de la MUE trouve son origine dans la maison d’édition espagnole renommée EDICIONES B, fondée en 1987 et rachetée par la titulaire de la MUE en 2017, soit bien avant les droits antérieurs de la partie adverse. Les marques suivantes de cette famille de marques sont reproduites et sont disponibles sur le site web de Penguin, https://www.penguinrandomhousegrupoeditorial.com/sellos/ ainsi que sur le site https://www.megustaleer.com/:
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– Il est démontré que le dépôt de la demande de marque de l’Union européenne est le résultat d’une expansion commerciale dirigée vers le reste de l’Union européenne, que la titulaire de la MUE souhaitait réaliser à la suite du rachat de la maison d’édition «EDICIONES B» en 2017. Par conséquent, l’existence de la mauvaise foi est exclue. En outre, selon la jurisprudence, la connaissance du signe antérieur ne suffit pas, à elle seule, pour apprécier la mauvaise foi au moment du dépôt de la demande d’enregistrement (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 40).
– En outre, il est souligné que la demanderesse en nullité n’a fourni aucune preuve de la mauvaise foi de la titulaire de la MUE. Enfin, la marque contestée a été demandée pour un autre groupe de produits compris dans les classes 9 et 16, différents de ceux désignés par le signe national invoqué par la demanderesse en nullité.
– Une ANNEXE consistant en un tableau mentionnant les enregistrements réalisés au nom de la société titulaire de la MUE, y compris le numéro, la date de la demande, la date d’octroi, le titulaire, le nom, le pays, le logo et les produits, est jointe.
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9 Le 26 avril 2022, faisant appel à la fonction protectrice de l’Office, la demanderesse en nullité a sollicité un délai pour répondre au mémoire en défense de la partie adverse. Elle n’est pas d’accord avec le fait que le mémoire en défense revienne sur des questions précédemment tranchées par un Tribunal supérieur de justice espagnol. Elle souligne que, au moment du dépôt de la demande de marque contestée, interdiction était faite à sa titulaire d’utiliser ce label éditorial en Espagne, ce qui a été confirmé par l’arrêt rendu par le tribunal.
10 Le 27 avril 2022, le greffe des chambres de recours a notifié à la défenderesse la demande de réplique formulée par la requérante.
11 Le 3 mai 2022, le greffe des chambres de recours a informé les parties que la demande formulée avait été acceptée et a invité la demanderesse en nullité à présenter sa réplique.
12 Le 2 juin 2022, la demanderesse en nullité a transmis sa réplique à l’Office. Elle y a fait valoir succinctement les points suivants:
– La titulaire de la MUE tente d’obtenir un droit exclusif sur un label éditoria l en violation du droit. Elle avait connaissance de l’existence d’un droit nationa l exclusif antérieur et du rejet de sa demande de marque nationale pour la même dénomination, un refus confirmé par le Tribunal supérieur de justice de Madrid. La titulaire de la MUE a donc déposé une demande d’enregistreme nt de marque de l’Union européenne sachant qu’en Espagne, elle n’avait pas le droit d’utiliser son signe revendiqué. Le fait que la décision de refus de l’OEPM précitée ait fait l’objet d’un recours devant le Tribunal supérieur de justice de Madrid ne la prive pas de son effet utile. Cela se traduit par la reconnaissance du droit de «propriété exclusive» sur le nom PLANB en
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Espagne en faveur de la demanderesse en nullité, jusqu’à ce qu’un tribuna l rende une décision contraire. En outre, il y a lieu de relever que le Tribuna l supérieur de justice a confirmé la décision de refus de l’OEPM.
– La titulaire de la MUE dispose d’autres labels éditoriaux et la demanderesse en nullité ne s’oppose pas à leur expansion internationale. Elle s’oppose uniquement à la projection internationale du label éditorial répondant à la même dénomination «PLAN B» que la marque antérieure de la demanderesse en nullité et sur laquelle la titulaire de la MUE n’a pas de droit légitime en Espagne.
– La mauvaise foi de la titulaire de la MUE ressort des pièces du dossier et des événements intervenus. La notion de mauvaise foi est une notion générale qui n’est pas définie légalement, mais qui, en tout état de cause, couvre un comportement qui n’est pas éthique ou qui est très éloigné d’une pratique commerciale honnête. Il s’agit d’un concept subjectif fondé sur les intentio ns de la demanderesse au moment du dépôt de la demande de marque et des actes antérieurs ou postérieurs peuvent être pris en compte aux fins de son appréciation. En l’espèce, la mauvaise foi de la titulaire de la MUE ressort clairement du fait que, n’ayant pas pu obtenir un enregistrement de marque nationale espagnole pour son label éditorial, elle a eu recours à l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne pour continuer à utilise r une dénomination (PlanB) qui ne lui appartient pas, persistant ainsi dans un comportement infractionnel qui, au niveau national, engage à la fois sa responsabilité civile et pénale.
13 À l’expiration du délai fixé à cet effet, la titulaire de la MUE n’a pas déposé de duplique.
Motifs de la décision
14 Le recours est accueilli. La marque contestée est couverte par la cause de nullité absolue visée à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, ainsi qu’il sera expliqué ci-après, après avoir examiné deux questions liminaires et présenté une conclusion.
Questions liminaires – Portée du recours et documents supplémentaires
15 En ce qui concerne la portée du recours, la chambre de recours déclare qu’elle se concentrera sur la légalité de la décision attaquée, qui portait à juste titre sur l’analyse de la cause de nullité absolue visée à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE. Cette cause de nullité était celle initialement invoquée dans la demande en nullité déposée le 25 juillet 2020. En effet, comme l’a relevé la divisio n d’annulation, les causes de nullité ne peuvent être étendues après le dépôt de la demande en nullité.
16 En ce qui concerne les pièces supplémentaires produites par la demanderesse en nullité dans ses observations écrites du 11 mars 2021 et dans l’acte de recours du
2 décembre 2021, il y a lieu de relever que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation au titre de l’article 95, paragraphe 2 du RMUE, la chambre de recours les reconnaît comme complémentaires aux documents et au moyen unique
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présentés dans la demande en nullité. Cette reconnaissance correspond égaleme nt à la réaction de la titulaire de la MUE, qui s’est limitée à s’opposer à la tentative de la demanderesse en nullité d’étendre les motifs juridiques. Les pièces supplémentaires complètent les arguments de la demanderesse en nullité concernant son droit de priorité en Espagne et, partant, son droit exclusif sur ce territoire.
Article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE
17 L’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose que la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office, lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de la marque.
18 La mauvaise foi n’est ni définie, ni délimitée, ni décrite d’une quelconque manière dans les dispositions européennes en matière de marques. Une description éventuelle de la mauvaise foi serait la suivante: «un comportement s’écartant des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale» [conclusions de l’avocat général Sharpston, 11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 60; 01/04/2009, R 529/2008-4, FS, (fig.), § 14; 14/05/2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329,
§ 23].
19 Parmi les facteurs pertinents à analyser en cas de mauvaise foi, la jurisprude nce européenne des marques a mentionné, à titre purement informatif, les éléments suivants: le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un signe identique ou similaire pour des produits et services identiques ou similaires prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé; l’intention du demandeur d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe, ainsi que le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé [11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 53; 15/09/2016, T-453/15, VOGUE (fig.), EU:T:2016:491,
§ 39; 14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 18-20].
20 Une demande de marque sans aucune intention de l’utiliser pour les produits et services visés par l’enregistrement constitue un acte de mauvaise foi au sens de ces dispositions, si le demandeur de cette marque avait l’intention soit de porter atteinte aux intérêts de tiers d’une manière non conforme aux usages honnêtes, soit d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque (29/01/2020, C-371/18, SKY, EU:C:2020:45, § 81). En l’espèce, l’intention de la titulaire de la MUE est intéressante en ce qu’elle peut porter préjudice aux intérêts de tiers d’une manière qui n’est pas conforme aux usages honnêtes, ainsi qu’il sera exposé ci-après.
21 La mauvaise foi se rapporte à une motivation subjective du demandeur qui doit être déterminée par référence à des circonstances objectives. En effet, l’intentio n malhonnête de la titulaire de la MUE est un élément subjectif qui doit être établi par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 42).
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22 La Cour de justice de l’Union européenne a déclaré qu’il convient d’interpréter la notion de «mauvaise foi» en précisant, entre autres, que son existence doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce au moment du dépôt de la demande de la marque contestée (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 37).
23 Dans le cadre de l’analyse globale qu’il convient de réaliser en vue d’établir l’existence d’une mauvaise foi, il peut également être tenu compte de l’origine du signe contesté et de son usage depuis sa création, de la logique commerciale dans laquelle s’inscrit le dépôt de la demande d’enregistrement du signe en tant que marque de l’Union européenne ainsi que de la chronologie des événements ayant caractérisé la survenance dudit dépôt (26/02/2015, T-257/11, COLOURBLIND, EU:T:2015:115, § 68; 09/07/2015, T-100/13, CAMOMILLA, EU:T:2015:481,
§ 35 et 36; 11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, § 23).
24 Conformément aux critères jurisprudentiels antérieurs, la chambre de recours se concentrera sur les éléments suivants: la création du signe, le droit sur le signe, les actions antérieures à l’enregistrement et l’intention au moment de l’enregistreme nt.
25 Création du signe. Il ressort des pièces du dossier et des arguments des parties qu’il est constant que la demanderesse en nullité a été la première à enregistrer la création d’un signe distinctif avec la légende «PLAN B». En particulier, le 29 avril 2016, la demanderesse en nullité a sollicité auprès de l’Office espagnol des brevets et des marques, O.A., l’enregistrement d’un nom commercial auquel le numéro 366 342 a été attribué et dont la représentation graphique est la suivante:
Le nom commercial a été enregistré dans la classe 41 pour des services d'«éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles».

26 Droit sur le signe. Le droit sur le signe reproduit ci-dessus revient à la demanderesse en nullité au motif qu’elle l’a enregistré la première fois. Le principe d’enregistrement du «prior tempore potior iure» confère au demandeur en nullité un droit exclusif sur son signe à l’intérieur du territoire où s’étend sa protection, à savoir l’Espagne. Tout droit exclusif de propriété industrielle se caractérise non seulement par son aspect positif ou «ius utendi», qui lui permet d’utiliser le signe de manière exclusive sur le territoire concerné, mais également par son aspect négatif ou «ius prohibendi», qui lui permet d’empêcher des tiers d’utiliser sans son consentement le signe enregistré à l’intérieur du territoire où s’étend la protection. Il ressort de la base de données CEO de l’OEPM, disponible en ligne, que la procédure d’octroi du nom commercial n° 366 342 a été directe, c’est-à-dire qu’elle n’a rencontré aucune opposition de la part d’un quelconque titulaire d’un droit antérieur.

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27 Actions antérieures à l’enregistrement. Avant l’enregistrement de la marque de l’Union européenne, sa titulaire a entrepris les actions suivantes:
– Le 24 novembre 2016, elle a sollicité l’enregistrement du signe auquel a été attribué le numéro M 3 641 418. Cette demande a fait l’objet d’une opposition formée le 15 décembre 2016 par la demanderesse en nullité sur la base de son nom commercial n° 366 342. La marque a été initialeme nt accordée, mais rejetée ensuite par l’OEPM, à la suite du recours formé par la demanderesse en nullité.
– En 2018, elle a formé un recours contre le refus de sa marque n° M 3 641 418 devant le Tribunal Supérieur de justice de Madrid. Cette juridiction a rendu une décision rejetant le recours le 26 juin 2019.
– Le 13 avril 2018, elle a demandé l’enregistrement de la marque de l’Unio n européenne examinée en l’espèce avant de se voir notifier l’arrêt du Tribuna l supérieur de justice.
28 Intention au moment du dépôt de l’enregistrement. D’un point de vue objectif, la titulaire de la MUE, au moment de l’enregistrement de la marque de l’Unio n européenne, entendait obtenir une protection en Espagne et dans les autres pays de l’Union européenne. La titulaire de la MUE a donc déclaré qu’elle entendait mettre en œuvre sa politique d’expansion commerciale en Espagne et dans l’Unio n européenne. Compte tenu du fait que l’enregistrement de la marque de l’Unio n européenne reviendrait à obtenir un droit exclusif sur le signe «PLAN B», notamment en Espagne, cela implique objectivement une atteinte aux intérêts de la demanderesse en nullité, qui est titulaire d’un droit exclusif en Espagne, comme expliqué ci-après.

29 Connaissance de l’existence du signe antérieur et du risque de confusion de celui-ci avec la marque de l’Union européenne. Sur la base des faits exposés, deux constatations peuvent être faites. Premièrement, la titulaire de la MUE avait connaissance de l’existence d’un signe distinctif espagnol, à savoir le nom commercial espagnol n° 366 342, enregistré au nom de la demanderesse en nullité.
Deuxièmement, la titulaire de la MUE savait que son signe créait un risque de confusion avec le nom commercial de la demanderesse en nullité, compte tenu de la similitude entre les signes et entre leurs produits et services respectifs, comme l’avaient établi l’OEPM et le Tribunal supérieur de justice de Madrid, par la suite. La marque de l’Union européenne reproduit l’élément le plus distinctif et dominant du nom commercial antérieur «PLAN B». Conformément à la jurisprude nce européenne en matière de marques, ces circonstances de la connaissance du signe enregistré antérieur et de sa similitude ou de son identité avec la marque de l’Unio n européenne ne déterminent pas, à elles seules, ou nécessairement, l’existence d’une mauvaise foi dans le chef de la titulaire de la MUE. Toutefois, ces deux circonstances s’ajoutent à celles mentionnées ci-dessus et doivent être prises en compte dans l’appréciation globale (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 40; 01/02/2012, T-291/09, Pollo Tropical chicken on the grill,
EU:T:2012:39, § 90, respectivement).
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30 Actions de la titulaire de la MUE et habitudes loyales du commerce . Conformément aux directives de la jurisprudence sur la mauvaise foi, la chambre de recours va maintenant examiner le comportement de la titulaire de la marque de l’Union européenne et déterminer s’il est conforme aux habitudes loyales du commerce. De l’avis de la chambre de recours, la titulaire de la marque de l’Unio n européenne a pris deux mesures concernant son enregistrement qui s’écartent des habitudes loyales et constantes du commerce, à savoir:
Demande de marque de l’Union européenne sans avoir légalement le droit d’être titulaire d’un droit exclusif en Espagne.
La titulaire de la MUE a déposé sa demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne, alors qu’elle n’avait aucune certitude quant à la décision du Tribunal supérieur de justice de Madrid. Toutefois, il était effectivement vrai que sa demande de marque nationale «PLAN B» avait été refusée par une décision administrative de l’Office espagnol des brevets et des marques et que cette décision produisait son plein effet en dépit de l’introduction du recours contentieux-administratif. Une fois l’arrêt du Tribunal supérieur de justice rendu et devenu définitif, la titulaire de la MUE savait de façon certaine qu’il existait en Espagne un droit de priorité sur un nom prêtant à confusion, ce qui l’empêchait d’enregistrer une marque espagnole pour son signe. La titulaire de la MUE a demandé cet enregistrement et poursuivi la procédure d’enregistrement de la marque de l’Union européenne et n’a pas non plus renoncé à l’enregistrement, une fois celui accordé.
Atteinte aux intérêts de la demanderesse en nullité
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne porte objective me nt atteinte aux intérêts de la demanderesse en nullité à trois niveaux. Premièrement, parce qu’il la prive de son droit à l’usage pacifique et exclusif de son droit de propriété sur le nom commercial en Espagne. Cela se traduira par une perte de ses recettes financières provenant de l’usage sur le marché de deux signes susceptibles d’être confondus dans le même secteur commercial et par une possible perte de caractère distinctif due à l’utilisation de deux signes distinctifs similaires. Deuxièmement, parce qu’elle devra exposer des frais pour faire annuler la marque de l’Unio n européenne. Enfin, troisièmement, parce que l’enregistrement réduit la possibilité d’une expansion commerciale de la demanderesse en nullité sur d’autres marchés de l’Union, après l’enregistrement de la marque de l’Union européenne. Il lui faudrait au préalable faire annuler l’enregistrement de la marque de l’Union européenne contestée en l’espèce.
31 Actions possibles conformément aux habitudes loyales du commerce. Au contraire, des actions qui auraient été conformes aux habitudes loyales et constantes du commerce seraient que, par exemple, la titulaire de la MUE forme un recours contre l’arrêt du Tribunal supérieur de justice, confirmant le refus de sa
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marque espagnole par l’Office espagnol des brevets et des marques. Elle aurait,
bien évidemment, pu cesser d’utiliser le signe , du moins en Espagne.

32 Justification du comportement de la titulaire de la MUE. La titulaire de la MUE fait valoir que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n’était pas un acte de mauvaise foi, mais se justifie par deux raisons. La première résulte d’une politique d’expansion commerciale de son label éditorial en Espagne et dans l’Union européenne. La seconde est que cet enregistrement dénommé «PLAN B» est conforme aux autres labels éditoriaux contenant la lettre «B» utilisés par la société. À la lumière des faits de l’espèce, les deux arguments ne permettent pas de justifier l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne en tant qu’acte dépourvu de mauvaise foi. D’une part, la volonté d’expansion commerciale en Espagne et dans l’Union européenne se heurte au droit légitime de la demanderesse en nullité, qui, alors qu’elle jouit d’un droit de priorité en Espagne, subira un préjudice dans l’exercice légitime de ses droits en Espagne et, éventuellement, de son droit à une expansion commerciale également dans l’Union. Cela va de pair avec le principe fondamental selon lequel les droits doivent être exercés de bonne foi, afin d’éviter tout abus de droit. D’autre part, l’argument selon lequel la titula ire de la marque de l’Union européenne possède un vaste portefeuille de labels contenant la lettre «B» n’a pas d’incidence particulière sur la justification. Au contraire, il est frappant qu’aucun des labels éditoriaux mentionnés ne contienne le mot «PLAN», ce qui a également été souligné dans l’arrêt du Tribunal supérieur de justice figurant dans le dossier. Il est dès lors remarquable qu’alors qu’elle détient divers labels éditoriaux contenant la lettre «B» enregistrés en tant que marques espagnoles, la titulaire de la MUE ait précisément un intérêt à enregistrer en Espagne et dans l’Union européenne un signe dénommé «PLAN B» quasime nt identique à un signe espagnol bénéficiant d’une priorité et appartenant à un concurrent actif dans le même secteur commercial. Par conséquent, l’inclus io n dans le label éditorial de la titulaire de la marque de l’Union européenne du terme «PLAN» ne semble pas se situer dans le prolongement de son activité commercia le antérieure, mais paraît constituer un changement qui rompt cette continuité commerciale. En effet, sur les sept enregistrements de marques mentionnés dans l’annexe fournie par la titulaire de la MUE, quatre comportent l’élément verbal «B EDICIONES» et trois autres incluent d’autres éléments supplémentaires tels que «BIBLIOTECA DE BOLSILLO UNIVERSAL DE EDICIONES B»,
«BIBLIOTECA DE BOLSILLO CLAVES DE EDICIONES B» et
«ACTIVIDADES EDICIONES B». L’élément commun aux sept enregistreme nts est «EDICIONES B», raison pour laquelle le passage à l’expression «PLAN B» est perçu comme un changement important rompant la continuité commerciale de l’entreprise. La demanderesse en nullité a elle-même indiqué dans son acte de recours qu’elle n’avait pas d’objection à l’utilisation par la titulaire de la marque de l’Union européenne de labels éditoriaux contenant la lettre «B», pour autant qu’il ne s’agisse pas de «PLAN B» en raison du risque de confusion avec son signe jouissant d’une priorité.

33 Examen de l’arrêt d’une juridiction nationale. Dans son arrêt du 26 juin 2019, le Tribunal supérieur de justice de Madrid a jugé que le signe constituant la marque
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de l’Union européenne contestée en l’espèce, , dont l’enregistre me nt en tant que marque a été demandé à l’Office espagnol des brevets et des marques , ne pouvait être enregistré car, conformément à la législation espagnole harmonisée avec la législation de l’UE, il existait un risque de confusion avec le nom
commercial antérieur de la demanderesse en nullité: . L’arrêt fait référence aux mêmes parties et, en définitive, aux mêmes signes que dans l’affa ire objet de la présente décision.

34 À cet égard, il convient de rappeler que l’Office n’est pas lié par les décisions des tribunaux et des offices nationaux rendues sur les conflits existant entre des marques identiques ou similaires au niveau national, puisque le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome dont l’application est indépendante de tout système national (13/09/2010, T-292/08, Often,
EU:T:2010:399). Toutefois, bien que les décisions nationales antérieures ne lient pas l’Office, le raisonnement qui y figure et leur résultat doivent être dûment pris en considération dans le cadre de la décision à rendre dans une affaire concrète, en particulier lorsque la décision a été prise dans un État membre pertinent aux fins de la procédure. En tout état de cause, elles constituent des documents versés à la procédure et qui, en tant que partie constitutive de celle-ci, doivent être analysés et pris en compte globalement avec les autres pièces.
Par conséquent, selon l’arrêt précité, qui est définitif, le signe constituant la marque
contestée en l’espèce a été refusé en tant que marque espagnole. Il s’ensuit qu’il ne peut être enregistré en Espagne en raison de son incompatibilité avec un enregistrement national antérieur, à savoir celui de la demanderesse en
nullité, .
35 Sur la base des faits décrits précédemment, de leur chronologie, des documents fournis et de l’appréciation globale de l’ensemble des éléments qui précèdent, il est clair que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n’était pas le résultat d’un comportement conforme aux habitudes loyales et constantes du commerce. Compte tenu de l’impossibilité d’obtenir un enregistrement légitime et conforme au droit d’un label éditorial en Espagne, la titulaire de la marque de l’Union européenne, faisant fi d’une décision administrative effective et ensuite d’une décision de justice définitive de l’État espagnol, s’est tournée vers le système de la marque de l’Union européenne pour obtenir ce que le système espagnol des marques ne lui a pas accordé. Elle a donc demandé et poursuivi la procédure d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, pouvant prêter à confusio n avec un enregistrement national bénéficiant d’une priorité. L’enregistrement de la marque de l’Union européenne confère une protection à la marque dans tous les pays de l’Union, y compris en Espagne, où cette protection a été refusée en droit,
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ce qui porte donc atteinte aux intérêts de la demanderesse en nullité . L’enregistrement de la marque de l’Union européenne constitue un obstacle au droit d’usage exclusif du nom commercial de la titulaire de la MUE en Espagne et une atteinte à l’extension de sa protection à d’autres pays au moyen d’un enregistrement de marque de l’Union européenne, jusqu’à ce que la marque de l’Union européenne contestée en l’espèce soit annulée. Il résulte de ce qui précède que la demanderesse en nullité peut subir d’autres préjudices, tels que la perte du caractère distinctif de son signe du fait de l’utilisation d’un signe similaire, celle de la marque contestée, sur le même marché et pour le même type d’activité et la perte de recettes économiques, faute d’exclusivité sur le marché. Cette intention, qui n’est pas conforme aux habitudes loyales du commerce, est corroborée par l’usage que la titulaire de la MUE fait de sa marque sur le territoire espagnol, malgré la demande de cessation d’usage formulée par la demanderesse en nullité, à laquelle la titulaire rétorque que l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne lui donne le droit d’en faire un tel usage.


Conclusions
36 Par conséquent, la marque contestée doit être déclarée nulle en vertu de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE.

Frais
37 Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii) et iii), du REMUE, la titulaire de la MUE, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins des procédures d’annulation et de recours.
38 Les frais de la procédure d’annulation se composent des frais de représentation professionnelle de la demanderesse en nullité, fixés à 450 EUR, et de la taxe d’annulation, dont le montant s’élève à 630 EUR. Les frais de la procédure de recours se composent des frais de représentation professionnelle de la demanderesse en nullité , fixés à 550 EUR, et de la taxe de recours, dont le montant s’élève à 720 EUR. Le montant total des frais pour les deux procédures s’élève à 2 350 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
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1. annule la décision attaquée;
2. condamne la titulaire de la marque de l’Union européenne à supporter les frais exposés aux fins des procédures d’annulation et de recours, dont le montant s’élève à 2 350 EUR.

Signature Signature Signature
G. Humphreys A. González Fernández M. Bra
Greffier:
Signature
p.o. N. Granado Carpenter
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