DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 047 867
Bodegas Hidalgo — La Gitana, S.A., Banda de la Playa, 42, 11540 Sanlúcar de Barrameda (Cadiz), Espagne (opposante), représentée par Juan Carlos Riera Blanco, Avda. CONCHA Espina, 8-6° D, 28036 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Casoni fabbricazione Liquori S.p.A., Via Venezia, 5/a Polo Industriale, 41034 Finale Emilia (mo), Italie (titulaire), représentée par Caramelli Lazzarotto Associati S.r.l., Corso Re Umberto 10, 10121 Torino, Italie (mandataire agréé).
Le 29/03/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 047 867 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants: Classe 33: Rhum; boissons à base de rhum; aquavit; spiritueux; amers alcoolisés; apéritifs; apéritifs à base de liqueurs; apéritifs à base de liqueurs distillées; boissons alcoolisées à base de café; boissons alcoolisées; boissons à base de fruits alcoolisées; boissons distillées; cocktails; digestifs [alcools et liqueurs]; liqueurs; liqueurs à base d’herbes; cocktails de fruits alcoolisés.

2. L’enregistrement international no 1 376 584 se voit refuser la protection dans l’Union européenne pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 13/03/2018, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits désignés par
l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 376 584 (marque figurative) compris dans la classe 33. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de
la marque espagnole no 2 882 324 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.

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PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Pour les enregistrements internationaux désignant l’Union européenne, on considère que la «date de dépôt» ou, le cas échéant, la «date de priorité» de la marque contestée au sens de l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, c’est-à-dire aux fins de déterminer que la marque antérieure a été utilisée pendant une période de cinq ans, est la date d’enregistrement, la date de désignation ultérieure de l’Union européenne ou la date de priorité de l’enregistrement international contesté, le cas échéant. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La titulaire a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque espagnole no 2 882 324 invoquée.
La demande a été introduite en temps utile et est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente susmentionnée.
La date de priorité est le 20/07/2017 pour la demande contestée. L’opposante était donc tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux en Espagne du 20/07/2012 au 19/07/2017 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les produits suivants:
Classe 33: Vins, liqueurs et autres boissons alcooliques (à l’exception des bières).
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 27/01/2021, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu' au 01/04/2021 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure. Le 29/03/2021, dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
Les éléments de preuve à prendre en compte sont notamment les documents suivants:
Pièce 1.1 60 factures émises entre juillet 2012 et juillet 2017 à différents clients dans différentes provinces espagnoles: Almería, Badajoz, Barcelona, Cádiz Cantabria, Córdoba, Girona, Madrid, Málaga, Sevilla ou Vizcaya. Une facture par mois et par année est fournie. Les factures sont rédigées en espagnol. Ils donnent des indications sur l’orientation, le nom des clients, et concernent la vente des produits couverts par la marque Alameda sur laquelle l’opposition est fondée.

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Les montants facturés s’élèvent à quelques milliers d’euros par an. Les produits pertinents sont systématiquement indiqués sous le terme «CREAM Alameda». Point 1.2 aperçu détaillé des ventes de la marque Alameda au cours de la même période, tant en Espagne qu’en dehors de l’Europe, avec le nombre total de produits vendus, le montant total des ventes et une description détaillée du coût de production et du bénéfice réalisés, ce qui donne une idée plus claire du volume des ventes. Pièce 2: Extraits du site internet de l’opposante. Les extraits portent la date du 22/03/2021, c’est-à-dire en dehors de la période pertinente. La marque est représentée dans une bouteille en plus d’une description du produit en espagnol.
Pièce 3: Alameda dans différents documents/publications en ligne sur les meilleurs vins espagnols, à savoir dans The Peñín Guide of Spanish Wines www.guiapenin.wine, où Alameda est édité dans tous les guides de Peñín depuis 2012, dans l’ annuaire WINE 2014 – «EL PAIS» EDITIONS et à Guía de Vinos Gourmets 2017- Los mejores de España (Gourmets Wine Guide 2017 — Le meilleur de l’Espagne)
Les publications font référence à l’opposante comme producteur de vin et indiquent leur produit sous «Alameda» comme «crème blanche enrichie» ou «crème». Pièce 4: Captures d’écran de certaines publications sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram ou Twitter) de l’opposante et d’autres utilisateurs dans lesquels Alameda fait l’objet d’une publicité spécifique. Les produits pertinents de l’opposante sont dénommés «vins sucrés» représentés de la manière suivante:
Appréciation des éléments de preuve
Tous les éléments de preuve susmentionnés montrent que le lieu de l’usage est l’Espagne. Cela peut être déduit de la langue des documents (espagnol), de la devise mentionnée (EUR) et des adresses indiquant des lieux en Espagne. Par conséquent, les éléments de preuve concernent le territoire pertinent.
Les éléments de preuve datent, pour la plupart, de la période pertinente.
Les factures produites indiquent une activité de vente constante au cours de la période et du territoire pertinents. Si les montants facturés pour les produits «Alameda» ne sont pas

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particulièrement élevés, ils sont considérés comme suffisants pour démontrer que l’usage n’était pas effectué à titre symbolique et que des efforts sérieux ont été déployés pour acquérir une position commerciale sur le marché pertinent. Cela est également étayé par la durée et la fréquence de l’usage de la marque, comme indiqué dans les éléments de preuve.
Les éléments de preuve démontrent l’usage de la marque, sous diverses formes, étant donné qu’elle est utilisée soit comme indication de produits spécifiques dans les factures et dans les publications, soit apposée sur des bouteilles. Si les factures mentionnent les produits pertinents sous le nom de «CREAM Alameda», il est rappelé que, dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, l’expression «nature de l’usage» inclut la preuve de l’usage du signe conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou d’une variante de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, sont également considérés comme usage au sens du paragraphe 1: l’usage de la marque de l’Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée, que la marque soit ou non également enregistrée sous la forme utilisée au nom du titulaire. Lors de l’examen de l’usage d’un enregistrement antérieur aux fins de l’article 47, paragraphe 2, et (3) du RMUE, l’article 18 peut être appliqué par analogie pour déterminer si l’usage du signe constitue ou non un usage sérieux de la marque antérieure en ce qui concerne sa nature.
Il s’ensuit que l’utilisation de l’élément verbal distinctif du signe dans les factures, en combinaison avec le mot «cream» indiquant simplement l’espèce ou la nature des produits en cause, est considérée comme démontrant l’usage sérieux de la marque antérieure dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée, sans les éléments figuratifs présents.
La titulaire fait valoir que tous les éléments de preuve n’indiquent pas un usage sérieux en termes de durée, de lieu ou de nature de l’usage pour lequel la marque antérieure est enregistrée. Toutefois, ces allégations reposent sur une appréciation individuelle de chaque élément de preuve au regard de tous les facteurs pertinents. Lors de l’appréciation de l’usage sérieux, la division d’opposition doit examiner les éléments de preuve dans leur intégralité. Même si certains facteurs pertinents ne sont pas présents dans certains éléments de preuve, la combinaison de tous les facteurs pertinents de l’ensemble des éléments de preuve peut néanmoins indiquer un usage sérieux.
Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition conclut que, compte tenu des éléments de preuve dans leur intégralité, l’opposante a démontré l’usage sérieux de sa marque en ce qui concerne la durée, la nature, l’importance et le lieu de l’usage.
Toutefois, les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas un usage sérieux de la marque pour l’ensemble des produits couverts par la marque antérieure. Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour ces produits ou services.
En l’espèce, les éléments de preuve produits démontrent un usage sérieux de la marque pour les «vins», alors qu’ils ne contiennent aucune preuve en ce qui concerne les autres produits invoqués, à savoir les «liqueurs et autres boissons alcooliques (à l’exception des bières)».

Par conséquent, aux fins de la présente procédure, la division d’opposition considère que l’usage du droit antérieur a été prouvé pour du «vin» et examinera l’affaire en conséquence.

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Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée et pour lesquels l’usage de la marque antérieure a été prouvé sont les suivants:
Classe 33: Vin.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 33: Rhum; boissons à base de rhum; aquavit; spiritueux; amers alcoolisés; apéritifs; apéritifs à base de liqueurs; apéritifs à base de liqueurs distillées; boissons alcoolisées à base de café; boissons alcoolisées; boissons à base de fruits alcoolisées; boissons distillées; cocktails; digestifs [alcools et liqueurs]; essences alcooliques; extraits alcooliques; extraits de liqueurs spirituelles; liqueurs; liqueurs à base d’herbes; cocktails de fruits alcoolisés.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les boissons alcooliques contestées constituent une catégorie générale que l’Office ne peut disséquer d’office. Par conséquent, ces produits contestés englobent le vin de l’opposante et ces produits sont identiques.

Le rhum contesté; boissons à base de rhum; aquavit; spiritueux; amers alcoolisés; apéritifs; apéritifs à base de liqueurs; apéritifs à base de liqueurs distillées; boissons alcoolisées à base de café; boissons à base de fruits alcoolisées; boissons distillées; cocktails; digestifs [alcools et liqueurs]; liqueurs; liqueurs à base d’herbes; les cocktails de fruits alcoolisés sont un large éventail de boissons alcoolisées. En tant que tels, ces produits et le vin de l’opposante coïncident par leur nature, leur utilisation, leurs canaux de distribution et leurs clients pertinents. En outre, ils peuvent également être concurrents. Dès lors, ces produits sont similaires.

Les autres produits contestés, à savoir essences alcooliques; extraits alcooliques; les extraits de liqueurs spirituelles sont des ingrédients utilisés pour préparer des boissons alcoolisées. Par rapport au vin de l’opposante, ces produits ont une nature, une utilisation, des canaux de distribution et des consommateurs différents. Par conséquent, ces produits comparés sont différents.
b) Public pertinent — niveau d’attention

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Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugé identiques ou similaires sont destinés au grand public.
Le niveau d’attention est considéré comme moyen.

c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure consiste en un encadrement d’un losange et d’un élément circulaire contenant des éléments décoratifs vert et rouge et, à l’intérieur de celui-ci, le dessin d’une femme avec un verre de boisson, sur fond de couleur marron foncé. Sous cet élément figuratif, la marque contient l’élément verbal «Alameda» écrit en lettres majuscules rouges. Parmi les éléments figuratifs, le cadre sert essentiellement à des fins décoratives et présente un caractère distinctif réduit, la silhouette de femme est distinctive tandis que le verre d’une boisson est dépourvu de caractère distinctif étant donné qu’il se rapporte directement aux produits étant des boissons. L’élément verbal «Alameda» a une signification en espagnol (poplar grove, avenue doublée de poplar; https://www.collinsdictionary.com/dictionary/spanish-english/alameda; informations extraites le 29/03/2022), et en l’absence de tout lien direct avec les produits, elle est distinctive. Si la demanderesse fait valoir que «Alameda» est un prénom féminin courant, elle s’est contentée de citer une page web l’énumérant comme un possible nom dérivé du nom de l’arbre poplaire (soulignement ajouté). Il n’est pas exclu que ce mot puisse être utilisé en tant que prénom, mais il n’en demeure pas moins que la division d’opposition n’a trouvé aucun autre élément de preuve de cette signification dans le dictionnaire pertinent et que la demanderesse n’a pas non plus fourni d’autres preuves, solides, à l’appui de son allégation selon laquelle «Alameda» est un prénom féminin espagnol courant.
Enfin, il convient de noter que, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, aucun des éléments du signe n’est plus dominant que les autres.

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Le signe contesté se compose de l’élément verbal «ALAMEA» écrit en caractères stylisés. Cet élément verbal est considéré comme dépourvu de signification et, partant, comme étant distinctif.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la séquence de lettres «ALAME-A» et diffèrent par la lettre supplémentaire «D» en tant que sixième lettre de l’élément verbal de la marque antérieure. Les signes diffèrent également par la police de caractères utilisée et par les éléments figuratifs de la marque antérieure. Il est rappelé que lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). En l’espèce, certains éléments figuratifs de la marque antérieure ne possèdent pas ou présentent un caractère distinctif réduit, les éléments verbaux des signes sont presque identiques et la seule lettre différente n’occupe pas une position proéminente. Dans l’ensemble, il est conclu que les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «ALAME- A» et diffère par la lettre supplémentaire «D», qui constitue la sixième lettre de l’élément verbal de la marque antérieure. Compte tenu de la position non proéminente de la seule lettre différente, la division d’opposition considère que les signes présentent un degré élevé de similitude.
Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive les significations véhiculées par les différents éléments de la marque antérieure, le signe contesté n’a aucune signification sur ce territoire. L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel;
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments non distinctifs ou faibles dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à

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l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En l’espèce, certains des produits sont identiques ou similaires, et les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel, un degré élevé sur le plan phonétique et une absence de similitude conceptuelle. Il est fait référence aux conclusions ci- dessus, en particulier à l’importance des éléments verbaux dans la comparaison des signes. En outre, il convient de garder à l’esprit que les produits pertinents sont des boissons et, celles-ci étant fréquemment commandées dans des établissements bruyants (bars, discothèques), la similitude phonétique entre les signes est particulièrement pertinente (15/01/2003, T-99/01, Mystery, EU:T:2003:7, § 48). Le Tribunal a jugé que, dans le secteur des vins, les consommateurs sont habitués à désigner et à reconnaître le vin en fonction de l’élément verbal qui l’identifie, notamment dans les bars et les restaurants, où les vins sont commandés oralement après avoir vu leur nom sur la liste des vins (23/11/2010, T-35/08, Artesa Napa Valley, EU:T:2010:476, § 62; 13/07/2005, T-40/03, Julián Murúa Entrena, EU:T:2005:285, § 56; 12/03/2008, T-332/04, Coto d’Arcis, EU:T:2008:69, § 38). Dès lors, dans ce type de cas, il peut être pertinent d’accorder une importance particulière à la similitude phonétique des signes en cause. La division d’opposition considère que ces facteurs jouent un rôle déterminant en l’espèce et conclut que la combinaison de produits identiques ou similaires et la forte similitude phonétique sont de nature à contrebalancer les différences visuelles, compte tenu également du principe d’interdépendance.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion et que, par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque espagnole no 2 882 324 de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux couverts par la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cette disposition et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.

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Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Liliya Yordanova Ferenc GAZDA Octavio Monge GONZALVO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.