EUIPO, 24 octobre 2022, R 0416/2022‑5, TORNADO (fig.) / TORNADO (fig.)

EUIPO 24 octobre 2022

Arguments

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Rejeté
Invoquer une marque antérieure non enregistrée
La chambre de recours a estimé que l'opposante ne pouvait pas invoquer de nouveaux motifs d'opposition après l'expiration du délai pour présenter une opposition, et que le droit antérieur invoqué avait été déclaré nul.
Accepté
Partie perdante doit supporter les frais
La chambre de recours a confirmé que l'opposante, en tant que partie perdante, devait supporter les frais exposés par la demanderesse.

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Sur la décision

Référence :	EUIPO, 24 oct. 2022, n° R0416/2022-5
Numéro(s) :	R0416/2022-5
Textes appliqués :	Rule 15(2)(b) CTMIR, Rule 19(2) CTMIR, Rule 20(1) CTMIR, Article 8(1)(b) CTMR, Article 8(2)(b) CTMR, Article 55(2) CTMR, Article 41(1) CTMR, Article 41(3) CTMR
Domaine propriété intellectuelle :	Marque
Dispositif :	Décision confirmée
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Texte intégral

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LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 24 octobre 2022
Dans l’affaire R 416/2022-5
Tornado Boats International ApS Lystrup Danemark Opposante/requérante
représentée par Otello Law Firm, Aarhus V (Danemark) contre
David Haygreen Colwyn Bay Royaume-Uni Demanderesse/défenderesse
représentée par Laytons LLP, Laytons LLP, Londres (Royaume-Uni)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 008 400 (demande de marque de l’Union européenne no 10 372 001)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), A. Pohlmann (rapporteur) et Ph. von Kapff (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
24/10/2022, R 416/2022-5, TORNADO (fig.)/TORNADO (fig.)

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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 26 octobre 2011, David Haygreen (ci-après le «demandeur») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour des produits et services compris dans les classes 12, 35, 37 et 42, et notamment pour les produits suivants (ci-après les «produits contestés»):
Classe 12: Véhicules à locomotion par terre, par air, par eau ou sur rail; véhicules à moteur; véhicules automobiles neufs et usagés; appareils de locomotion par eau; bateaux, navires, canoes, kayaks, barques, bateaux à moteur, voiliers; appareils électriques de locomotion par eau; embarcations électriques; véhicules nautiques; véhicules nautiques à moteur; bateaux; navires; bateaux à moteur; bateaux gonflables; canots de sauvetage pour le transport de personnel de secours et de personnes secourues; moteurs d’intervention rapide à des fins de secours; véhicules conçus pour être utilisés lors de rescues; véhicules de patrouille; coque, tubes, à savoir tubes pour embarcations, consoles, sièges, poteaux de dos de siège, cadres, cadres, pôles, échelles, échelles, barres de remorquage, poteaux de remorquage, poteaux d’amarrage, appliques, porte- bouteilles, systèmes de recouvrement tous pour bateaux et appareils de locomotion par eau; pièces et parties constitutives de tous les produits précités; aucun des produits précités, y compris ou ne se rapportant aux bicyclettes ou à leurs pièces.

2 La demande a été publiée le 6 février 2012.

3 Le 3 mai 2012, Tornado Boats International ApS (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits et services, à savoir les produits contestés énumérés ci-dessus.
4 Les motifs de l’opposition sont ceux prévus à l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMC.

5 L’opposition était fondée sur la marque communautaire antérieure no 10 097 368, déposée le 5 juillet
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2011 et enregistrée le 13 octobre 2015 pour des «bateaux et vaisseaux» compris dans la classe 12.

6 Le 17 septembre 2012, l’Office a suspendu la procédure d’opposition à la demande de l’opposante, étant donné que le seul droit antérieur invoqué était toujours en cours de demande à cette date. Le 8 mai 2015, la deuxième chambre de recours a rendu sa décision R 676/2014-2, autorisant l’enregistrement du droit antérieur. Le 21 octobre 2015, la procédure d’opposition a repris et la phase contradictoire s’est poursuivie.
7 Le 3 mars 2016, l’Office a suspendu la procédure d’opposition une seconde fois, étant donné qu’une demande en nullité avait été introduite contre le seul droit antérieur invoqué. Le 26 avril 2018, la division d’annulation a rendu sa décision (26/04/2018, 12 600 C), déclarant le droit antérieur nul au motif qu’il avait été demandé de mauvaise foi conformément à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE. Le 17 janvier 2020, la première chambre de recours a confirmé cette conclusion dans sa décision (17/01/2020, R 1169/2018-1). Le 12 mai 2021, le Tribunal a confirmé la déclaration de nullité fondée sur la mauvaise foi de la marque antérieure no 10 097 368 dans son arrêt «Tornado» [12/05/2021, T-167/20, Tornado (fig.), EU:T:2021:257].
8 Le 22 septembre 2021, la déclaration de nullité de la MUE no 10 097 368 a été inscrite au registre de l’Office.
9 La procédure d’opposition a repris le 28 septembre 2021 et un délai a été accordé à l’opposante pour indiquer à l’Office si l’opposition était maintenue en dépit du fait que le seul droit antérieur invoqué avait cessé d’exister.
10 Le 7 octobre 2021, l’opposante a indiqué qu’elle maintenait l’opposition.

11 Par décision du 19 janvier 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition pour l’ensemble des produits contestés. Étant donné que le seul droit antérieur invoqué par l’opposante no 10 097 368 avait été déclaré nul le 22 septembre 2021 et avait donc cessé d’exister ex tunc, il ne pouvait constituer une marque antérieure valable dans la procédure d’opposition en cause, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE/du RMC.

12 Le 17 mars 2022, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 19 mai 2022.

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13 Dans son mémoire en réponse reçu le 8 août 2022, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
14 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:

– Pour la première fois, au cours de la procédure, l’opposante a invoqué une marque antérieure non enregistrée «TORNADO», conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. La portée de l’usage de cette marque n’était pas seulement locale au Danemark depuis 2007 pour des produits compris dans la classe 12.
– Les articles 3 (1), 4 (1) et (2) de la loi danoise sur les marques sont invoqués. La preuve de l’usage du droit a été déposée pour la première fois avec le mémoire exposant les motifs du recours le 19 mai 2022.
– Les produits et les signes comparés sont tous deux identiques.
15 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit.

– L’article 8, paragraphe 4, du RMC/RMUE n’avait pas été invoqué comme motif lors du dépôt de l’opposition.
– Il est fait référence à l’arrêt «TORNADO (fig.)» [12/05/2021, T-167/20, TORNADO (fig.), EU:T:2021:257], qui confirme la nullité du seul droit antérieur invoqué en temps utile dans la procédure d’opposition en cause.
Motifs
16 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.

17 Il est cependant non fondé.
Droit applicable
18 La date à laquelle l’opposition a été formée est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable (29/01/2020,-371/18, SKY, EU:C:2020:45, § 11; 23/04/2020, 736/18-P, GUGLER (fig.)/GUGLER FRANCE, EU:C:2020:308, § 3). Au contraire, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date de leur entrée en vigueur
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(11/12/2012,-610/10, Commission/Espagne, EU:C:2012:781, § 45).
19 En outre, l’article 82, paragraphe 2, point a) à d), du RDMUE prévoit que le REMC continue de s’appliquer aux procédures d’opposition qui ont été engagées avant le 1 octobre 2017.
20 Conformément à l’article 82, paragraphe 2, point f), du RDMUE, il en va de même pour les demandes en nullité déposées avant le 1 octobre 2017.
21 L’opposition a été déposée le 3 mai 2012. C’est donc le RMC et le REMC qui s’appliquent dans la présente procédure jusqu’au prononcé de la décision attaquée. Il en va de même pour la demande en nullité contre la marque antérieure, qui a été déposée le 25 février 2016.
22 Étant donné que le recours a été formé le 17 mars 2022, c’est toutefois le RDMUE qui régit la procédure de recours, tandis que le RMC continue de s’appliquer en substance.
Opposition initiale fondée sur la marque communautaire no 10 097 368
23 Le droit antérieur indiqué dans l’acte d’opposition était la demande de marque communautaire no 10 097 368.
24 Conformément à l’article 8, paragraphe 2, point b), lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 2, point i), du RMC, la demande de marque communautaire dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire contestée est considérée comme une «marque antérieure» sur laquelle une opposition peut être fondée, sous réserve de son enregistrement.
25 Conformément à la règle 15 (2) (b) du REMC, l’acte d’opposition doit contenir une identification claire du droit antérieur sur lequel l’opposition est fondée. La règle 19 (2) du REMC prévoit la nécessité de produire la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de la marque antérieure dans un délai imparti par l’Office.
26 Conformément à la règle 20 (1) du REMC, l’opposition est rejetée comme non fondée si l’existence, la validité et l’étendue de la protection du droit antérieur n’est pas prouvée dans le délai imparti par l’Office.
27 Conformément à l’article 55, paragraphe 2, du RMC, une marque communautaire est réputée n’avoir pas eu, dès l’origine, les effets prévus par le RMC, dans la mesure où la marque a été déclarée nulle.
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28 En l’espèce, la marque antérieure no 10 097 368 a cessé d’exister avec effet rétroactif, à la suite de la décision de la division d’annulation (26/04/2018, 12 600 C).

29 Il ressort de la jurisprudence de la Cour que, dans le cadre d’une procédure d’annulation, le titulaire d’un droit antérieur doit démontrer qu’il peut interdire l’usage de la marque de l’Union européenne en cause, non seulement à la date de dépôt ou de priorité de cette marque, mais également à la date à laquelle l’EUIPO statue sur la demande en nullité. Il en va a fortiori de même dans le cadre d’une procédure d’opposition (12/10/2022,-222/21, Shoppi, EU:T:2022:633, § 99).

30 C’est donc à juste titre que la division d’opposition a considéré que l’opposition devait être rejetée comme non fondée, étant donné qu’aucun droit antérieur valable n’existait plus au moment où la décision a été rendue.

Les nouveaux moyens et droits juridiques invoqués pour la première fois dans le cadre de la procédure de recours
31 Dans le mémoire exposant les motifs du recours déposé le 19 mai 2022, l’opposante a invoqué, pour la première fois, l’article 8, paragraphe 4, du RMUE/du RMC en tant que nouveau motif juridique et sur un nouveau droit antérieur (marque danoise non enregistrée).

32 Conformément à l’article 41, paragraphe 1, du RMC, une opposition ne peut être formée que dans un délai de trois mois à compter de la publication d’une demande de marque communautaire. Conformément à l’article 41, paragraphe 3, du RMC, elle doit préciser les motifs sur lesquels elle est fondée et doit contenir une identification claire du droit antérieur qu’elle invoque (voir paragraphe 24 ci-dessus). La demande ayant été publiée le 6 février 2012, le délai pour former opposition a expiré le 7 mai 2012.

33 L’opposition formée le 3 mai 2012 a été formée sur la base d’une marque antérieure et conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMC. Conformément à l’article 41, paragraphe 3, du RMC (devenu l’article 46, paragraphe 3, du RMUE), l’opposition doit être motivée. Dès lors, à l’expiration du délai pour présenter une opposition, tel que visé à l’article 41 du RMC, l’opposant ne peut plus invoquer de nouveaux droits antérieurs ou de nouveaux motifs d’opposition. Étant donné que le seul droit antérieur sur lequel l’opposante avait fondé son opposition avait été déclaré nul, il n’y a pas lieu d’examiner de nouveaux motifs d’opposition (30/04/2019-, 558/18, Djili DS, EU:T:2019:268, § 35).

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34 Par conséquent, le recours est rejeté.
Frais
35 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
36 Les frais comprennent, dans la procédure de recours, les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, s’élevant à 550 EUR.

37 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné l’opposante à supporter les frais de représentation de la demanderesse pour un montant de 300 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 850 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:

1. Rejette le recours;
2. Condamne l’opposante à payer 550 EUR au titre des frais de la demanderesse aux fins de la procédure de recours. Le montant total à payer par l’opposante dans les procédures de recours et d’opposition s’élève à 850 EUR.
Signature Signature Signature
V. Melgar A. Pohlmann Ph. von Kapff
Greffier:

Signature
H. Dijkema
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