LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 8 novembre 2022
Dans l’affaire R 825/2022-2
Rebellion Defence Limited Altringham (Royaume-Uni)
Demanderesse en nullité/requérante représentée par Taylor Wessing LLP, Londres (Royaume-Uni) contre
Christopher Kingsley et Jason Kingsley Oxford, Royaume-Uni
Titulaires de la MUE/défendeur représentée par Bernard Anthony Whyatt, Dublin (Irlande)
Recours concernant la procédure d’annulation no 42 522 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 7 336 019)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), K. Guzdek (rapporteur) et C. Negro (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
08/11/2022, R 825/2022-2, REBELLION

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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 23 octobre 2008, Christopher Kingsley et Jason Kingsley
(ci-après les «titulaires de la MUE») ont sollicité l’enregistrement de la marque verbale
REBELLION
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9: Films cinématographiques; films cinématographiques; films photographiques; enregistrements cinématographiques; enregistrements cinématographiques; enregistrements photographiques; cassettes audio préenregistrées, films, cassettes vidéo, disques compacts, disques vidéo, disques DVD, CD-ROM, enregistrements de haute définition sur disques; œuvres cinématographiques; œuvres photographiques; musique ou programmes télévisés; enregistrements sonores ou visuels; enregistrements audiovisuels; œuvres audiovisuelles téléchargeables, films cinématographiques, œuvres audio ou photographiques.
Classe 25: Vêtements, pantalons, hauts, gants, pull-overs, jerseys, pulls, cardigans, pulls, chemisiers, blousons,-chemises, tee-shirts, jeans, pantalons, shorts, pantalons, leggings, jupes, cache-corset, survêtements, sweat-shirts, costumes, robes, manteaux, manteaux, imperméables, vestes, ceintures, vêtements de bain, chaussettes, chaussettes, trousses, gilets de gymnastique chapellerie, chapeaux, bandanas, capots, casquettes, foulards; chaussures, souliers, sandales, bottes, pantoufles.
Classe 41: Production, distribution ou exposition de films cinématographiques, d’œuvres cinématographiques ou d’autres œuvres audiovisuelles; production, distribution ou exposition d’œuvres photographiques; production, distribution ou exposition de programmes télévisés; production, distribution ou exposition d’enregistrements; production, distribution ou exposition de cassettes audio préenregistrées, cassettes vidéo, disques compacts, disques vidéo, disques DVD, disques CD-ROM, enregistrements d’œuvres audio ou visuelles, disques bleutés, contenant des films cinématographiques, des œuvres audiovisuelles, des œuvres musicales, des programmes musicaux ou télévisés; production, distribution ou exposition d’œuvres audiovisuelles téléchargeables, de films cinématographiques, d’œuvres cinématographiques ou d’œuvres photographiques.
2 La demande a été publiée le 26 janvier 2009 et la marque a été enregistrée le 21 septembre 2009.
3 Le 26 mars 2020, rebellion Defense Limited (ci-après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité à l’encontre de la marque enregistrée pour tous les produits et services susmentionnés.
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 Le 3 août 2020, les titulaires de la MUE ont déposé une renonciation partielle à la marque contestée, à laquelle la demanderesse en nullité n’a pas répondu. Conformément à la renonciation partielle, la liste des produits et services de la marque contestée a été modifiée comme suit:
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Classe 9: Films cinématographiques; films cinématographiques; films photographiques; enregistrements cinématographiques; enregistrements cinématographiques; enregistrements photographiques; films préenregistrés, disques compacts, disques vidéo, disques DVD, CD-ROM, enregistrements de haute définition sur disques; œuvres cinématographiques; œuvres photographiques; musique ou programmes télévisés; enregistrements sonores ou visuels; enregistrements audiovisuels; œuvres audiovisuelles téléchargeables, films cinématographiques, œuvres audio ou photographiques.
Classe 25: Vêtements, pantalons, hauts, gants, pull-overs, jerseys, pulls, cardigans, pulls, chemisiers, blousons,-chemises, tee-shirts, jeans, pantalons, shorts, pantalons, leggings, jupes, cache-corset, survêtements, sweat-shirts, costumes, robes, manteaux, manteaux, imperméables, vestes, ceintures, vêtements de bain, chaussettes, chaussettes, trousses, gilets de gymnastique chapellerie, chapeaux, bandanas, capots, casquettes, foulards; chaussures, souliers, sandales, bottes, pantoufles.
Classe 41: Production, distribution ou exposition de films cinématographiques, d’œuvres cinématographiques ou d’autres œuvres audiovisuelles; production, distribution ou exposition d’œuvres photographiques; production, distribution ou exposition de programmes télévisés; production, distribution ou exposition d’enregistrements; production, distribution ou exposition de disques compacts préenregistrés, de disques vidéo, de disques DVD, de disques CD-ROM, d’enregistrements audio ou visuels, de disques cinématographiques, de films cinématographiques, d’œuvres audiovisuelles, de musique ou de programmes télévisés; production, distribution ou exposition d’œuvres audiovisuelles téléchargeables, de films cinématographiques, d’œuvres cinématographiques ou d’œuvres photographiques.
6 Par décision rendue le 16 mars 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
Causes de nullité absolue — article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE
Le principal argument de la demanderesse en nullité était fondé sur l’affirmation selon laquelle la demande a été déposée pour un large éventail de produits et services, dont beaucoup ne sont pas liés aux activités des titulaires de la marque de l’Union européenne et qu’ils n’avaient pas l’intention de les fournir. Toutefois, la division d’annulation a considéré que la liste des produits et services des titulaires de la MUE n’est pas particulièrement longue et que les produits et services compris dans les classes 9 et 41 concernent un domaine d’activité similaire. Comme l’a admis la demanderesse, la mauvaise foi ne peut être constatée sur la base de la longueur de la liste des produits et services figurant dans la demande d’enregistrement. En réalité, demander une grande variété de produits et services est une pratique assez courante pour les entreprises qui cherchent à obtenir une marque de l’Union européenne et ne s’écarte pas des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.
Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, le fait que certains des produits et services de la marque contestée puissent n’avoir rien en commun avec le domaine d’activité des titulaires de la marque de l’Union européenne, y compris les jeux, les livres et les films, est dénué de pertinence. Par conséquent, l’argument de la demanderesse doit être rejeté.
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La demanderesse a fait valoir que l’absence d’usage dans la mesure où la marque a été enregistrée appuie la conclusion selon laquelle les titulaires de la MUE n’avaient jamais l’intention de faire un usage sérieux de la marque en tant que telle dans l’Union européenne. La division d’annulation a affirmé qu’il existait une présomption de bonne foi jusqu’à preuve du contraire et qu’aucune preuve du contraire n’a été produite pour démontrer que les titulaires de la MUE n’avaient pas l’intention d’utiliser la MUE contestée. La demanderesse n’a pas non plus démontré que la seule intention des titulaires de la MUE était d’empêcher l’entrée d’un tiers sur le marché. En outre, la division d’annulation a indiqué que la limitation de la liste des produits et services ne signifie pas qu’au moment du dépôt, les titulaires de la MUE n’avaient pas l’intention d’utiliser ces produits et services ou que le dépôt avait été effectué avec une intention malhonnête.
En outre, la demanderesse a fait valoir que les titulaires de la MUE tentent d’empêcher la demanderesse de continuer à utiliser le signe correspondant au Royaume-Uni et aux États-Unis et qu’ils envoient des lettres de fin. La division d’annulation a considéré que l’envoi de lettres d’avertissement en tant que telles n’est pas un indicateur d’une éventuelle mauvaise foi de la part des titulaires de la MUE.
L’allégation selon laquelle une intention malhonnête fondée sur le non-usage de la marque contestée existait de la part des titulaires de la MUE pour ces produits et services spécifiques ou pour les produits et services qui se chevauchent doit être rejetée comme étant incohérente. Il ne saurait y avoir mauvaise foi en raison du non- usage pour les produits et services pour lesquels il existe un usage.
La division d’annulation a convenu avec les deux parties que l’inscription d’un accord de licence au registre des marques de l’Union européenne n’était pas obligatoire. Par conséquent, il n’est pas nécessaire que la licence ait été inscrite au registre des MUE pour que l’usage soit considéré comme un usage avec le consentement des titulaires et, conformément à l’article 18, paragraphe 2, du RMUE, l’usage de la MUE avec le consentement des titulaires est réputé constituer un usage par les titulaires.
La demanderesse n’a pas démontré que les titulaires de la MUE ont déposé la MUE contestée avec une intention malhonnête. À la lumière de ce qui précède, la division d’annulation a conclu que la demande devait être rejetée.
7 Le 13 mai 2022, la demanderesse en nullité a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 18 juillet 2022.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 9 septembre 2022, les titulaires de la MUE ont demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments avancés par la demanderesse en nullité dans le mémoire exposant les motifs peuvent être résumés comme suit:
L’enregistrement couvre un large éventail de produits et de services, englobant des disques CD-ROM, des slips et des sandales pour n’en citer que quelques-uns. Les défenderesses étant des directeurs d’une société spécialisée dans les jeux vidéo, la
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demanderesse en nullité remet sans surprise en cause la raison d’être du dépôt d’un enregistrement pour un aussi large éventail de produits et services.
Dans sa décision, la division d’opposition a indiqué que le grief tiré du caractère trop large des spécifications ne suffit pas à démontrer la mauvaise foi, mais la décision ne tient pas compte du fait que, dans des cas extrêmes, l’étendue des produits et services visés par une demande de marque suffit à elle seule à remettre en cause la question de savoir si le demandeur utilisait ou avait l’intention (déterminée, conditionnelle ou non) d’utiliser la marque conformément à sa fonction essentielle pour tous les produits/services visés par la demande de marque (12/09/2019, 104/18-P, STYLO AN KOTON, § 46, EU:C:2019:724, §). Par conséquent, bien que la portée de la spécification elle-même ne soit pas suffisante pour prouver la mauvaise foi, elle peut suffire à remettre en cause l’intention de la titulaire de la marque de l’Union européenne et à justifier l’examen de l’usage effectif de la marque. Il est non seulement peu plausible, mais pratiquement impossible, qu’une entreprise puisse proposer des services allant des disques de CD-ROM, des slips et sandales à la production, à la distribution ou à l’exposition d’enregistrements. La demanderesse en nullité fait donc valoir que la portée de l’enregistrement est extrême et devrait être considérée comme telle par l’Office.
La vaste portée de la spécification jette des doutes quant aux intentions des titulaires de la MUE. Ces doutes sont corroborés par des éléments de preuve concernant la nature très spécifique de l’activité des titulaires de la marque de l’Union européenne. La portée de la spécification par rapport à la spécificité de l’activité de la société DRL (rebellion Developments Limited) au moment du dépôt n’était tout simplement pas proportionnelle.
L’enregistrement a été effectué par des particuliers et non par une entreprise. Par conséquent, il ne saurait être affirmé qu’il existait une considération quant à l’usage commercial futur de la marque au moment du dépôt.
En fait, il ressort de la renonciation partielle des titulaires de la MUE à l’enregistrement que le dépôt original de la marque n’avait pas de logique commerciale. Les titulaires de la MUE ont été contraints d’abandonner toute la portée de l’enregistrement en raison de leur incapacité à prouver leur usage de ces produits et services.
La demanderesse en nullité fait valoir que cette renonciation était une concession implicite de la part des titulaires de la MUE selon laquelle l’enregistrement couvrait une spécification qui ne serait pas commercialement viable ou réfléchissant à la véritable nature de leur activité.
La division d’annulation affirme que les titulaires de la MUE ont démontré qu’il existait une logique commerciale dans l’enregistrement de la marque pour l’étendue de la spécification. Toutefois, ainsi qu’il ressort de l’analyse des éléments de preuve produits dans le cadre de la procédure d’annulation, l’activité des titulaires de la marque de l’Union européenne se limite aux jeux vidéo, aux jeux de société, aux bandes dessinées, aux livres, à la télévision et au cinéma.
La demanderesse en nullité admet que les titulaires de la marque de l’Union européenne n’étaient pas tenus de prouver leur intention d’utiliser la spécification pour tous les produits et services qu’ils couvraient au moment du dépôt, mais il ressort clairement (et aurait dû l’être pour la division d’annulation) que les titulaires
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de la marque de l’Union européenne n’avaient jamais l’intention d’utiliser leur enregistrement pour la grande majorité des termes couverts par l’enregistrement.
La demanderesse en nullité fait référence au comportement des titulaires de la marque de l’Union européenne dans la correspondance. La demanderesse en nullité a produit deux lettres envoyées au nom des titulaires de la MUE, dans lesquelles elles menaçaient des procédures judiciaires au Royaume-Uni et aux États-Unis sur la base de l’enregistrement.
Les titulaires de la MUE ont clairement l’intention de conserver un droit exclusif sur la marque et leur réticence à concéder des parts de marché à des tiers démontre leur intention de porter atteinte aux intérêts de tiers.
La demanderesse en nullité invoque les éléments de preuve cumulés par le comportement des titulaires de la MUE depuis le dépôt de l’enregistrement jusqu’à présent (11/06/2009-, 529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 42). Les titulaires de la MUE ont d’abord déposé une demande d’enregistrement de la marque pour une série de produits et de services au-delà de tout usage actuel ou concevable. Les titulaires de la MUE ont ensuite attiré la marque enregistrée en tant qu’armes légales contre des tiers, menaçant la contrefaçon au stade de la procédure. Les titulaires de la marque de l’Union européenne, une fois rédigés dans le cadre de la procédure, ont réalisé le caractère déraisonnable de leur enregistrement et y ont renoncé en partie. Tout au long de ce processus, les titulaires de la MUE n’ont jamais fait usage de l’étendue de leur enregistrement.
La division d’annulation a déclaré que les éléments de preuve déposés par les titulaires de la MUE en réponse à la demande en nullité n’ont pas été pris en considération dans l’appréciation de la mauvaise foi, étant donné qu’ils n’ont aucune incidence sur l’issue de cette décision, ce qui est clairement incorrect. La division d’annulation aurait dû prendre en considération tous les éléments de preuve produits en l’espèce.
En outre, la division d’annulation a également rejeté la procédure de déchéance pendante et n’a pas tenu compte des éléments de preuve produits dans le cadre de cette procédure, malgré leur incidence claire sur l’annulation.
Dans le cas où les affaires sont si clairement liées et influencent les résultats respectifs, l’Office doit soit a) les examiner ensemble; ou b) suspendre la procédure d’annulation dans l’attente de l’issue de la procédure de déchéance au lieu de rejeter les arguments de la demanderesse en nullité.
10 Les arguments soulevés par les titulaires de la MUE en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
Les titulaires de la MUE affirment que la demanderesse en nullité n’explique pas comment elle est parvenue à la conclusion que la marque de l’Union européenne contestée a été utilisée pour les produits et services. Cela montre que l’audit des activités des titulaires de la marque de l’Union européenne effectué par la demanderesse en nullité n’a pas été mené à bien de manière assidue, et que ses affirmations ne peuvent être prises au sérieux et que les motifs du recours sur cette base doivent être rejetés. En outre, les titulaires de la MUE affirment que la logique commerciale sous-tendant la demande de marque de l’Union européenne contestée était de protéger les activités commerciales des titulaires de la MUE et la
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commercialisation de leur marque pour ces produits et services. En outre, les titulaires de la MUE confirment que la marque de l’Union européenne contestée a été enregistrée dans la classe 25 parce que les amateurs vendent souvent des vêtements portant leur marque et les personnages qui figurent dans leur propriété intellectuelle.
La demanderesse en nullité reproche aux titulaires de la marque de l’Union européenne d’avoir apporté la preuve de l’usage de sa marque de l’Union européenne «d’une portée beaucoup plus étroite que celle de la spécification enregistrée». En outre, la demanderesse en nullité ne précise pas quels produits et services de la spécification de la MUE les titulaires de la MUE utilisaient et lesquels ils n’étaient pas utilisés; par conséquent, cet argument ne devrait pas être valable. En outre, les titulaires de la MUE ont démontré qu’ils avaient utilisé la marque de l’Union européenne pour protéger leurs nombreux films produits, vendus et distribués par eux ou pour leur compte et qu’ils avaient accordé une licence sur le signe afin que des tiers puissent vendre des vêtements. Par conséquent, les titulaires de la MUE font valoir que la spécification n’est pas extrême et que, par conséquent, elle n’indique pas la mauvaise foi. L’argument de la demanderesse en nullité fondé sur l’arrêt (29/01/2020,-371/18, SKY, EU:C:2020:45) doit être rejeté.
En ce qui concerne les deux lettres d’action en contrefaçon adressées à la demanderesse en nullité, les titulaires de la MUE font valoir qu’elle ne démontre pas l’existence d’intentions malveillantes et malhonnêtes.
La demanderesse en nullité critique également le retrait de certains des produits et services pour lesquels la marque de l’Union européenne contestée a été enregistrée. En effet, les produits faisant l’objet de la renonciation sont des cassettes audio, des cassettes vidéo, car ils ne sont plus utilisés par elles dans le commerce. Les titulaires de la MUE considèrent que la renonciation ne démontre pas la mauvaise foi.
La demanderesse en nullité affirme avoir été lésée par le fait que la division d’annulation n’a pas tenu compte des preuves de l’usage produites par les titulaires de la MUE pour prouver l’usage d’autres marques de l’Union européenne (MUE no 1 002 492 et no 7 336 019) (mémoire exposant les motifs du recours, point 55). La demanderesse en nullité n’a produit aucune preuve d’un préjudice ou d’un préjudice.
Par conséquent, les titulaires de la MUE considèrent que cet argument doit être rejeté.
La demanderesse en nullité n’a à aucun moment demandé la jonction d’une procédure entre la demanderesse en nullité et les titulaires de la MUE. Néanmoins, au moment où la question a été soulevée par la demanderesse en nullité dans la présente procédure, la division d’annulation a indiqué dans sa décision que les différentes procédures se trouvaient à différents stades de la procédure. Par conséquent, les titulaires de la MUE considèrent que cet argument doit être rejeté.
Motifs
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
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Article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE (mauvaise foi)
12 Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, la nullité d’une marque de l’Union européenne est déclarée lorsque la demanderesse en nullité était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.
13 La notion de «mauvaise foi» visée à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est ni définie, ni délimitée, ni même décrite d’une quelconque manière dans la législation (08/03/2017, T-23/16, Formata, EU:T:2017:149, § 41; 01/02/2012, 291/09-, Pollo
Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39, § 44). Si une notion énoncée dans le RMUE n’est pas définie par ledit règlement, sa signification et sa portée doivent être déterminées conformément à son sens habituel dans le langage courant, tout en tenant compte du contexte dans lequel elle est utilisée et des objectifs poursuivis par ledit règlement
(12/09/2019,-104/18P, Stylo indirects Koton, EU:C:2019:724, § 43).
14 Si, conformément à son sens habituel dans le langage courant, la notion de «mauvaise foi» suppose la présence d’un état d’esprit ou d’une intention malhonnête, cette notion doit également être comprise dans le contexte du droit des marques, qui est celui de la vie des affaires. À cet égard, le RMUE concerne l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur. Les règles relatives à la MUE visent à contribuer au système de concurrence non faussé dans l’Union européenne, dans lequel chaque entreprise doit, afin d’attirer et de retenir la clientèle par la qualité de ses produits ou de ses services, pouvoir faire enregistrer en tant que marques des signes qui permettent au consommateur de distinguer sans confusion possible ces produits ou services de ceux qui ont une autre provenance (12/09/2019, 104/18P-, Stylo poche Koton, EU:C:2019:724, § 45).
15 Par conséquent, la cause de nullité absolue visée à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE s’applique lorsqu’ il ressort d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une MUE a déposé la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de se livrer à une concurrence loyale, mais dans l’intention de porter atteinte, d’une manière incompatible avec les usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même cibler un tiers déterminé, un droit exclusif à d’autres fins que celles relevant des fonctions d’une marque, en particulier la fonction essentielle d’indication d’origine (12/09/2019, C-104/18 P, EU:C:2019:724).
16 Lorsque les circonstances de l’espèce indiquent que le titulaire de la MUE contestée a déposé la demande d’enregistrement de cette marque avec cette intention, cela doit conduire à l’application de la cause de nullité absolue visée à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, s’il existe ou non un risque de confusion dans l’esprit du public
(13/11/2019, C-528/18 P, Outsource 2 India, EU:C:2019:961, § 61).
17 L’intention du demandeur en nullité est un élément subjectif qui doit toutefois être déterminé de manière objective par les autorités administratives et judiciaires compétentes. Par conséquent, toute allégation de mauvaise foi doit faire l’objet d’une appréciation globale, en tenant compte de toutes les circonstances factuelles pertinentes du cas d’espèce (12/09/2019, C-104/18 P, Stylo parue Koton, EU:C:2019:724, § 47; 08/03/2017, T-23/16, Formata, EU:T:2017:149, § 44).
18 Selon la jurisprudence, aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi de la demanderesse en nullité, au sens de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, il convient de tenir compte de tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce et existant au moment du dépôt de la MUE, et notamment: le fait que la demanderesse en nullité savait ou aurait dû savoir qu’un tiers utilisait, dans au moins un État membre, un
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signe identique ou similaire pour un produit ou un service identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement était demandé; l’intention de la demanderesse en nullité d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe; et le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé (11/06/2009, 529/07-, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 53).
19 Il ressort en outre de la formulation utilisée par la Cour de justice dans l’arrêt «Lindt
Goldhase» précité que les facteurs énumérés ne sont que des illustrations parmi un ensemble d’éléments susceptibles d’être pris en compte afin de se prononcer sur l’éventuelle mauvaise foi d’un demandeur d’enregistrement d’un signe en tant que MUE au moment du dépôt de la demande de marque. À cet égard, il convient de noter que, dans l’analyse globale effectuée aux fins de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, il peut également être tenu compte de l’origine du signe contesté et de son usage depuis sa création, de la logique commerciale qui sous-tend le dépôt de la demande d’enregistrement du signe en tant que MUE et de la chronologie des événements ayant caractérisé la survenance dudit dépôt-[31/05/2018, 340/16, Outsource 2 India (fig.),
EU:T:2018:314, § 24; 26/02/2015, T-257/11, COLOURBLIND, EU:T:2015:115, § 68;
09/07/2015, 100/13-, Camolilla, EU:T:2015:481, § 35).
20 De même, les relations contractuelles entre les parties avant le dépôt de la MUE contestée peuvent fournir des indices de l’existence de la mauvaise foi du demandeur de marque (30/04/2019, 136/18-, K, EU:T:2019:265, § 45).
21 Il appartient à la demanderesse en nullité, qui entend se fonder sur ce motif, d’établir les circonstances qui permettent de conclure que le titulaire d’une MUE était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de cette marque et qu’il existe une présomption de bonne foi jusqu’à preuve du contraire (08/03/2017, T-23/16, Formata, EU:T:2017:149, § 45; 31/05/2018, T-340/16, Outsource 2 India, EU:T:2018:314, § 20).
22 En l’espèce, l’allégation de mauvaise foi invoquée par la demanderesse en nullité repose, en résumé, sur les circonstances factuelles suivantes: (1) la liste initiale des produits et services était «extrêmement» large; (2) les titulaires n’ont pas utilisé la marque pour tous les produits et services enregistrés; (3) les titulaires ont renoncé à une partie de l’enregistrement initial; et (4) les titulaires de la MUE ont envoyé deux lettres-de- mise en demeure à la demanderesse dans lesquelles ils menaçaient une action en justice sur la base de l’enregistrement de la MUE. La requérante fait valoir que la seule explication plausible sous-tendant ce qui précède est une intention malhonnête de décourager d’autres parties d’entrer sur le marché.
23 La chambre de recours est d’avis que, sur la base d’une appréciation globale des circonstances factuelles susmentionnées, elles n’établissent pas la mauvaise foi.
24 La chambre de recours examinera chacun de ces arguments en détail ci-dessous.
(1) Vaste liste de produits et services
25 La demanderesse fait valoir que «l’enregistrement couvre un large éventail de produits et de services, englobant des CD-ROM, des slips et des sandales pour n’en citer que quelques-uns. (…) Dans des cas extrêmes, l’étendue des produits et services visés par une demande de marque suffit à elle seule à remettre en cause la question de savoir si le demandeur utilisait ou avait l’intention (fixe, conditionnelle ou non) d’utiliser la marque conformément à sa fonction essentielle pour tous les produits/services visés par la
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demande. (…) Il est non seulement peu plausible, mais pratiquement impossible, qu’une entreprise puisse proposer des services allant des «disques de CD-ROM», des «slips» et des «sandales» à la «production, la distribution ou l’exposition d’enregistrements». La requérante fait donc valoir que la portée de l’enregistrement est extrême et devrait être considérée comme telle par l’Office.»
26 Selon la jurisprudence, la mauvaise foi ne peut être constatée en raison de la longueur de la liste des produits et services figurant dans la demande d’enregistrement (07/06/2011, T-507/08, 16PF, EU:T:2011:253, § 88).
27 En outre, «en principe, il est légitime pour une entreprise de demander l’enregistrement d’une marque non seulement pour les catégories de produits et de services qu’elle commercialise au moment du dépôt de la demande, mais également pour d’autres catégories de produits et de services qu’ elle a l’intention de commercialiser dans le futur» (14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 25).
28 Il a également été jugé que le fait de demander une grande variété de produits et de services est une pratique assez courante pour les entreprises qui cherchent à obtenir une marque de l’Union européenne et ne s’écarte pas des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale (
-13/12/2012, 136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 54).
29 Compte tenu de la jurisprudence susmentionnée, le fait qu’il existe une large liste de produits et services pour lesquels une marque de l’Union européenne est enregistrée est, en principe, incapable de démontrer la mauvaise foi.
30 La chambre de recours observe que, en l’espèce, la liste des produits et services pour lesquels la MUE a été initialement demandée et enregistrée (avant la renonciation partielle qui sera discutée en détail ci-dessous) n’était ni «extrême» ni particulièrement large. Elle couvrait des produits et services relevant de trois classes, à savoir:
Classe 9: Films cinématographiques; films cinématographiques; films photographiques; enregistrements cinématographiques; enregistrements cinématographiques; enregistrements photographiques; cassettes audio préenregistrées, films, cassettes vidéo, disques compacts, disques vidéo, disques DVD, CD-ROM, enregistrements de haute définition sur disques; œuvres cinématographiques; œuvres photographiques; musique ou programmes télévisés; enregistrements sonores ou visuels; enregistrements audiovisuels; œuvres audiovisuelles téléchargeables, films cinématographiques, œuvres audio ou photographiques.
Classe 25: Vêtements, pantalons, hauts, gants, pull-overs, jerseys, pulls, cardigans, pulls, chemisiers, blousons,-chemises, tee-shirts, jeans, pantalons, shorts, pantalons, leggings, jupes, cache-corset, survêtements, sweat-shirts, costumes, robes, manteaux, manteaux, imperméables, vestes, ceintures, vêtements de bain, chaussettes, chaussettes, trousses, gilets de gymnastique chapellerie, chapeaux, bandanas, capots, casquettes, foulards; chaussures, souliers, sandales, bottes, pantoufles.
Classe 41: Production, distribution ou exposition de films cinématographiques, d’œuvres cinématographiques ou d’autres œuvres audiovisuelles; production, distribution ou exposition d’œuvres photographiques; production, distribution ou exposition de programmes télévisés; production, distribution ou exposition d’enregistrements; production, distribution ou exposition de cassettes audio préenregistrées, cassettes vidéo, disques compacts, disques vidéo, disques DVD, disques CD-ROM, enregistrements d’œuvres audio ou visuelles, disques bleutés, contenant des films
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cinématographiques, des œuvres audiovisuelles, des œuvres musicales, des programmes musicaux ou télévisés; production, distribution ou exposition d’œuvres audiovisuelles téléchargeables, de films cinématographiques, d’œuvres cinématographiques ou d’œuvres photographiques.
31 En outre, comme l’a relevé à juste titre la division d’annulation, les produits et services compris dans les classes 9 et 41 concernent un domaine d’activité similaire. Certains sont des produits, d’autres sont des services, mais tous sont liés au contenu multimédia, aux œuvres et aux enregistrements et aux services de production, de distribution ou d’exposition de ces œuvres ou enregistrements. Bien que les vêtements compris dans la classe 25 ne soient pas liés aux produits et services compris dans les classes 9 et 41, il est courant dans le commerce que les vêtements soient utilisés comme support publicitaire de la marque.
32 De même, comme l’a établi la division d’annulation et reconnu par la demanderesse, les produits et services susmentionnés coïncident avec le domaine d’activité des titulaires de la marque de l’Union européenne, qui comprend notamment les jeux vidéo, les programmes télévisés et les films.
33 La demanderesse fait également valoir que, malgré le fait que les produits et services susmentionnés coïncident avec le domaine d’activité des titulaires de la marque de l’Union européenne, il existe toujours une partie des produits et services enregistrés qui ne correspondent pas à l’activité commerciale des titulaires. La demanderesse conclut donc à l’absence de logique commerciale sous-tendant la demande d’enregistrement initiale et invoque la mauvaise foi des titulaires de la MUE.
34 La chambre de recours n’est pas de cet avis.
35 Selon la jurisprudence de la Cour de justice, «la mauvaise foi du demandeur de marque ne saurait être présumée sur la seule base de la seule constatation que, au moment du dépôt de sa demande, ce demandeur n’avait pas d’activité économique correspondant aux produits et services visés par cette demande» (29/01/2020, C-371/18, SKY,
EU:C:2020:45, § 78).
36 De même, conformément à la pratique décisionnelle des chambres de recours, l’enregistrement d’une marque n’est pas subordonné à la condition que le secteur d’activité du titulaire coïncide avec la liste des produits et services (04/05/2011, R 1354/2010-1, yello, § 17).
37 Par conséquent, le fait que certains des produits et services ne correspondaient pas à l’activité commerciale des titulaires de la marque de l’Union européenne est dénué de pertinence.
38 La demanderesse ajoute que «l’enregistrement a été effectué par des particuliers et non par une entreprise. Par conséquent, il ne saurait être affirmé qu’il existait une considération sur l’utilisation commerciale future de la marque au moment du dépôt.»
39 Toutefois, le fait que la demande de marque de l’Union européenne ait été déposée par des particuliers est dénué de pertinence. Les particuliers peuvent exercer une activité commerciale ou, par exemple, créer une entreprise et transférer leurs droits.
40 À cet égard, la chambre de recours rappelle également qu’il n’appartient pas à la demanderesse en nullité d’intervenir dans la stratégie de marketing des titulaires de la MUE concernant l’usage réel ou prévu de la marque (20/10/2020, R 351/2020 4, Hamilton, § 13, 14).
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(2) Absence d’usage pour tous les produits et services enregistrés
41 La demanderesse fait valoir que les titulaires n’ont pas utilisé la marque pour tous les produits et services enregistrés. La demanderesse précise en outre qu’ «avec le recul, il apparaît (et aurait dû l’être par la division d’annulation) que les titulaires n’ont jamais eu l’intention d’utiliser leur enregistrement pour la grande majorité des termes couverts par l’enregistrement».
42 La chambre de recours rappelle que, selon la jurisprudence, l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi ne relève pas de l’examen de l’usage qui a été fait d’une marque de l’Union européenne contestée. En effet, à la date de dépôt, le demandeur de marque n’est pas tenu d’indiquer, ni même de connaître avec précision, l’usage qu’il fera de la marque demandée (29/01/2020,-371/18, SKY, EU:C:2020:45, § 76).
43 En outre, en l’espèce, bien que la demanderesse invoque la mauvaise foi en raison de l’absence d’intention d’utiliser la marque de l’Union européenne, la demanderesse reconnaît également explicitement que la marque contestée a été utilisée pour certains des produits et services enregistrés.
44 En particulier, la demanderesse a reconnu que les titulaires «l’utilisation des […]» est restée dans les limites spécifiques des jeux vidéo, des jeux de société, des bandes dessinées, des livres, de la télévision et du film».
45 Selon la jurisprudence, il ne saurait être établi que la titulaire de la marque de l’Union européenne a enregistré la marque en cause sans intention de l’utiliser et dans le seul but d’empêcher l’entrée d’un tiers sur le marché lorsque certains produits ont été commercialisés sous cette marque (14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 24).
46 En outre, la chambre de recours rappelle qu’en règle générale, la titulaire de la marque de l’Union européenne n’est pas toujours tenue d’utiliser la marque de l’Union européenne. En particulier, conformément à l’article 18 du RMUE, le titulaire dispose d’un délai de cinq ans à compter de l’enregistrement («délai de grâce») pour faire un usage sérieux de la MUE. Bien que le délai de grâce ait expiré en l’espèce, le mécanisme du «délai de grâce» montre qu’aucun usage ne constitue, à première vue, une indication de mauvaise foi.
47 Il s’ensuit que le seul fait que la marque de l’Union européenne en cause n’ait pas été utilisée pour certains des produits et services enregistrés n’est, en principe, pas de nature à établir la mauvaise foi.
(3) La renonciation
48 La demanderesse fait valoir que la renonciation partielle à la marque contestée
«constituait une concession implicite de la part des défenderesses selon laquelle l’enregistrement couvrait une spécification qui ne serait pas commercialement viable ou réfléchissant à la véritable nature de leurs activités».
49 La chambre de recours observe que, le 3 août 2020, les titulaires de la MUE ont déposé une renonciation partielle à la marque contestée, comme indiqué au paragraphe 5 ci- dessus.
50 La chambre de recours rappelle qu’une renonciation, en tant que telle, n’est pas une indication de mauvaise foi.
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51 En particulier, le règlement sur la marque de l’Union européenne établit un droit inconditionnel de renonciation.
52 Conformément à l’article 57, paragraphe 1, du RMUE, «une marque de l’Union européenne peut faire l’objet d’une renonciation pour tout ou partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée».
53 Il s’ensuit qu’une renonciation est un moyen légitime établi par le règlement sur la marque de l’Union européenne qui permet à un titulaire de la MUE de modifier l’étendue de la protection accordée en vertu du RMUE, indépendamment, en principe, de la logique ou de l’intention qui la sous-tend.
54 La disposition susmentionnée correspond à la jurisprudence, selon laquelle rien n’empêche le titulaire d’une marque valablement enregistrée de modifier la liste des produits et services couverts par la MUE (voir, par analogie, 07/07/2016, T-82/14,
LUCEO, EU:T:2016:396, § 47).
55 La chambre de recours observe également qu’en l’espèce, la renonciation partielle ne concernait que très peu de produits et services enregistrés. En particulier, elle ne concernait que les produits et services en rouge et croisés ci-dessous:
Classe 9: Films cinématographiques; films cinématographiques; films photographiques; enregistrements cinématographiques; enregistrements cinématographiques; enregistrements photographiques; cassettes audio préenregistrées, films, cassettes vidéo, films disques compacts, disques vidéo, disques DVD, disques CD-ROM, enregistrements haute définition sur disques; œuvres cinématographiques; œuvres photographiques; musique ou programmes télévisés; enregistrements sonores ou visuels; enregistrements audiovisuels; œuvres audiovisuelles téléchargeables, films cinématographiques, œuvres audio ou photographiques.
Classe 25: Vêtements, pantalons, hauts, gants, pull-overs, jerseys, pulls, cardigans, pulls, chemisiers, blousons,-chemises, tee-shirts, jeans, pantalons, shorts, pantalons, leggings, jupes, cache-corset, survêtements, sweat-shirts, costumes, robes, manteaux, manteaux, imperméables, vestes, ceintures, vêtements de bain, chaussettes, chaussettes, trousses, gilets de gymnastique chapellerie, chapeaux, bandanas, capots, casquettes, foulards; chaussures, souliers, sandales, bottes, pantoufles.
Classe 41: Production, distribution ou exposition de films cinématographiques, d’œuvres cinématographiques ou d’autres œuvres audiovisuelles; production, distribution ou exposition d’œuvres photographiques; production, distribution ou exposition de programmes télévisés; production, distribution ou exposition d’enregistrements; production, distribution ou exposition de cassettes audio préenregistrées, cassettes vidéo, disques compacts, disques vidéo, disques DVD, disques CD-ROM, enregistrements d’œuvres audio ou visuelles, disques bleutés, contenant des films cinématographiques, des œuvres audiovisuelles, des œuvres musicales, des programmes musicaux ou télévisés; production, distribution ou exposition d’œuvres audiovisuelles téléchargeables, de films cinématographiques, d’œuvres cinématographiques ou d’œuvres photographiques.
56 Les titulaires expliquent également que la renonciation aux cassettes audio, cassettes vidéo, disques est due au fait qu’elles ne sont plus utilisées par elles dans le commerce.
57 Compte tenu de la portée très limitée de la renonciation susmentionnée, il est d’autant plus difficile de considérer la renonciation comme une «concession implicite» que
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l’enregistrement initial n’était pas commercialement viable ou réfléchissant à la véritable nature de l’activité des titulaires de la MUE.
58 Il s’ensuit que la renonciation partielle à la MUE contestée ne prouve pas l’existence d’une intention malhonnête de la part des titulaires de la MUE au moment du dépôt.
(4) Notification de- cessation-et d’abstention
59 La demanderesse fait valoir que les titulaires de la marque de l’Union européenne ont fait preuve de mauvaise foi parce qu’elle a reçu deux lettres envoyées au nom des titulaires de la MUE dans lesquelles ils menaient des procédures judiciaires au Royaume-Uni et aux États-Unis sur la base de l’enregistrement contesté.
60 La chambre de recours rappelle que le fait qu’après avoir obtenu l’enregistrement de la marque de l’Union européenne en cause, le titulaire de la MUE met formellement en demeure les autres parties de cesser d’utiliser un signe similaire dans leurs relations commerciales n’est pas en soi un indice de mauvaise foi. Une telle requête relève des droits attachés à l’enregistrement d’une MUE (voir article 9 du RMUE; voir également 14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 33).
61 Comme l’a considéré à juste titre la division d’annulation, l’envoi de lettres d’avertissement n’est pas en soi un indicateur d’une éventuelle mauvaise foi de la part des titulaires de la MUE. Après avoir déposé une demande d’enregistrement d’une marque, l’intention des titulaires de faire respecter ce droit à l’encontre de tout signe identique et/ou similaire couvrant des produits et services identiques et/ou similaires ne peut être considérée comme une preuve du comportement déloyal des titulaires, mais comme un acte régulier de protection de leurs droits de propriété intellectuelle.
Appréciation cumulative des circonstances factuelles invoquées par la requérante
62 La chambre de recours rappelle que, dans une procédure concernant l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, il convient de rappeler qu’il existe une présomption de bonne foi-(23/05/2019,-3/18 indirects T 4/18, ANN TAYLOR/ANNTAYLOR et al.,
EU:T:2019:357, § 34).
63 Il appartient à la demanderesse en nullité, qui entend se fonder sur ce motif, d’établir les circonstances qui permettent de conclure que le titulaire d’une MUE était de mauvaise foi (08/03/2017, T-23/16, Formata, EU:T:2017:149, § 45; 31/05/2018, T-340/16, Outsource 2 India, EU:T:2018:314, § 20).
64 La mauvaise foi ne peut être établie que lorsqu’il ressort d’ indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque a déposé la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de se livrer à une concurrence loyale, mais dans le but de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers ou à l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers déterminé, un droit exclusif à d’autres fins que celles relevant des fonctions d’une marque, en particulier la fonction essentielle d’indication d’origine (29/01/2020, C 371/18,-SKY).
65 En l’espèce, il n’existe pas d’indices concordants permettant de conclure à l’existence d’une intention malhonnête de la part des titulaires de la MUE qui s’écarterait des pratiques commerciales courantes au moment de l’enregistrement de la MUE.
66 En particulier, comme établi ci-dessus, toutes les circonstances factuelles invoquées par la requérante ne sont pas incompatibles avec les usages honnêtes:
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Comme indiqué ci-dessus, la liste des produits et services désignés par la marque contestée n’était pas particulièrement longue au moment du dépôt de la MUE.
La marque contestée a été utilisée pour certains des produits et services pertinents. Dès lors, il ne saurait être affirmé que le dépôt de la MUE avait pour seul objectif d’empêcher l’entrée d’un tiers sur le marché et que les titulaires n’avaient jamais l’intention d’utiliser la marque contestée.
La renonciation partielle concernait un nombre très limité de produits et services. Elle ne corrobore donc pas l’argument selon lequel il n’y avait pas de logique commerciale derrière le dépôt initial de la MUE. En tout état de cause, une renonciation est un droit inconditionnel de la titulaire de la MUE et, en tant que telle, elle n’est en principe pas en mesure de prouver la mauvaise foi.
Enfin,-les lettres de-mise en demeure relèvent également du champ d’application des droits attachés à l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne et constituent une première étape commune dans l’application des droits conférés par celle-ci.
67 Il s’ensuit que les circonstances factuelles pertinentes, appréciées cumulativement, ne montrent pas d’indices concordants d’une intention malhonnête de la part des titulaires de la MUE. Elles ne sont donc pas en mesure de réfuter la présomption de bonne foi.
68 Compte tenu de ce qui précède, la demanderesse n’a pas établi l’existence d’une mauvaise foi.
69 Par conséquent, la demande en nullité fondée sur la mauvaise foi doit être rejetée.
Éléments de preuve produits dans le cadre de procédures parallèles
70 La demanderesse a fait valoir devant la division d’annulation et continue de soutenir, dans le cadre du présent recours, que, dans la présente procédure concernant l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’Office devrait tenir compte des éléments de preuve produits par les titulaires de la MUE dans le cadre d’une procédure de déchéance parallèle, à savoir la déchéance fondée sur l’absence d’usage sérieux conformément à l’article 58, paragraphe 1, du RMUE. La demanderesse fait valoir que les preuves de l’usage déposées par les titulaires de la MUE dans le cadre de la procédure de déchéance parallèle auront une incidence sur le résultat de la présente procédure de mauvaise foi. Cet argument semble être destiné à étayer davantage l’argument de la demanderesse en nullité selon lequel la marque de l’Union européenne n’a pas été utilisée pour la «grande majorité» des produits et services enregistrés.
71 En réponse à cet argument, la division d’annulation a noté qu’ «aucune décision n’a encore été rendue dans ces cas. Étant donné qu’elles sont toujours en cours, il ne saurait être affirmé, malgré l’allégation de la demanderesse, que les titulaires de la marque de l’Union européenne n’ont prouvé l’usage que pour les jeux vidéo».
72 La chambre de recours observe que la procédure de déchéance susmentionnée est toujours pendante devant la première instance et qu’aucune décision n’a encore été rendue à ce jour. Il s’ensuit, comme l’ont affirmé à juste titre les titulaires de la MUE, que la procédure se trouve à différents stades de la procédure et devant deux instances différentes.
73 En tout état de cause, la demanderesse a expressément reconnu que la marque de l’Union européenne était utilisée dans une certaine mesure, comme indiqué ci-dessus.
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74 Étant donné qu’il n’est pas contesté que la MUE a été utilisée par les titulaires de la MUE, il ne saurait être considéré que la titulaire de la MUE a enregistré la marque en cause sans l’intention de l’utiliser et dans le seul but d’empêcher l’entrée d’un tiers sur le marché (14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 24).
Frais
75 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse en nullité, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par les titulaires de la MUE aux fins de la procédure de recours.
76 Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle des titulaires de la MUE, s’élevant à 550 EUR.
77 En ce qui concerne la procédure d’annulation, la division d’annulation a condamné la demanderesse en nullité à supporter les frais de représentation des titulaires de la marque de l’Union européenne, fixés à 450 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève donc à 1 000 EUR.
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse en nullité à payer 550 EUR au titre des frais exposés par les titulaires de la marque de l’Union européenne aux fins de la procédure de recours. Le montant total à payer par la demanderesse en nullité dans les procédures de recours et de nullité s’élève à 1 000 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann K. Guzdek C. Negro
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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