LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 22 décembre 2022
Dans l’affaire R 1877/2022-2
Zhao Chengkui Titulaire de l’enregistrement Liuying Town, Santai County, international/requérante Sichuan Province, Chine
représentée par KBZ Żuradzki Barczyk organique Wspólnicy adwokaci i Radcy Prawni Sp. k., Katowice (Pologne)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 630 897 désignant l’Union européenne
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), K. Guzdek (rapporteur) et H. Salmi (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
22/12/2022, R 1877/2022-2, Jack Panda

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Décision
Résumé des faits
1. Le 23 septembre 2021, Zhao Chengkui (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque verbale
Jack Panda
(l’ «enregistrement international») pour la liste de produits suivante:
Classe 32: Bières; bière de gingembre; bière de malt; vin d’orge [bière]; boissons non alcoolisées; boissons à base de petit-lait; jus de fruits; boissons rafraîchissantes sans alcool;
Classe 33: Liqueurs; cocktails; vins blancs; vins; boissons alcoolisées pré-mélangées autres qu’à base de bière; vodka; eaux-de-vie; whisky; spiritueux; rhum.
2. Le 10 décembre 2021, la marque demandée a de nouveau été publiée par l’Office.
3. La titulaire de l’enregistrement international a maintenu sa demande de désignation nonobstant le refus provisoire ex officio de protection fondé sur deux oppositions [article
5 du protocole de Madrid et règle 17 (1) et (2) des règlements en vertu du protocole relatif à l’arrangement de Madrid et article 78 du RDMUE], émis par l’examinateur le 29 avril 2022.
4. Le refus provisoire contenait la déclaration suivante:
«L’Office fixe également un délai de deux mois au titulaire pour désigner un représentant au sens de l’article 120, paragraphe 1, du RMUE. La protection de l’enregistrement international pour l’Union européenne sera refusée dans son intégralité si le titulaire ne désigne pas de représentant dans le délai imparti.»
5. Le 26 mai 2022, l’OMPI a confirmé que la transaction avait été traitée.
6. Le 19 juillet 2022, l’ examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») refusant la protection de l’enregistrement international dans son intégralité conformément aux articles 119 (2), 120 (1), 193 (6), 194 (1) et (2) du RMUE, car un représentant n’avait pas été désigné devant l’Office dans le délai imparti.
7. L’Office a essayé de notifier la décision par la distribution du courrier le même jour.
8. Par notification de la société de livraison datée du 16 août 2022, l’Office a été informé que le courrier ne pouvait pas être distribué parce que le destinataire n’avait pas pu être trouvé.
9. La notification à la titulaire de l’enregistrement international ayant échoué, l’Office a notifié publiquement les parties conformément à l’article 98, paragraphe 4, du RMUE et aux articles 56 et 59 du RDMUE et à la décision no EX-18-4 du 3 septembre 2018 du directeur exécutif de l’Office.
10. La notification a été publiée le 29 août 2022.
11. Le 9 septembre 2022, la requérante a désigné son représentant établi en Pologne. Le représentant a été enregistré dans la base de données de l’EUIPO le même jour.
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12. Le 26 septembre 2022, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité et que la taxe de recours soit remboursée. Le même jour, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu.
Moyens du recours
13. Le mémoire exposant les motifs du recours de la titulaire de l’enregistrement international peut être résumé comme suit:
La notification de refus provisoire de protection fondée sur une opposition rendue par l’EUIPO le 29 avril 2021 indique que «l’Office fixe également un délai de deux mois au titulaire pour désigner un représentant au sens de l’article 120, paragraphe 1, du RMUE».
La titulaire de l’enregistrement international n’a pas reçu une telle notification.
Le 9 septembre 2022, la titulaire de l’enregistrement international a vérifié le statut de la désignation sur le site web de l’EUIPO et a découvert que l’EUIPO avait émis une «notification de refus d’un enregistrement international» concernant l’enregistrement international le 29 août 2022.
La titulaire de l’enregistrement international n’a reçu aucune autre notification à cet égard.
Conformément aux articles 40 à 42 du RMUE, un demandeur doit pouvoir recevoir et consulter une notification officielle de l’EUIPO. Cela se reflète dans l’interprétation par la Cour de justice de la signification du terme «notification» aux articles 263 (6) et 297 (2) TFUE. Une décision officielle est dûment notifiée lorsqu’elle a été communiquée à son destinataire et que celui-ci a pu en prendre connaissance (21/02/2018, C-326/16 P, LL/Parlement, EU:C:2018:83, § 47, 48).
La titulaire de l’enregistrement international n’a pas été dûment informée de la demande de désigner un représentant et, dans le cas où des lettres physiques auraient été envoyées, elle ne les a pas reçues.
L’office du représentant officiel de la titulaire de l’enregistrement international auprès de l’OMPI, qui est établi en Chine, a été pour la plupart fermé au cours des mois d’avril, mai et juillet 2022 en raison de la pandémie de Covid-pandémie.
La titulaire de l’enregistrement international a elle-même travaillé à distance au cours de la même période.
Compte tenu de ce qui précède, la titulaire de l’enregistrement international n’a pas été en mesure de désigner un représentant en temps utile.
Bien que le défaut de désignation d’un représentant constitue un motif de refus conformément à l’article 5 du protocole de Madrid en tant que tel, ce motif de refus peut être écarté au stade du recours. Compte tenu de l’effet suspensif du recours, les chambres de recours ont constamment accepté de remédier à ces irrégularités au stade du recours (27/10/2021, R 1749/2021-2, Viruxal, § 16; 05/03/2020, R 2887/2019-1, Browxenna (fig.), § 16; 10/10/2019, R 1273/2019-5, Resintech;
05/09/2019, R 2334/2018-1, K9 SPORT Sack (fig.); 21/06/2018, R 450/2018-5,
LIFEPRINT; 28/07/2015, R 3048/2014-5, RIGHTON, § 16; 08/07/2015, R
126/2015-4, FONTUS, § 12; 08/09/2008, R 398/2008-4, CIRQUE ON ICE, § 11;
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13/08/2014, R 921/2014-2, BRUNO, § 21; 29/04/2008, R 358/2008-2, MIRACA, §
12).
Motifs
14. Le recours est conforme aux dispositions de l’article 66, lu conjointement avec l’article 193 (6), l’article 67 et l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
15. Le recours est également bien fondé.
Représentation professionnelle
16. La décision attaquée était un refus de protection, dans le cadre de deux oppositions parallèles, au motif que la titulaire de l’enregistrement international n’avait pas désigné de représentant professionnel établi dans l’UE. Lorsqu’une opposition contre un EI désignant l’UE est formée, cette désignation est obligatoire pour les titulaires d’EI qui n’ont ni domicile ni domicile dans l’UE, conformément à l’article 119, paragraphe 2, et à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE, lu conjointement avec l’article 77, paragraphe 4, du RDMUE. Cela s’applique en l’espèce, étant donné que la titulaire de l’enregistrement international est domicilié en Chine.
17. La procédure qui s’ensuit est exclusivement liée à la question de la représentation professionnelle et est ex parte. Il doit être distingué de la procédure d’opposition sous- jacente, pour laquelle il constitue une question préliminaire (27/10/2021, R 1749/2021-2,
Viruxal; 14/11/2018, § 14, R 1214/2018-1, Rockland; 21/06/2018, R 450/2018-5,
LIFEPRINT; 20/02/2018, R 1958/2017-4, NEXLITE).
18. Le présent recours soulève la question de savoir si le fait de ne pas avoir désigné un représentant professionnel pour un enregistrement international contre lequel un refus provisoire partiel de protection fondé sur une opposition a été délivré peut encore être régularisé lors du recours en formant le recours par l’intermédiaire d’un mandataire agréé, de manière à garantir que la représentation professionnelle reste présente jusqu’à la clôture des procédures d’opposition et de recours.
19. La Chambre répond à cette question par l’affirmative. Les chambres de recours ont accepté de remédier à une telle irrégularité au stade du recours à diverses reprises et de manière constante (27/10/2021, R 1749/2021-2, Viruxal, § 16; 28/09/2021, R 926/2021-
2, Mysfs; 16/03/2020, R 2252/2019-2, ARCTIC ENERGY (fig.); 21/06/2018, R
450/2018-5, LIFEPRINT; 20/02/2018, R 1958/2017-4, NEXLITE, § 11; 23/10/2017, R 1848/2017-4, TI ORA, § 17; 08/07/2015, R 126/2015-4, FONTUS, § 12; 23/10/2006, R
521/2006-4, GREEN PLUS, § 29; 08/09/2008, R 398/2008-4, CIRQUE ON ICE, § 11;
13/08/2014, R 921/2014-2, BRUNO, § 21; 29/04/2008, R 358/2008-2, MIRACA, § 12).
20. S’il est exact de dire que le défaut de désignation d’un représentant constitue un motif de refus conformément à l’article 5 du protocole de Madrid en tant que tel, ce motif de refus peut néanmoins être surmonté au stade du recours. En outre, la finalité de l’article 193, paragraphe 3, et (6) du RMUE est toujours garantie, qui consiste à mener la procédure avec un représentant dans l’UE (27/10/2021, R 1749/2021-2, Viruxal, § 17).
21. Conformément à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE, la représentation des personnes physiques ou morales devant l’Office ne peut être assurée que:
• Un avocat habilité dans l’un des États membres de l’Espace économique européen et ayant son domicile professionnel dans l’Espace économique
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européen, dans la mesure où il est habilité, dans cet État, à agir en qualité de représentant en matière de marques;
• Un mandataire agréé dont le nom figure sur la liste tenue à cet effet par l’Office.
22. KBZ Żuradzki Barczyk indirects Wspólnicy adwokaci i Radcy Prawni Sp. K est un cabinet d’avocats polonais composé, entre autres, d’avocats et d’avocats polonais ayant un domicile professionnel à Katowice (Pologne).
23. La représentation de la titulaire de l’enregistrement international satisfait aux exigences de l’article 120, paragraphe 1, du RMUE.
24. La titulaire de l’enregistrement international n’était pas tenue d’invoquer des raisons spécifiques justifiant le respect tardif des règles applicables (27/10/2021, R 1749/2021-2,
Viruxal, § 20, 21/06/2018, LIFEPRINT, § 21).
25. Par conséquent, il y a lieu d’annuler la décision attaquée.
Taxe de recours
26. La titulaire de l’enregistrement international demande en outre le remboursement de la taxe de recours.
27. L’article 33, point d), du RDMUE dispose que la taxe de recours est remboursée par ordonnance des chambres de recours lorsque celle-ci juge ce remboursement équitable en raison d’une violation des formes substantielles.
28. La demande de remboursement de la taxe de recours repose sur l’allégation de la titulaire de l’enregistrement international selon laquelle l’Office n’a pas dûment informé la titulaire de l’enregistrement international des délais pertinents et de ce que la décision attaquée n’a pas été dûment notifiée.
29. En ce qui concerne, premièrement, le refus provisoire du 29 avril 2022, ce document contenait la déclaration suivante:
«L’Office fixe également un délai de deux mois au titulaire pour désigner un représentant au sens de l’article 120, paragraphe 1, du RMUE. La protection de l’enregistrement international pour l’Union européenne sera refusée dans son intégralité si le titulaire ne désigne pas de représentant dans le délai imparti.»
30. La présente déclaration constitue une demande de désignation d’un représentant au sens de l’article 120, paragraphe 1, du RMUE dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la communication, conformément à l’article 77, paragraphe 4, du RDMUE.
31. Ce document a été traité à la titulaire de l’enregistrement international par l’intermédiaire de l’OMPI le 26 mai 2022.
32. Par conséquent, l’allégation de la titulaire de l’enregistrement international selon laquelle elle n’a pas été informée du délai pour désigner un représentant ne peut être suivie.
33. En ce qui concerne, deuxièmement, la notification de la décision attaquée, l’Office a tout d’abord tenté de notifier la décision par la distribution du courrier, comme le prévoient les articles 56 (2) (b) du RDMUE et l’article 59 du RDMUE, le 19 juillet 2022.
34. La notification à la titulaire de l’enregistrement international ayant échoué, l’Office a notifié publiquement les parties conformément à l’article 98, paragraphe 4, du RMUE et aux articles 56 et 59 du RDMUE et à la décision no EX-18-4 du 3 septembre 2018 du directeur exécutif de l’Office.
22/12/2022, R 1877/2022-2, Jack Panda

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35. La notification publique a été publiée le 29 août 2022.
36. Conformément à l’article 98, paragraphe 4, du RMUE et à l’article 3, point a), de la décision no EX-18-4 du 3 septembre 2018 du directeur exécutif de l’Office, la date de notification de la décision à la titulaire de l’enregistrement international est réputée être le 29 septembre 2022.
37. Par conséquent, l’allégation de la titulaire de l’enregistrement international selon laquelle la décision attaquée n’a pas été dûment notifiée est erronée.
38. En résumé, la décision attaquée était correcte lorsqu’elle a été rendue et la titulaire de l’enregistrement international n’a pas présenté de circonstances factuelles permettant d’établir une violation de la procédure par l’Office, et encore moins une violation substantielle.
39. Par conséquent, la demande de remboursement de la taxe de recours présentée par la titulaire de l’enregistrement international ne peut être accueillie.
22/12/2022, R 1877/2022-2, Jack Panda

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Dispositif Par ces motifs, LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée;
2. Rejette la demande de remboursement de la taxe de recours;
3. Renvoie l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner.







Signature Signature Signature
S. Stürmann K. Guzdek H. Salmi
Greffier:
Signature
P.O. N. Granado Carpenter
22/12/2022, R 1877/2022-2, Jack Panda