LES CHAMBRES DE RECOURS

DÉCISION PROVISOIRE de la première chambre de recours du 10 février 2022
Dans l’affaire R 1077/2021-1
Marek Władysław Pawlik Mullheimer Talstraβe 21/1,
69469 Weinheim
Allemagne
Michał Rafał Pawlik Ul. Zeusa 45/49
01-497 Warszawa
Pologne
Natalia Małgorzata Aydogdu-Pawlik Guntherstraβe 1/1
69502 Hemsbach
Allemagne Titulaires/requérants du RMUE tous représentés par STT SOZIETÄT THEWS lourds THEWS, Augustaanlage 32 (Augusta Carree), 68165 Mannheim (Allemagne)
Omar-TouOR Fattah Burgfeldstraβe 15
45127 Essen
Allemagne Titulaire de la MUE contre
Omar-TouOR Fattah Weidkamp 234
45356 Essen
Allemagne Demanderesse en nullité/défenderesse représentée par Rechts- und Patentanwaltskanzlei Lewinsky indirects Kollegen, Bahnhofstraβe 7, 82166 Gräfelfing (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’annulation no 43 020 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 211 881)
Langue de procédure: Anglais
10/02/2022, R 1077/2021-1, 7jours (fig.)/7DAYS (marque fig.)

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LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), E. Fink (rapporteur) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent

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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 01/04/2016, Marek Władysław Pawlik, Michał Rafał Pawlik, Natalia Małgorzata Aydogdu-Pawlik (ci-après les «demanderesses») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative en rouge, rouge foncé, gris et noir

en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 6 — raccords métalliques pour tuyaux; armatures métalliques pour conduites; élingues métalliques pour la manutention de fardeaux; échafaudages métalliques; tuyaux métalliques; stores d’extérieur métalliques; boîtes en métaux communs; récipients d’emballage en métal; panneaux pour la construction métalliques; grilles et écrans; matériaux de construction métalliques; lettres et chiffres en métaux communs à l’exception des caractères d’imprimerie; paniers métalliques; constructions métalliques; tonnelles [constructions métalliques];
Classe 22 — ceinture non métalliques pour la manutention de fardeaux; bandes à lier non métalliques; sachets [enveloppes, pochettes] en matières textiles pour l’emballage; bandes à lier non métalliques; tentes; matières d’emballage [rembourrage] ni en caoutchouc, ni en matières plastiques, ni en papier ou en carton; bâches de camouflage; marquises en plastique; auvents en matières textiles; tentes;
Classe 34 — Cigares; cigarillos; hookahs; pipes; cure-pipes, supports pour pipes; pipes; cigarettes; cigarettes électroniques; cigarettes contenant des succédanés du tabac, non à usage médical; tabac
à priser; tabac; pots à tabac; blagues à tabac; herbes à fumer; chiquiers (tabac à chiquer); tabac à pipe; accessoires pour hookah.
2 Le 02/11/2016, à la demande conjointe des requérants et de l’Omar-TouOR Fattah, cette dernière a été inscrite au registre en tant que demandeur de MUE supplémentaire.
3 Le 30/10/2017, les requérants ont demandé la déchéance de l’inscription «Omar- Toutrafic Fattah» en tant que l’un des demandeurs de marque de l’Union européenne, au motif qu’ils n’avaient pas accepté cette entrée.
4 Par décision du 24/01/2018, le département chargé du registre a rejeté la demande au motif que la décision d’enregistrer le transfert ne contenait pas d’erreur manifeste attribuable à l’Office et que le délai d’un an prévu à l’article 103, paragraphe 3, du RMUE pour révoquer l’inscription avait déjà expiré.
5 Le 01/04/2020, la MUE a été enregistrée au nom de quatre titulaires, à savoir les demanderesses et Omar-TouOR Fattah.
6 Le 14/04/2020, Omar-Toutrafic Fattah (ci-après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité à l’encontre de la marque contestée sur le

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fondement de la marque allemande no 30 2015 211 100 pour la marque figurative en rouge, noir et gris
déposée le 19/06/2015 et enregistrée le 05/08/2015 pour les produits et services suivants:

Classe 1 — Améliorer le tabac; milieux aromatiques pour le tabac; sauce pour le traitement du tabac;
Classe 34 — Papier absorbant pour la pipe; arômes pour tabac; aromates pour le tabac à l’exception des huiles essentielles; cendriers en métaux communs pour fumeurs; humidificateurs de tabac; récipients pour fumeurs, humidateurs; blagues à tabac; hookahs électroniques; pipes électroniques; étuis à pipes en métaux précieux; étuis pour pipes, non en métaux précieux; brides pour briquets pour fumeurs; briquets pour fumeurs; carcasses de pipes; couvertures pour longues pipes de tabac asiatiques; tabac japonais haché [tabac kizami]; herbes à fumer; longues pipes à tabac asiatiques [kiseru]; tabac naturel; bouchons pour tuyaux [articles pour fumeurs]; porte-pipes
[articles pour fumeurs]; articles pour fumeurs; tabac à fumer; papier absorbant pour tabac;
Crachoirs pour utilisateurs de tabac; tabac; tabac et produits du tabac, y compris succédanés du tabac; tabac à rouler; tabac à rouler; tabac à rouler; tabac en vrac pour vous tourner et pour la pipe; boîtes à tabac; tabatières; blagues à tabac; feuilles de tabac; canettes à tabac; succédanés du tabac; cigarettes contenant des succédanés du tabac; succédanés du tabac à usage non médical; filtres pour tabac; cigarettes sans tabac, autres qu’à usage médical; pipes; papier absorbant les pipes; Cure-pipe à tabac; papier à pipe absorbant; cure-pipes; vaporisateur d’inhalateurs pour fumeurs; tubes vaporisateurs pour cigarettes sans fumée; hookahs orientaux; cigarettes de substitution de tabac, non à usage médical; cigarettes, cigares, cigarillos et autres articles à fumer prêts à l’emploi;
Classe 35 — Services de vente au détail concernant les produits utilisés avec le tabac; Services de vente au détail concernant le tabac; services de vente en gros concernant les produits utilisés avec le tabac; services de vente en gros concernant le tabac.
7 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point a), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Elle était dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne contestée et reposait sur tous les produits et services désignés par la marque antérieure.
8 Par décision du 20/04/2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a partiellement accueilli la demande en nullité et a déclaré la nullité de la MUE contestée pour les produits suivants:
Classe 34 – Cigares; cigarillos; hookahs; pipes; cure-pipes, supports pour pipes; pipes; cigarettes; cigarettesélectroniques; cigarettes contenant des succédanés du tabac, non à usage médical; tabac
à priser; tabac; pots à tabac; blagues à tabac; herbes à fumer; chiquiers (tabac à chiquer); tabac à pipe; accessoires pour hookah.
9 Elle a ordonné que la marque reste enregistrée pour tous les autres produits compris dans les classes 6 et 22 et que chaque partie supporte ses propres frais.

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10 La division d’annulation a estimé que la décision de déclarer la nullité d’une marque ne dépend pas du consentement des cotitulaires et que la demande en nullité déposée par l’un des cotitulaires de la marque contestée était recevable.
11 En ce quiconcerne le motif tiré de l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point a), point b), du RMUE, la division d’annulation a conclu que les produits en conflit compris dans la classe 34 étaient identiques. Les autres produits contestés compris dans les classes 6 et
22 étaient différents des produits et services antérieurs. Les signes en présence sont identiques. Par conséquent, la demande en nullité devait être accueillie conformément à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, pour les produits identiques compris dans la classe 34, mais rejetée pour les autres produits compris dans les classes 6 et 22. Pour ces produits, la demande en nullité fondée sur l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, ne pouvait pas non plus aboutir étant donné que la demanderesse en nullité n’a produit aucun élément de preuve à l’appui de la revendication de renommée de la marque antérieure.
Moyens et arguments des parties
12 Le 18/06/2021, les demanderesses ont formé un recours contre la décision attaquée dans son intégralité.
13 Le 22/07/2021, les requérants ont fait savoir qu’ils soumettraient, dans leur mémoire exposant les motifs du recours, la nullité de la marque allemande antérieure invoquée par la demanderesse en nullité et ont demandé à la chambre de recours de suspendre la procédure de recours étant donné qu’ils présenteraient une demande en nullité contre la marque antérieure fondée sur la mauvaise foi, conformément aux paragraphes 8 et 53 de la loi allemande sur les marques.
14 Le 03/08/2021, le greffe des chambres de recours a rejeté la demande de suspension conformément à l’article 44, paragraphe 6, du règlement de procédure des chambres de recours dans la mesure où elle avait été déposée avant le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours.
15 Le 19/08/2021, les requérants ont déposé le mémoire exposant les motifs du recours. Elle a fait valoir que la marque antérieure était nulle ex tunc pour avoir été déposée de mauvaise foi en vertu de l’article 8 de la loi allemande sur les marques et qu’une demande en nullité avait été déposée par Marek Pawlik, l’une des requérantes, auprès de l’Office allemand des brevets et des marques le 19/08/2021. La demande en nullité, accompagnée de sa traduction en anglais et de ses nombreuses annexes, était jointe.
16 Elle a réitéré sa demande visant à ce que la chambre de recours suspende la présente procédure de recours jusqu’à ce que l’Office allemand des brevets et des marques ait rendu une décision finale sur la validité de la marque antérieure conformément à l’article 53 (1), au paragraphe 50 (1), lu conjointement avec l’article 52 (2) de la loi allemande sur les marques.

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17 Le 21/10/2021, la demanderesse en nullité a présenté des observations en réponse.
Elle a approuvé la décision attaquée, a demandé à la chambre de recours de rejeter le recours et la demande de suspension et de condamner les requérants aux dépens. L’allégation selon laquelle la marque antérieure avait été déposée de mauvaise foi était dénuée de fondement et la procédure d’annulation en Allemagne n’avait aucune chance de prospérer, comme en témoigne l’arrêt de l’Oberlandesgericht Karlsruhe joint (6 O 173/20 du 23/06/2021) rendu dans le cadre d’une action en contrefaçon engagée par une société détenue par la demanderesse en nullité à l’encontre de DREAM-M. PAWLIK GmbH, société détenue par les requérantes, qui avait ordonné à ces dernières de s’abstenir de continuer à utiliser la marque figurative «7DAYS» en lien avec des articles pour fumeurs et des produits de tabac.
Motifs
18 La procédure de recours doit être suspendue.
19 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, point b), du RDMUE, la chambre de recours peut suspendrelaprocédure de recours inter partes à la demande motivée de l’une des parties lorsque les circonstances de l’espèce justifient une suspension, en tenant compte des intérêts des parties et du stade dela procédure.
20 Il ressort de la jurisprudence que la chambre de recours, dans l’exercice de son large pouvoir d’appréciation quant à la suspension ou non d’une procédure en cours, est tenue de mettre en balance les intérêts en cause, ce qui implique de procéder, sur la base des éléments du dossier dont elle dispose, à une appréciation préliminaire des chances de succès et en tenant compte de cette appréciation
(12/06/2019, T-346/18, VOGUE/VOGA, EU:T:2019:406,§ 25).
21 La chambre de recours observe d’emblée que les requérants ont demandé la suspension à un stade très précoce de la procédure, à savoir avant même le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours (voir paragraphe 13 ci-dessus), et qu’il n’existe aucune preuve que la suspension soit demandée par des tactiques dilatoires.

22 Ilconvient également de noter que la marque antérieure est le seul droit antérieur invoqué par la demanderesse en nullité. Aux fins d’une demande en nullité fondée sur l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point a), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, le droit antérieur invoqué par la demanderesse en nullité doit être valide non seulement au moment du dépôt de la marque contestée, mais également à la date à laquelle la chambre de recours statue sur la demande en nullité [voir, par analogie, 02/06/2021, T-
169/19, DEVICE OF A POLO PLAYER (fig.) /DEVICE OF A POLO PLAYER,
EU:T:2021:318, § 30]. De toute évidence, si le seul droit antérieur est déclaré nul, en tout ou en partie, cela pourrait avoir une incidence sur l’issue de la procédure d’annulation parce que la demande en nullité devient infondée dans la mesure où elle est fondée sur des produits ou services pour lesquels elle n’est plus valable.

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23 La demande en nullité déposée par les requérants contre tous les produits et services de la marque allemande antérieure no 30 2015 211 100 est fondée sur le motif qu’elle a été déposée de mauvaise foi, ce qui constitue une cause de nullité absolue harmonisée dans tous les États membres (voir article 4, paragraphe 2, de la directive sur les marques). Aux fins d’apprécier l’existence de la mauvaise foi du demandeur lors du dépôt d’une marque, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce et existant au moment du dépôt de la demande d’enregistrement du signe, notamment du fait que le demandeur savait ou aurait dû savoir qu’un tiers utilisait un signe identique ou similaire dans au moins un État membre, l’intention du demandeur d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe; et le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé (11/06/2009, C- 529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 52).
24 Selon les observations des requérantes, elles ont noué des relations commerciales avec la demanderesse en nullité dès 2014, c’est-à-dire avant le dépôt de la marque allemande en juin 2015, et la marque contestée a été créée dans le cadre de cette relation. Cette observation semble être conforme à la demande de propriété conjointe de la marque contestée déposée auprès de l’Office en 2016, à la suite de laquelle la demanderesse en nullité a été inscrite au registre en tant que partie requérante (voir paragraphe 2). Nonobstant le fait que l’adresse de l’Omar- TouFund Fattah en tant qu’un des demandeurs, et par la suite, de la marque de l’Union européenne est différente de celle indiquée dans la demande en nullité, il est constant entre les parties qu’il s’agit d’une seule et même personne. En outre, il ressort clairement de l’arrêt allemand produit par la demanderesse en nullité que celui-ci cherche à empêcher les requérants d’utiliser la marque de l’Union européenne contestée pour les produits compris dans la classe 34 pour lesquels la marque a été déclarée nulle sur la base de sa marque allemande antérieure.
25 La Chambre conclut donc qu’à première vue, il existe un risque que la marque allemande antérieure soit déclarée nulle pour avoir été déposée de mauvaise foi et décide donc de suspendre la procédure de recours dans l’attente de la décision finale de l’Office allemand des brevets et marques dans le cadre de la procédure d’annulation engagée en Allemagne à l’encontre de la marque allemande no 30 2015 211 100.

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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Suspend la procédure de recours jusqu’à ce que l’Office allemand des brevets et des marques rende une décision finale dans le cadre d’une procédure d’annulation contre la marque allemande no 30 2015 211 100;
2. Ordonne aux demanderesses d’informer l’Office tous les six mois, à compter du 1 juillet 2022, du statut de cette procédure.




Signature Signature Signature
G. Humphreys E. Fink C. Bartos
Greffier:

Signature
H. Dijkema