LES CHAMBRES DE RECOURS

DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 27 avril 2022
Dans l’affaire R 1615/2020-5
Digital lumens, Inc. 374 Congress Street, 6th Floor
Boston Massachusetts 02210
États-Unis d’Amérique Demanderesse en nullité/requérante
représentée par BARKER BRETTELL Sweden AB, Östermalmsgatan 87, SE-114 59 Stockholm (Suède)
contre
INTELLIGENT LUMEN, S.L. C/Siderurgica, 6-3 Polígono Industrial Valnalón
33930 Langreo
Espagne Titulaire de la
MUE/défenderesse représentée par Onofre Indalecio Sáez Menchón, Gran Via, 69-4° Of. 412, 28013 Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’annulation no 34 843 C (marque de l’Union européenne no 14 874 044)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), Ph. von Kapff (rapporteur) et S. Rizzo (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
27/04/2022, R 1615/2020-5, digitallumen (fig.)/Digital lumens et al.

---

2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 3 décembre 2015, INTELLIGENT LUMEN, S.L.
(ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative

pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9 — Appareils, instruments et câbles pour l’électricité; Dispositifs de sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation; Dispositifs de traitement utilisant de l’électricité; Équipement audiovisuel et de technologie de l’information; Équipement de plongée; Contenu enregistré; Aimants, dispositifs d’aimantation et démagnétiseurs; Instruments, indicateurs et contrôleurs de mesure, de détection et de surveillance; Dispositifs de navigation, de guidage, de traçage, de balisage et de cartographie; Appareils de recherche scientifique et de laboratoire, appareils et simulateurs didactiques; Dispositifs, amplificateurs et correcteurs optiques; Logiciels;
Classe 11 — Éclairage et réflecteurs d’éclairage; Éclairage et réflecteurs d’éclairage pour véhicules; Garnitures d’éclairage; Luminaires électriques; Appareils d’éclairage extérieur; Appareils d’éclairage à fibres optiques; Luminaires à incandescence; Appareils d’éclairage électriques; Luminaires à ampoules incandescentes; Luminaires électriques d’extérieur;
Accessoires pour lampes murales autres que interrupteurs; Décorations pour arbres de Noël pour illumination [guirlandes électriques]; Éclairage décoratif au gaz; Éclairages de jardin; Éclairage de sécurité; Lampes de toit; Fusées; Appareils combinés d’éclairage et d’ultraviolet; Appareils d’éclairage à diodes électroluminescentes [DEL]; Appareils d’éclairage à fibres électriques; Luminaires électriques d’intérieur; Appareils d’éclairage fluorescents; Appareils d’éclairage pour scènes de films; Appareils d’éclairage; Appareils d’éclairage commandés par ordinateur; Appareils d’éclairage à écran plat; Appareils d’éclairage décoratifs électriques; Appareils et installations d’éclairage; Appliques [accessoires d’éclairage électrique]; Luminaires fluorescents malades; Luminaires fluorescents d’intérieur; Luminaires à usage commercial; Luminaires à usage domestique; Lustres; Induits d’éclairage; Éclairages pour pupitres à musique; Barres lumineuses; Bases conçues pour le montage de lampes; Socles pour lampes non électriques; Boules à miroir en tant qu’accessoires d’éclairage; Ampoules d’éclairage; Ampoules LED; Ampoules électriques fluorescentes; Ampoules miniatures; Ampoules de phares; Ampoules de flashes; Ampoules d’éclairage pour lampes à décharge de gaz; Feux pour lampes à décharge de gaz; Guirlandes lumineuses; Guirlandes de lumière colorée; Guirlandes de lumière colorée à usage décoratif;
Candélabres électriques; Charbon pour lampes à arc; Boîtiers opaques de lampes; Douilles de lampes électriques; Colonnes de rectification; Ensembles d’éclairage décoratifs au gaz; Corps à cordons [accessoires d’éclairage]; Douilles de lustres; Diffuseurs de lumière; Diffuseurs en tant que parties d’installations d’éclairage; Dispositifs d’éclairage pour vitrines; Installations d’éclairage de secours; Lampadaires; Lanternes; Lanternes d’éclairage; Lanternes chinoises électriques; Filaments de lampes électriques; Fils de magnésium pour l’éclairage; Projecteurs à faisceau d’air pour l’éclairage domestique; Feux de recherche; Appareils d’éclairage de sécurité actionnés par cellules photoélectriques; Sources de lumière autres qu’à usage photographique ou médical; Sources lumineuses autolumineuses; Sources lumineuses du spectre complet; Sources lumineuses électroluminescentes; Globes de lampes; Guirlandes électriques; Éclairage de sécurité équipé d’un capteur activé par infrarouges; Éclairages de secours; Éclairages à des fins d’affichage; Éclairage extérieur; Éclairage de sécurité équipé d’un capteur activé par mouvement; Éclairage de sécurité équipé d’un capteur activé par la chaleur; Éclairages décoratifs; Guirlandes lumineuses pour décoration de fête; Éclairages pour bassins; Éclairages d’affichage; Éclairage

---

3
destiné à être utilisé avec des systèmes de sécurité; Installations d’éclairage de rue; Chasses d’eau automatiques pour urinoirs; Installations électriques d’éclairage d’intérieur; Installations d’éclairage subaquatique fixes pour piscines; Installations d’éclairage pour sapins de Noël; Irradiateurs à ultraviolets; Jeux d’éclairage; Abat-jour pour lampes de table; Lampadaires;
Lampes; Lampes solaires; Lampes à huile; Lampes à arc; Lampes à arc [luminaires]; Lampes de plongée; Luminaires à décharge à haute intensité; Lampes à décharge électriques; Lampes à décharge lumineuse; Lampes de studios; Lampes à gaz; Hache-brosses; Lampes lumineuses pour projecteurs; Lampes à infrarouges; Lampes d’inspection; Lampes de laboratoire; Lampes à main électriques autres qu’ à usage photographique; Lampes au mercure; Lampes de mineurs; Lampes au néon pour l’éclairage; Lampes de nuit; Lanternes en papier portables [lampions]; Lampes murales; Lampes sur pied; Lampions fixes en papier [lanternes]; Lampes à rayons ultraviolets autres qu’à usage médical; Lampes de sécurité; Chalumeaux solaires; Lanternes en céramique; Lampes torches utilisant des dispositifs électriques rechargeables; Chalumeaux rechargeables; Éclairage routier; Lampes d’extérieur; Lampes à vide; Lampes à halogène métal UV; Lampes électriques; Lampes électriques à incandescence; Lampes électriques pour éclairage d’intérieur;
Lampes stroboscopiques décoratives; Lampes stroboscopiques [effets lumineux]; Lampes flexibles; Lampes halogènes; Lampes à incandescence et leurs accessoires; Lampes pour aquariums; Lampes pour installations électriques; Lampes pour lavabos; Lampes à friser; Lampes pour sapins de Noël; Lampes portatives [pour l’éclairage]; Lampes à main portables pour l’éclairage; Lampes pour plafonds suspendues; Lampes à LED; Lampes sous-marines à LED; Éclairages de Noël autres que bougies; Feux d’inspection; Liseuses; Haute-ches pour véhicules; Lampes de sécurité à usage souterrain; Éclairages décoratifs pour sapins de Noël; Guirlandes électriques; Lampes électriques pour éclairage d’extérieur; Lumières électriques pour décorations festives; Lampes électriques pour arbres de Noël; Lampes équipées de supports extensibles;
Lumières stroboscopiques [effets lumineux]; Lumières stroboscopiques [décoration]; Lumières stroboscopiques pour discothèques; Lampes fluorescentes à faible émission de rayons ultraviolets; Lampes à incandescence pour instruments optiques; Veilleuses autres que bougies; Ornements d’éclairage [garnitures]; Lumières à monter sur rail; Lampes pour aquariums; Feux pour installation externe; Lampes pour décorations festives; Allumeurs; Éclairage et réflecteurs d’éclairage; Lampes pour décorations festives; Feux pour installation externe; Lampes pour aquariums; Lumières à monter sur rail; Veilleuses autres que bougies; Ornements d’éclairage
[garnitures]; Lampes à incandescence pour instruments optiques; Lampes fluorescentes à faible émission de rayons ultraviolets; Lumières stroboscopiques pour discothèques; Lumières stroboscopiques [décoration]; Lumières stroboscopiques [effets lumineux]; Lampes équipées de supports extensibles; Lampes électriques pour arbres de Noël; Lumières électriques pour décorations festives; Lampes électriques pour éclairage d’extérieur; Guirlandes électriques; Éclairages décoratifs pour sapins de Noël; Lampes de sécurité à usage souterrain; Haute-ches pour véhicules; Lampes à LED; Lampes sous-marines à LED; Éclairages de Noël autres que bougies; Feux d’inspection; Liseuses; Boutons-poussoirs lumineux; Lampes de recherche portables; Porte- abat-jour; Plafonniers; Voies d’éclairage [appareils d’éclairage]; Appareils d’éclairage électriques fluorescents d’intérieur; Luminaires à brides; Contrepoids pour lampes suspendues; Couvercles en verre pour lampes; Abat-jour; Écrans pour la direction de la lumière; Écrans de contrôle de lumière; Abat-jour pour sources lumineuses; Abat-jour pour le détournement de lumière; Abat- jour pour le contrôle de la lumière; Bases de lampes; Lampes cartographiques; Lampes de plafond pour meubles; Luminaires DEL; Luminaires à décharge électrique; Luminaires de sécurité; Suspensions pour lampes; Appareils à LED; Panneaux d’éclairage; Numéros de maisons lumineux; Cheminées pour lampes à huile; Tubes de lampes en verre; Tubes lumineux pour l’éclairage; Tubes d’éclairage en tant que parties d’appareils insectifuges; Tubes d’éclairage fluorescents; Tubes lumineux à décharge; Transformateurs pour l’éclairage; Tubes à décharges électriques pour l’éclairage; Réflecteurs pour la déviation de la lumière; Réflecteurs pour le contrôle de la lumière; Faîteaux de lampes; Ensembles d’éclairage décoratifs; Luminaires électriques destinés aux endroits dangereux; Unités d’éclairage électrique sur rail; Supports de lampes; Couvercles en verre en tant qu’accessoires pour lampes solaires; Pointeurs de flashes; Becs à incandescence; Becs de lampes; Rails de suspension [non électrifiés] pour luminaires électriques; Projecteurs à haute intensité; Torches pour l’éclairage; Réflecteurs de lampes; Réflecteurs pour accessoires d’éclairage de grande surface; Éclairages de sécurité fluorescents alimentés par piles; Éclairages de sécurité incandescence alimentés par piles; Bougies électriques;
Bougies sans flamme;

---

4
Classe 35 — Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau; Vente au détail dans les commerces, services de vente en gros, également via des réseaux informatiques mondiaux, de toutes sortes d’appareils et d’équipements électriques et électroniques, appareils d’éclairage, appareils et instruments pour la conduite, la transformation, la transformation, l’accumulation, la commande et le réglage du courant électrique; Promotion des ventes pour des tiers; Import-export; Diffusion d’échantillons à des fins publicitaires; Publication de textes publicitaires.
2 La demande a été publiée le 4 janvier 2016 et la marque a été enregistrée le 12 avril 2016.
3 Le 3 mai 2019, Digital lumens, Inc. (ci-après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité de la marque enregistrée pour tous les produits et services susmentionnés. Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 60, paragraphe 1, point c), et à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
4 La demande en nullité était fondée sur le droit antérieursuivant:
a) Marque non enregistrée, dénomination sociale, nom commercial
LUMIÈRES NUMÉRIQUES
utilisé dans tous les pays de l’Union européenne pour les produits et services/activités commerciales suivants:
Logiciels de commande d’éclairage pour infrastructures commerciales et industrielles. Systèmes d’éclairage à LED, à savoir modules DEL, alimentations électriques et câblage; Luminaires DEL (à diodes électroluminescentes). Surveillance et analyse de l’efficacité énergétique des systèmes d’éclairage commerciaux et industriels pour le compte de tiers.
b) Signe protégé par le droit relatif à l’usurpation d’appellation au Royaume- Uni et en Irlande
LUMIÈRES NUMÉRIQUES
pour les mêmes produits et services que ci-dessus:
Logiciels de commande d’éclairage pour infrastructures commerciales et industrielles. Systèmes d’éclairage à LED, à savoir modules DEL, alimentations électriques et câblage; Luminaires DEL (à diodes électroluminescentes). Surveillance et analyse de l’efficacité énergétique des systèmes d’éclairage commerciaux et industriels pour le compte de tiers.
5 À l’appui de ses observations, la demanderesse a déposé, le 3 mai 2019, des éléments de preuve comprenant, selon elle, les documents suivants:
Annexe CAW1 – Preuve de l’usage de la marque «DIGITAL lumens» par la demanderesse au Royaume-Uni pour la plupart de la période 2011-2015.

---

5
• Communiqué de presse daté du 05/05/2011 précisant que «DIGITAL lumens» commencera à vendre ses produits en Europe. Également disponible en français et en espagnol.
• Accord de revente non exclusif, portant la marque «DIGITAL lumens» et daté du 26/01/2012, établissant un accord de revente entre la requérante et une société britannique, pour le territoire du Royaume-Uni.
• Trois décisions reconnaissent, datées du 09/10/2012, du 11/12/2012 et du 14/03/2014, la première précisant comment l’utilisation des produits «DIGITAL lumens» a réduit de 97 % le coût de l’énergie liée à l’éclairage annuel d’une entreprise britannique, tandis que les autres affichant la marque «DIGITAL lumens» pour les produits vendus à une entreprise britannique.
• Trois factures, datées du 15/08/2012, du 19/10/2012 et du 28/12/2012, portant la marque «DIGITAL lumens» pour la vente de produits à une entreprise britannique.
• Quatre bons de commande émis par une société britannique, datés entre le 12/11/2012 et le 30/06/2014, montrant «DIGITAL lumens».
• Une étude de cas de 2014 examinant comment, grâce à l’utilisation des produits «DIGITAL lumens», une entreprise britannique a réduit de 97 % ses coûts annuels d’énergie liés à l’éclairage.
• Captures d’écran de The Way Back Machine datées du 26/01/2014 au 04/12/2018, montrant l’usage de la marque «DIGITAL lumens» sur www.digitallumens.com sans donner d’informations concrètes:

---

6

Annexe CAW2 – Copie de la section «Passing Off» de Kerly’s Law of Trade Marks.

---

7
Annexe CAW3 – Copie de Reckitt signalisation Colman v Borden.
Annexe CAW4 – Preuve de l’usage de la marque «DIGITAL lumens» par la demanderesse en France à partir de 2011:
• Une brochure de produits portant la marque «DIGITAL lumens», ciblant le marché français.
• Une étude de cas portant la marque «DIGITAL lumens», ciblant le marché français, détaillant comment l’utilisation des produits «DIGITAL lumens» a permis à une entreprise d’accroître son efficacité énergétique (datée de 2011).
• La page de couverture d’un contrat de revente non exclusif, portant la marque «DIGITAL lumens» et datée du 01/03/2012, présentant un accord de revente entre la requérante et une société française, pour le territoire français.
• Un contrat de revente non exclusif, portant la marque «DIGITAL lumens» et daté du 20/04/2012, établissant un accord de revente entre la requérante et une société française, pour le territoire français.
• Une facture datée du 13/07/2012 sur laquelle figure la marque «DIGITAL lumens» pour la vente de produits à une entreprise française.
• Un communiqué de presse daté du 12/09/2012, portant la marque «DIGITAL lumens», détaillant la manière dont une entreprise française de logistique et de transport a sélectionné des produits «DIGITAL lumens» pour ses installations du Mans et de Bourg-en-Bresse.
• Une facture datée du 06/03/2013 sur laquelle figure la marque «DIGITAL lumens» pour la vente de produits à une entreprise française.
• Une commande datée du 30/05/2013, portant la marque «DIGITAL lumens», pour la vente de produits à une société française.
• Deux bons de commande datés du 15/01/2014 et du 23/01/2014 portant la marque «DIGITAL lumens», pour la vente de produits à une société française.
• Deux notifications d’expédition, datées du 24/02/2014 et du 26/02/2014, portant la marque «DIGITAL lumens», pour l’expédition de dix unités de produits à une entreprise française.
• Un guide produit portant la marque «DIGITAL lumens», ciblant le marché français et daté du 20/06/2014.
• Une commande datée du 30/06/2014 portant la marque «DIGITAL lumens» pour la vente de produits à une entreprise française.

---

8
• Un document sur les capacités portant la marque «DIGITAL lumens», ciblant le marché français et daté de 2015.
• Une brochure de produits portant la marque «DIGITAL lumens», destinée au marché français et datée de 2015.
• Une étude de cas portant la marque «DIGITAL lumens», ciblant le marché français, détaillant en quoi l’utilisation des produits «DIGITAL lumens» a permis à une entreprise d’accroître son efficacité énergétique (datée de 2015).
Annexe CAW5 – Article L711-4 du Code de la propriété intellectuelle (en français).
Annexe CAW6 – Article L711-4 du Code de la propriété intellectuelle (copie traduite).
Annexe CAW7 – Preuve de l’usage de la marque «DIGITAL lumens» par la demanderesse en Allemagne à partir de 2011:
• Une étude de cas portant la marque «DIGITAL lumens», ciblant le marché allemand, détaillant comment l’utilisation des produits «DIGITAL lumens» a permis à une entreprise d’accroître son efficacité énergétique (datée de 2011);
• Page de garde d’un accord de revente non exclusif, portant la marque «DIGITAL lumens» et daté du 01/10/2011, présentant un accord de revente entre la requérante et une société allemande, pour les territoires de l’Allemagne, de l’Autriche et de la Suisse.
• Une commande datée du 27/03/2013 portant la marque «DIGITAL lumens» pour la vente de produits à une entreprise allemande.
• Un communiqué de presse daté du 17/09/2013, portant la marque «DIGITAL lumens», détaillant la manière dont une entreprise allemande
a amélioré son site de fabrication pour utiliser des produits «DIGITAL lumens».
• Un communiqué de presse daté du 12/11/2013, portant la marque «DIGITAL lumens».
• Une notification d’expédition, datée du 21/02/2014, affichant les «lumens DIGITAL», pour l’expédition de quinze unités de produits à une entreprise allemande.
• Un accusé de commande daté du 12/03/2014, sur lequel figure la marque «DIGITAL lumens» pour la vente de produits à une entreprise allemande.
• Une commande datée du 13/01/2015 portant la marque «DIGITAL lumens» pour la vente de produits à une entreprise allemande.

---

9
• Un guide d’éclairage portant la marque «DIGITAL lumens», ciblant le marché allemand et daté de 2015;
• Un livre blanc sur les myths et faits LED, portant la marque «DIGITAL lumens», ciblant le marché allemand et daté de 2015.
• Une étude de cas portant la marque «DIGITAL lumens», ciblant le marché allemand, détaillant la manière dont l’utilisation des produits «DIGITAL lumens» a permis à une entreprise d’accroître son efficacité énergétique, datée de 2015.
Annexe CAW8 – sections 1 à 15 de la loi allemande sur les marques (en allemand).
Annexe CAW9 – sections 1 à 15 de la loi allemande sur les marques (copie traduite).
Annexe FR1 – Com. Chambre, 3, 2001 «Chateau de la Noblesse» (en français).
Annexe FR2 – Com. Chambre, 3, 2001 «Chateau de la Noblesse» (copie traduite).
Annexe FR3 – Com. Chambre de recours du 1999 juin 29, «Elephant Bleu» (en français).
Annexe FR4 – Com. Chambre de recours du 1999 juin 29, «Elephant Bleu» (copie traduite).
Annexe DE1 – BGH GRUR 2008, 1104 — Haus und Grund II (en allemand).
Annexe DE2 – BGH GRUR 2008, 1104 — Haus und Grund II (copie traduite).
Annexe DE3 – BGH GRUR-RR 2010, 205 — Haus und Grund IV (en allemand).
Annexe DE4 – BGH GRUR-RR 2010, 205 — Haus und Grund IV (copie traduite).
Annexe DE5 – BGH GRUR 2008, 1099 — afilias.de (en allemand).
Annexe DE6 – BGH GRUR 2008, 1099 — afilias.de (copie traduite).
6 Par décision rendue le 5 juin 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
Les parties sont impliquées dans différentes procédures d’opposition (B 2 803 842 et B 3 094 152). L’objet de la présente action en nullité dans le cadre plus général de conflits existants entre les parties est dénué de pertinence et n’a aucune incidence sur l’appréciation des droits de propriété

---

10
intellectuelle de la demanderesse au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, lu conjointement avec l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE.
L’autorité de la chose jugée ne s’applique pas à la précédente action en nullité 27 584 C. En effet, l’autorité de la chose jugée ne s’applique que lorsqu’il existe une décision finale antérieure sur le fond (c’est-à-dire lorsque le recours a été tranché sur le fond). La demande en nullité no 27 584 C a été retirée le 02/05/2019 sans décision, ce qui signifie qu’il n’y a pas d’obstacle à la recevabilité de cette action en nullité. La demanderesse était donc en droit de déposer à nouveau une demande en nullité, comme elle l’a fait, raison pour laquelle l’Office a jugé la demande recevable.
Utilisation antérieure dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale
La condition requérant l’usage dans la vie des affaires constitue une exigence fondamentale, sans laquelle le signe en cause ne saurait bénéficier d’une protection contre l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, indépendamment des exigences dictées par le droit national afin d’acquérir des droits exclusifs. Par ailleurs, cet usage doit démontrer que la portée du signe en cause n’est pas seulement locale.
Il convient de rappeler que la condition énoncée à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE relative à l’utilisation dans la vie des affaires d’un signe dont la portée n’est pas seulement locale a pour objet de limiter les conflits entre les signes en empêchant un droit antérieur qui n’est pas suffisamment caractérisé. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 03/12/2015. Dès lors, la demanderesse était tenue de prouver que les signes sur lesquels la demande est fondée étaient utilisés dans la vie des affaires dont la portée n’était pas seulement locale en France, en Allemagne et au Royaume-Uni avant cette date. En outre, la demanderesse doit également prouver que cet usage s’est poursuivi à la date de dépôt de la demande en nullité, à savoir le 03/05/2019. Les éléments de preuve doivent également montrer que les signes antérieurs ont été utilisés dans la vie des affaires dans les domaines d’activité suivants:
Logiciels de commande d’éclairage pour infrastructures commerciales et industrielles. Systèmes d’éclairage à LED, à savoir modules DEL, alimentations électriques et câblage; Luminaires DEL (à diodes électroluminescentes). Monitorage et analyse de l’efficacité énergétique de systèmes d’éclairage commerciaux et industriels pour le compte de tiers
Les documents les plus pertinents montrant certaines activités commerciales (les factures et les commandes) se concentrent entre 2011 et 2015, soit quatre ans avant le dépôt de la demande en nullité le 03/05/2019. Lesseuls éléments de preuve fournis après 2015 sont des captures d’écran de The WayBack Machine datées du 26/01/2014 au 04/12/2018, montrant l’usage de la marque «DIGITAL lumens» sur www.digitallumens.com (fin de l’annexe CAW1). La demanderesse a mentionné que son site web américain est accessible depuis le Royaume-Uni et d’autres États membres de l’UE et qu’il s’adresse à ces pays. Cela n’apparaît pas sur les captures d’écran. Aucun élément de

---

11
preuve supplémentaire ne vient étayer les ventes dans les territoires pertinents après 2015.
Par conséquent, même en tenant compte des éléments de preuve, il ne saurait être conclu qu’ils démontrent un usage des signes pertinents dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, au cours des quatre années précédant le dépôt de la demande en nullité, et il y a donc lieu de conclure que la demanderesse n’a pas démontré la permanence de ces signes. Les éléments de preuve produits ne comprennent pas suffisamment de documents pertinents indiquant l’usage des signes antérieurs en France, en Allemagne et au Royaume-Uni au cours des années précédant immédiatement la date de dépôt de la demande en nullité, le 03/05/2019. Il ne saurait être présumé qu’une société qui était active sous un certain nom à une certaine date conserve ses activités dans les mêmes conditions plusieurs années plus tard.
Étant donné que l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE n’est pas remplie, la demande doit être rejetée comme non fondée.
7 Le 3 août 2020, la demanderesse en nullité a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 5 octobre 2020. Elle a demandé que la marque de l’Union européenne no 14 874 044 soit annulée dans son intégralité en vertu de l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, et que les frais soient accordés à la demanderesse en nullité.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 11 décembre 2020, la titulaire de la marque de l’Union européenne a demandé le rejet du recours.
9 Conformément à l’article 1 de la décision 2021-17 du 2 février 2021 du présidium des chambres de recours sur l’organisation des chambres de recours, l’ affaire a été renvoyée de la première chambre de recours à la cinquième chambre de recours sous le numéro R 1615/2020-5.
Moyens et arguments des parties
10 Les arguments avancés par la demanderesse en nullité dans le mémoire exposant les motifs peuvent être résumés comme suit:
La demanderesse en nullité a démontré l’usage à la date de dépôt de la demande en nullité, à savoir en 2019. Le signe DIGITAL lumens existait au moment du dépôt de la demande en nullité, à savoir le 3 mai 2019, et le droit antérieur continue de produire ses effets aujourd’hui.
Le signe antérieur DIGITAL lumens a été utilisé dans la vie des affaires avec une portée qui n’est pas seulement locale en Allemagne, en France et au Royaume-Uni. Avant le dépôt de la marque contestée, la demanderesse en nullité a acquis des droits sur le signe sur lequel la demande en nullité est

---

12
fondée, y compris le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente. Les conditions dans lesquelles l’utilisation d’une marque plus récente peut être interdite sont remplies en ce qui concerne la marque contestée.
Les captures d’écran de la Way Back Machine (annexe CAW1) démontraient un usage du signe commercial «DIGITAL lumens» sur sa page web www.digitallumens.com entre le 26/01/2014 et le 04/12/2018. Le lien vers le site web a permis à la division d’annulation de constater que la marque était toujours utilisée à la date de dépôt et que le site web était destiné au
Royaume-Uni et aux autres États membres de l’UE.
D’autres éléments de preuve ont été produits:
• Annexe C1: Captures d’écran du site Internet Digital lumens du 5 octobre 2020.
• Annexes C2-C12: Des études de cas portant la marque DIGITAL lumens, destinées au marché allemand, espagnol et français détaillant la manière dont l’utilisation des produits de la DIGITAL lumens a permis à certaines entreprises de réduire sa consommation d’énergie liée à la lumière, datées de 2011 ou 2012. Les exemples ne font pas référence à des entreprises ou à des activités commerciales réelles en France ou en
Allemagne, mais constituent plutôt des informations relatives aux produits traduites en français et en allemand. Les documents indiquent explicitement que la société Digital lumens Inc est une société américaine dont l’adresse est la suivante: 374 Congress St, 6th Floor Boston, MA USA 02210;
• En outre, même les études de cas portent sur des produits testés aux États-Unis par des entreprises américaines, comme par exemple:
(Annexe C7, p. 1 — où la société Maines est en NY, comme indiqué dans la case à droite de la page)

---

13
(Annexe C8, page 8, où la société City Market est à Vermont)
(Annexe C10, p. 1, concernant la société New England aux États-Unis)
• Annexe C13: Spécifications du système et du matériel portant la marque DIGITAL lumens, datées de 2015;
• Annexe C14: Un communiqué de presse daté du 21 avril 2016, portant la marque DIGITAL lumens, indiquant de quelle manière la demanderesse en nullité sera une présence majeure à LightFair International 2016, qui aura lieu entre 28 et au Centre de San Diego Convention Center;
• Annexe C15: Un communiqué de presse daté du 19 juillet 2016, portant la marque DIGITAL lumens, détaillant la manière dont la demanderesse

---

14
en nullité a publié une nouvelle version de sa plateforme de contrôle de l’éclairage et de renseignements commerciaux;
• Annexe C16: Des informations sur le produit portant la marque DIGITAL lumens et portant la date de sortie du 28 février 2017;
• Annexe C17: Un article daté du 21 juillet 2017 sur lequel figure la marque DIGITAL lumens détaillant le lancement d’une nouvelle commande d’éclairage;
• Annexe C18: Un article daté du 16 mars 2018 sur lequel figure la marque DIGITAL lumens détaillant le lancement d’un nouveau capteur intelligent et de nouvelles commandes d’éclairage;

---

15
• Annexe C19: Une fiche de spécification en langue française pour les produits DIGITAL lumens portant la marque DIGITAL lumens, datée de
2016;
• Annexe C20: Des instructions d’installation des produits de la DIGITAL lumens portant la marque DIGITAL, dans différentes langues de l’UE, datées de 2017;
• Annexe C21: Fiche de spécification des produits DIGITAL lumens portant la marque DIGITAL lumens, datée de 2016;
• Annexe C22: Des instructions d’installation pour le dossier de sauvegarde de la batterie DIGITAL pour l’Europe portant la marque
DIGITAL lumens, datée de 2018;
• Annexe C23: Fiche de spécification française des produits DIGITAL lumens CLE portant la marque DIGITAL lumens, datée de 2018;
• Annexe C24: Fiche de spécification allemande pour les produits DIGITAL lumens CLE portant la marque DIGITAL lumens, datée de
2018.
11 Les arguments présentés par la titulaire de la MUE en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
Les deux parties ont déposé des marques similaires en 2015 et 2016. La titulaire a déposé la marque de l’Union européenne no 14 874 044 pour des
produits compris dans les classes 9, 11 et 35 le 3 décembre 2015, objet de la présente procédure de recours. La demanderesse en nullité a déposé la MUE no 15 436 629 «DIGITAL lumens» pour les mêmes classes le 13 mai 2016 (rejetée par la décision 19/01/2018, B
2 803 842, faisant l’objet d’un recours R 503/2018-1, actuellement suspendu) et le 2 mai 2019, la marque de l’Union européenne no 180 60 040 «DIGITAL lumens» pour les mêmes produits et services que la MUE no 15 436 629 rejetée à titre provisoire. Depuis lors, elles sont impliquées dans plusieurs procédures d’opposition et d’annulation, qui ne sont pas toutes définitives à ce stade. (une nouvelle demande en déchéance contre la marque de l’Union
européenne no 14 874 044 a été déposée le 22 avril 2021 et s’est vu attribuer le numéro 49 599 C,toujours en cours).
La demanderesse en nullité n’a pas démontré l’usage sérieux pendant la période postérieure à 2015 (la demande en nullité a été déposée le 3 mai 2019), par exemple, il n’existe aucune preuve de ventes dans les territoires pertinents après 2015; le fait d’avoir enregistré le nom de domaine ne permet pas d’établir l’acquisition de droits dans l’UE; les chiffres de vente totaux fournis par la demanderesse en nullité ne permettent pas de tirer de conclusions quant au chiffre d’affaires réalisé dans chaque État membre; il n’y a pas

---

16
d’informations claires sur les sociétés de commande ou les produits promus et vendus sous les droits antérieurs.
Les nouveaux éléments de preuve produits pour la première fois dans le cadre du recours doivent être écartés car il s’agit d’une production tardive.
De même, tous les arguments et preuves présentés à l’appui des droits nationaux doivent être écartés d’emblée (29/03/2011, C-96/09 P, Bud,
EU:C:2011:189, § 162-163).
Les éléments de preuve produits sont insuffisants pour prouver l’acquisition, la permanence et l’étendue de la protection de l’un quelconque des droits antérieurs invoqués et la demande en nullité doit être rejetée comme non fondée conformément à l’article 17, paragraphe 3, du RDMUE.
La titulaire a demandé que le recours soit rejeté et que les frais soient à la charge de la demanderesse en nullité.
Motifs
12 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
14 Cependant, le recours n’est pas fondé et la décision attaquée est confirmée pour les raisons exposées ci-après.
Portée du recours
15 La demanderesse en nullité a contesté la décision attaquée dans son intégralité. Par conséquent, la chambre de recours examinera si c’est à bon droit que la division d’annulation a conclu que les éléments de preuve produits étaient insuffisants pour prouver l’acquisition, la permanence et l’étendue de la protection de l’un quelconque des droits antérieurs invoqués et de la demande en nullité.
Article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE
16 Conformément à l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, une MUE est déclarée nulle sur demande du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, lorsque et dans la mesure où, selon le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe, des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité de la

---

17
marque de l’Union européenne et ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisationd’ une marque plus récente.
17 Il découle de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE que ce motif de refus est soumis aux exigences suivantes:
(1) Le signe doit être utilisé dans la vie des affaires;
(2) Il doit avoir une portée qui n’est pas seulement locale;
(3) Le droit à ce signe doit être acquis avant la date de dépôt de la demande de
MUE;
(4) Le droit national doit donner à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation de la marque plus récente (30/06/2009, T-435/05, Dr. No, EU:T:2009:226, §
35).
18 Ces conditions sont cumulatives. Dès lors, lorsqu’un signe ne remplit pas l’une de ces conditions, la demande en nullité fondée sur une marque non enregistrée ou d’autres signes utilisés dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ne peut aboutir (13/05/2020, T-443/18, Vogue Peek indirects
Cloppenburg, EU:T:2020:184, § 51; 24/10/2018, T-435/12, 42 ci-dessous,
EU:T:2018:715, § 43).
19 Les deux premières exigences, à savoir celles relatives à l’usage et à la portée du signe invoqué, qui ne doivent pas être seulement locale, résultent du libellé même de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE et doivent donc être interprétées à la lumière du droit de l’Union. Ainsi, le RMUE établit des standards uniformes, relatifs à l’usage des signes et à leur portée, qui sont cohérents avec les principes qui inspirent le système mis en place par ce règlement (07/02/2019, T-287/17,
Swemac, EU:T:2019:69, § 36; 23/10/2013, T-581/11, baby Bambolina,
EU:T:2013:553, § 23).
20 Enrevanche, il ressort de la locution «lorsque et dans la mesure où, selon […] le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe», que les deux autres conditions, énoncées ensuite à l’article 8, paragraphe 4, point a), et sous b), du RMUE, à savoir que les signes doivent être acquis avant la date de demande de la marque contestée (ou sa date de priorité) et qu’il doit donner à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation de la marque plus récente, constituent des conditions fixées par le règlement qui, à la différence des précédentes, doivent être appréciées à la lumière des critères juridiques applicables. Ce renvoi au droit qui régit le signe invoqué trouve sa justification dans la reconnaissance, prévue par le
RMUE, de la possibilité que des signes étrangers au système de la marque de l’Union européenne soient invoqués à l’encontre d’une marque de l’Union européenne. Dès lors, seul le droit qui régit le signe invoqué permet d’établir si celui-ci est antérieur à la MUE et s’il peut justifier d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente (07/02/2019, T-287/17, Swemac, EU:T:2019:69, § 36;
07/05/2013, T-579/10, Makro, EU:T:2013:232, § 56; 24/03/2009, T-318/06,
General Optica, EU:T:2009:77, § 34).

---

18
21 Pour l’application des dispositions de l’article 8, paragraphe 4, point b), du RMUE, il convient de tenir compte, notamment, de la réglementation nationale invoquée et des décisions de justice rendues dans l’État membre concerné. Sur cette base, la demanderesse en nullité doit démontrer que le signe en cause entre dans le champ d’application du droit de l’État membre invoqué et qu’il permet d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente (29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 189-190; 12/10/2017, T-318/16, SDC-444S, EU:T:2017:719, §
41).
22 Enfin, comme indiqué à l’article 16, paragraphe 1, point c), du RDMUE, la demanderesse en nullité produit la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à déposer la demande en nullité.
En particulier, la demanderesse en nullité produit les preuves suivantes lorsque la demande en nullité est fondée sur l’existence d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE: «les éléments de preuve démontrant l’usage de ce droit dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, ainsi que la preuve de son acquisition, de sa permanence et de l’étendue de la protection, y compris, lorsque le droit antérieur est invoqué conformément à la législation d’un État membre, une identification claire du contenu de la législation nationale invoquée en fournissant des publications des dispositions ou de la jurisprudence pertinentes.»
23 En effet, la demanderesse en nullité doit non seulement apporter la preuve de l’acquisition et de l’étendue de la protection de ces droits antérieurs, mais aussi de leur permanence (23/11/2013, T-581/11, Baby Bambilona, EU:T:2013:553, § 26), ce qui présuppose normalement que les signes en cause doivent toujours être utilisés au moment où l’opposition est formée. C’est précisément l’utilisation des signes dans la vie des affaires qui fonde l’existence des droits sur ces signes.
24 La chambre de recours procédera donc à l’examen de la question de savoir si la demanderesse en nullité a satisfait aux conditions cumulatives énoncées à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, lu conjointement avec les obligations procédurales énoncées à l’article 7, paragraphe 2, point d), du RDMUE.
Preuve de l’usage du droit antérieur
25 La MUE contestée a été déposée le 3 décembre 2015. Par conséquent, la demanderesse en nullité était tenue de prouver que les droits sur lesquels est fondée la demande en nullité étaient utilisés dans la vie des affaires dont la portée n’était pas seulement locale avant cette date et, en outre, elle devait toujours être en vigueur pour pouvoir interdire l’usage au moment de la décision, ou du moins au moment du dépôt de la demande en nullité, à savoir le 3 mai 2019, pour les produits revendiqués.
26 La chambre de recours examinera d’abord l’annulation en ce qui concerne la marque non enregistrée, la dénomination sociale, le nom commercial;

---

19
LUMIÈRES NUMÉRIQUES
prétendument utilisé dans tous les pays de l’Union européenne pour les produits et services/activités commerciales suivants:
Logiciels de commande d’éclairage pour infrastructures commerciales et industrielles. Systèmes d’éclairage à LED, à savoir modules DEL, alimentations électriques et câblage; Luminaires DEL (à diodes électroluminescentes). Surveillance et analyse de l’efficacité énergétique des systèmes d’éclairage commerciaux et industriels pour le compte de tiers.
27 Les éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité indiquent l’usage des signes antérieurs en France, en Allemagne et au Royaume-Uni.
Royaume-Uni
28 Depuis le 1 février 2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’Union européenne en vertu de l’article 50 du traité sur l’Union européenne. Le retrait a eu effet le 31 décembre 2020, après quoi le droit de l’Union a cessé d’être applicable au Royaume-Uni et sur son territoire. Cela inclut le RMUE et ses dispositions relatives à la protection des droits antérieurs (article 8 du RMUE) et aux procédures d’opposition (articles 46 et 47 du RMUE).
29 Il découle de l’article 71, paragraphe 1, du RMUE que, de par l’effet du recours dont elle est saisie, la chambre de recours est appelée à procéder à un nouvel examen complet du fond de l’annulation, tant en droit qu’en fait (13/03/2007, C- 29/05 P, ARCOL/CAPOL, EU:C:2007:162). La date pertinente est la date de la présente décision. Un droit antérieur doit non seulement être valide et en vigueur à la date à laquelle l’opposition est formée, mais il doit être toujours valide et en vigueur à la date à laquelle la décision est rendue.
30 Il n’existe aucun intérêt public à conférer le bénéfice de la protection complète prévue par le RMUE à un droit antérieur qui ne remplit plus sa fonction essentielle sur le territoire pertinent. L’objet essentiel des articles 8 et 60 du RMUE, relatifs aux causes de nullité relative pour les procédures d’annulation, est de garantir que, en permettant la nullité de l’enregistrement susceptible d’entrer en conflit avec un droit antérieur puisqu’il existe un risque de confusion entre eux, le droit antérieur puisse conserver sa fonction d’identification de l’origine. En ce qui concerne le champ d’application territorial de ces dispositions, ces deux droits doivent coexister sur le même territoire. La fonction d’un droit antérieur de pre-existing pre-existing pre-existing pre-existing pre-
existing pre-existing pre-existing pre-existing pre-existing pre-existing pre-
existing pre-existing pre-existing pre-existing pre-existing pre-existing pre-
existing pre-existing pre-existing pre-existing pre-existing pre-existing pre-
existing pre-existing pre-existing pre-existing pre-existing pre-existing pre-
existing pre-existing pre-existing pre-existing pre-existing pre-existing pre-
existing pre-existing pre-existing pre-existing pre-existing pre-existing pre-
existing pre-existing pre-existing pre-existing pre-existing pre-existing pre-
existing pre-existing pre-existing pre-existing pre-existing pre-existing pre-
existing pre-existing pre-existing pre-existing pre-existing pre-existing pre-

---

20
existing pre-existing pre-existing pre-existing pre-existing pre-existing pre-
existing pre-existing pre-existing pre-existing pre-existing pre-existing pre-
existing pre-existing pre-existing pre-existing pre-existing pre-existing pre-
existing pre-existing pre-existing pre-existing pre-existing pre-existing pre-
existing pre-existing pre-existing pre-existing pre-existing pre-existing pre-
existing pre-existing pre-existing pre-existing pre-existing pre-existing pre-
existing pre-existing pre-existing pre-existing pre-existing pre-existing pre-
existing pre-existing pre-existing pre-existing pre-existing pre-existing pre-
existing pre-existing pre-existing pre-existing pre-existing pre-existing pre-
existing pre-existing pre-existing pre-existing S’il n’existe aucun territoire sur lequel les deux marques coexistent, aucun conflit ne peut se produire. Les chambres de recours doivent tenir compte des changements de circonstances qui interviennent entre le dépôt de la demande en nullité et la décision d’annulation (13/09/2006, T-191/04, Metro, EU:T:2006:254, § 30-34; 14/02/2019, T-162/18,
Altus (fig.)/ALTOS et al., EU:T:2019:87 § 34; § 17).
31 Par conséquent, le droit antérieur au Royaume-Uni et les documents relatifs au
Royaume-Uni ne pouvaient avoir aucune incidence sur le présent recours, étant donné qu’ils concernent un État situé en dehors de l’Union européenne.
32 Il en va de même pour le droit antérieur relatif à l’usurpation d’appellation au Royaume-Uni.
France et Allemagne
33 Par conséquent, la chambre de recours devrait examiner les documents produits par rapport au droit de la dénomination sociale antérieure en Allemagne et en
France.
Éléments de preuve produits devant la division d’annulation
34 La division d’annulation a considéré que les éléments de preuve produits étaient insuffisants pour prouver l’usage de la dénomination sociale en France et en Allemagne à la date de dépôt de la demande en nullité, à savoir le 3 mai 2019.
35 La demanderesse en nullité fait toutefois valoir que les éléments de preuve considérés dans leur ensemble prouvent un tel usage.
36 La division d’annulation a déclaré que les documents les plus pertinents montrant certaines activités commerciales en Allemagne et en France (les factures et les bons de commande figurant à l’annexe CAW4 et à l’annexe CAW8) se concentraient entre 2011 et 2015, soit quatre ans avant le dépôt de la demande en nullité le 3 mai 2019.
37 L’usage du signe dans la vie des affaires doit être démontré avant la date de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne (29/03/2011, C- 96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 157, 159-160, 163, 166). En outre, il doit ressortir clairement des éléments de preuve que le signe utilisé dans la vie des affaires permet toujours d’interdire l’usage.

---

21
38 Après examen des observations de la demanderesse en nullité déposées le 3 mai 2019 devant la division d’annulation au moyen d’une communication électronique d’un montant de 344 pages, une partie des annexes concernant l’usage revendiqué de la dénomination sociale en Allemagne et en France fait défaut (annexes CAW4 et annexes CAW7 incluses). Il semblerait qu’ils ne soient pas inclus dans la soumission électronique de documents. À première vue, cela aurait dû conduire la division d’annulation à émettre des doutes quant à l’exactitude de la transmission (article 63, paragraphe 3, du RDMUE).
39 Toutefois, à partir de leurs titres énumérés par la demanderesse en nullité dans ses observations du 3 mai 2019, ils ne correspondent à aucun fait pertinent pour la question en cause, mais se limitent aux commandes des entreprises françaises et allemandes des produits de la demanderesse en nullité jusqu’en 2015, ce qui signifie avant la date de dépôt de la marque contestée. La demanderesse en nullité n’allègue pas non plus, dans le recours, que ces annexes contiennent des faits pertinents pour l’utilisation de la dénomination sociale en France et en Allemagne à la date de dépôt de la demande en nullité.
40 Dans le recours, la demanderesse en nullité fait simplement référence à une partie des éléments de preuve figurant à l’annexe CAW1, qui contient des captures d’écran du site internet. Les seules preuves produites devant la division d’annulation pour la période postérieure à 2015 sont des captures d’écran de The WayBack Machine datées du 26/01/2014 au 04/12/2018, montrant l’usage de la marque «DIGITAL lumens» sur www.digitallumens.com. Par conséquent, ces preuves ne fournissent aucune information claire selon laquelle un droit au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE a été créé par une activité commerciale exercée en France et en Allemagne. Il est même difficile de déterminer si, et dans quelle mesure, le site internet postérieur a effectivement été consulté par des utilisateurs en France et en Allemagne.
41 Dès lors, c’est à bon droit que la division d’annulation a conclu que les éléments de preuve produits ne comprennent pas suffisamment de documents pertinents indiquant l’usage des signes antérieurs en France et en Allemagne au cours des années précédant immédiatement la date de dépôt de la demande en nullité, soit le 3 mai 2019, soit à un stade ultérieur (compte tenu de l’énumération des annexes manquantes pertinentes produites par la demanderesse en nullité dans les observations datées du 3 mai 2019).
42 La demanderesse en nullité a produit de nouveaux éléments de preuve avec son mémoire exposant les motifs durecours (annexesC1-C24). Les titulaires de la
MUE ont contesté la recevabilité de ces éléments de preuve.
43 La demanderesse en nullité a produit ces éléments de preuve devant les chambres de recours, donc en dehors du premier délai imparti par la division d’annulation. Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des preuves que la partie concernée n’a pas produites en temps utile.
44 Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours ne peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle que si ces faits ou preuves répondent aux exigences suivantes: a) ils

---

22
sont, à première vue, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire; et b) ils n’ont pas été produits en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent simplement compléter des faits et des preuves pertinents qui avaient déjà été présentés en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours (voir également l’article 54 du règlement de procédure des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur).
45 La chambre de recours considère que les conditions permettant l’acceptation des preuves produites tardivement par la demanderesse en nullité au stade du recours ont été remplies. Les documents produits devant la chambre de recours font référence à l’activité commerciale de la demanderesse en nullité entre 2016 et 2018 en France et en Allemagne. Par conséquent, ces documents font référence aux exigences de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE concernant l’usage du signe dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, et le signe a été utilisé sur le territoire pertinent avant le dépôt de la demande en nullité. Les informations et les éléments de preuve produits au stade du recours sont complémentaires aux documents présentés devant la division d’annulation (voir principalement les observations de la demanderesse en nullité datées du
03/05/2019).
46 En outre, ces éléments de preuve supplémentaires sont, à première vue, pertinents pour l’issue de l’espèce car, considérés dans leur ensemble, ils peuvent conduire à conclure à l’existence des signes antérieurs et à leur utilisation dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale également à la date de dépôt de la demande en nullité. En outre, ces éléments de preuve sont déposés en réponse à la critique de la division d’annulation selon laquelle les éléments de preuve n’étaient pas suffisants en ce qui concerne la date de dépôt de la demande en nullité. Enfin, rien ne suggère une négligence ou des tactiques dilatoires en l’espèce (18/07/2013, C-621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 36).
47 Il s’ensuit que les critères applicables pour accepter les preuves produites tardivement ont été remplis. Par conséquent, tous les faits et preuves présentés par la demanderesse en nullité seront considérés comme recevables par la chambre de recours (29/06/2016, T-567/14, Tourism indirects Travel, EU:T:2016:371, § 29-
61; 19/04/2018, C-478/16 P, Tourism indirects Travel, EU:C:2018:268, § 33-44).
48 Toutefois, les éléments de preuve supplémentaires ne démontrent pas un usage suffisant du signe antérieur en Allemagne ou en France, sur lequel l’opposante pourrait s’appuyer pour interdire l’usage par la titulaire de la marque contestée.
49 Les documents produits devant la chambre de recours font référence à uneactivité commerciale de la demanderesse en nullité entre 2016 et 2018 en France et en
Allemagne. Par conséquent, ces documents font référence aux exigences de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE concernant l’usage du signe dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, et le signe a été utilisé sur le territoire pertinent avant le dépôt de la demande en nullité. Les informations et les éléments de preuve produits au stade du recours sont complémentaires aux documents présentés devant la division d’annulation pour démontrer l’usage du

---

23
signe avant la date de dépôt de la marque contestée (voir principalement les observations de la demanderesse en nullité datées du 03/05/2019).
50 Le critère relatif à l’utilisation dont la portée n’est pas seulement locale doit être interprété non pas à la lumière du droit national, mais uniquement à la lumière du droit de l’Union (10/07/2014, C-325/13 P, Peek indirects Cloppenburg, EU:C:2014:2059, § 51; 19/11/2014, T-344/13, FUNNY Bands, EU:T:2014:974, §
36).
51 La portée d’un signe ne saurait dépendre de la seule étendue géographique de sa protection, car, si tel était le cas, un signe dont la protection n’est pas seulement locale pourrait, de ce seul fait, empêcher l’enregistrement d’une MUE, malgré le fait qu’il ne soit utilisé dans la vie des affaires que dans une mesure marginale (29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 158).
52 Pour pouvoir faire obstacle à l’enregistrement d’un nouveau signe, le signe invoqué à l’appui de l’opposition ou de l’action en nullité doit être effectivement utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et avoir une étendue géographique qui ne soit pas seulement locale, ce qui implique, lorsque le territoire sur lequel ce signe est protégé peut être considéré comme autre que local, que ce signe soit utilisé sur une partie substantielle de ce territoire
(10/07/2014, C-325/13 P, Peek indirects Cloppenburg, EU:C:2014:2059, § 52;
29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 159).
53 Afin de déterminer si tel est le cas, il convient de tenir compte de l’intensité de l’usage de ce signe en tant qu’élément distinctif pour ses destinataires, à savoir les acheteurs et les consommateurs tels que les fournisseurs et les concurrents
(29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 160).
54 Enoutre, il convient de noter que la ratio legis de l’article 8, paragraphe 4, du
RMUE consiste à limiter le nombre de conflits entre les signes en empêchant qu’un signe antérieur, qui n’est pas suffisamment important ou significatif, permette de contester soit l’enregistrement soit la validité d’une MUE. En outre, la portée d’un signe utilisé pour identifier des activités commerciales spécifiques doit être établie par rapport à la fonction d’identification de ce signe. Cette considération implique de tenir compte, en premier lieu, de la dimension géographique de la portée du signe, c’est-à-dire du territoire sur lequel il est utilisé pour identifier l’activité économique de son titulaire, ainsi qu’il ressort d’une interprétation textuelle de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
55 Ensuite, il convient de tenir compte de la dimension économique de la portée du signe, qui s’apprécie au regard de la durée pendant laquelle il a rempli sa fonction dans la vie des affaires et de la mesure dans laquelle il a été utilisé, du groupe de destinataires parmi lesquels il est connu en tant qu’élément distinctif, à savoir les consommateurs, les concurrents ou même les fournisseurs, ou encore de l’exposition donnée au signe, par exemple, par voie de publicité ou d’Internet (24/03/2009, T-318/06, General Optica, EU:T:2009:77, § 36-37). Enfin, comme l’a souligné la Cour de justice, l’exigence de l’usage dans la vie des affaires du signe invoqué doit être appliquée, selon un critère chronologique identique à celui expressément prévu à l’article 8, paragraphe 4, point a), du RMUE, à l’acquisition

---

24
du droit au signe en cause, c’est-à-dire au critère de la date de dépôt de la demande en nullité (29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 166-168).
56 Bien que la demanderesse en nullité fournisse clairement les dispositions et la jurisprudence relatives aux législations nationales en France et en Allemagne dans le cadre de la procédure d’annulation, les documents fournis ne démontrent aucune activité commerciale en France et en Allemagne à la date de dépôt de la demande en nullité.
57 Toutefois, les documents supplémentaires, à l’instar du communiqué de presse concernant l’International LightFair situé aux États-Unis, la spécification en français ou en allemand des produits portant le signe DIGITAL lumens dans des sociétés situées aux États-Unis, ou les instructions d’installation fournies par la demanderesse en nullité dans le cadre du recours ne fournissent en aucun casd’ informations pertinentessur l’usage effectif du signe antérieur dans la vie des affaires en Allemagne après 2015, ni aucune vente effective de produits en France après 2015. Ainsi, l’absence de ces documents n’est pas conforme au cadre législatif en Allemagne ou en France pour l’utilisation d’une dénomination sociale dans la vie des affaires au sein de ces pays.
58 Ilressort des documents supplémentaires que la demanderesse en nullité est une société située aux États-Unis (Boston) et que les études de cas sont réalisées à l’égard de différentes entreprises américaines utilisant les produits de la demanderesse en nullité. En outre, le simple fait qu’une étude de cas ou un cahier des charges de produits soit traduit en français ou en allemand ne fournit pas d’informations pertinentes concernant l’utilisation de la dénomination sociale dans les cercles commerciaux en France et en Allemagne.
59 Les arguments de la demanderesse en nullité selon lesquels ses signes ont été utilisés de manière continue en France et en Allemagne dans la vie des affaires en tant que désignation de son établissement commercial, acquérant ainsi une protection également jusqu’à la date de dépôt de la demande en nullité, ne sont pas étayés. Ni les documents supplémentaires, tels que lescommuniqués de presse et la spécification du produit, ni une référence au site internet de la demanderesse en nullité utilisant WayBack Machine produits devant la division d’annulation ne fournissent suffisamment d’informations sur l’utilisation commerciale effective du nom de la société en France et en Allemagne après 2015.
60 Parconséquent, même si l’on considère les éléments de preuve dans leur ensemble, et malgré l’absence de preuves substantielles concernant l’usage de la dénomination sociale avant la date de dépôt de la marque contestée, il est impossible de déduire une activité commerciale effective en Allemagne et en
France après 2015, au-delà d’une simple prospection et promotion sur l’internet. En outre, il n’est pas possible de déterminer si la demanderesse en nullité a utilisé le signe plus qu’au niveau local après 2015 (ciblant des clients en France et en Allemagne) et, par conséquent, si un usage commercial effectif a été fait après
2015.
61 Par conséquent, les éléments de preuve produits, y compris les documents supplémentaires dans le cadre de la procédure de recours, ne sont pas suffisants

---

25
pour prouver l’usage de la dénomination sociale dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale en Allemagne et en France après 2015 et l’annulation doit être rejetée comme non fondée en ce qui concerne ce motif.
62 La rareté des indications de l’existence continue des signes au moment du dépôt de la demande en nullité contraste fortement avec le nombre de documents montrant l’usage des signes avant le dépôt de la marque contestée. Cette absence de preuve ne tient pas compte du fait que la demanderesse en nullité n’a pas eu connaissance de la charge de la preuve qui lui incombait, étant donné que cette dernière avait eu la possibilité de produire des éléments de preuve plus solides devant la chambre de recours.
63 Il résulte de ce qui précède que la demanderesse en nullité n’a pas prouvé que le signe prétendument utilisé dans la vie des affaires dans l’Union européenne avant la date de dépôt autorisait toujours la demanderesse en nullité à interdire l’utilisation de ce signe, conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
Le droit relatif à l’usurpation d’appellation en Irlande
64 Ence qui concerne l’autre signe antérieur protégé par le droit relatif à l’usurpation d’appellation en Irlande «DIGITAL lumens», la demanderesse en nullité n’a fourni aucun document attestant que les conditions étaient remplies et que le signe était effectivement utilisé dans cette partie de l’Union.
65 Par conséquent, la demande en nullité doit être rejetée comme non fondée dans son intégralité.
Frais
66 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse en annulation, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la titulaire de la MUE aux fins des procédures d’annulation et de recours.
67 Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, de 550 EUR.
68 En ce qui concerne la procédure d’annulation, la division d’annulation a condamné l’opposante à supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne, fixés à 450 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 1 000 EUR.

---

26
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse en nullité à payer 550 EUR pour les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins de la procédure de recours. Le montant total à payer par la demanderesse en nullité aux fins des procédures d’annulation et de recours s’élève à 1 000 EUR.
Signature Signature Signature
V. Melgar Ph. von Kapff S. Rizzo
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz