DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° C 49 643 (NULLITÉ)
Braida By Brayda Srl, Via Matteucci, 2, 20129 Milano, Italie (demanderesse), représentée par Michel Artzimovitch, 47 rue Rémy Dumoncel, 75014 Paris, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Luvanis S.A., 4, rue Dicks, 1417 Luxembourg, Luxembourg (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Thibault Lancrenon, 6 Villa Bosquet, 75007 Paris, France (représentant professionnel). Le 08/02/2022, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est rejetée dans son intégralité.

2. La demanderesse supporte les frais, fixés à 450 EUR.

MOTIFS Le 27/04/2021, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque de l’Union européenne n°18 339 540 'YENDIS’ (marque verbale) (la marque de l’Union européenne), déposée le 16/11/2020 et enregistrée le 10/03/2021. La requête est dirigée contre tous les produits couverts par la marque de l’Union européenne, à savoir: Classe 14: Joaillerie; articles de bijouterie; pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques. Classe 18: Boîtes en cuir ou en carton-cuir; Trousses de voyage
[maroquinerie]; Sacs-housses pour vêtements pour le voyage; Malles; valises; bagages; sacs à main; sacs de plage; sacs à provisions; sacs à bandoulière; mallettes; porte-documents; serviettes [maroquinerie]; cartables; pochettes en cuir; portefeuilles; porte-monnaie non en métaux précieux; bourses; étuis pour clés; porte-cartes; Sacs de voyage; Coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases ». Classe 25: Vêtements; sous-vêtements; chandails; chemises; corsets; costumes; gilets; imperméables; jupes; manteaux; pantalons; pull- overs; robes; vestes; châles; écharpes; foulards; cravates; pochettes (habillement); bretelles; gants; ceintures; bas; collants; chaussettes; maillots; costumes de bain; peignoirs de bain; chaussures; articles de chapellerie. La demanderesse invoque l’article 59, paragraphe 1, point b) du RMUE.

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RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse affirme que la marque contestée constitue un dépôt réitéré de marques antérieurement détenues par la défenderesse, fait de mauvaise foi, dans le but de prolonger artificiellement le délai de grâce pour non-usage du signe 'YENDIS'. La titulaire est, en effet, titulaire de la marque antérieure de l’UE YENDIS n° 10 596 732 déposée le 10/02/2012 en classe 18 et non exploitée depuis. La titulaire de la marque litigieuse est également titulaire d’une marque enregistrée au Benelux du même signe YENDIS n°9 14 158 du 10/05/2012 qui est en cours d’annulation par l’office des marques du Benelux pour absence d’usage sérieux (décision prononcée le 09/03/2021). Les produits de la classe 18 revendiqués par la marque de l’UE antérieure, sont similaires aux produits visés en classes 14, 18 et 25 par la marque contestée.

D’autre part, la demanderesse considère que la titulaire a déposé la marque litigieuse sans aucune intention de l’exploiter pour les produits visés par l’enregistrement, mais uniquement pour porter atteinte aux intérêts de cette première. La mauvaise foi du déposant s’apprécie au moment du dépôt de la marque contestée. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 16/11/2020. A cette date, la titulaire avait connaissance du dépôt, deux mois
avant (le 16/09/2020), de la marque française pour le signe par la demanderesse car cette première a formé une opposition à l’encontre de son enregistrement. La demanderesse a également racheté la marque française N°
38 832 614 le 28/09/2020 et la titulaire n’était pas sans savoir que sa marque de 2012 était vulnérable à une action en déchéance.

La titulaire est une société d’investissement dont l’objectif est de redéposer des marques anciennes, justement non-exploitées, pour les donner en licence ou les céder, mais en aucun cas pour en faire une exploitation directe.

La fiche Wikipédia concernant la société LUVANIS explique précisément comment « au fil des ans, Luvanis a constitué un portefeuille de marques de 'beauté endormie’ longtemps en sommeil composé d’anciennes maisons de luxe de la mode, des chaussures, de la maroquinerie, des bijoux, des parfums et du champagne, qui avaient connu des décennies de succès avant de fermer les portes ».

En support de ses observations, elle dépose les éléments suivants:

Annexe 1: Extrait de eSearch de la MUE contestée n°18 339 540 du 16/11/2020.

Annexe 2: Extrait de eSearch de la MUE n°10 596 732 du 10/02/2012 au nom de la titulaire.

Annexe 3: Extrait du registre des marques Benelux de la marque YENDIS n°914 158 du 10/05/2012 au nom de la titulaire.

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Annexe 4: Extrait de la base INPI du dépôt de la marque française
n°4 682 648 du 16/09/2020 au nom de la demanderesse.

Annexe 5: Extrait de la base INPI de la marque française n°3 832 614 du 10/06/2011 au nom de la demanderesse depuis le 28/09/2020.

Annexe 6: Décision de déchéance de la marque Bénélux YENDI n° 10 596 732 au nom de la titulaire en date du 09/03/2021.

Annexe 7: Action en déchéance contre la marque de l’UE n°10 596 732 formée par la demanderesse à l’encontre de la titulaire en date du 24/11/2020.

Annexe 8: Extraits Wikipedia concernant la titulaire (en anglais).

Annexe 9: Portefeuille de marque de la titulaire parmi lequel plusieurs marques YENDIS.

La titulaire de la marque de l’Union européenne affirme qu’un « dépôt réitératif
», à le supposer constitué, n’établit pas per se une intention malhonnête, aucune disposition de la réglementation relative aux marques de l’Union européenne n’interdisant le « dépôt réitéré » d’une demande d’enregistrement de marque.

C’est la raison pour laquelle le fait qu’une marque de l’Union européenne antérieure hautement similaire ait été déchue pour des produits ou services d’un certain nombre de classes ne saurait être à lui seul suffisant pour tirer des conclusions sur l’intention du titulaire de la marque de l’Union européenne au moment du dépôt de la demande de marque de l’Union européenne pour les mêmes produits ou services (TUE, 13/02/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689,
§ 45).

De plus, il ne s’agit pas en l’espèce d’un tel dépôt dans la mesure où la marque contestée couvre une liste de services actualisée, ce qui ne constitue aucunement un dépôt de mauvaise foi (TUE, 13/02/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 50, 51).

Au moment du dépôt de la marque contestée le 16/11/2020, ni la marque de l’Union européenne « YENDIS » n°10 596 732, ni la marque « YENDIS » enregistrée au Benelux sous le n°914 158, qui sont invoquées par la demanderesse, n’avaient fait l’objet d’une quelconque action en contestation de leur validité ou d’une action en déchéance.

La demanderesse a engagé, pour sa part, le 04/05/2020, une action en déchéance des droits de la société LA MAISON ROVNOFF sur la marque française
n° 3 832 614 pour des produits en classes 14 et 18. Elle s’est ensuite fait céder la propriété de cette marque, dont elle revendiquait la déchéance pour défaut d’exploitation sérieuse, par un acte du 01/09/2020. La demanderesse a ensuite déposé, le 16/09/2020, la demande de marque

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française n°4 682 648, soit le même signe que la marque n°3 832 614 arguée de déchéance, notamment pour des produits en classes 14 et 18. La demanderesse a in fine été déclarée déchue de ses droits sur la marque française n°3 832 614 par l’INPI, pour l’ensemble des produits désignés, pour défaut d’usage sérieux. La demanderesse n’établit donc pas qu’elle faisait usage du signe YENDIS au moment du dépôt de la marque contestée. La titulaire remarque qu’aucun des critères usuels pour jauger de la mauvaise foi d’un dépôt de marque ne sont en réalité applicables au cas d’espèce. Ainsi, le dépôt de la marque contestée ne sert aucune fin autre que celle relevant, de manière parfaitement légitime et justifiée, des fonctions d’une marque. Enfin, les activités de la titulaire sont conforme au droit des marques. Elle explique en détail ses activités de revitalisation de marques de luxe commercialement disparues, par voie de licences et cessions.

En support de ses observations elle dépose les éléments suivants :

Pièce 1: Extrait INPI de la marque française n°3 832 614.

Pièce 2: Contrat de cession de la marque française n°3 832 614 du 01/09/2020 de La Maison Rovnoff à la demanderesse.

Pièce 3: Extrait INPI demande de marque française n°4 682 648.

Pièce 4: Décision INPI du 29/04/2021 statuant sur la déchéance de la
marque française n° 796 296 acquise par la demanderesse le 28/09/2020.

La demanderesse n’a pas déposé de réplique.
CAUSES DE NULLITÉ ABSOLUE – ARTICLE 52, PARAGRAPHE 1, POINT b), du RMUE
Principes généraux
L’article 52, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose qu’une marque de l’Union européenne est déclarée nulle lorsque la demanderesse était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.
Il n’existe pas de définition juridique précise du terme «mauvaise foi», qui se prête à différentes interprétations. La mauvaise foi est un état subjectif basé sur les intentions de la demanderesse lors du dépôt d’une marque de l’Union européenne. En règle générale, les intentions seules n’ont pas de conséquences juridiques. L’existence de la mauvaise foi nécessite, tout d’abord, une action de

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la titulaire de la marque de l’Union européenne témoignant manifestement d’une intention malhonnête, et deuxièmement, une norme objective permettant d’analyser cette action et de déterminer ensuite qu’elle constitue un acte de mauvaise foi. Il y a mauvaise foi lorsque le comportement de la personne qui dépose une demande de marque de l’Union européenne s’écarte des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, pouvant être identifié en examinant les faits objectifs de chaque cas d’espèce par référence à ces normes (conclusions de l’avocat général Sharpston présentées le 12/03/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:148, § 60).
L’existence de la mauvaise foi de la demanderesse lors du dépôt de la demande de marque de l’Union européenne doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 37).
La charge de la preuve de la mauvaise foi incombe à la demanderesse en nullité. La bonne foi est présumée jusqu’à preuve du contraire.
Chronologie des faits pertinents
10/02/2012: dépôt par la titulaire de la MUE YENDIS n° 10 596 732 en classe 18.

10/05/2012: dépôt par la titulaire de la marque Benelux YENDIS n°914 158 en classes 14, 18 et 25.

21/06/2016: dépôt par la titulaire de la marque internationale YENDIS n° 1 317 896 désignant notamment la France et l’Italie en classe 18.

04/05/2020: action en déchéance engagée par la demanderesse à
l’encontre de la marque française n°3 832 614 déposée le 10/06/2011 par une société tierce pour des produits en classes 14 et 18.

Septembre 2020: acquisition par la demanderesse de la marque française n° 3 832 614.

16/09/2020: dépôt par la demanderesse de la marque française
n°4 682 648 en classes 14 et 18 à l’encontre de laquelle la titulaire a formé opposition.

16/11/2020: dépôt de la MUE contestée YENDIS en classes 14, 18 et 25.
24/11/2020: action en déchéance formée par la demanderesse à l’encontre de la marque MUE de la titulaire YENDIS n° 10 596 732 en classe 18.

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09/03/2021: décision de déchéance de la marque Benelux YENDIS n°914 158 de la titulaire.

27/04/2021: présente demande en nullité.

29/04/2021: décision de déchéance de la marque française n° 796 296 acquise par la demanderesse en septembre 2020.

Appréciation de la mauvaise foi
Date de référence
La date à prendre en considération au moment de déterminer si le titulaire de la MUE a fait preuve de mauvaise foi est la date de dépôt de la marque contestée, à savoir le 16/11/2020.
Les faits et preuves antérieurs à la date de dépôt peuvent être pris en considération pour l’interprétation de l’intention du titulaire au moment du dépôt de la MUE. Parmi ces faits figurent, entre autres, la préexistence éventuelle d’un enregistrement de la marque dans un État membre, auprès de l’Office ou d’une autre juridiction, les circonstances dans lesquelles cette marque a été créée et l’usage qui en a été fait depuis sa création.

Les faits et preuves postérieurs à la date de dépôt peuvent parfois être utilisés pour interpréter l’intention du titulaire au moment du dépôt de la MUE, notamment lorsqu’il s’agit de déterminer si le titulaire a fait usage de la marque depuis son enregistrement.

Dépôts réitérés
La demanderesse considère que la marque contestée est un dépôt réitéré notamment de la MUE de 2012 effectué par la titulaire afin d’échapper à l’obligation d’usage de ses marques antérieures. Il peut y avoir mauvaise foi si la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a jamais eu l’intention d’utiliser la marque de l’Union européenne contestée, par exemple si la titulaire de la marque de l’Union européenne a déposé des demandes à répétition afin d’échapper à la révocation pour non-usage de ses enregistrements de marques de l’Union européenne antérieurs, en tout ou en partie (03/06/2010, C- 569/08, Internetportal, EU:C:2010:311, § 51 et 13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 27).

La titulaire considère pour sa part que la marque contestée couvre une liste modernisée de produits et qu’il ne s’agit donc pas de la même marque. La division d’annulation ajoute qu’il s’agit toutefois d’une marque verbale YENDIS identique dans tous les cas et que la marque Bénélux de la titulaire couvrait également les classes 14, 18 et 25. Cependant, la marque antérieure en cause au niveau de l’UE est la marque de 2012. Dans cette marque, les produits en classes 14 et 25 n’étaient pas couverts tandis que les produits couverts par la marque contestée en classe 18 n’ont pas un libellé identique bien qu’il y ait quelques produits en commun tels que des bagages et quelques objets en cuir.

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Cependant, il n’est pas démontré que ce nouveau dépôt vise à échapper à l’obligation d’usage. Ce dépôt démontre au contraire que la titulaire à l’intention d’utiliser sa marque pour des produits généralement non-couverts par sa marque antérieure. Comme mentionné par la titulaire, au moment du dépôt contesté, sa MUE antérieure ainsi que sa marque Bénélux ne faisaient pas l’objet d’une action en déchéance.
Nuisance aux concurrents
L’autre motif de mauvaise foi invoqué par la demanderesse est l’intention de la titulaire d’empêcher les tiers d’entrer sur le marché. La demanderesse mentionne que la titulaire avait connaissance de l’existence des marques françaises de la demanderesse dans la mesure où il a fait opposition à la marque n°4 682 648 du 16/09/2020. Cependant, le dépôt d’actes d’opposition n’est pas en soi un signe de mauvaise foi possible de la part de la titulaire de la marque de l’Union européenne. Il faut pour cela davantage de faits (04/05/2011, R 1354/2010-1, yello, § 17).

Le fait que le titulaire de la MUE, après avoir obtenu l’enregistrement de la MUE en question, mette d’autres parties en demeure de cesser d’utiliser un signe similaire dans leurs relations commerciales ne constitue pas un indice de mauvaise foi, une telle demande relevant des prérogatives attachées à l’enregistrement d’une marque en tant que MUE; voir l’article 9 du RMUE (14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 33).

La demanderesse mentionne également que la titulaire n’exploite pas ses marques et qu’elle a déposé la marque contestée uniquement pour porter atteinte à ses intérêts. La division d’annulation remarque cependant qu’aucune des parties à la présente affaire n’apporte de preuve d’usage de leur marque à la date pertinente. En revanche, la titulaire explique sa stratégie d’entreprise qui consiste à faire revivre des marques tombées en désuétude et à les céder en licence. Ces prérogatives rentrent dans les prérogatives normales des titulaires de marques, à condition que la notoriété attachée aux marques tombées en désuétude ne soit pas exploitée de façon indue. La demanderesse n’a pas démontré la mauvaise foi de la titulaire dans la mesure où elle-même a entrepris une démarche similaire, à savoir acquérir et redéposer des marques comportant YENDIS, sans apporter la preuve d’usage antérieur de ses marques.

Comme mentionné par la titulaire, aucun des critères usuels pour apprécier la mauvaise foi ne sont applicables au cas d’espèce (en particulier pas de relation d’affaire entre les parties, pas de notoriété prouvée du signe contesté). Par conséquent la demanderesse n’a pas prouvé la mauvaise foi de la titulaire.

Conclusion
Compte tenu de ce qui précède, la division d’annulation conclut qu’il convient de rejeter la demande dans la mesure où elle est fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.

FRAIS

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En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la demanderesse est la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne au cours de cette procédure.

En vertu de l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et de l’article 18, paragraphe 1, point c), sous ii), du REMUE, les frais à payer à la titulaire de la marque de l’Union européenne sont les frais de représentation, fixés sur la base du tarif maximal indiqué dans ces dispositions.
La division d’annulation
Carmen SÁNCHEZ PALOMARES Jessica N.LEWIS Richard BIANCHI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.