EUIPO, 22 février 2022, n° 000045807

EUIPO 22 février 2022

Arguments

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Accepté
Risque de confusion
La division d'annulation a conclu qu'il existe un risque de confusion en raison de la similitude des signes et des produits, justifiant ainsi l'annulation de l'enregistrement international.
Rejeté
Irrecevabilité de la demande en raison de l'autorité de la chose jugée
La division d'annulation a estimé que la procédure d'opposition ne concernait pas la même marque que la présente demande en nullité, rendant cet argument non fondé.
Rejeté
Forclusion par tolérance
La division d'annulation a jugé que la titulaire n'a pas prouvé que la demanderesse avait connaissance de l'usage de l'enregistrement international contesté pendant cinq années consécutives.

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Sur la décision

Référence :	EUIPO, 22 févr. 2022, n° 000045807
Numéro(s) :	000045807
Textes appliqués :	Article 60(1)(a) EUTMR, Article 8(1)(b) EUTMR
Domaine propriété intellectuelle :	Marque
Dispositif :	MUE annulée
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Texte intégral

Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.

DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 45 807 (INVALIDITY)
A.B. Pharm S.R.L., Via Passo Gravina 223-225, 95125 Catania, Italie (requérante), représentée par Griga Advertising, Via dello Sport, 31, 06134 Perugia Ponte Felcino — Umbria, Italie (mandataire agréé)
un g a i ns t
SOHO Flordis International Pty Limited, niveau 4, 156 Pacific Highway, 2065 St Leonards, New South Wales, Australia (titulaire de l’enregistrement international), représentée par Gianluca Massimei, Via delle Quattro Fontane n. 161, 00184 Rome, Italie (mandataire agréé).
Le 22/02/2022, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est accueillie.
2. L’enregistrement de la marque internationale no 1 187 275 est déclaré nul dans son intégralité pour l’Union européenne.

La titulaire de l’enregistrement international supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
3.
MOTIFS
Le 18/08/2020, la demanderesse a déposé une demande en nullité à l’encontre de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 187 275 «SYNAPSA» (marque verbale) (l’enregistrement international/l’enregistrement international). La demande est dirigée contre tous les produits désignés par l’enregistrement international, à savoir contre tous les produits compris dans la classe 5. La demande est fondée sur l’enregistrement de la
marque italienne no 1 571 382 (marque figurative) (ci-après la «marque italienne»). La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Remarque liminaire

Les deux parties ont indiqué qu’elles souhaitaient garder «confidentiel» leurs observations et éléments de preuve¹, exprimant ainsi un intérêt particulier à préserver la confidentialité de ces documents vis-à-vis des tiers. Conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, l’intérêt particulier doit être suffisamment justifié. En l’espèce, l’intérêt particulier n’a pas été suffisamment justifié ou développé². Par conséquent, la division d’annulation ne considère pas ces observations comme confidentielles. En tout état de cause, la division d’annulation décrira le contenu de ces documents en termes généraux, sans divulguer des informations
¹ La demanderesse a indiqué qu’elle souhaitait garder «confidentiel» ses observations du 05/06/2021 et une partie des éléments de preuve déposés à la même date, tandis que la titulaire de l’enregistrement international a déclaré qu’elle souhaitait maintenir «confidentiel» ses observations déposées le 04/09/2021.
²Les deux parties justifient essentiellement leurs demandes de confidentialité en affirmant que les documents respectifs «traitent des sujets strictement liés aux parties».

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commerciales potentiellement sensibles. Toutefois, cela ne s’applique pas aux données qui y sont contenues et qui relèvent clairement du domaine public (par exemple sous la forme d’extraits de presse). A. RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
Dans le mémoire exposant les motifs du recours joint à la demande en nullité du 18/08/2020, la demanderesse fait valoir qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public italien et demande que l’enregistrement international contesté soit déclaré nul dans son intégralité. La demanderesse explique que les parties ont été impliquées dans une procédure d’opposition antérieure³ engagée par la titulaire de l’enregistrement international (sur la base de l’enregistrement international contesté) et dirigée contre la demande de marque de l’Union européenne no 16 772 154 de la demanderesse pour la marque verbale «SYNAPSINE». Elle ajoute que le 29/11/2018, la division d’opposition a rendu une décision accueillant l’opposition dans⁴ son intégralité et rejetant la demande de marque de l’Union européenne de la demanderesse. La demanderesse fournit également quelques informations générales sur les motifs du dépôt de la demande en nullité, à savoir que la titulaire de l’enregistrement international a pris des mesures à son encontre et a adressé des lettres de mise en demeure sur l’usage de la marque italienne à la fois à la demanderesse et à des clients/distributeurs italiens.
Dans son mémoire en réponse, la titulaire de l’enregistrement international avance, en substance, deux griefs principaux. Premièrement, elle fait valoir que la demande en nullité est irrecevable en vertu de l’article 63, paragraphe 3, du RMUE, étant donné que les parties ont déjà été impliquées dans la procédure d’opposition no B 2 971 029. Deuxièmement, elle soutient que la demanderesse a toléré l’usage de l’enregistrement international contesté et qu’elle n’est donc plus habilitée à demander la nullité de l’enregistrement international contesté en vertu de l’article 61 du RMUE. La titulaire de l’enregistrement international fournit également des informations générales sur sa société et produit des éléments de preuve à l’appui de ses allégations. La division d’annulation détaillera et appréciera les revendications et la liste de la titulaire et analysera les éléments de preuve produits dans les sections suivantes de la présente décision.
La demanderesse réfute les allégations de la titulaire de l’enregistrement international relatives, respectivement, à l’autorité de la chose jugée et à la forclusion par tolérance. Elle répète qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public italien et que l’enregistrement international contesté devrait dès lors être entièrement annulé. La demanderesse a également produit des éléments de preuve (25 annexes), qui seront énumérés et examinés plus en détail, dans les sections suivantes de la présente décision uniquement dans la mesure nécessaire et/ou pertinente pour l’issue de l’affaire.
Dans sa duplique, la titulaire de l’enregistrement international soutient en substance qu’il y a autorité de la chose jugée et que la demanderesse a toléré l’usage de l’enregistrement international contesté. Par conséquent, selon la titulaire de l’enregistrement international, la demande en nullité doit être rejetée. Elle a également produit d’autres éléments de preuve (énumérés et examinés plus en détail ci-dessous — voir section «C. Acquiescence»).
B. AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE

La titulaire de l’enregistrement international observe qu’entre 2017 et 2018, les parties ont été impliquées dans la procédure d’opposition no B 2 971 029 et que, le 29/11/2018, la division d’opposition a rendu une décision accueillant l’opposition et rejetant la demande de marque de l’Union européenne no 16 772 154 de la demanderesse pour le signe verbal
³ B 2 971 029.
⁴ Dont une copie a été jointe à la demande en nullité en tant qu’annexe 2.

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«SYNAPSINE». La titulaire avance des arguments selon lesquels la décision finale sur la procédure d’opposition produit des effets de l’ autorité de la chose jugée au sens de l’article 63, paragraphe 3, du RMUE et, partant, la demande en nullité est irrecevable.
Conformément à l’article 63, paragraphe 3, du RMUE, une demande en nullité serait irrecevable si une demande ayant le même objet et la même cause a été tranchée entre les mêmes parties sur le fond par un tribunal des marques de l’Union européenne ou par l’Office et si la décision de l’Office ou de ce tribunal a acquis l’autorité de la chose jugée (soulignement ajouté). Toutefois, une décision antérieure de l’Office dans une procédure d’opposition entre les mêmes parties et portant sur la même marque n’empêche pas une demande en nullité ultérieure fondée sur les mêmes droits antérieurs (14/10/2009, T-140/08, TiMiKinderjoghurt, EU:T:2009:400, § 36, recours devant le Tribunal rejeté; 22/11/2011, T-275/10, MPAY24, EU:T:2011:683, § 15; 23/09/2014, T-11/13, MEGO, EU:T:2014:803, § 12), étant donné que la cause de l’action est différente. En outre, en l’espèce, la procédure d’opposition mentionnée par la titulaire de l’enregistrement international ne concernait même pas la même marque que la présente procédure de nullité. La présente demande en nullité est dirigée contre l’enregistrement international de la titulaire désignant l’Union européenne no 1 187 275, tandis que la procédure d’opposition était dirigée contre la demande de marque de l’Union européenne no 16 772 154 de la demanderesse.
Étant donné qu’en tout état de cause, la cause de l’action des deux procédures n’est manifestement pas la même, la décision antérieure dans la procédure d’opposition no B 2 971 029 n’est pas revêtue de l’autorité de la chose jugée en l’espèce et l’article 63, paragraphe 3, du RMUE ne s’applique pas.
C. FORCLUSION PAR TOLÉRANCE
Considération générales
Conformément à l’article 61, paragraphe 1 et (2), du RMUE, lorsque le titulaire d’une marque ou d’un signe antérieur a toléré, pendant cinq années consécutives, l’usage d’une MUE postérieure sur le territoire sur lequel la marque ou le signe antérieur est protégé en connaissance de cet usage, il n’est plus en droit, sur la base de cette marque ou de ce signe antérieur, de demander la nullité de la MUE postérieure, à moins que l’enregistrement de la MUE postérieure n’ait été demandé de mauvaise foi. Cette défense peut également être invoquée, par analogie, à l’encontre des demandes en nullité des effets d’un enregistrement international désignant l’Union européenne.
L’article 61 du RMUE vise donc à pénaliser les titulaires de marques ou de signes antérieurs qui ont toléré, pendant cinq années consécutives, l’usage d’une marque de l’Union européenne postérieure (ou un EI désignant l’Union européenne) en connaissance de cet usage, en les excluant de la demande en nullité ou de s’opposer à l’usage de cette marque, qui pourra alors coexister avec la marque antérieure (28/06/2012, T-133/09, B. Antonio Basile 1952, EU:T:2012:327, § 32).
Il incombe à la titulaire de l’enregistrement international contesté de démontrer que:
L’enregistrement international contesté a été utilisé dans l’Union européenne (ou dans l’État membre où la marque ou le signe antérieur est protégé) pendant au moins cinq années consécutives; La demanderesse en nullité avait effectivement connaissance de cet usage (04/10/2018, T-150/17, FLÜGEL/… VERLEIHT FLÜGEL et al., EU:T:2018:641, § 34- 35) (soulignement ajouté);

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Bien que la demanderesse en nullité ait pu mettre un terme à l’usage, elle est néanmoins restée inactive (22/09/2011, C-482/09, Budweiser, EU:C:2011:605, § 44). Cela ne s’applique pas lorsque les parties entretenaient une relation de licence ou de distribution, de sorte que le demandeur en nullité ne pouvait légalement s’opposer à l’usage du signe.
Les trois conditions doivent être satisfaites. Si tel est le cas, la forclusion par tolérance ne s’appliquera qu’aux produits et/ou services contestés pour lesquels l’enregistrement international postérieur a été utilisé.
Le délai de forclusion par tolérance commence à courir à partir du moment où le titulaire de la marque antérieure a connaissance de l’usage de l’enregistrement international postérieur (soulignement ajouté). Cette date doit nécessairement être postérieure à celle de l’enregistrement international contesté, c’est-à-dire lorsque les droits sur un enregistrement international sont obtenus et qu’il est utilisé en tant que marque enregistrée sur le marché, des tiers ayant donc connaissance de son usage. C’est à ce stade que le titulaire de la marque antérieure a la possibilité de ne pas tolérer son usage et, partant, de s’y opposer ou de demander la nullité de la marque postérieure (28/06/2012, T-133/09, B. Antonio Basile 1952, EU:T:2012:327, § 33; 06/06/2013, C-381/12 P, B. Antonio Basile 1952, EU:C:2013:371, § 56; 04/10/2018, T-150/17, FLÜGEL/… VERLEIHT FLÜGEL et al., EU:T:2018:641, § 32-33).
Il ne saurait être exigé de la titulaire de l’enregistrement international contesté qu’elle prouve, outre la connaissance par la demanderesse en nullité de l’usage de l’enregistrement international contesté, que la demanderesse en nullité avait également connaissance de son enregistrement, depuis au moins 5 ans, en tant qu’EI désignant l’Union européenne. La référence faite à l’article 61, paragraphe 1 et (2) du RMUE à la forclusion par tolérance dans l’usage d’une «MUE» ultérieure fait simplement référence à l’exigence selon laquelle le signe postérieur doit avoir été enregistré en tant que MUE depuis au moins 5 ans. Il s’agit d’une exigence objective, indépendante de la connaissance du demandeur en nullité [21/10/2008, R 1299/2007-2, Ghibli (fig.), § 41-47].
En outre, il convient de mentionner que l’article 61 du RMUE n’est pas applicable lorsque l’enregistrement international contesté a été déposé de mauvaise foi. Cette exception ne sera considérée que si elle est avancée et démontrée par le demandeur.
Résumé des arguments des parties
Les arguments de la titulaire de l’enregistrement international peuvent être résumés comme suit: I) sa société est «leader mondial depuis 200 ans dans le secteur de la recherche, du développement, de la fabrication, de la vente et de la distribution de produits de soins naturels premium, avec une présence mondiale dans plus de 50 pays et d’établissements de fabrication internationaux en Suisse, au Royaume-Uni et aux États-Unis, avec une infrastructure de vente et de distribution aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Europe, en Chine et en Inde»; (II) en particulier, la titulaire de l’enregistrement international s’est distinguée pour investir dans un extrait unique et standardisé de Bacopa monnieri, intitulé «Synapsa»; III) «Synapsa» est un extrait breveté qui a fait l’objet d’études cliniques de plus de 30 ans à des fins de soutien en mémoire et qui a été commercialisé et promu par l’intermédiaire des canaux de distribution sur l’internet dans tous les principaux pays de l’Union; (IV) de 2001 à 2012, «Synapsa» a fait l’objet d’un certain nombre d’études dans le monde entier et, après 30 ans de recherche, a finalement été mise sur le marché mondial au début de l’année 2013; (V) «Synapsa» a été mentionné dans plusieurs communiqués de presse parus dans «innombrables magazines à travers le monde», a été vendu et mis en avant dans des foires et des chaînes internet dans tous les principaux pays de l’Union et possède un caractère distinctif accru et une renommée mondiale; par conséquent, la

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demanderesse «ne pouvait ignorer ni même savoir» que la titulaire de l’enregistrement international utilisait «Synapsa» sur le marché; (VI) au cours des mêmes années de réalisation des études «Synapsa», le demandeur a rejoint plusieurs conventions et conférences sur les mêmes sujets et plus particulièrement: «Mise à jour continue en Neuroscience — Brain aging and Dementia», 16/02/2012, «Brain et environnement — Mise à jour théorique pratique en Neuroscience clinique», 28-30/05/2012, et«Mise à jour continue en Neuroscience — Brain et déentia», 03/04/2013; (VII) par ailleurs, en 2015, la Fédération italienne d’Alzheimer Association Onlus a publié sur son site Internet officiel une liste de «cerveaux sauver des nutriments», dans le respect des résultats des études sur l’ingrédient de citicoline et sur l’ingrédient de la marque Synapsa pour traiter la maladie d’Alzheimer; (VIII) la demanderesse «ne pouvait donc ignorer et même connaître» l’ingrédient de la marque «Synapsa» au moins depuis 2013; (IX) la demanderesse a toléré l’enregistrement et l’utilisation de l’enregistrement international contesté depuis au moins 8 ans et n’a jamais envoyé de lettre de mise en demeure contestant le signe de la titulaire de l’enregistrement international. En outre, la demanderesse «est restée inerte» même après la décision de la division d’opposition, qu’elle a eu la possibilité de former un recours mais a choisi de ne pas le faire et (x) ce n’est qu’après 8 ans à compter de l’enregistrement international contesté et seulement après que la titulaire de l’enregistrement international a envoyé un certain nombre de lettres d’avertissement demandant la suppression des produits «Synapsine» de la demanderesse du marché de l’Union européenne, que cette dernière a agi en déposant une «action en nullité spécifique, malicieuse et non fondée». Dans son mémoire en réponse, la demanderesse conteste sa prétendue forclusion par tolérance de l’usage de l’enregistrement international contesté. Elle apprécie les preuves de l’usage produites par la titulaire de l’enregistrement international et conclut qu’elles ne permettent pas de démontrer la connaissance effective par la demanderesse de l’usage allégué de l’enregistrement international contesté. La demanderesse explique également qu’elle a déposé la présente demande en nullité afin de s’opposer aux actions de la titulaire en Italie, étant donné qu’en août 2020, cette dernière a envoyé des lettres de mise en demeure à la requérante et à une pharmacie en Italie et qu’elle a également demandé à la requérante de renoncer à la marque italienne.
Dans ses observations finales, la titulaire de l’enregistrement international réitère en substance ses arguments précédents et soutient que la demanderesse «ne pouvait ignorer ni même savoir» que la titulaire utilisait le signe «Synapsa» depuis longtemps sur le marché de l’UE et que la demanderesse était restée inactive et tolérée l’usage pendant au moins 8 ans.
Appréciation des conditions
1) l’enregistrement international contesté est enregistré depuis plus de cinq ans sans être contesté par le titulaire du droit antérieur.

En l’espèce, l’enregistrement international contesté a été enregistré⁵ le 04/11/2014 et la demande en nullité a été déposée le 18/08/2020. En outre, ainsi qu’il ressort du dossier, la demanderesse ne s’est pas opposée précédemment à l’enregistrement de l’enregistrement international en cause et la demande en nullité semble être le premier acte par lequel la demanderesse a pris des mesures pour contester l’enregistrement international contesté. La division d’annulation estime donc que cette première condition est remplie.

2) la titulaire de l’enregistrement international a utilisé l’enregistrement international contesté sur le territoire de l’État membre où la marque antérieure est protégée et le
⁵ Pour les enregistrements internationaux désignant l’Union européenne, la date d’ «enregistrement» est la date de deuxième republication de l’UE désignant l’Union européenne conformément à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE. Cette date correspond à la date de publication de la désignation de l’UE dans la partie M.3.1 du Bulletin des MUE.

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titulaire de la marque nationale antérieure avait connaissance de l’usage de l’enregistrement international contesté après son enregistrement.

Le droit antérieur sur lequel la demande en nullité est fondée est protégé en Italie (voir section «Motifs» ci-dessus). Par conséquent, la titulaire de l’enregistrement international devait apporter la preuve que l’enregistrement international contesté a été utilisé, pendant plus de cinq années consécutives en Italie, pour les produits pour lesquels il est enregistré, à savoir les produits suivants:
Classe 5: Capsules pour médicaments; dragées (médicaments); médicaments homéopathiques; médicaments pour la lutte contre les affections; médicaments pour la médecine humaine; médicaments à usage humain; médicaments pour prévenir les intempéries; médicaments sous forme de tablettes; comprimés pour médicaments; composés à base de plantes à usage médicinal; compléments alimentaires à base de plantes pour personnes ayant des besoins diététiques spéciaux; extraits de plantes à usage médicinal; produits à base de plantes; préparations à base d’herbes (conservées) à usage médicinal; préparations à base d’herbes à usage médicinal; préparations à base de plantes destinées à la médecine; remèdes à base de plantes; infusions médicinales; infusions médicinales à base de plantes; préparations médicinales à base d’herbes à usage médical; extraits de bacopa — bacopa monnieri.
Le délai de cinq ans commence à courir à partir du moment où le titulaire de la marque antérieure connaît l’usage de la marque postérieure après son enregistrement (23/10/2013, T- 417/12, Aqua flow, EU:T:2013:550, § 21).
En outre, afin de satisfaire à l’exigence de cinq années d’usage successives, la période de cinq ans consécutifs au cours de laquelle la demanderesse aurait dû avoir effectivement connaissance de l’usage de l’enregistrement international contesté et, en même temps, avoir toléré l’usage, doit avoir débuté avant la date du 18/08/2015 (étant donné que la demande en nullité a été déposée le 18/08/2020).
Il découle de ce qui précède qu’il convient d’accorder une importance particulière aux documents antérieurs à août 2015, étant donné que c’est ces éléments qui permettront à la division d’annulation d’apprécier si la demanderesse a effectivement eu ou non connaissance de l’usage de l’enregistrement international contesté en Italie et a donc sciemment toléré l’usage pendant cinq années consécutives.
Le contenu des éléments de preuve produits par la titulaire de l’enregistrement international peut être résumé comme suit:

Document 1: Impressions datées du 20/04/2018 du site www.synapsa.info fournissant des informations sur des études cliniques sur «Synapsa»;
Document 2: Sélection de documents (tracts/dépliants, etc.) concernant, entre autres, le complément alimentaire «Synapsa» indiquant des dates en 2013 et 2015.
Document 3: Copies de lettres de mise en demeure adressées par la titulaire de l’enregistrement international en août 2020 à une entité située respectivement aux Pays-Bas et à la demanderesse.
Document 4: Impressions du site euipo.europa.eu/eSearch détaillant les détails de l’enregistrement international contesté;
Document 5: Impressions datées du 15/12/2020 du site⁶ www.plthealth.com fournissant des informations sur «Synapsa»; Documents 6 et 7: Documents intitulés «SynapsaThe Future of Memory» (l’un avec une mention relative aux droits d’auteur en 2016 et l’autre indiquant la date du 04/11/2013). Ils
⁶ Le site web du distributeur de la titulaire.

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proviennent tous deux de PLT Health Solutions et fournissent des informations sur «Synapsa»
(entre autres, mettre en avant 4 études cliniques, recherche menée en Inde, références à des études américaines ou australiennes, etc.). Document 8: Flyer «Synapsa» non daté de PLT Health Solutions et impressions internet
(datées de mars 2021 de www.iherb.com et www.powerbody.eu et datées du 06/12/2016 du site www.drbvitamins.com) montrant le produit «Doctor’ s Best, Bacopa with Synapsa» disponible à la vente; La même pièce comprend également une capture d’écran montrant un résultat d’une recherche sur Google pour le terme «synapsa europe». Document 9: Impressions datées de mars 2021 du site www.branded-ingredients.com et fournissant des informations sur «Synapsa»;
Document 10: Des impressions datées de mars 2021 du site web de la demanderesse (situé à l’adresse www.abpharm.net), section «Actualités», concernant plusieurs ateliers/cours/séminaires/conférences organisés en 2011, 2012 et 2013.
Document 11: Impressions datées de mars 2021 du site kyowa-usa.com/news faisant état d’une étude sur la citicoline⁷.
Document 12: Impressions datées de mars 2021 du site www.alzheimer-riese.it contenant un article (en italien) intitulé«Principi dietologici per la mente» qui mentionne, entre autres, le «Synapsa Natural Memory Support» de PLT Health Solutions. La même pièce comprend des impressions du site www.ift.org contenant l’article original de la source (en anglais), «Protecting the aging Brain» et publié le 01/04/2015.
Document 13: Sélection d’articles de presse en ligne/hors ligne (la publication américaine «Nutrition Industry Executive» — Volume 19, no 3, avril 2014; la publication américaine «Insider» — édition de septembre 2014; un article daté du 15/06/2016 extrait de nutritioninsight.com; la publication «Agro Food Industry hi-tech European Journal of Nutraceutical and Functional Foods» — édition de novembre/décembre 2013; un article daté du 28/10/2013 de naturalproduces tsinsider.com; l’article du 01/04/2015 publié sur ift.org et déjà présenté en tant que document 12; captures d’écran de livres Google concernant le livre «Memory Rescue» publié en 2017 et la publication américaine «AntiAging Medical News» — numéro d’hiver 2014) contenant des références à «Synapsa».
Document 14: Impressions datées du 19/09/2018 du site www.whois.com fournissant des informations sur le nom de domaine SYNAPSA.INFO et montrant, entre autres, que la date d’expiration du registre est le 22/07/2020.
Document 15: Impressions datées du 09/08/2021 d’abpharm.net (en italien avec traduction anglaise) faisant état de la disponibilité sur le marché (à partir de 02/05/2016) du nouveau produit «Synapsine 10 vials 10 ml» de la demanderesse.
Document 16: Impressions datées du 09/08/2021 du site www.farmaciaigea.com (en italien avec traduction anglaise) montrant les produits «Synapsine» de la demanderesse disponibles à la vente; Document 17: Capture d’écran non datée du site internet de la demanderesse montrant des prix obtenus par la société de la requérante en 2020 et 2021, entre autres, «1000 Europe s Fastest Growing Companies».
Document 18: Impressions datées du 13/09/2018 montrant les résultats de recherches effectuées sur Google pour «synapsa» et «synapsa bacopa».

De l’avis de la division d’annulation, ces documents à eux seuls ne sont manifestement pas suffisants pour permettre de conclure que la demanderesse avait effectivement connaissance de l’usage de l’enregistrement international contesté et qu’elle en a toléré l’usage pendant cinq années consécutives.
Il convient de souligner d’emblée que la titulaire de l’enregistrement international contesté doit prouver l’usage de la marque contestée dans la mesure où il peut être établi que le titulaire
⁷ La titulaire de l’enregistrement international affirme dans ses observations du 31/03/2021 que la «citicoline» est un ingrédient inclus dans le produit de la marque «Synapsine» de la demanderesse et que cet ingrédient est fabriqué par Kyowa Hakko Co. ltd.

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de la marque antérieure avait effectivement connaissance de cet usage (04/10/2018, T- 150/17, FLÜGEL/… VERLEIHT FLÜGEL et al., EU:T:2018:641, § 41-42). Il ne suffit pas de prouver une connaissance potentielle du demandeur ou d’établir des indices permettant de présumer une telle connaissance, mais il est nécessaire de démontrer que le demandeur avait une connaissance effective de l’usage de la marque contestée (20/04/2016, T-77/15, SkyTec, EU:T:2016:226, § 30-35).

En l’espèce, les seuls documents quelque peu liés à l’Italie sont un article sur le site internet d’une entité italienne⁸ (voir le document 12 ci-dessus) et un extrait de «Agro Food Industry hi- tech European Journal of Nutraceutical and Functional Foods»⁹ (voir document 13 ci-dessus). Les éléments de preuve ne permettent pas de savoir quelle est la date de publication effective de l’article figurant dans le document 12, mais, en tout état de cause, elle ne pouvait être antérieure à la date à laquelle l’article original a été publié sur le site web www.ift.org, à savoir le 01/04/2015. Même à supposer que l’article soit devenu disponible sur le site internet de l’entité italienne avant août 2015 (ce qui constitue la meilleure lumière sur laquelle les arguments de la titulaire de l’enregistrement international pourraient être examinés), il n’en demeure pas moins qu’une simple référence sur un site internet au produit «Synapsa» ne permet pas de prouver l’usage de la marque en Italie. Il en va de même en ce qui concerne l’extrait de «Agro Food Industry hi-tech European Journal of Nutraceutical and Functional Foods». La titulaire de l’enregistrement international affirme que la publication correspondante est gérée par une entreprise italienne «l’une des plus populaires et les plus connues dans le domaine de la nutrition et de l’édition scientifique». Certes, ce document date de novembre/décembre 2013. Toutefois, elle ne contient qu’une mention du fait que P.L. Thomas télétravail Co., Inc. a annoncé qu’elle avait lancé un nouvel ingrédient cognitif de santé destiné aux consommateurs à la recherche d’un bord de l’apprentissage et des performances mentales, appelé «Synapsa Natural Memory Support». Il n’y a aucune information quant au lieu exact où le produit a été mis sur le marché ou à la question de savoir si le produit était disponible en Italie (d’ailleurs). Il est également souligné que la publication en question est en anglais et qu’aucune preuve n’a été fournie quant à sa diffusion effective sur le territoire pertinent.
À ce stade, il est rappelé que l’usage en tant que tel n’est pas suffisant pour prouver avec succès la forclusion par tolérance. La titulaire de l’enregistrement international doit démontrer qu’elle a effectivement utilisé sa marque dans le territoire pertinent dans une mesure suffisante et dans une mesure suffisante pour qu’il puisse être conclu que la demanderesse avait connaissance de cet usage. Eu égard aux considérations qui précèdent, la division d’annulation considère que les éléments de preuve produits en l’espèce ne démontrent clairement pas l’usage de l’enregistrement international contesté en Italie, et encore moins l’usage dans la mesure nécessaire aux fins de l’article 61 du RMUE.
Dans ce contexte, il est conclu que les documents produits par la titulaire de l’enregistrement international pour prouver l’usage de l’enregistrement international contesté en Italie ne permettent pas de conclure que la demanderesse avait connaissance de l’usage de la marque avant août 2015 ni, par conséquent, de l’usage pendant une période successives de cinq ans.
Dans ses observations, la titulaire de l’enregistrement international insiste sur le fait que la demanderesse aurait dû avoir connaissance de «Synapsa» parce qu’elle exerce ses activités dans le même domaine spécialisé que la titulaire de l’enregistrement international et que, au cours des mêmes années que les études «Synapsa», la demanderesse a rejoint un certain nombre de conventions et conférences sur le vieillissement de la Neuroscience/brain et la démence. La titulaire affirme en outre que, dans la mesure où la demanderesse a choisi la
⁸ La titulaire de l’enregistrement international, comme l’affirme la titulaire de l’enregistrement international dans ses observations,
⁹ Publié par une société basée sur l’Italie.

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«citicoline» comme ingrédient pour ses propres produits, elle avait certainement connaissance des études d’Alzheimer réalisées avec la citicoline et, par conséquent, elle savait également qu’en 2013, «desrésultats supplémentaires et tout aussi importants ont été obtenus en ce qui concerne le traitement d’Alzheimer grâce à des études cliniques menées depuis plus de trente ans sur l’utilisation de Bacopa Monnieri et de l’extrait «Synapsa». De l’avis de la titulaire de l’enregistrement international, une conclusion contraire signifierait que la demanderesse a mis sur le marché son propre produit «sans aucune connaissance de l’affaire et avec un franchement inacceptable». Ces arguments ne sauraient prospérer. La division d’annulation rappelle que la démonstration d’une éventuelle connaissance de la demanderesse ou l’établissement d’indications permettant de présumer une telle connaissance n’est pas suffisante. Ce que la titulaire de l’enregistrement international doit prouver c’est la connaissance effective par la demanderesse de l’usage de l’enregistrement international contesté en Italie, ce qu’elle n’a pas fait, comme démontré ci-dessus.
Il convient également de noter qu’il appartient à la demanderesse en nullité de décider de la manière la plus appropriée de défendre ses droits de marque. Dès lors, la connaissance par la demanderesse de la simple présence de l’EI contesté sur le registre en 2017 (lorsque les parties ont été impliquées dans la procédure d’opposition) et du fait que, quelle qu’en soit la raison, elle a décidé de ne pas agir plus tôt sur cette simple présence n’entraîne aucune perte de droit (28/11/2014, R 1681/2013-4, SkyTec, § 23, confirmé par 20/04/2016, T-77/15, EU:T:2016:226, SkyTec, § 45, 46).
Les allégations de la titulaire de l’enregistrement international concernant l’irrecevabilité de la demande en raison de la forclusion par tolérance de la demanderesse doivent donc être rejetées comme non fondées.
D. risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
a) Les produits
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits sur lesquels la demande est fondée sont les suivants:
Classe 5: Produits pharmaceutiques, compléments alimentaires à usage humain.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 5: Capsules pour médicaments; dragées (médicaments); médicaments homéopathiques; médicaments pour la lutte contre les affections; médicaments pour la médecine humaine; médicaments à usage humain; médicaments pour prévenir les intempéries; médicaments sous forme de tablettes; comprimés pour médicaments; composés à base de plantes à usage médicinal; compléments alimentaires à base de plantes pour

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personnes ayant des besoins diététiques spéciaux; extraits deplantes à usage médicinal; produits à base de plantes; préparations à base d’herbes (conservées) à usage médicinal; préparations à base d’herbes à usage médicinal; préparations à base de plantes destinées à la médecine; remèdes à base de plantes; infusions médicinales; infusions médicinales à base de plantes; préparations médicinales à base d’herbes à usage médical; extraits de bacopa — bacopa monnieri.
Tous les produits contestés peuvent être divisés en catégories de produits appartenant au secteur du marché des produits pharmaceutiques¹⁰ et des remèdes naturels¹¹ et à celui des compléments alimentaires. Les produits pharmaceutiques de la demanderesse couvrent des produits appartenant au même secteur de marché ou à un secteur de marché étroitement lié que les produits de la titulaire de l’enregistrement international. Même si la plupart des produits contestés sont identiques aux produits pharmaceutiques de la demanderesse ou si certains d’entre eux coïncident par d’autres critères pertinents de similitude¹², ces produits ont clairement, à tout le moins, la même destination dans la mesure où ils sont utilisés pour améliorer la santé d’un patient, ciblent les mêmes consommateurs et sont vendus par les mêmes canaux de distribution. Sur la base de cette conclusion, aucun des produits contestés ne saurait être considéré comme étant différent. Il s’ensuit que tous les produits contestés sont au moins similaires aux produits pharmaceutiques de la demanderesse.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits pertinents s’adressent à la fois au grand public et à un public plus spécialisé, disposant de connaissances ou d’une expertise professionnelles spécifiques, tels que des médecins. Le niveau d’attention dont fait preuve l’achat des produits est supérieur à la moyenne.
Eneffet, il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé, qu’il soit délivré sur ordonnance ou non (15/12/2010,-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, 288/08-, Zydus, EU:T:2012:124, § 36 et jurisprudence citée). En particulier, les professionnels de la médecine ont un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non- professionnels font eux aussi preuve d’un degré élevé d’attention, et ce même lorsque les produits pharmaceutiques sont vendus sans ordonnance, dès lors que ces produits ont un effet sur leur santé. En ce qui concerne les compléments alimentaires, il s’ agit, d’une manière générale, de produits dans le domaine de la santé, étant donné qu’ils sont généralement destinés à améliorer la santé et que, par conséquent, les mêmes considérations s’appliquent également.
Dans la mesure où le grand public est plus enclin à la confusion, l’examen se poursuivra sur cette base.
¹⁰ Les gélules pour médicaments et comprimés de médicaments contestés sont des termes généraux qui, sans aucune restriction contraire, doivent être considérés comme englobant les gélules «remplies» qui contiennent, en principe, toutes sortes de principes actifs ou de préparations pharmaceutiques et sont donc identiques aux produits pharmaceutiques (voir, à cet effet, 30/09/2015, 720/13, KARIS/CARYX et al., EU:T:2015:735, § 70,75-76,80).
¹¹ Les extraits contestés de bactéries — bacopa monnierifont référenceà des extraits d’herbes pérennes natifs des zones humides de l’Inde méridionale et orientale, de l’Australie, de l’Europe, de l’Afrique, de l’Asie, etc. et ont fait l’objet d’une promotion en médecine ayurvédique traditionnelle en tant que traitement des troubles de la mémoire, de l’anxiété, etc.
¹² Par exemple, les extraits de plantes à usage médical contestés sont concurrents des produits pharmaceutiques de la demanderesse, ont la même destination, ciblent les mêmes utilisateurs et sont distribués par les mêmes canaux de distribution.

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c) Les signes
SYNAPSA
Marque italienne Signe contesté
Le territoire pertinent est l’ Italie.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite en tenant compte des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les marques à comparer sont respectivement une marque figurative¹³ et une marque verbale, comme indiqué dans le tableau ci-dessus.
Ni «Synapsine» ni «SYNAPSA» n’existent en tant que tels en italien. Il est certes vrai que la séquence de lettres «SYNAPS-» déclenche une association avec le terme anglais «SYNAPSE» (dont le mot italien équivalent «SINAPSI»), un terme médical ou biologique qui indique une structure qui permet à un neuron (une cellule nerveuse) de passer un signal électrique ou chimique à un autre néuron. La division d’annulation estime que cette signification peut effectivement être connue du public spécialisé du territoire pertinent, à savoir les professionnels travaillant dans le domaine de la santé et de la médecine. Toutefois, elle n’est pas couramment utilisée dans le langage courant et n’est pas connue de la grande majorité du grand public, qui est le public à l’égard duquel le risque de confusion sera apprécié en l’espèce, comme expliqué à la section b) de la présente décision.
Selon elle, tant «Synapsine» que «SYNAPSA» seront perçus comme des termes fantaisistes par la grande majorité du grand public, possédant donc un caractère distinctif moyen.
La stylisation de l’élément verbal de la marque italienne n’est ni particulièrement frappante ni fantaisiste et ne diverge pas de manière significative d’une police de caractères standard. En tout état de cause, il sera perçu comme une simple décoration du mot lui-même et, en tant que tel, sans signification en tant que marque.
La marque italienne ne comporte pas d’élément plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres. Il en va de même pour le signe contesté, qui est une marque verbale et qui, par définition, n’a pas de tels composants.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la séquence de lettres/sons «SYNAPS-». Les différences entre les marques se limitent à leurs dernières lettres/sons («- INE» dans la marque antérieure contre «-A» dans le signe contesté) et, sur le plan visuel, également à la stylisation du composant de la marque antérieure. Compte tenu des
¹³ Dans la demande en nullité du 18/08/2020, la demanderesse a inséré la représentation de la marque italienne comme indiqué dans le tableau ci-dessus et a indiqué que le «type de marque» était «autre». Toutefois, dans le mémoire exposant les motifs du recours joint à la requête, la demanderesse a fait valoir que la marque italienne est une marque verbale. La division d’annulation a consulté la base de données officielle en ligne pertinente par l’intermédiaire de TMview (la demanderesse a indiqué accepter que les informations nécessaires pour la marque italienne soient extraites de la base de données officielle en ligne pertinente — voir article 7, paragraphe 3, du RDMUE) et a vérifié la justification de la marque italienne. Compte tenu du fait que la représentation de la marque antérieure telle qu’elle apparaît dans la base de données officielle pertinente de l’Office italien est
, aux fins de la présente appréciation, la division d’annulation considérera, aux fins de la présente appréciation, que la marque italienne antérieure est une marque figurative.

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considérations qui précèdent sur l’incidence de la représentation particulière de l’élément de la marque italienne et compte tenu du fait que les lettres/sons différentiateurs sont placés à la fin des signes, où l’attention des consommateurs est le moins centrée, les signes présentent, dans l’ensemble, un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, étant donné qu’aucun des signes n’a de signification pour la grande majorité du public faisant l’objet de l’appréciation, il n’est pas possible de procéder à une comparaison et l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
La demanderesse n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits contestés sont au moins similaires aux produits désignés par la marque italienne.
Comme indiqué dans la section c) ci-dessus, les signes sont globalement similaires.
Le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Cela vaut même pour les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, comme en l’espèce, étant donné qu’ils doivent également se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
En outre, l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les marques peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les produits et services, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Dans le cadre d’une appréciation globale de tous les facteurs pertinents en l’espèce et compte tenu également du principe d’interdépendance, précité, il y a lieu de conclure que les différences entre les marques ne sauraient l’emporter sur les similitudes découlant des lettres/sons communs «Synaps-». Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’annulation estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du grand public italien. Étant donné qu’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent est suffisant pour déclarer la nullité de la marque contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.

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L’affirmation de la titulaire de l’enregistrement international selon laquelle, dans le cadre de la procédure d’opposition, la demanderesse a fait valoir que les marques étaient différentes, alors qu’elle affirme à présent qu’il existe un risque de confusion, doit être rejetée. La défense de la demanderesse en nullité durant la procédure d’opposition n’a aucune incidence sur la présente appréciation. La notion de risque de confusion est un concept juridique et l’acceptation ou la dénégation par l’une ou l’autre des parties de concepts juridiques est dénuée de pertinence et ne dispense pas l’Office d’analyser et de se prononcer sur ce concept.
Par conséquent, la demande est fondée sur la marque italienne de la demanderesse. Il s’ensuit que la marque contestée doit être déclarée nulle pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de l’enregistrement international étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Nicole CLARKE Oana-Alina STURZA ANA Muñiz RODRIGUEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.