LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Deuxième chambre de recours du 14 June 2022
Dans l’affaire R 2093/2020-2
XNT LTD Portomaso Business Tower, Level 7
St.Julians STJ4011
Malte Demanderesse en annulation / Demanderesse au recours représentée par Dentons Europe AARPI, 5 boulevard Malesherbes, 75008 Paris, France
contre
EXANE 6 rue Ménars
75002 Paris
France Titulaire de la MUE / Défenderesse au recours représentée par Cabinet @Mark, 16 rue Milton, 75009 Paris, France
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 17 864 C (marque de l’Union européenne n° 14 289 433)
LA DEUXIEME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (Président), S. Martin (Rapporteur) et C. Negro (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 23 juin 2015, EXANE S.A. (« la titulaire de la MUE ») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
EXANE
pour après modification du 22 juillet 2015, les produits et services suivants :
Classe 16 – Papier; carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes); caractères d’imprimerie; clichés ;
Classe 35 – Aide à la direction des affaires; services de conseils pour l’organisation et la direction des affaires; consultations pour la direction des affaires; estimations en affaires; évaluations en affaires; recherches et renseignements d’affaires; agences d’informations commerciales; comptabilité; vérification des comptes; relevés de comptes; services d’informations statistiques commerciales et économiques; études et recherches de marchés; bureaux de placement; reproduction de documents; traitement de données, de signaux, d’images et d’informations traitées par ordinateurs ou par appareils et instruments de télécommunication ;
Classe 36 – Assurances; affaires financières et bancaires; affaires monétaires, notamment cote en
Bourse; constitution de capitaux; opérations de change; estimations fiscales; expertises fiscales; services de fiduciaires; services de financement; gérance de fortune; agence de recouvrement de créances; prêts de finances; transactions financières; opérations et transactions financières; analyse financière; consultation en matière financière; estimations financières (banques) et fiscales; informations financières; affaires immobilières; services de constitution, de placement et de gestion de parts ou d’actions d’OPCVM (Organisme de Placement Collectif en Valeurs
Mobilières); caisses de prévoyance; émission de chèques de voyage et de lettres de crédit; expertise immobilière; gérance d’immeubles; services d’informations statistiques financières ;
Classe 38 – Télécommunications; agences de presse et d’information; communication par terminaux d’ordinateurs; émission et réception de données, de signaux, d’images et d’informations traitées par ordinateurs ou par appareils et instruments de télécommunications; communications téléphoniques; transmission d’informations par voie télématique; transmission d’informations par voie télématique accessibles par code d’accès ou par terminaux; informations téléphoniques, télévisées, radiophoniques, en matière de télécommunications; transmission d’informations par télescripteurs, par satellites; transmission de messages, d’images codées; services de transmission de données, en particulier de transmission par paquet d’informations et d’images; messageries et courriers électroniques et informatiques; expédition et transmission de dépêches; échange de documents informatisés; échanges électroniques d’informations par télex, télécopieurs; services de renseignements téléphoniques; services de transfert d’appels téléphoniques ou de télécommunications; transmission d’informations contenues dans des banques de données et banques d’images; services de diffusion d’informations par voie électronique, notamment pour les réseaux de communication mondiale (de type Internet) ou a accès privé ou réservé ;
Classe 42 – Location d’ordinateurs; programmation d’ordinateurs; conseils en informatique; expertises de travaux d’ingénieurs; surveillance liée à la sécurité informatique de données, de signaux, d’images et d’informations traitées par ordinateurs ou par appareils et instruments de télécommunications.
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2 La demande a été publiée le 5 août 2015 et la marque a été enregistrée le
12 novembre 2015.
3 Le 27 novembre 2017, XNT LTD (« la demanderesse en annulation ») a déposé une demande en nullité de la marque pour tous les produits et services mentionnés ci-dessus.
4 La demande en nullité était fondée sur les dispositions de l’article 60, paragraphe 1, point c), RMUE, en combinaison avec l’article 8, paragraphe 4,
RMUE.
5 La demande en nullité était fondée sur la base de :
La raison sociale / le nom commercial « EXANTE » utilisés dans la vie des affaires à Malte pour des services financiers à Malte ;
Le nom de domaine « exante.eu » utilisé dans la vie des affaires pour des services financiers en Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie,
Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, France, Finlande, Grèce, Hongrie,
Irlande, Lituanie, Lettonie, Italie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Portugal,
Pologne, Roumanie, Royaume-Uni, République Tchèque, Slovaquie, Suède et Slovénie.
6 La demanderesse en annulation a produit les éléments de preuve, qui ont été résumés par la décision contestée comme suit :
Annexe 1 : Extrait de Whois relatif au nom de domaine « exante.eu » enregistré le 7 avril 2006 par « Exante Limited » et historique des captures d’écran du site « exante.eu » provenant des bases de données « domaintools » ;
Annexe 2 : Captures d’écran de la plateforme de commerce « EXANTE » non datées (https://exante.eu); extraits non datés en anglais du site internet
FinanceMalta (www.financemalta.org) relatifs à la société « XNT Limited »
et à un prix reçu en 2017 (« Global
Banking and Finance Review Award ») et au fait qu’en 2016 la plateforme de commerce « EXANTE » a été élue l’une des meilleures; articles de presse en anglais datés du 12 mai 2013 et du2 juin 2013 « Exante bat le pavillon de
Malte au Portugal » issus du site internet TIMESOFMALTA.com
(www.timesofmalta.com) et se rapportant à un prix décerné à « EXANTE »
(« hedge fund winner »); article de presse en anglais du 27 juillet 2016 intitulé « Croissance importante pour le courtier en ligne EXANTE » paru dans le Malta Independent Online (www.independent.com); article en anglais daté du 19 décembre 2019 (www.agilitypr.news) intitulé « EXANTE gagne une reconnaissance internationale pour sa plateforme commerciale de haute- technologie » ;
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Annexe 3 : Copie du certificat d’enregistrement maltais de la société « EXANTE Ltd » du 4 mars 2011 (en anglais, traduit en français) ; copie du certificat d’enregistrement maltais modifié montrant le changement de nom de la société « EXANTE Ltd » en « XNT Ltd » du 13 octobre 2016 (en anglais, traduit en français); copie en anglais de la licence de l’autorité des services financiers de Malte (MFSA) du 14 novembre 2017 accordée à la société « XNT Ltd » et relative à des services d’investissement ;
Annexe 4 : Copie de l’article 32 du Code du Commerce, chapitre 13, en anglais et copie en anglais de l’article 6 de la loi sur les marques de Malte
(Trademarks Act Chapter 416) ;
Annexe 5 : Courriels entre des clients et le service de support (« helpdesk ») d’Exante, datés 2013 et 2014 ; graphique montrant le nombre d’e-mails
(tickets) créés pour les clients depuis l’année 2013 et facture issue par
« Google » datée du 29 février 2012 , adressée à « EXANTE » et relative à
l’utilisation de l’email d’entreprise d’Exante hébergé par « Google » (gmail) pour la période entre le 24 février 2012 et le 29 février 2012 pour un montant de 15,72 euros ;
Annexe 6 : Statistiques relatives à l’utilisation du site « exante.eu » du 23 octobre 2010 au 29 octobre 2017 et pour la période 2011-2014. Dans les langues indiquées, le russe (ru) et l’anglais américain (en-us) représentent la majorité des sessions ;
Annexe 7 : Formulaire d’opposition déposé par la titulaire dans l’opposition No 2 895 509 contre la demande de marque No 16 345 332 « EXANTE CY »
(figurative) accompagné des observations de la titulaire datées du
20 septembre 2017 (en anglais) ;
Annexe 8 : Demande de déclaration de nullité déposée par la titulaire contre la marque de l’Union européenne de la demanderesse en annulation
No 15 567 928 « EXANTE » (figurative) accompagné des observations de la titulaire (en anglais) ;
Annexe 9 : Décision d’opposition (en anglais) No B 2 165 986 du 6 mars 2014 entre les signes « EXANE » et « EXANTE » (figurative).
7 Par décision rendue le 14 octobre 2020 (« la décision attaquée »), la Division d’Annulation a rejeté la demande en nullité dans sa totalité. Les motifs de la décision attaquée peuvent être résumés comme suit :
La demanderesse en annulation n’a fourni aucune information sur la protection juridique accordée au nom de domaine dans chacun des Etats membres de l’Union européenne revendiqués. Les dispositions fournies concernent uniquement Malte et ne mentionnent pas les conditions
d’acquisition et l’étendue de la protection accordée au nom de domaine.
Concernant le droit national, la demanderesse en annulation n’a pas fourni suffisamment de preuves concernant les conditions d’acquisition de la raison
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social / du nom commercial utilisé à Malte (s’il existe une exigence d’usage et, dans l’affirmative, le niveau d’usage requis ; s’il existe une exigence
d’enregistrement, etc.) et sur l’étendue de la protection des droits. Les dispositions fournies ne mentionnant que les marques non enregistrées ou autres signes utilisés été utilisés dans la vie des affaires dont la portée n’était pas seulement locale » établi à l’article 8, paragraphe 4, RMUE.
La Division d’annulation conclut que, bien que les éléments de preuve suggèrent que le signe « EXANTE » a fait l’objet d’un certain usage notamment par le biais du site internet « exante.eu », les preuves soumises par la demanderesse en annulation sont clairement insuffisantes ou non pertinentes pour démontrer que les signes antérieurs ont fait l’objet d’un usage sérieux dans la vie des affaires, dont la portée n’est pas seulement locale, avant la date pertinente et sur les territoires pertinents, s’agissant des services sur la base desquels la demande d’annulation était formée.
Étant donné que l’une des conditions prévues à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE n’est pas remplie, la demande doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur l’article 60, paragraphe 1, point c), RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, RMUE.
En outre, par soucis d’exhaustivité, la Division d’Annulation considère que les conditions relatives au droit applicable n’ont pas été remplies.
8 Le 4 novembre 2020, la demanderesse en annulation a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée. Elle sollicite l’annulation de celle-ci. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 14 février 2021.
9 Dans ses observations en réponse reçues le 6 mai 2021, la titulaire de la marque de l’Union européenne demande à la Chambre de rejeter le recours.
Moyens et arguments des parties
10 Les arguments développés dans le mémoire peuvent être résumés comme suit :
Sur la validité des droits antérieures
Les preuves communiquées par la demanderesse en annulation n’ont pas fait l’objet d’une analyse détaillée de la part de la Division d’Annulation. La demanderesse en annulation attire l’attention de la Chambre de Recours sur les erreurs matérielles suivantes :
Malgré le changement de sa dénomination sociale en « XNT LTD » le 13 octobre 2016, la demanderesse en annulation opère toujours sous le nom commercial « EXANTE ».
L’affirmation selon laquelle les preuves communiquées par la demanderesse en annulation ne sont majoritairement pas datées est erronée.
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Contrairement à ce qui est affirmé par la Division d’Annulation, les années 2016 et 2017 font bien partie de la période pertinente pour laquelle la demanderesse en annulation doit justifier d’un usage du signe
« EXANTE » dans la vie des affaires.
Contrairement à ce qui est affirmé par la Division d’Annulation l’article du 2 juin 2013, issu du site internet TIMESOFMALTA indique bien la dimension économique.
L’existence et l’utilisation du nom de domaine et le site internet www.exante.eu ainsi que la dénomination sociale / nom commercial ont bien été documentés par la demanderesse en annulation et elle a prouvé qu’ils ont été largement utilisés dans la vie des affaires à Malte ainsi que dans l’Union européenne, pour désigner des services financiers au sens large. En conséquence, ils peuvent être valablement revendiqués à
l’encontre de la marque de l’Union européenne contestée.
La demanderesse en annulation verse les preuves suivantes au dossier pour la première fois devant la Chambre. Elle soutient que la Division d’Annulation ne lui a pas donné l’opportunité de compléter son dossier, malgré sa demande en vue de fournir des preuves complémentaires :
Annexe 10 : Articles de presse complémentaires sur « EXANTE » datées, des années 2013 , 2014, 2016, 2017 ;
Annexe 11 : Changing global environment highlights Malta’s appeal, Guide to relocation to Malta, Simon Gray, Janvier 2013 ;
Annexe 12 : Attestation du Directeur administratif et financier de XNT ;
Annexe 13 : Approbation de l’adhésion de EXANTE au Malta Stock Exchange ;
Annexe 14 : Programme « EXANTE Awards » 2013 ;
Annexe 15 : Brochure « EXANTE » 2013 ;
Annexe 16 : Webinars et évènements « EXANTE » 2017 ;
Ces preuves complémentaires ne font que corroborer l’existence d’un usage des signes « EXANTE » et « exante.eu » dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale dans leurs marchés pertinents, et ce non seulement au moment du dépôt de la marque de l’Union européenne contestée (23 juin 2015) mais également de l’introduction de la présente demande en nullité (27 novembre 2017).
Ces droits antérieurs donnent à la demanderesse en annulation le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente, telle que la marque de l’Union européenne contestée. A Malte, où la demanderesse en annulation est établie, les droits sur les marques naissent d’un enregistrement,
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conformément aux dispositions de la Loi sur le droit des marques, codifiée au
Chapitre 597 des Lois de Malte, et notamment de son article 4.
Annexe 17 : Article 4 de la Loi sur le droit des marques, codifiée au Chapitre 597 des Lois de Malte ;
Le droit maltais confère parallèlement une protection aux « marques non enregistrées ». Celle-ci se trouve décrite dans le Code du commerce, codifié au Chapitre 13 des Lois de Malte et affiliée au droit de la concurrence déloyale. L’article 32 du Code de Commerce, Chapitre 13 des Lois de Malte et Article 6 de la Loi sur les Marques de Malte a déjà été soumis comme
Annexe 4 devant la Division d’Annulation.
Le droit maltais confère ainsi une protection à des noms, marques ou éléments distinctifs non enregistrés – cette protection étant renforcée par un arsenal de sanctions judiciaires susceptibles d’aboutir à la « destruction » de la violation, dans le cas présent à la nullité d’une marque enregistrée postérieurement.
Annexe 18 : Trade mark registration and use in Malta, Lexology, Camilleri Preziosi ;
Annexe 19 : Trade Marks 2020, Malta, Chambers and Partners, Terence Cassar et Bernice Saliba ;
Annexe 20 : EUIPO Opposition Guidelines, Part 4, Rights under Article 8(4) CTMR, mars 2004.
Contrairement à ce qu’a jugé la Division d’Annulation, le nom commercial / dénomination sociale « EXANTE » ainsi que le nom de domaine « exante.eu » ont acquis, de par leur usage par la demanderesse en annulation, le droit d’être opposé à une marque subséquente.
Sur le risque de confusion
La demanderesse en annulation se réfère à la procédure d’opposition 2 895 509 et de nullité (Annexes 7 et 8) initié par la demanderesse en annulation contre l’enregistrement de la marque de l’Union européenne 15 567 928.pour la marque figurative
« »actullement suspendues, dans lequelle la titulaire même à confirmé la similarité entre les signes.
Les signes sont visuellement similaires à un degré élevé, fortement similaires sur le plan phonétique. Les signes produisent une impression conceptuelle globale.
Les produits et services à comparer sont identiques ou similaires à des différents dégrées.
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11 Les arguments développés dans les observations en réponse au recours peuvent être résumés comme suit :
La titulaire attire l’attention sur le fait que son enregistrement de marque de l’Union européenne a revendiqué l’ancienneté de plusieurs marques nationales antérieurs aux droits de la demanderesse en annulation.
L’opposabilité des droits de la demanderesse en annulation est contestable. La titulaire se réfère aux arguments de la décision attaquée qui doit être confirmée car les preuves soumises sont insuffisantes pour démontrer leur validité.
En ce qui concerne l’argument de la demanderesse en annulation qu’elle a été privée de déposer des preuves additionnelles devant la Division d’Annulation, la titulaire répond qu’aucun nouveau point n’ayant été soulevé et aucun nouvel argument n’ayant été présenté, alors la procédure contradictoire a été considérée comme étant clôturée et il était donc impossible de déposer de nouvelles observations.
Les preuves présentées pour la première fois devant la Chambre de Recours par la demanderesse en annulation ne doivent pas être prises en compte.
Si par extraordinaire ces preuves venaient à être prises en compte, force est de constater qu’elles ne permettent pas non plus de prouver que la dénomination sociale / nom commercial EXANTE et le nom commercial
« exante.eu » ont été utilisés d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires sur une partie importante de ce territoire.
La titulaire rappelle que la raison sociale EXANTE de la demanderesse en annulation a changé le 13 octobre 2016. L’attestation du Directeur administratif et financier est clairement insuffisante pour prouver le volume commercial, la durée et la fréquence de l’usage du signe EXANTE. Tous les éléments de preuves complémentaires communiqués par la demanderesse en annulation ne sont pas pertinents.
Sur le droit en vertu du droit applicable, les éléments fournis par la demanderesse en annulation ne sont pas suffisamment clairs pour permettre, tant au titulaire de la marque de l’Union européenne dont la nullité est demandée, qu’à l’Office, de comprendre tout le sens de la disposition invoquée et de déterminer son éventuelle pertinence.
Les dispositions fournies concernent uniquement Malte et ne mentionnent pas les conditions d’acquisition et l’étendue de la protection accordée au nom de domaine. Les dispositions fournies mentionnent uniquement les marques non enregistrées ou autres signes utilisés dans le cadre du commerce.
Sur l’absence de risque de confusion la titulaire constate que la plupart des produits et services en question sont dissimilaires.
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Motifs de la décision
12 Le recours est conforme aux articles 58, 59 et 60, paragraphe 1, RMUE et aux règles 48 et 49, REMC. Il est dès lors recevable.
13 La marque attaquée a été déposée le 23 juin 2015. Le droit applicable est donc celui contenu dans le RMC (29/01/2020, C-371/18, SKY, EU:C:2020:45, § 49 et la jurisprudence citée 23/04/2020, C-736/18 P, GUGLER (fig.) / GUGLER
FRANCE, EU:C:2020:308, § 3; 28/02/2022, R 1075/2020-4, Sakai / Saki, § 18).
14 Quant à la procédure elle est régit par le RMUE (12/05/2021, T-70/20, MUSEUM
OF ILLUSIONS (fig.) / MUSEUM OF ILLUSIONS (fig.), EU:T:2021:253, § 17).
L’article 8, paragraphe 4, RMC
15 En vertu de l’article 8, paragraphe 4, RMC lu conjointement avec l’article 60, paragraphe 1, point c) du même règlement, le titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un signe autre qu’une marque peut demander la nullité d’une marque de l’Union européenne si cette marque non enregistrée ou ce signe remplit cumulativement quatre conditions : il doit être utilisé dans la vie des affaires ; il doit avoir une portée qui n’est pas seulement locale ; le droit à cette marque ou à ce signe doit avoir été acquis conformément au droit de l’État membre où il était utilisé avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne, ou, le cas échéant, avant la date de la priorité revendiquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne ; enfin, cette marque ou ce signe doit reconnaître à son titulaire la faculté d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
16 Ces conditions sont cumulatives, de sorte que, lorsqu’une marque non enregistrée ou un signe ne remplit pas l’une de ces conditions, la demande en nullité fondée sur l’existence d’une marque non enregistrée ou d’autres signes utilisés dans la vie des affaires, au sens de l’article 8, paragraphe 4, RMUE ne peut aboutir (16/12/2020, T 535/19, JCE HOTTINGUER / HOTTINGER, EU:T:2020:614, §
37 et jurisprudence citée)
17 Les deux premières conditions, c’est-à-dire celles relatives à l’utilisation et à la portée du signe invoqué, cette dernière ne devant pas être seulement locale, résultent du libellé même de l’article 8, paragraphe 4, RMUE et doivent donc être uniquement interprétées à la lumière du droit de l’Union.
En revanche, il résulte de l’expression « lorsque et dans la mesure où, selon le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe » que les deux autres conditions, énoncées ensuite à l’article 8, paragraphe 4, pointsa) et b), RMUE, constituent des conditions fixées par le règlement qui, à la différence des précédentes, s’apprécient au regard des critères fixés par le droit qui régit le signe (14/02/2019, T-796/17, MOULDPRO, EU:T:2019:88, § 62 et jurisprudence citée).
Eléments de preuve additionnels
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18 Dans le cadre de la procédure d’appel, la demanderesse en annulation a versé aux débats des pièces pour la première fois devant la Chambre.
19 A cet égard se pose la question de leur admissibilité en preuve.
20 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile.
21 L’article 27, paragraphe 4, RDMUE dispose que conformément à l’article 95, paragraphe 2, RMUE, la Chambre de Recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou preuves répondent aux exigences suivantes :
a) Ils semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire ;
b) et b) Ils n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinées d’office par la première instance dans la décision, objet du recours.
22 La Cour a jugé dans le contexte de la question de la preuve du droit national que, lorsque des éléments de preuve ont été produits dans le délai imparti par l’EUIPO, la production de preuves supplémentaires demeure possible (19/04/2018, C-
478/16 P, GROUP Company TOURISM & TRAVEL (fig.) / GROUP Company
TOURISM & TRAVEL (fig.), EU:C:2018:268, § 37).
23 En l’espèce les documents versés aux débats par le demandeur en annulation complètent la preuve déjà présente devant la Division d’Annulation quant à l’état du droit maltais relatif à la protection du nom commercial et des raisons sociales.
24 Par ailleurs les droits de la défense ont été sauvegardés dès lors que la titulaire de la marque contestée a été invitée à les commenter ; ce qu’elle a d’ailleurs fait.
25 La preuve évoquée au paragraphe 10 ci-dessus est donc admissible.
Le nom de domaine « exante.eu »
26 La marque contestée a été déposée le 23 juin 2015. La demande en nullité a été déposé le 27 novembre 2017.
27 Le nom de domaine « exante.eu » a été enregistré le 7 avril 2006 au nom de
Exante Ltd.
28 Le nom de domaine est donc bien antérieur à la marque attaquée.
29 En revanche, la demanderesse en nullité n’a apporté aucun élément de preuve quant à la protection par le droit maltais ou encore par l’un des droits des autres états membre de l’Union des noms de domaine.
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30 La demande en nullité fondée sous le nom de domaine « exante.eu » doit donc être rejetée.
La protection de la dénomination sociale « Exante »
(i) La période pertinente
31 La demanderesse en nullité devait prouver que la dénomination sociale « Exante » était utilisée dans la vie des affaires, dont la portée n’est pas seulement locale, à
Malte antérieurement à la date de dépôt de la marque contestée, à savoir le
23 juin 2015, mais également pendant la période ultérieure allant jusqu’à la date de dépôt de la demande en nullité, soit jusqu’au 27 novembre 2017.
(ii) L’utilisation de la dénomination sociale « Exante » dans la vie des affaires
32 Il y a lieu de rappeler que, pour pouvoir faire annuler l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, le signe qui est invoqué à l’appui d’une demande en nullité doit être effectivement utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et avoir une étendue géographique qui ne soit pas seulement locale, ce qui implique, lorsque le territoire de protection de ce signe peut être considéré comme autre que local, que cette utilisation ait lieu sur une partie importante de ce territoire.
33 Afin de déterminer si tel est le cas, il convient de tenir compte de la dimension économique de la portée du signe, qui est évaluée au regard de la durée pendant laquelle il a rempli sa fonction dans la vie des affaires et de l’intensité de son utilisation, au regard du cercle des destinataires parmi lesquels le signe en cause est devenu connu en tant qu’élément distinctif, à savoir les consommateurs, les concurrents, voire les fournisseurs, ou encore au regard de la diffusion qui a été donnée au signe, par exemple par voie de publicité ou sur Internet (15/05/2017, T- 223/15, Morton’s, EU:T:2017:333, § 59-60).
34 Dans sa déclaration solennelle du 20 aout 2020 (Annexe 12), le directeur administratif et financier de XNT fournit le nombre de transactions réalisées pour la période 2015-2018 dans les Etats membre de l’Union.
35 Toutefois cette déclaration ne présente pas le même caractère fiable et crédible que des déclarations provenant d’une personne tierce ou indépendante de la demanderesse en nullité. Ces déclarations sous serment ne sont pas suffisantes à elles seules et ne constituent qu’un indice nécessitant d’être corroboré par d’autres éléments probants (6/04/2022, T-209/21, Dorit, EU:T:2022:228, § 58 ; 16/11/2011, T-308/06, Buffalo Mike, EU:T:2011:675, § 58 and § 59).
36 Or, la demanderesse en nullité n’apporte pas d’éléments complémentaires susceptibles de corroborer ces déclarations (6/04/2022, T-209/21, Dorit,
EU:T:2022:228, § 59).
37 Les captures d’écran (Annexe 2) permettent de conclure à l’existence d’un site web « exante.eu » a certaines dates (septembre 2012, novembre 2012, octobre 2016.
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38 Les mails reçus et traités par le « Helpdesk » (Annexe 5.1) ne fournissent aucune information quant à leur(s) auteur(s) et leur(s) origines géographiques. Un constat similaire doit être fait pour le nombre de mails (« tickets ») qui figurent dans le document 5.2.
39 Les statistiques relatives à l’accès au site internet « exante.eu » du 23 octobre 2010 au 29 octobre 2017 et pour la période 2011-2014 (Annexe 6) ne fournit aucune ventilation quant à l’origine géographique des personnes qui ont accédées au site, notamment aux personnes résidant à Malte.
40 Les articles de presse (Annexe 10) établissent que « Exante » agit à titre de courtier, que la présidente de malte a rendu visite au « CEO» de Exante afin de recevoir une donation en faveur du « Malta Community Chest Fund ». Qu’en février 2013 Exante a lancé un fond de « bitcoin » opéré par une société localisée aux Bermudes, qu’en 2017 l’un des co-fondateurs d’Exante s’est adresse à un groupe d’étudiants de la London School of Economics.
41 L’article de presse (Annexe 11) précisent les raisons qui ont motivées l’installation de Exante à Malte.
42 Le document (Annexe 17) confirme qu’en 2013 Exante a organisé un évènement
(« Exante Award »)
43 La pièce (Annexe 13) confirme l’inscription de Exante au Malta Stock Excange à compter du 26 septembre 2016.
44 La pièce (Annexe 15) est un document de deux pages qui n’est pas daté mais qui contient la mention « Prices are of 1st September 2013 ». Il permet de conclure que « Exante exerce les activités d’un courtier en actions ».
45 La pièce (Annexe 15) constitue une publicité pour un webinaire organisé par
Exante le 30 juin 2015.
46 On rappellera que, pour pouvoir faire obstacle à l’enregistrement d’un nouveau signe, celui qui est invoqué à l’appui de l’opposition doit être effectivement utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires (29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 159).
47 Or, à l’exception des déclarations de son directeur administratif et financier la demanderesse en annulation ne fournit aucune indication tangible quant à la dimension commerciale de ses activités.
(iii) Le droit maltais reconnait-il au titulaire de la dénomination sociale
« exante » la faculté d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
48 On rappellera tout d’abord qu’il incombe au demandeur en annulation de fournir la preuve de l’acquisition, de la permanence et de l’étendue de la protection du droit antérieur (19/04/2018, C–478/16P, GROUP Company TOURISM &
TRAVEL (fig.) / GROUP Company TOURISM & TRAVEL (fig.),
EU:C:2018:268, § 40).
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49 S’agissant du rôle du demandeur en annulation, la Cour a jugé qu’il incombe au demandeur en annulation de présenter à l’Office non seulement les éléments démontrant qu’il remplit les conditions requises, conformément à la législation nationale dont il demande l’application, afin de pouvoir faire interdire l’usage d’une marque de l’Union européenne en vertu d’un droit antérieur, mais aussi les éléments établissant le contenu de cette législation (27/03/2014, C-530/12 P,
Mano, EU:C:2014:186, § 34).
50 On précisera également que l’opposant est libre du choix de la forme de la preuve qu’il juge utile de présenter à l’EUIPO dans le cadre d’une opposition fondée sur un droit antérieur, au sens de l’article 8, paragraphe 4, RMUE (19/04/2018, C-478/16P, GROUP Company TOURISM & TRAVEL (fig.) / GROUP Company
TOURISM & TRAVEL (fig.), EU:C:2018:268, § 58).
51 La simple référence à un article de la loi applicable n’est pas suffisante. La demanderesse en annulation doit apporter une indication claire du contenu de la législation nationale invoquée en fournissant les publications des dispositions ou de la jurisprudence correspondantes (02/12/2020, T-35/20, Device of claw-like scratch (fig.) / Device of a claw-like scratch (fig.), EU:T:2020:579, § 80).
52 La demanderesse en nullité invoque l’article 32 du Code de commerce maltais
(Annexe 4) qui dispose :
« Les professionnels ne peuvent ni utiliser un nom, une marque ou un élément distinctif susceptible de créer une confusion avec un autre nom, marque ou élément distinctif utilisé légalement par des tiers, même si cet autre nom, marque ou élément distinctif n’est pas enregistré selon les termes de la Loi sur le droit des marques, ni utiliser une dénomination sociale ou un nom fictif susceptible
d’induire les autres en erreur quant à l’importance réelle de l’entreprise. »
53 La demanderesse a également produit une copie de l’article 32, paragraphe 4 de la Loi sur le droit des marques maltais (Annexe 17) qui dispose :
« Une marque ne sera pas enregistrée ou, si elle est enregistrée, sera susceptible
d’être déclarée nulle lorsque, et dans la mesure où […] des droits sur une marque non-enregistrée ou sur un autre signe utilisé dans la vie des affaires ont été acquis avant la date de la demande d’enregistrement de la marque postérieure, ou la date de la priorité revendiquée pour la demande d’enregistrement de la marque postérieure, et que cette marque non enregistrée ou cet autre signe confère à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation de la marque postérieure ».
54 La demanderesse en nullité a transmis deux contributions d’avocats maltais (Annexes 18 et 19) dont les extrais pertinents se lisent comme suit :
« Conformément à l’article 32 du Code de commerce, le titulaire d’une marque non enregistrée est habilité à engager une procédure [d’opposition] afin de s’opposer à une demande d’enregistrement de marque déposée de mauvaise foi »
« Les marques non enregistrées peuvent également empêcher une personne
d’enregistrer une marque sur la base de motifs de refus relatifs. »
14/06/2022, R 2093/2020-2, Exane / Exante

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55 En revanche, la demanderesse en nullité n’a apporté aucun document, jurisprudence ou doctrine, qui auraient interprété les dispositions du Code de commerce et de la Loi sur les marques notamment quant aux conditions de leur mise en œuvre. Notamment la demanderesse en nullité n’a fourni aucune illustration jurisprudentielle ou commentaire doctrinal quant à l’utilisation d’une dénomination sociale susceptible d’induire les autres en erreur quant à
l’importance réelle de l’entreprise ou encore de l’appréciation d’une confusion entre les signes.
56 De ce fait la titulaire de la marque n’est pas en mesure d’exercer son droit à une défense pleine et entière.
Frais
57 En vertu de l’article 109, paragraphe 1, RMUE et de l’article 18, REMUE, la demanderesse en annulation en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins de la procédure de recours.
58 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la titulaire de la marque de l’Union européenne de 550 EUR.
59 En ce qui concerne la procédure de nullité, la Division d’Annulation a condamné la demanderesse en annulation à supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne au cours de la procédure d’annulation, fixés à 450 EUR. Cette décision demeure inchangée.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide :
1. Le recours est rejeté ;
2. La demanderesse en annulation est condamnée à payer la somme de 1 000 EUR au titre des dépens
Signé Signé Signé
S. Stürmann S. Martin C. Negro
Greffier:
Signé
p.o. R. Vidal
14/06/2022, R 2093/2020-2, Exane / Exante