DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 116 859
Academy of Motion Picture Arts and Sciences, 8949 Wilshire Boulevard, 90211 Beverly Hills, Californie, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par Spheriens, Piazza della Libertà 13 — Viale Don Minzoni 1, 50129 Florence (représentant professionnel)
un g a i ns t
Istituto Italiano Imballaggio, Via Cosimo del Fante 10, 20122 Milan (Italie), représentée par Pietro Gianbattista Bembo, Corso di Porta Vittoria 17, 20122 Milan (Italie) (représentant professionnel).
Le 16/02/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 116 859 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 180 242 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 24/04/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 180 242 pour la marque verbale «Oscar dell’Imballaggio Best Packaging» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque verbale italienne no 413 103 «OSCAR». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8,paragraphe 5, du RMUE.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition examinera d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque italienne antérieure no 413 103, pour laquelle l’opposante a revendiqué une renommée en Italie et a invoqué l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.

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Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-345/08 indirects T-357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). Toutefois, le respect de toutes les conditions susmentionnées peut ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
En l’espèce, la demanderesse a également affirmé avoir un juste motif pour utiliser la marque contestée. La division d’opposition traitera cette question ci-dessous.
a) Renommée de la marque antérieure
Selon l’opposante, la marque antérieure jouit d’une renommée en Italie.
La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 14/01/2020. Par conséquent, l’opposante était tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée en Italie avant cette date. Les éléments de preuve doivent également montrer que la renommée a été acquise pour les services pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée, à savoir pour l’éducation et montrer des services commerciaux dans le domaine de l’industrie cinématographique compris dans la classe 41.

L’opposition est dirigée contre les services suivants:
Classe 41: Éducation, loisirs et sports; services d’éducation, de divertissement et de sport; organisation de conférences, expositions et compétitions; l’accréditation
[certification] de la réalisation de l’enseignement; l’approbation des compétences professionnelles; organisation de présentations à des fins culturelles; administration [organisation] d’activités culturelles; réalisation d’activités culturelles; éducation et instruction; activités culturelles; services de bibliothèques électroniques pour la fourniture d’informations électroniques (y compris informations d’archives) sous forme de textes, d’informations audio et/ou vidéo; organisation de cérémonies de remise de prix; informations en matière de divertissement et d’évènements récréatifs fournis par le biais de réseaux en ligne et d’Internet; organisation de concours; organisation de congrès et conférences à des fins culturelles et éducatives; organisation de manifestations culturelles et artistiques; organisation d’événements culturels, récréatifs et sportifs; organisation de divertissements et d’évènements culturels; organisation de galas; organisation d’évènements culturels;

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organisation de fêtes; organisation de webinaires; organisation et tenue de foires à buts culturels ou éducatifs; services culturels; informations relatives aux activités culturelles; services de bibliothèques de prêt; services d’instruction et de formation; ateliers à des fins culturelles.
Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
Le 02/02/2021, dans le délai imparti pour présenter des faits et preuves supplémentaires à l’appui de son opposition (après avoir accordé, le 01/12/2020, une prorogation du délai, demandée en temps utile par l’opposante le 23/11/2020), l’opposante a produit ses éléments de preuve. Les éléments de preuve produits, qui présentent un intérêt particulier pour la marque antérieure et le territoire pertinent, sont, entre autres, les suivants:
Extraits des sites internet lourds www.oscars.org et télétravail www.britannica.com > (pièces 1 à 2) contenant des informations sur l’opposante, son histoire et sa prestigieuse cérémonie de remise des prix OSCAR, l’attribution annuelle de prix «Oscar» depuis 1929 à des films et des professionnels du monde entier (par exemple, des directeurs de cinéma, des acteurs, des scénarios scénarios, des stylistes de costume) qui ont atteint des réalisations remarquables dans tous les domaines du cinéma.
L’événement est diffusé à l’échelle internationale depuis 1969 et parvient à des millions de téléspectateurs dans le monde entier, étant télévisés dans 225 pays (y compris dans l’Union européenne, dont l’Italie) et captant l’attention médiatique mondiale et un très grand nombre de revues de presse (pièces 1 à 5, pièces 4 à 5, y compris des extraits en anglais provenant, entre autres, du site internet anonymes www.hollywoodreporter.com >, dont la date de publication est le 06/02/2020, indiquant qu’en Italie, les prix sont diffusés par la chaîne de télévision payante Sky, sur sa chaîne Sky spéciale Oscar; Pièce 16 datée de 2020 sur la diffusion en direct de l’événement sur Twitter en 2019 et 2020; Pièce 29 avec des extraits de dictionnaires statista.com
-, un premier fournisseur de données sur le marché et les consommateurs, datée du 06/03/2019, montrant i) des statistiques telles que 2,5 millions de mentions de l’édition 2018 de l’édition «Oscars» dans le monde entier, ii) des recettes publicitaires dans le monde entier et iii) mentionnant, entre autres, que la cérémonie de remise des prix OSCAR est «discutable du spectacle le plus important dans l’ensemble de l’industrie du divertissement» et la pièce 37 contenant un extrait de polluants www.forbes.com, «Oscars 2020: Par The Numbers» daté du 25/11/2020 et indiquant, entre autres, une «étiquettede prix de 2.6 millions de dollars pour un tiers commercial lors de la télecast Oscars»).
Déclaration sous serment du directeur général de l’opposante datée du 16/07/2019 (également déposée dans le cadre d’une autre procédure devant l’EUIPO; Pièce 6) indiquant, entre autres, les droits de diffusion et le droit d’utiliser la marque OSCAR en Italie par Sky Italia au cours de la période 2014-2019.
Sélection d’images concernant la diffusion et la promotion de la cérémonie OSCAR par la station TV Sky Italia en Italie au cours de la période 2014-2020; Pièce 8.
Examen international de la 90e édition de l’événement OSCAR, y compris extrait de Sky Italia de 2018 et captures d’écran de la 90e cérémonie «Oscar» de la chaîne de télévision Sky Italia en Italie en 2018; Pièces 11 et 13.

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Sélection d’extraits de presse italiens concernant la cérémonie OSCAR en 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 (avec des traductions partielles en anglais); déposée en tant que pièces 17 à 23.
Des extraits en anglais fournissant des informations sur les événements de l’OSCAR et leur histoire, ainsi que sur la valeur publicitaire et les sponsors, tels que du dictionnaire www.dw.com et du 01/03/2018, «le prix de l’Académie est censéêtre le plus prestigieux récompensant les prix de cinéma au monde», et sur la base de nexttv.com
> datée du 26/11/2020, «le prix de l’Académie attire un public pertinent de 18 à 49 ans, qui est de plus grande taille que le message général desGramis».
Extraits de produits, d’expositions et de livres liés à l’OSCAR, tels que des extraits de:
— ▪ Oscars.org > daté de 2021 montrant des produits (chandails, chemises, tasses, bougies, aimants, chapeaux, autocollants, sacs, clés, affiches) portant la marque antérieure «OSCAR» à vendre,
— ▪ Ibs.it montrant un livre à vendre avec date de publication 2013 et intitulé '85 Years of the Oscar: L’histoire officielle des prix de l’Académie»,
— ▪ Amazon.it > montrant des DVD cinématographiques à vendre sur l’étiquette duquel il est mentionné que le film en question a remporté un (des) Oscar (s),
— ▪ Museocinema.it > daté de 2014, sur l’exposition au Museum national de Cinema à Turin, en Italie (pièces 35 à 36).
Deux extraits du dictionnaire www.ec.europa.eu, datés du 23/01/2019 et du 29/01/2020, intitulé
— «cinq films soutenus par l’UE en font la candidature à Oscar 2019» (ces cinq films, soutenus par le programme «Europe créative» MEDIA avec plus de 1,9 millions, représentent 16 candidatures) et
— «trois films soutenus par l’Union européenne désignés pour les Oscars» («Lesfilms financés par l’UE sont de nouveau versés cette année dans la conduite de la statuette covetée» […]. «Au cours des dernières années, les films soutenus par le programme MEDIA ont porté l’Oscars, y compris «call me by your name», «amour», «La Grande bellezza», «Son of Saul», «Slumdog Milliaire» ou, plus récemment, «The favourite» en 2019.
Extraits de divers sites web sur des artistes de l’Union européenne ayant obtenu un prix OSCAR, tels que:
— Www.dw.com > daté du 12/01/2021: «Légende du cinéma italien: Federico Fellini est né il y a 100 ans» (à peine tout autre administrateur d’un pays non anglophone a été en mesure de garder autant d’Oscars'),
— Www.bostonherald.com > daté du 23/12/2020: «La vie est toujours beau pour Roberto Benigni» («Il a été le premier acteur masculin non anglophone à gagner une Oscar pour son masterthing italienne («La vita e» bella/' Life est beau» («97), qui a également remporté Benigni a deuxième Oscar pour la meilleure langue étrangère),
— Www.hollywoodreporter.com > daté du 29/02/2016: «Oscars: Italie, célèbre célèbre Ennio Morricone, Hollywood, First Competijoe Win» («Le compositeur de 87 ans a obtenu plus de 500 films et œuvres télévisées et j’ai cru être le gagnant le plus ancien d’OSCAR. Le compositeur de 87 ans a obtenu plus de 500 œuvres cinématographiques et télévisées, 100 pièces classiques, et a eu une Oscar honoraire et cinq autres candidatures Oscar en dimanche, mais son prix pour la meilleure note originale pour The haeful Eight a été son premier gagnant en concurrence),
— Www.reuters.com > daté du 03/03/2014: «L’Italie «The Great Beauty» («La Grande bellezza») remporte la meilleure langue étrangère Oscar» («C’est la première Oscar for Sorrentino et la 11e gagnante pour un film italien puisque le film en langue

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étrangère est devenu une catégorie concurrentielle en 1956, la plupart des pays. Les films italiens ont remporté trois prix supplémentaires de l’Académie avant cette date»,
— Www.hollywoodreporter.com > daté du 17/11/2014: «Giuseppe Tornatore se prononce sur «Cinema Paradiso» 25 ans après son gagnant Oscar» («[…] qui est le plus connu pour diriger le cinéma Paradiso, un film semiautobiographique d’un jeune cinevas qui a remporté le grand jury de Cannes Film Festival et le meilleur film de langue étrangère Oscar au cours de la dernière année des dix-huit ans»).
(Pièce 40).
Décisions antérieures de l’Office et décisions nationales et leurs traductions partielles, le cas échéant, telles que:
— La division d’annulation de l’EUIPO dans la procédure no 5831 C du 11/10/2012, mentionnant également (i) des décisions antérieures de l’Office de 2008 et de 2010, outre (ii) des décisions du tribunal de Venise de 2008, ainsi que (iii) deux décisions du Tribunal de Milan datées de 2010 et confirmant la renommée de la marque antérieure en Italie;
— Chambre de recours de l’EUIPO dans la procédure no R 1797/2008-2 du 10/11/2010, confirmant la renommée de la marque antérieure en Italie;
— La division d’opposition de l’EUIPO dans la procédure no B 903 767 du 14/01/2008, confirmant la renommée de la marque antérieure en Italie;
— section spécialisée dans le domaine de la PI du Tribunal de Milan du 21/03/2018, confirmant une renommée «planétaire» de la marque antérieure en Italie pour les prix de films;
— section spécialisée dans le domaine de la PI du Tribunal de Catania du 10/07/2014, confirmant la renommée de la marque antérieure en Italie;
— Décision d’opposition italienne no 318/2017 dans la procédure d’opposition nationale no 1185/2014, datée du 07/07/2017, confirmant la renommée de la marque antérieure en Italie. (Pièces 47 à 52).

La demanderesse conteste le caractère distinctif de la marque antérieure et fait valoir qu’en tout état de cause, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible et que les éléments de preuve produits ne permettent pas de confirmer la renommée revendiquée de la marque antérieure en raison de la dilution de cette dernière et de sa coexistence avec le signe contesté sur le marché italien.
Néanmoins, premièrement, il convient de noter que les marques antérieures enregistrées sont réputées posséder au moins un caractère distinctif intrinsèque minimal (24/05/2012, C- 196/11, F1-Live, EU:C:2012:314), même lorsque des preuves convaincantes sont produites pour contester cette présomption.
Le fait qu’il existe de nombreux enregistrements contenant l’élément «OSCAR» au registre des marques de l’EUIPO, y compris compris dans la classe 41, n’ est pas, en soi, particulièrement concluant, étant donné qu’il ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché. En d’autres termes, on ne saurait présumer, sur la base des seules données du registre, que toutes ces marques ont effectivement été utilisées. Par conséquent, la simple liste d’enregistrements dans le registre soumise par la demanderesse (en tant qu’annexe 1 de ses observations du 12/05/2021) ne démontre pas en soi que les consommateurs ont été exposés à un usage généralisé de marques incluant «OSCAR» et s’y sont habitués.
La demanderesse a également fourni un lien vers une société ecommerce qui fournirait un support ecommerce (télétravail oscarcommerce.com'): néanmoins, outre le fait que l’existence d’une dénomination sociale contenant le nom «Oscar» ne saurait, en tout état de cause, démontrer une quelconque dilution du caractère distinctif de la marque antérieure, il

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convient de relever que, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties; une simple indication d’un site web au moyen d’un hyperlien ne constitue toutefois pas une preuve. Une simple indication d’un site web sur lequel l’Office peut trouver des informations supplémentaires est en effet considérée comme insuffisante, étant donné que cela ne fournit à l’Office aucune indication pertinente et que, en outre, le contenu du lien peut avoir changé entre-temps (voir, en ce sens, 23/06/2014 — R 1836/2013-2, SHAPE OF A CLEAR TEARDROP-SHAPED BOTTLE (MARQUE 3D), § 14-15; 07/02/2007, T317/05, guitare, EU:T:2007:39, § 58-59). Le demandeur aurait pu soumettre un support de données ou une version imprimée des informations accessibles sur le site Internet. Par conséquent, la présentation d’un lien vers un site Internet ne saurait être prise en considération. La demanderesse a également fourni une simple traduction anglaise (informatique) d’un extrait du site Internet de la société d’édition italienne Mondadori pour lequel seul un lien hypertexte est fourni. Le même raisonnement que ci-dessus doit s’appliquer en ce qui concerne ces éléments de preuve. En outre, la demanderesse a déposé la page de garde d’un magazine italien, Inchieste, daté de octobre 2020, publié par une association de consommateurs
Altroconso, où le titre de la tête est «SPESA DA OSCAR» («SHOPPING WORTH AN OSCAR») qui, selon la demanderesse, prouve que le terme «Oscar» est devenu générique et simplement synonyme du terme «best». Toutefois, le terme semble plutôt être utilisé pour faire allusion à l’événement et à la cérémonie spécifiques qui récompensent les prix d’excellence organisés par l’opposante. En tout état de cause, les éléments de preuve limités produits par la demanderesse ne sauraient démontrer que les consommateurs ont été exposés à un usage généralisé de marques incluant «OSCAR» ou s’y sont habitués.
Deuxièmement, en ce qui concerne l’argument soulevé par la demanderesse en réponse à l’opposition selon lequel la marque antérieure est diluée, il convient de relever, à titre liminaire, qu’il existe une jurisprudence constante du Tribunal et de la Cour selon laquelle le caractère distinctif n’est, en tout état de cause, qu’un élément à prendre en considération. En outre, le fait que le mot «OSCAR» figure dans les dictionnaires italiens ne signifie pas que, comme le soutient la demanderesse, il est devenu générique, étant donné qu’il n’est pas défini comme faisant référence à tous les événements en général, mais plutôt comme l’identifiant d’un événement spécifique, organisé et mené par l’opposante et protégé par l’enregistrement antérieur. En l’espèce, en outre, les entrées de dictionnaires mentionnées par la demanderesse (annexes 3 à 4 de ses observations) confirment plutôt la renommée de la marque antérieure, étant donné que cela ne peut résulter que de la pertinence qui lui a été accordée par les médias de masse, ainsi que des investissements importants réalisés par l’opposante depuis de nombreuses années (voir, en ce sens, également no 5831C daté du 11/10/2012 — pièce 47 de l’opposante; B 903 767 du 14/01/2008 — pièce 49 de l’opposante; R 1797/2008-2 — pièce 48 de l’opposante, ainsi que décision du tribunal de Milan du 21/03/2018 produite par l’opposante en tant que pièce 50).
Troisièmement, il ressort clairement des nombreux éléments de preuve convaincants qui ont été produits que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et de longue date et est très connue, comme l’attestent diverses sources indépendantes, pour montrer des services commerciaux dans le domaine de l’industrie cinématographique en classe 41. Les documents relatifs à la diffusion et à la promotion, les nombreuses références dans la presse à son succès, ainsi que la déclaration sous serment, les données relatives aux recettes publicitaires dans le monde entier et les différentes décisions des tribunaux italiens confirmant une renommée considérable en Italie, montrent tous sans équivoque que la marque jouit d’un degré de reconnaissance très élevé auprès du public pertinent en Italie.
Toutefois, les éléments de preuve ne permettent pas d’établir que la marque jouit d’une renommée pour tous les services pour lesquels une renommée a été revendiquée, étant donné que les éléments de preuve produits ne contiennent aucune référence aux autres

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services compris dans la classe 41, à savoir l’éducation dans le domaine de l’industrie cinématographique comprise dans la classe 41.
L’appréciation du motif tiré de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE se poursuivra donc ci- dessous en ce qui concerne la présentation de services commerciaux dans le domaine de l’ industrie cinématographique compris dans la classe 41.
Enfin, en réponse à l’opposition, la demanderesse a également soulevé l’argument selon lequel les marques en cause coexistent sur le marché, excluant ainsi l’applicabilité des motifs de refus invoqués par l’opposante. Selon la demanderesse, cela constitue également un juste motif pour l’usage de la marque contestée.
À l’appui de son argument, la demanderesse a produit des extraits de ses propres publications, des extraits de presse datés de 1967 et de 1969, ainsi que des documents datés de la période 1997-2015, mentionnant «Oscar dell’Imballaggio», qui seraient utilisés à partir de 1957 pour organiser une sélection annuelle du meilleur produit et de la meilleure solution proposée par les industries et les entreprises dans le domaine de l’emballage. En outre, une brochure montrant l’expression «OSCAR DELL’IMBALLAGGIO BEST PACKAGING 2020» dans une version figurative et datée de 2020 est également jointe (annexes 8 à 27 des observations de la demanderesse du 12/05/2021).
Selon la jurisprudence, il ne saurait être exclu que la coexistence sur un marché déterminé de deux marques puisse éventuellement contribuer, conjointement à d’autres éléments, à amoindrir le risque de confusion entre ces marques dans l’esprit du public pertinent (03/09/2009, C-498/07 P, La Española, EU:C:2013:302, § 82). Dans certains cas, la coexistence de marques antérieures sur le marché pourrait amoindrir le risque de confusion constaté par l’Office entre deux marques en conflit (11/05/2005, T-31/03, Grupo Sada, EU:T:2005:169, § 86). Toutefois, cette possibilité ne saurait être prise en considération que si, à tout le moins, au cours de la procédure concernant des motifs relatifs de refus devant l’EUIPO, le demandeur de la marque de l’Union européenne a dûment démontré que cette coexistence reposait sur l’absence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent entre son signe demandé et la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée, et à condition que la marque antérieure concernée et la marque en cause soient identiques et que les produits ou les services visés par les signes soient identiques (05/05/2015, T-183/13, Skype Skype, ECLI:EU:T:2015:259, § 64; 22/09/2011, C-482/09, BUDWEISER, EU:C:2011:605; 11/05/2005, 31/03-, Grupo Sada, EU:T:2005:169, § 86).
Enfin, il est important de noter que l’Office est en principe tenu de limiter son examen aux marques en conflit.
Ce n’est que dans des circonstances particulières que la division d’opposition peut considérer la preuve de la coexistence d’autres marques sur le marché (et éventuellement dans le registre) au niveau national/de l’Union comme une indication de la «dilution» du caractère distinctif de la marque de l’opposante.
Ces preuves doivent être appréciées au cas par cas; une telle valeur indicative doit être traitée avec prudence étant donné que des signes similaires peuvent coexister pour différentes raisons, par exemple, des situations de droit ou de fait différentes dans le passé, ou des accords antérieurs en matière de droits entre les parties concernées.
En outre, en règle générale, rien n’empêche l’opposant de former une opposition contre une demande de MUE, qu’il s’oppose ou non à d’autres signes (nationaux) ou aux usages du demandeur. Cela ne saurait être considéré comme un «comportement contradictoire» et interprété au détriment de l’opposante, comme le soutient la demanderesse, d’autant plus que, dans une procédure d’opposition, contrairement à la procédure de nullité, la défense de

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la «forclusion par tolérance» n’est pas disponible (les règles relatives à la procédure d’opposition ne contiennent pas d’équivalent à l’article 61 du RMUE, selon lequel un titulaire de la MUE peut invoquer comme moyen de défense le fait que le demandeur en nullité a toléré l’usage de la MUE depuis plus de 5 ans).
En l’espèce, il convient de relever, d’une part, qu’une éventuelle coexistence des marques en conflit en Italie ne pouvait, en tout état de cause, porter que sur une sélection annuelle du meilleur produit et de la solution dans le domaine de l’emballage et non sur tous les autres services visés par la marque demandée. Or, la requérante n’a prétendu avoir développé ses activités par rapport à aucun de ces autres services avant la date de dépôt de sa demande de marque. Or, une coexistence ne concernant qu’un service isolé et très spécifique parmi les services désignés par les marques en conflit n’est pas susceptible d’amoindrir le risque de confusion pour la totalité de ces services. (05/05/2015, T-183/13, Skype, ECLI:EU:T:2015:259, § 61). En outre, la demanderesse n’a pas démontré que la coexistence était le résultat d’une absence de confusion dans l’esprit du public pertinent. Par conséquent, et compte tenu de l’usage effectif pour différents services, il ne saurait être considéré comme ayant été démontré que les marques en conflit coexistent.
Par conséquent, en l’absence d’arguments et de preuves convaincants, il résulte de tout ce qui précède que cet argument de la demanderesse doit être écarté.
b) Les signes
Oscar dell’Imballaggio Best Packaging OSCAR
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Italie.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux signes sont des marques verbales pures. Dans la demande contestée, le terme «Oscar» est placé au début et suivi des termes «dell’Imballaggio Best Packaging», tandis que la marque antérieure est composée du seul mot «OSCAR».
En ce qui concerne les marques verbales, c’est le mot en tant que tel qui est protégé, mais pas sa forme écrite. Par conséquent, l’utilisation de lettres majuscules ou minuscules est sans importance, sauf si une combinaison de lettres majuscules et minuscules est utilisée d’une manière qui s’écarte de la manière habituelle d’écrire («capitalisation irrégulière»). En l’espèce, tel n’est pas le cas des signes comparés, de sorte que les mots bénéficient d’une protection en tant que telle. Par souci de facilité de comparaison et pour le lecteur, la division d’opposition fera donc référence à la marque antérieure sous le terme «Oscar» dans l’analyse ci-dessous.

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Les termes italiens «dell’Imballaggio» seront directement compris (signifiant: «of Packaging»). Le terme anglais «Best» qui suit sera immédiatement perçu par le public pertinent comme un simple terme élogieux indiquant que les services en cause offrent le meilleur choix possible dans leur catégorie ou le meilleur rapport qualité/prix (voir, par exemple, dictionnaire italien Treccani sur https://www.treccani.it/vocabolario/best-of_%28Neologismi%29/); il en va de même pour le terme anglais «Packaging», qui sera également immédiatement compris par le public pertinent, soit parce qu’il connaît le terme anglais, soit parce qu’en tout état de cause, il est très proche du terme italien «pacco», signifiant «pack (et)» ou «colis» (voir, par exemple, dictionnaires italiens en ligne à l’adresse https://www.treccani.it/vocabolario/packaging/; https://dizionari.repubblica.it/Italiano/P/packaging.html).
À la lumière de ce qui précède, les termes qui suivent le mot commun «Oscar» dans le signe contesté possèdent un caractère distinctif plus faible, tout au plus, pour une partie au moins des services, étant donné qu’ils peuvent être allusifs (voire descriptifs de) une caractéristique des services visés par la demande liés à des emballages (par exemple, des activités éducatives, des conférences, des expositions ou des compétitions — ou d’autres services liés à des divertissements — liés d’une manière ou d’une autre à l’emballage).
En outre, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Le caractère distinctif intrinsèque du terme «Oscar» — constituant l’intégralité de la marque antérieure et le premier terme du signe contesté — est considéré comme moyen et, en tout état de cause, sur un pied d’égalité dans les deux signes.
Les signes comparés sont similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel dans la mesure où ils ont en commun l’élément «OSCAR», qui constitue l’intégralité de la marque antérieure et le début (avec plus d’impact) et (plus) distinctif dans le signe contesté.
Compte tenu du fait que les signes ont été jugés similaires, l’examen de l’existence d’un risque de préjudice se poursuivra.
c) Le «lien» entre les signes
Comme indiqué ci-dessus, la marque antérieure est renommée et les signes sont similaires. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel «lien» entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire: ceci reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’il est vraisemblable que l’usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il lui porte préjudice, après avoir apprécié tous les facteurs pertinents dans le cas d’espèce.
Les éventuels facteurs pertinents aux fins de l’examen d’un «lien» incluent (27/11/2008, C- 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):
le degré de similitude entre les signes;

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la nature des produits et des services, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public pertinent;
l’intensité de la renommée de la marque antérieure;
le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure;
l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public;
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un «lien» peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement;
Comme indiqué ci-dessus, la marque antérieure jouit d’une renommée pour montrer des services commerciaux dans le domaine de l’industrie cinématographique compris dans la classe 41.
Les services contestés compris dans la même classe 41 sont les suivants:
Éducation, loisirs et sports; services d’éducation, de divertissement et de sport; organisation de conférences, expositions et compétitions; l’accréditation [certification] de la réalisation de l’enseignement; l’approbation des compétences professionnelles; organisation de présentations à des fins culturelles; administration [organisation] d’activités culturelles; réalisation d’activités culturelles; éducation et instruction; activités culturelles; services de bibliothèques électroniques pour la fourniture d’informations électroniques (y compris informations d’archives) sous forme de textes, d’informations audio et/ou vidéo; organisation de cérémonies de remise de prix; informations en matière de divertissement et d’évènements récréatifs fournis par le biais de réseaux en ligne et d’Internet; organisation de concours; organisation de congrès et conférences à des fins culturelles et éducatives; organisation de manifestations culturelles et artistiques; organisation d’événements culturels, récréatifs et sportifs; organisation de divertissements et d’évènements culturels; organisation de galas; organisation d’évènements culturels; organisation de fêtes; organisation de webinaires; organisation et tenue de foires à buts culturels ou éducatifs; services culturels; informations relatives aux activités culturelles; services de bibliothèques de prêt; services d’instruction et de formation; ateliers à des fins culturelles.
Un facteur important à prendre en considération en l’espèce, outre les similitudes entre les signes en conflit, est la renommée considérable de la marque antérieure, comme indiqué ci- dessus. Les résultats de l’usage intensif, de longue durée et géographiquement étendu, de l’immense attention des médias et des données relatives aux recettes publicitaires importantes de l’opposante sont tels que la marque antérieure a acquis une renommée telle qu’elle va au-delà du public pertinent en ce qui concerne les services pour lesquels les marques sont enregistrées et renommées (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 51).
En outre, les services désignés par les marques en conflit sont liés et appartiennent à des secteurs identiques ou proches et, contrairement à ce que soutient la requérante, ils ciblent le même public pertinent, à savoir le grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen. En effet, la division d’opposition ne saurait partager l’avis de la demanderesse selon lequel le signe contesté ciblerait uniquement un public hautement professionnel. La comparaison des produits et services doit effectivement être effectuée sur une base objective et doit être fondée sur le libellé indiqué dans les listes respectives de produits et/ou de services.

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À la lumière de tout ce qui précède, compte tenu du degré de renommée apprécié de la marque antérieure et de la similitude entre les signes ainsi que des similitudes (ou, en ce qui concerne, par exemple, le divertissement, l’identité) entre les services comparés, il est tout à fait concevable que le public établisse un lien entre les signes en conflit et pense que l’opposante avance également sur le marché des services contestés compris dans la classe 41.
Par conséquent, en tenant compte et en mettant en balance tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, la division d’opposition conclut que les consommateurs, lorsqu’ils sont confrontés au signe contesté, peuvent aisément l’associer à la marque antérieure, c’est-à-dire établir un «lien» mental entre les signes en ce qui concerne les services contestés.
Toutefois, si un «lien» entre les signes est une condition nécessaire pour apprécier plus avant si un préjudice ou un profit indu est probable, l’existence d’un tel lien ne suffit pas, à elle seule, pour conclure à l’une des formes de damages visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (26/09/2012, T-301/09, Citigate, EU:T:2012:473, § 96).
d) risque de préjudice
L’usage de la marque contestée relèvera de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE lorsque surgira l’une des situations suivantes:
il tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure;
il porte atteinte à la renommée de la marque antérieure;
il porte préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure.
Bien que le préjudice ou le profit indu puisse être seulement potentiel dans le cadre de la procédure d’opposition, une simple possibilité ne suffit pas à appliquer l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Bien que le titulaire de la marque antérieure ne soit pas tenu de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque, il doit toutefois «apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice» (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 53).
Il s’ensuit que l’opposante doit établir qu’un préjudice ou un profit indu est probable, dans la mesure où il est prévisible dans le cours normal des événements. À cette fin, l’opposante devrait produire des éléments de preuve — ou à tout le moins avancer un ensemble cohérent d’arguments étayant en quoi consiste le préjudice ou le profit indu et la manière dont il se produirait — qui permettraient de conclure prima facie qu’un tel événement est en effet susceptible de se produire dans le cours normal des événements.
Selon l’opposante: [entre autres]
«il ne fait aucun doute que la requérante tirerait profit de la valeur attractive de la marque antérieure et tirerait ainsi indûment profit du caractère distinctif et de la renommée dont jouit cette dernière. En particulier, grâce à l’usage de longue date, intense et répandu de la marque antérieure par l’opposante, celle-ci a acquis une grande renommée, étant communément associée à un certain nombre de valeurs et d’idéaux positifs inhérents au concept de qualité, de performance et de réalisation supérieure, et évoquant immédiatement le contexte de la magnificence et du glamour dans lequel se tient la cérémonie de remise des prix «Oscar».

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La marque «Oscar» est devenue un véhicule pour communiquer un message de qualité, de performance, de première réalisation, ainsi que pour évoquer un contexte de magnificence et de glamour. Par conséquent, en utilisant une marque entièrement incorporant le signe «Oscar», la demanderesse apporterait immédiatement une valeur ajoutée à son activité liée aux services de divertissement et d’éducation, aux prix et aux compétitions: cette utilisation permettrait à la requérante de s’établir immédiatement dans l’imagination publique, sans aucun fondement propre, au sommet de l’excellence et de l’autorité du secteur concerné. L’expression «Oscar dell’Imballaggio Best Packaging» évoquerait immédiatement, grâce à l’évocation des prix de cérémonie «Oscar» mondialement connus de l’opposante, un message du prix le plus prestigieux et le plus authentique dans le domaine concerné. Il convient d’ajouter que, sans l’élément «Oscar», la marque demandée ne véhiculerait pas ce message: imaginons par exemple un signe tel que «Awards dell’Imballaggio Best Packaging».

[..]
En d’autres termes, l’opposante a fait valoir, entre autres, que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit de la renommée de la marque antérieure.
Profit indu (parasitisme)
Le profit indu au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE couvre les cas où il y a exploitation et parasitisme manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il existe un risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et aux services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par leur association avec la marque antérieure renommée (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 48; 22/03/2007, T-215/03, VIPS, EU:T:2007:93, § 40).
Selon la Cour de justice de L’Union européenne
[…] s’agissant de l’atteinte constituée par le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, dans la mesure où ce qui est prohibé est l’avantage tiré de cette marque par le titulaire de la marque postérieure, l’existence de cette atteinte doit être appréciée eu égard au consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
(27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 36).
En l’espèce, elle ne peut que conclure à l’existence d’un profit indu en raison d’un transfert de l’image de la marque antérieure et des caractéristiques projetées par celle-ci vers les services désignés par le signe contesté similaire; il y a une exploitation manifeste des actes de la marque antérieure renommée.
Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que la marque contestée est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif et de la renommée de la marque antérieure.
Autres types de préjudice
L’opposante a également fait valoir que l’usage de la marque contestée porterait préjudice au caractère distinctif et à la renommée de la marque antérieure.

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Comme indiqué ci-dessus, l’existence d’un risque de préjudice est une condition essentielle pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Le risque de préjudice peut se présenter sous trois types différents. Pour qu’une opposition soit fondée à cet égard, il suffit que le risque se présente sous l’une de ces formes. En l’espèce, comme indiqué ci-dessus, la division d’opposition a déjà conclu que la marque contestée tirerait indûment profit de la renommée de la marque antérieure, alors qu’aucun juste motif d’usage n’a été prouvé. Il s’ensuit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si les autres formes sont également présentes;
f) Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposition est fondée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les services contestés.
Étant donné que l’opposition est accueillie dans son intégralité au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres motifs et les droits antérieurs sur lesquels l’opposition était fondée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
EVA Inés Edith Elisabeth Andrea VALISA VAN DEN EEDE PÉREZ SANTONJA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du

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recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.