DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° C 48 186 (NULLITÉ)
Free SAS, 8, rue de la Ville l’Evêque, 75008 Paris, France (demanderesse), représentée par Coursin Charlier Avocats, 49 rue Galilée, 75116 Paris, France (représentant professionnel)
c o n t r e
PSA Automobiles SA, 2-10 Boulevard de l’Europe, 78300 Poissy, France (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Catherine Menes, Route de Gisy VV1400, 78140 Vélizy Villacoublay, France (employée). Le 17/08/2022, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. Il est fait droit à la demande en nullité.

2. La marque de l’Union européenne n° 15 862 923 est déclarée nulle pour tous les produits et services contestés, à savoir: Classe 9: Logiciels (programmes informatiques); interfaces (logiciels), tous ces produits en relation avec des services de mobilité (transport); logiciels permettant le paiement à distance des péages d’autoroutes, la location de places de stationnement et de tous services en relation avec le transport à partir de téléphones portables, tablettes numériques et ordinateurs. Classe 38: Mise à disposition de services de télécommunications pour des plateformes en relation avec des services de mobilité; services de fourniture d’accès utilisateur à des plateformes de mobilité et de transport sur Internet.

3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les produits et services non contestés, à savoir: Classe 12: Véhicules, appareils de locomotion par terre, véhicules automobiles, notamment camions; camionnettes; fourgons (véhicules); motocycles; vélomoteurs; cycles; vélos à assistance électrique; leurs éléments constitutifs, à savoir amortisseurs de suspension pour véhicules; amortisseurs (ressorts) pour véhicules; moteurs pour véhicules terrestres; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; châssis de véhicules; carrosseries; arbres de transmission pour véhicules terrestres; circuits hydrauliques pour véhicules; convertisseurs de couple pour véhicules terrestres; embrayages; essieux; freins de véhicules; roues de véhicules; jantes de roues de véhicules; enjoliveurs de roues; moyeux de roues de véhicules; pneumatiques; volants; sièges de véhicules; appuie- tête pour sièges de véhicules; dispositifs de sécurité pour véhicules tels que ceintures de sécurité et coussins d’air gonflants; rétroviseurs; essuie-

---

Décision d’annulation n° C 48 186 Page 2 sur 20
glace; barres de torsion; pare-chocs; baguettes de protection; déflecteurs; becquets; pare-brise; toits-ouvrants; vitres de véhicules; bouchons pour réservoir; porte-bagages; selles de cycles et motocycles; béquilles de cycles et motocycles; cadres de cycles et motocycles; dispositifs antivol.

Classe 35: Services de gestion commerciale de flotte de véhicules.

Classe 36: Services de financement, services financiers, services d’assurance, services de crédit-bail, tous ces services en matière de transport.

Class 37: Services d’entretien et de réparation de véhicules.

Classe 39 : Services de location, de réservation et de mise à disposition de véhicules et d’accessoires de véhicules, location d’emplacements et d’aires de stationnements pour véhicules, location de parcs de stationnement de véhicules, location de garages pour véhicules, services d’auto partage, service de transport en taxi, service de chauffeurs, services de co-voiturage; service de transport de passagers; servies d’assistance en cas de panne de véhicules; services de partage de flottes de véhicules; informations en matière de transports publics.

4. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais fixés à 1 080 EUR.

MOTIFS
Le 21/12/2020, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la
marque de l’Union européenne n° 15 862 923 (marque figurative) (la marque de l’Union européenne). La requête est dirigée contre certains des produits et services couverts par la marque de l’Union européenne, à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 9 et 38. La demande se fonde, entre autres, sur l’enregistrement de marque nationale française n° 3 679 804 « FREE » (marque verbale). La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
La demande initiale visait également l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE en combinaison avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. Ce motif a été retiré par courrier du 14/04/2021.

RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
Les arguments de la demanderesse

---

Décision d’annulation n° C 48 186 Page 3 sur 20
La demanderesse a notamment fait valoir que la marque antérieure « FREE » jouit d’une large renommée en France pour des produits et services de télécommunication, notamment dans le secteur de la téléphonie mobile, de l’accès à Internet (depuis 1999), de la télévision et du téléphone fixe (depuis 2003). À l’appui de ses déclarations, elle a soumis un certain nombre de documents (énumérés et évalués ci-dessous).
La demanderesse a en outre fait valoir qu’il existe un risque de confusion, y
compris un risque d’association, étant donné que le signe contesté est similaire à la marque antérieure « FREE » et couvre des produits et services identiques. Elle a souligné que l’élément « FREE » est intégralement reproduit dans le signe contesté. Elle considère que le chiffre « 2 » sera prononcé en anglais et que le terme « MOVE » sera compris en France.

En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, la demanderesse a fait valoir que – compte tenu de la similitude entre les signes, de la réputation étendue de la marque antérieure en France pour des appareils et équipements de télécommunication et des services de télécommunication et du lien entre les signes – l’usage du signe contesté tirerait indûment profit de la renommée et du caractère distinctif de la marque antérieure ou porterait atteinte au caractère distinctif de la marque antérieure. En particulier, la demanderesse fait valoir que la réputation de « FREE » combine des facteurs qui sont rarement vus ensemble : l’innovation technique et la qualité avec des prix très abordables. Ces arguments seront examinés plus en détail dans la suite de la décision.

Le 20/09/2021, en réponse à la titulaire, la demanderesse a soutenu que la liste des marques contenant l’élément « FREE » ne reflète pas la situation du marché et est contestable sur différents points qu’elle explicite. Le terme « FREE » sera compris comme signifiant libre et le terme « MOVE » sera compris par le public français comme signifiant bouger. L’élément « MOVE » n’est pas dominant au sein du signe contesté et les éléments figuratifs sont secondaires. De plus, les termes « 2 MOVE » sont faiblement distinctifs. La demanderesse soutient que la titulaire ne justifie pas d’un juste motif car contrairement au terme « FLEX », « FREE » n’est pas l’abréviation d’un mot français ni n’est générique pour designer des appareils et des services de télécommunications. La demanderesse maintient que la marque « FREE » est renommée en classes 9 et 38 et jouit d’une image extrêmement positive auprès du public. En mars 2021 elle était d’ailleurs classée 4eme parmi les marques les plus fortes. Selon elle, la titulaire risque d’autant plus de bénéficier de l’image positive et de la renommée des marques antérieures « FREE » que ses services de mobilité s’utilisent notamment à partir d’applications de mobiles et de services de télécommunications.

Les arguments de la titulaire
En réponse, la titulaire de la marque de l’Union européenne affirme que les signes ne sont pas similaires. Ils présentent des différences visuelles de structure, de longueur et de stylisation. Phonétiquement, les signes n’ont ni le même rythme, ni la même intonation. Conceptuellement, si le consommateur moyen français peut être apte à comprendre individuellement chaque élément composant la marque contestée, il est incertain que celui-ci comprenne que le chiffre « 2 » associé à « MOVE » fasse référence à « TO MOVE ». Les signes

---

Décision d’annulation n° C 48 186 Page 4 sur 20
doivent être considérés comme non similaires conceptuellement pour la partie du public français ne comprenant pas l’anglais et faiblement similaires pour la partie du public français comprenant l’anglais et les marques en cause. La titulaire ajoute que ses produits s’adressent en premier lieu à un public dont la préoccupation primordiale est la mobilité dans les transports et de pouvoir voyager sans contrainte. Il s’agit donc de produits spécifiques et totalement différents de ceux de la demanderesse. Les services de la demanderesse visent à fournir aux consommateurs français une connexion internet, de téléphonie et télévisuel. A l’inverse, la titulaire fournit un service d’autopartage et de location accessible à tous. Elle fournit par le biais de ses services en classe 38 uniquement des véhicules de transport et des services y afférents. Dès lors, il n’existerait aucun risque que le consommateur puisse croire que les services en question aient une même origine commerciale et soient sous le contrôle d’une même entreprise. La titulaire soutient que le terme « FREE » est banal et fréquemment utilisé dans le secteur des affaires et du marketing en classes 9 et 38. Pas moins de 478 marques contenant le terme « FREE » ont été déposées et/ou enregistrées. Ces marques coexistent paisiblement sur le registre des marques et en pratique. Enfin, elle conteste que l’élément « FREE » puisse être considéré comme dominant au sein de la marque contestée et ajoute que pour les consommateurs français comprenant le sens de «FREE » comme signifiant « libre » ou « gratuit », le terme « FREE » est peu distinctif en ce qu’il fait allusion à un produit ou service libéré de contrainte.

S’agissant de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, la titulaire soutient que les signes ne sont pas similaires ; les produits et services présentent des différences suffisantes pour atténuer toute identité et similarité avec les produits et services couverts par les marques antérieures; les marques antérieures jouissent d’un caractère distinctif intrinsèque faible et d’une certaine renommée uniquement dans le secteur des télécommunications ; il n’existe pas de risque de confusion. Ainsi, le consommateur ne pourra pas associer la marque contestée avec les marques antérieures.

Selon la titulaire, l’allégation de la demanderesse tendant à établir que « le consommateur […] pourrait associer les marques […] et croire que « FREE » et la société « PSA AUTOMOBILES » sont économiquement liées ou, au moins, qu’il y a un accord ou un partenariat entre elles » est absurde. En effet, la titulaire et ses services jouissent déjà d’une forte connaissance en France. Il est donc peu probable pour le consommateur moyen français que la « similarité des signes le conduise à transférer la qualité et la renommée attribuée à « FREE » aux produits et services de la société « PSA AUTOMOBILES ». En outre, la renommée des marques antérieures ne peut être considérée comme «exceptionnelle » et certainement pas en classe 9. De plus, et contrairement à ce qu’allègue la demanderesse, les marchés en cause ne sont ni identiques, ni voisins. La demanderesse est exclusivement dans le secteur des télécommunications, tandis que la titulaire est dans le secteur des transports et de la mobilité.

Enfin, la titulaire soutient qu’il existe un juste motif pour utiliser le terme « FREE
». En effet, le terme français « libre » et sa traduction en anglais seraient fréquemment utilisés dans le monde des affaires. Il n’existerait actuellement pas de terme similaire aussi pertinent. L’EUIPO a notamment considéré concernant le terme « FLEX » que la requérante avait un juste motif pour insérer ce terme dans la marque demandée puisque personne ne détient de droits exclusifs dessus et qu’il s’agit d’une abréviation appropriée, dans de nombreuses langues de l’Union, pour indiquer que les lits et matelas sont flexibles.

---

Décision d’annulation n° C 48 186 Page 5 sur 20
Dans ses dernières observations du 26/01/2022, la titulaire soutient que :

- Des recherches sur internet ont permis de confirmer que le consommateur français a pu être exposé à l’usage de diverses marques contenant l’élément « FREE » pour des produits informatiques et/ou des services de télécommunication en classes 9 et 38 sur le marché. Le consommateur est donc habitué à voir le terme « FREE » et est moins enclin à confondre les marques et leurs titulaires. Ainsi, la présence du terme « FREE » au sein de la marque contestée est clairement insuffisante pour en déduire que le consommateur français sera à même de percevoir la marque contestée comme provenant ou ayant un lien avec la demanderesse.

- Une partie du public français ne sera pas à même de comprendre des mots d’anglais basiques tels que « FREE ». La demanderesse cite plusieurs décisions de l’INPI sur la compréhension du terme « MOVE » et des signes « FREE 2 MOVE
» par le public français. Or, conformément aux Directives de l’EUIPO, l’Office n’est pas lié par les décisions antérieures de l’INPI.

- La limitation apportée aux produits couverts en classe 9 de la marque contestée permet de restreindre l’usage et la portée de ces produits, permettant ainsi de les différencier suffisamment des produits visés en classe 9 de la marque antérieure. Les produits de la marque contestée n’ont pas exclusivement recours aux produits et services des marques antérieures pour fonctionner et pour leur mise en œuvre. De même, ces derniers n’ont pas exclusivement pour objet les produits de la marque contestée. Les services de la demanderesse vont permettre de fournir un accès au réseau internet et de téléphonie ainsi qu’à la télévision (grand public, chaînes privées, replay, streaming). Les services de la titulaire ont une tout autre destination. En effet, ils sont utilisés exclusivement pour permettre la location de véhicules et des prestations étroitement liées comme la localisation, le suivi de consommation au sein des véhicules etc. La limitation n’est pas descriptive des produits et services en eux-mêmes ou de leurs caractéristiques.

- Le terme « MOVE » est plus important visuellement que les autres éléments. Les éléments figuratifs ne sont pas secondaires et contribuent à différencier la marque contestée des marques antérieures.

- Le terme commun « FREE » est fortement évocateur des caractéristiques (qualité) des produits et services. Les marques antérieures ont donc un degré faible de distinctivité. La distinctivité renforcée ne concerne pas les produits logiciels et les programmes informatiques visés en classe 9.

- En raison de l’identité propre de la titulaire, le consommateur français sait pertinemment que les produits et services proposés sous la marque contestée ne présentent pas de lien avec la demanderesse. En soutenant que du fait de l’utilisation de certains supports (applications mobiles et services de télécommunications) « la titulaire cherche à profiter de cette image positive et de sa renommée », la demanderesse effectue des raccourcis.

La titulaire a produit les éléments de preuve énoncés ci-après.

Pièce n°1 : Observations de la demanderesse d’avril 2021.

Pièce n°2 : Listing des marques contenant « FREE ».
Pièce n°3 : Article de LanguageBooster du 21/01/2019.

Pièce n°4 : Décision EUIPO, Division d’annulation, 07/05/2021, n° C 46 574.

Pièce n°5 : Décision EUIPO, Division d’annulation, 01/06/2021, n° C 46 215.

Pièce n°6 : EUIPO, Division d’opposition, 27/01/2020, n° B 3 072 234.

Pièce n°7 : Extraits des sites Internet du Groupe PSA et « FREE2MOVE ».

Pièce n°8 : Extrait concernant les points de location sur Free2Move.

---

Décision d’annulation n° C 48 186 Page 6 sur 20
Pièce n°9 : Décision EUIPO, Division d’opposition, 22/04/2021, n° B 3 117 108.

Pièce n°10 : Exemple de produit commercialisé sous la marque contestée.

Pièce n°11 : Extrait du site internet
Pièce n°12 : Nouvelles observations de la demanderesse.

Pièce n°13 : Exemples d’usages des marques contenant « FREE ».

Pièce n°14 : Documents complémentaires sur « FREE2 MOVE ». Remarque préliminaire Les pièces n° 13 et 14 ont été transmises à la demanderesse mais aucun délai pour répondre ne lui a été alloué. La division d’annulation considère qu’il n’est pas utile de donner un nouveau délai à la demanderesse et de rouvrir la partie contradictoire de la procédure dans la mesure où ces documents n’ont pas un impact décisif sur la présente décision. RENOMMÉE – ARTICLE 60, PARAGRAPHE 1, POINT a), DU RMUE, LU CONJOINTEMENT AVEC L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
La demanderesse a fait notamment valoir que la marque antérieure n° 3 679 804 jouit d’une renommée en France en rapport avec des produits et services en classes 9 et 38 qui sont précisés ci-dessous.

Il convient d’examiner en premier lieu la demande en ce qui concerne l’enregistrement de marque française n° 3 679 804 « FREE ». L’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE dispose que la marque de l’Union européenne est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office lorsqu’il existe une marque antérieure visée à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, et que les conditions énoncées au paragraphe 1 ou au paragraphe 5 dudit article sont remplies.

En vertu de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée sera refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque cette marque antérieure est une marque de l’Union européenne qui jouit d’une renommée dans l’Union ou une marque nationale qui jouit d’une renommée dans l’État membre concerné, et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque antérieure ou leur porterait préjudice.

Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, s’appliquent dans le cadre d’une procédure de nullité uniquement lorsque les conditions suivantes sont remplies:

(a) les signes doivent être identiques ou similaires; (b) la marque antérieure doit être renommée. Cette renommée doit avoir été acquise avant le dépôt de la marque contestée et doit encore exister au moment de l’introduction de la demande en nullité; elle doit s’étendre sur le territoire pertinent et concerner les produits ou services sur lesquels la demande en nullité est fondée;

---

Décision d’annulation n° C 48 186 Page 7 sur 20
(c) empiètement sur la renommée: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice. Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de la demande en nullité au titre de l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-345/08 & T-357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41).

a) Renommée de la marque antérieure
La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle désigne. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.

Dans le cadre d’une procédure de nullité, une demanderesse en nullité qui se prévaut de la renommée doit prouver que son droit antérieur avait acquis une renommée à la date de dépôt de la MUE contestée, en tenant compte, le cas échéant, de toute priorité invoquée (article 60, paragraphe 1, du RMUE, deuxième alinéa).

En outre, la renommée de la marque antérieure doit encore exister au moment où la décision sur la demande en nullité est adoptée, étant donné que les conditions énoncées à l’article 60, paragraphe 1, premier alinéa, du RMUE sont formulées au présent. Dès lors, la demanderesse doit également prouver la renommée de la marque antérieure au moment du dépôt de la demande en nullité, auquel cas, et sauf preuve du contraire, la division d’annulation supposera que cette renommée existe encore au moment où la décision sur la demande en nullité est prise.

La marque contestée a été déposée le 23/09/2016. Par conséquent, la demanderesse était tenue de prouver que la marque sur laquelle la demande est fondée avait acquis une renommée en France avant cette date et que celle-ci continuait d’exister au moment du dépôt de la demande en nullité, à savoir le 21/12/2020. Par ailleurs, les éléments de preuve doivent établir que la renommée a été acquise pour les produits et services par rapport auxquels la renommée a été invoquée par la demanderesse, à savoir:

Classe 9: Appareils et équipements de télécommunication et de communication téléphonique, radiophonique, télématique. Classe 38: Services de télécommunication ; communications téléphoniques ; fourniture d’accès à des réseaux de communication électronique ; services de télévision (édition, distribution de chaines, de programmes, d’émissions). Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents du cas d’espèce, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.

---

Décision d’annulation n° C 48 186 Page 8 sur 20
La demanderesse a, notamment, produit les éléments de preuve énoncés ci- après.

Extraits Kbis (document identifiant une entreprise immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés) relatifs à la société « Free SAS ».
Extrait Kbis de la société « ILIAD » (SA).

Extrait Kbis de la société « FREE » (SA).

Extrait de l’accord de fusion-acquisition entre « FREE » et « FREE TELECOM » du 23 septembre 2002.
Certificat d’enregistrement de la marque « FREE » n° 3 679 804.

Certificat de renouvellement de la marque « FREE » n° 3 679 804.

Extrait de la base de données de l’INPI pour la marque « FREE » n° 3 679 804.

Extrait de Wikipédia du 25/08/2020 sur le boîtier « freebox ».

Extraits du site « free.fr » du 16/10/2013 en relation avec l’offre Freebox révolution.

Dossier de presse du 04/12/2018 en relation avec la Freebox Delta.

Article du Journal du net 04/04/2019 suivant lequel avec 23,1% de parts de marchés et 6,43 millions d’abonnés, « FREE » est le second opérateur français du marché du haut débit et très haut débit.

AFP du 31/10/2000, « FREE » est l’un des trois sites les plus visités, selon Médiamétrie.

Dossier de presse du 07/07/2020 sur la nouvelle box, composée de trois boitiers permettant aux abonnés de téléphoner, regarder la télévision et accéder à internet à une vitesse ultra rapide selon ladite publication. On peut y lire : « La Freebox Pop a un débit descendant partagé deux fois supérieur à celui des box les plus rapides du marché », « Jusqu’à 5 Gbit/s partagés en débit descendant », « Jusqu’à 700 Mbit/s en débit montant », « 100 fois plus rapide que l’ADSL », « Avec Free, un nouvel abonné raccordé à la Fibre toutes les 20 secondes ».
Constat d’huissier du site « free.fr » du 05/03/2020.

Extraits du site « free.fr » des 15/05/2013 et 02/02/2017.

Communiqué de presse du 27/11/2003 intitulé « free innove en offrant la télévision numérique via la prise de téléphone sur la France entière ».

Article publié sur le site « universfreebox.com » le 27/03/2013 sur l’évaluation des offres TV des fournisseurs d’accès Internet. Il conclut que « free » offre la plus large gamme de chaînes de télévision et de rediffusions. Il est fait référence à la 11ème édition du guide des chaînes numériques 2013, publiées par le « CSA ». Ce guide compare les différentes offres TV des opérateurs ADSL. Selon cette étude, « free » propose 463 chaînes, tandis que « SFR » propose 170 chaînes, « Orange » 160 chaînes et «Bouygues Telecom
» 130 chaînes.
Extraits du guide des chaînes numériques de mars 2013 et d’avril 2018.
Communiqués financiers et communiqués de presse entre 2012 et 2020 relatifs au nombre d’abonnés en France (aux alentours de 20 millions en 2020).
Mesures d’audience extraites de sites tels que « mediametrie.fr », « journaldunet.com », « 01net.com » ou « generation-nt.com » et extraits de presse Médiamétrie entre 2009 et 2020. Le nombre mensuel de visiteurs uniques du site de la demanderesse s’établit entre 12 et 17 millions durant ces années. Un des documents indique que Médiamétrie a été créé en 1985 pour mesurer les taux d’audience sur les principaux médias audio-visuels tels que la télévision, la radio ou internet.

---

Décision d’annulation n° C 48 186 Page 9 sur 20
Relevés de campagnes publicitaires effectuées par l’organisme « TNS Media Intelligence » dont la source est « Kantar Media » de 1999 à 2017. Les chiffres de campagnes publicitaires vont de 61 000 000 d’euros en 2010 pour augmenter progressivement et dépasser les 113 000 000 d’euros en 2017.
L’étude « Brand Finance » de juin 2019 situe la marque « FREE » à la deuxième place des marques les plus fortes.

Sondage « UFC – Que Choisir », publié le 28/03/2018. Il y est indiqué que « FREE » est le deuxième acteur du marché s’agissant des fournisseurs d’accès à internet, avec 26%. Par ailleurs, en terme de satisfaction clients, la demanderesse arrive en tête, avec 9 clients sur 10 satisfaits.

Étude comparative, « Capital », datée du 01/11/2017, dans un dossier intitulé « Les Meilleures Enseignes », il est indiqué que la box de « FREE » garde l’avantage sur ses concurrents.

Classement « IFOP-Terre de Sienne », daté du 15/09/2016, « FREE » est classée 22ème comme étant une entreprise utile et ayant une bonne image.

Classement « Forbes », publié en septembre 2015. L’étude est en anglais, mais la demanderesse fournit un extrait du site internet www.silicon.fr daté du 06/09/2015 faisant référence à cette étude. Il est notamment indiqué, s’agissant des 100 entreprises les plus innovantes au monde: « La surprise Free. Petite surprise qui nous permet de pousser un (petit) cocorico, Iliad (free) s’inscrit dans la première moitié du classement à la 49ème. place. ».

Page WIKIPEDIA au sujet de « FREE MOBILE » du 25/11/2020.

Capture d’écran du site « mobile.free.fr » du 16/11/2020 (services mobiles en détail).

Capture d’écran du site internet « free.fr » du 16/11/2020 (location de téléphones).

Sondage « TNS Sofres » de février 2014 (1004 personnes interrogées). Il est indiqué que « FREE » est connue, au moins de nom, par 96% des individus de 15 ans et plus.

Comparatif des fournisseurs d’accès à Internet – « UFC – Que Choisir », 20/11/2014. «FREE » est le mieux noté des fournisseurs d’accès à Internet. Il est notamment écrit: «En inventant le concept de box avec la fameuse Freebox et en lançant la première offre triple-play à moins de 30 € par mois, « FREE » a réussi à s’emparer, en une quinzaine d’années, de 20 % du marché de l’accès à Internet en France ».

Sondage « Ipsos 2014 » selon lequel « FREE » est classée dans les 10 marques françaises les plus « innovantes », pour les « marques qui créent ou lancent de nouvelles tendances », celles qui « sont en avance sur leur temps », qui « m’ont fait découvrir ce dont je ne pensais pas avoir besoin », « sont un exemple pour les marques concurrentes », « me servent de comparaison pour évaluer la concurrence » et « ont modifié pour toujours le paysage des consommateurs » :

---

Décision d’annulation n° C 48 186 Page 10 sur 20
Sondage « UFC/Que Choisir » du 07/05/2012 indiquant que 92,3% des internautes étaient satisfaits des services de leur fournisseur d’accès à internet « free ». Celui-ci est le fournisseur de services qui satisfait le plus ses abonnés. Seuls 13,8% des clients de « free » ont reconnu avoir eu un problème avec leur accès à Internet. 77,3% le recommanderaient à leurs proches.

Sondage « 01.Net », magazine spécialisé dans le domaine des technologies de l’information publié le 10/06/2013 dans lequel il apparaît que « FREE » est la seconde marque dans le domaine internet après Google et avant Amazon, Apple et Facebook.

Sondage Capital-BVA-Leo Burnett du 01/07/2011, « FREE » est la marque française préférée des français dans le secteur des télécommunications et des technologies de pointe.

Sondage « 60 millions de consommateurs » montrant 93% de clients satisfaits. Ce document n’est pas daté bien que la demanderesse indique que l’étude est d’octobre 2007.

Etude « Benchmark Groupe, Journal du net » réalisée entre le 13/07/2005 et le 13/09/2005 indiquant que 44% des personnes interrogées répondent que si elles devaient changer d’opérateur, elles choisiraient en priorité « FREE ».

Etude de notoriété « TNS direct » réalisée en novembre 2004 auprès d’un échantillon de 1000 personnes qui indique que « FREE » était connue par 66% du grand public, utilisateurs d’internet ou non, et 88% des utilisateurs d’internet.

Rapport de l’OCDE publié le 07/04/2006 distinguant l’offre triple Play de « FREE » comme ayant été la première et la plus complète pour un prix forfaitaire de 29,99 euros. Le document est en anglais, mais la demanderesse fournit une traduction dans ses observations.

Articles de presse générale et de revues spécialisées de 2000 à 2020, par exemple, « Aujourd’hui en France », « Le Figaro », « Le Monde », « La Tribune », « Le Point », « L’Expansion », « L’Express », « Stratégies », « L’Est Républicain », « Les Echos » et « Le Progrès » et presse spécialisée « Que Choisir », « Univers Mac », « Le Journal du Net », « Capital », « Sciences & Vie Micro », « 01.Net », « ADSL Magazine », « Le Revenu », « Challenges »,

---

Décision d’annulation n° C 48 186 Page 11 sur 20
« Journal du geek », « Présence PC » et « L’internaute » de 2000 à 2019 au sujet de « FREE » pour des services de téléphonie mobile, fixe, télévision, internet et équipements multimédias de télécommunication. De nombreux articles de presse mettent notamment en avant la qualité, le caractère innovant et à la pointe de la technologie de « FREE », célèbre fournisseur d’accès à Internet; récompensée par le « CISCO Innovation Award » en 2005.

Décisions des juridictions françaises entre 2002 et 2018 sur la renommée de la marque « FREE » (Tribunaux de grande instance de Paris et de Nanterre ainsi que la Cour d’appel de Paris).

Décisions des divisions d’opposition et d’annulation de l’EUIPO entre 2006 et 2020 sur la renommée de la marque « FREE » et décisions de l’INPI.

Il ressort clairement des preuves susmentionnées produites par la demanderesse que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage long et intensif sur le marché des télécommunications en France. La marque antérieure occupe en effet une position solide parmi les marques leaders du marché dans le domaine de la fourniture d’accès à Internet comme en attestent diverses sources indépendantes (articles de presse, sondages, décisions des juridictions françaises, mesures d’audience, etc.). De plus, depuis 2003, la demanderesse offre des services de télévision numérique. Elle avait en 2016 plus de 18 millions d’abonnés dont 12 millions pour l’offre mobile et plus de 6,2 millions pour ses services internet. La connaissance de la marque « FREE » par le public et sa renommée sont également démontrées par ses parts de marché, le nombre considérable de personnes qui visitent le site de la demanderesse et les dépenses en campagnes publicitaires. Les preuves permettent de constater que la marque est apposée sur les boîtiers multiservices donnant accès à Internet et offrant des services de téléphonie et télévision mais aussi sur les cartes SIM de téléphonie mobile. Enfin, des preuves comme le communiqué financier de 2020 (n° 24) ou les mesures d’audience Médiamétrie (n° 48) montrent qu’avec près de 20 millions d’abonnés, cette réputation existait encore en 2020.

Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que la marque antérieure « FREE » a obtenu une forte réputation en France, au moins pour les services de télécommunication de la classe 38 ainsi que pour des appareils et équipements de télécommunication de la classe 9 (la box) avant la date de dépôt de la marque contestée (2016), et que cette réputation continuait d’exister au moment du dépôt de la demande en nullité (2020).

Comme indiqué ci-dessus, il suffira en principe à la demanderesse de démontrer que sa marque jouissait d’une réputation à la date de dépôt de la marque contestée et de la demande de nullité respectivement, tandis que toute perte de réputation ultérieure devra être revendiquée et prouvée par la titulaire de la marque de l’Union européenne.
À cet égard, il est rappelé que la réputation d’une marque est, en général, acquise progressivement et ne peut être simplement activée et désactivée, même en tenant compte du marché particulier concerné. En l’espèce, il ressort des preuves que la marque antérieure est présente sur le marché depuis plus de 20 ans, qu’elle fait l’objet d’un usage continu et important et qu’elle était déjà une marque leader en 2016. Les parts de marché démontrées par les preuves sont impressionnantes et le succès de la marque a attiré l’attention de la presse. Enfin, aucune allégation de perte de réputation ultérieure n’a été avancée par la titulaire de la marque européenne et aucune preuve d’un changement radical des conditions du marché (qui permettrait de conclure le contraire) n’a été

---

Décision d’annulation n° C 48 186 Page 12 sur 20
déposée. En conséquence, on peut raisonnablement supposer que la réputation de la marque continue d’exister au moment de prendre la présente décision. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’annulation n’analysera pas les preuves relatives aux autres produits et services des classes 9 et 38 pour lesquels la demanderesse prétendait également avoir obtenu une réputation. La division d’annulation procédera donc sur la base de la réputation pour les produits et services susmentionnés.

b) Les signes
FREE
Marque antérieure Marque contestée Le territoire pertinent est la France.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

En ce qui concerne le terme « FREE », commun aux deux marques, le Tribunal a déjà jugé qu’une partie du public français comprend la signification du terme « free » comme « libre », alors que d’autres membres du public français ne percevront aucun message dans ce mot (27/10/2010, T-365/09, Free, EU:T:2010:455, § 41). Toutefois, la Chambre des recours (05/07/2017, R298/2017-2) a considéré que la partie du public français ignorant totalement le sens du terme « FREE » est minoritaire. Le Tribunal a aussi jugé que « l’utilisation du terme « free » est répandue non seulement parmi le public anglophone, mais aussi parmi toutes les personnes ayant une connaissance de base de la langue anglaise et faisant partie du public pertinent, constitué en l’espèce des consommateurs moyens français » (04/02/2014, T-127/12, Freevolution, EU:T:2014:51, § 41). Dans sa décision R298/2017-2 déjà citée, la Chambre a considéré que s’agissant d’un terme de base de la langue anglaise largement utilisé (aussi dans des expressions utilisées en français comme « free- lance » par exemple), « FREE » sera perçu comme signifiant « libre » ou encore « gratuit ».

---

Décision d’annulation n° C 48 186 Page 13 sur 20
Par conséquent, ce terme a un caractère distinctif intrinsèque moins élevé que la moyenne, dans la mesure où il transmet l’idée de gratuité ou peut évoquer indirectement que les utilisateurs parviennent à être plus libres en utilisant les produits et services en question et, par conséquent indirectement peut être laudatif. Il conserve malgré tout un caractère distinctif intrinsèque suffisant, essentiellement parce que ce mot n’est pas français, il n’est donc pas aussi commun pour le public pertinent et le concept qui lui est associé reste suffisamment abstrait et ouvert à l’interprétation.
Le terme « MOVE » de la marque contestée n’a pas de signification en français et n’est pas un mot du vocabulaire anglais basique, il est donc distinctif.
Le chiffre « 2 » inclus dans la marque contestée sera perçu comme indiquant ce chiffre. Pour une partie du public, ce chiffre peut avoir un caractère distinctif faible dans la mesure où il peut désigner par exemple une version du produit ou service. En revanche, il est peu probable que le public français le perçoive comme signifiant « to » en anglais puisqu’il ne comprendra pas le mot « MOVE ».

S’agissant de la marque contestée, cette dernière comporte des élément figuratifs moins distinctifs de nature purement décorative, à savoir la légère stylisation des lettres « R » et « O » ainsi que la présence de deux demi cercles rose et bleu placés à l’intérieur de la lettre « O » et la reprise de la couleur bleue pour le chiffre 2. De plus, lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).

Le signe contesté ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme étant plus dominant (visuellement frappant) que les autres.
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans l’élément « FREE », qui correspond à la totalité de la marque antérieure et est le premier composant du signe contesté. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque. Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite et de haut en bas, ce qui fait que la partie placée en haut à gauche (la partie initiale) est celle qui attire d’abord l’attention du lecteur. Par conséquent, le fait que la totalité de la marque antérieure, « FREE », se trouve au début du signe contesté est pertinent pour la comparaison. Les signes diffèrent par la présence du chiffre « 2 » et du terme « MOVE » ainsi que par les éléments figuratifs et couleurs qui n’ont pas de contrepartie dans la marque antérieure. Compte tenu du fait que les signes coïncident dans un élément faible, les signes sont visuellement similaires à un faible degré.

Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide dans le son des lettres « FREE », présentes de manière identique dans les deux signes. La prononciation diffère dans le son des autres éléments du signe contesté, « DEUX » et « MOVE », qui n’ont pas de contrepartie dans la marque antérieure. Compte tenu du faible caractère distinctif de l’élément « FREE », les signes présentent un faible degré de similitude phonétique.

---

Décision d’annulation n° C 48 186 Page 14 sur 20
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Le public pertinent associera l’élément coïncidant « FREE », qui présente un faible caractère distinctif, à la signification expliquée ci-dessus. Les signes diffèrent par l’élément « 2 » qui a le sens indiqué ci-dessus et par le terme « MOVE » qui n’a pas de signification. Par conséquent, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan conceptuel. Compte tenu que les signes ont été reconnus comme similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen de l’existence d’un risque de préjudice aura lieu.

c) Le «lien» entre les signes
Comme indiqué ci-dessus, la marque antérieure jouit d’une renommée et les signes présentent un certain degré de similitude. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il est nécessaire de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel «lien» entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement prévue par l’article 8(5) RMUE mais elle a été confirmée par plusieurs arrêts (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire: ceci reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’il est vraisemblable que l’usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il lui porte préjudice, après avoir apprécié tous les facteurs pertinents dans le cas d’espèce.

Parmi les critères pertinents aux fins d’apprécier s’il existe un «lien», peuvent être cités (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):

le degré de similitude entre les signes;

la nature des produits et des services, y compris le degré de similitude ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public concerné;

l’intensité de la renommée de la marque antérieure;

le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure;

l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public.

Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances de l’espèce. De plus, l’existence d’un «lien» peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement.

La marque antérieure a un faible degré de distinctivité intrinsèque, mais elle jouit d’un degré élevé de reconnaissance et il a été prouvé qu’elle jouit d’une grande renommée sur le territoire concerné, au moins en ce qui concerne les appareils et équipements de télécommunication et les services de télécommunication des classes 9 et 38. Les signes présentent un faible degré de

---

Décision d’annulation n° C 48 186 Page 15 sur 20
similitude visuelle et phonétique ainsi que conceptuelle, dans la mesure où la marque contestée incorpore totalement l’élément « FREE » qui forme la totalité de la marque antérieure.

Les produits et services contestés sont les suivants :

Classe 9: Logiciels (programmes informatiques); interfaces (logiciels), tous ces produits en relation avec des services de mobilité (transport); logiciels permettant le paiement à distance des péages d’autoroutes, la location de places de stationnement et de tous services en relation avec le transport à partir de téléphones portables, tablettes numériques et ordinateurs.

Classe 38: Mise à disposition de services de télécommunications pour des plateformes en relation avec des services de mobilité; services de fourniture d’accès utilisateur à des plateformes de mobilité et de transport sur Internet.

Il existe un lien évident entre les produits et services réputés de la demanderesse et tous les produits et services contestés des classes 9 et 38.

Les logiciels contestés de la classe 9 y compris les logiciels ayant une destination particulière telle que le transport ont un lien évident avec les équipements et les services de télécommunication pour lesquels la marque antérieure est réputée, puisque les équipements de télécommunication sont indispensables pour le fonctionnement des logiciels ou pour en assurer l’accès et les services de télécommunications peuvent être nécessaires pour permettre au logiciel de fonctionner ou pour télécharger son contenu. Tous ces produits et services sont le plus souvent proposés par les mêmes canaux de distribution aux mêmes consommateurs. En outre, ils sont généralement complémentaires. En définitive, le public établira un lien entre les marques concernées grâce à la relation fonctionnelle qui pourrait exister entre les produits contestés et les produits et services antérieurs.

Les services contestés en classe 38 sont identiques aux services de télécommunication réputés de la demanderesse, car ces services incluent, en tant que catégorie plus large, les services contestés.

En conséquence, eu égard à l’ensemble des facteurs pertinents du cas d’espèce et après appréciation de ces derniers, il est conclu que lorsque les consommateurs rencontreront la marque contestée, ils l’associeront vraisemblablement au signe antérieur, c’est-à-dire établiront un «lien» mental entre les signes. Toutefois, bien qu’un «lien» entre les signes soit une condition nécessaire pour poursuivre l’appréciation du risque que l’usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porte préjudice, l’existence d’un tel lien ne saurait toutefois suffire, à elle seule, à conclure à l’existence de l’un des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (26/09/2012, T-301/09, Citigate, EU:T:2012:473, § 96).

d) Risque de préjudice
L’usage de la marque contestée relèvera de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE lorsque surgira l’une des situations suivantes:

---

Décision d’annulation n° C 48 186 Page 16 sur 20
il tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure;

il porte atteinte à la renommée de la marque antérieure;

il porte préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure.

Bien que le préjudice ou le profit indu puisse être seulement potentiel dans le cadre de la procédure de nullité, une simple possibilité ne suffit pas à appliquer l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Bien que la titulaire de la marque antérieure ne soit pas tenue de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque, elle doit toutefois «apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice» (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 53).

Il s’ensuit que la demanderesse doit établir qu’un préjudice ou un profit indu est probable, dans la mesure où il est prévisible dans le cours normal des événements. À cette fin, la demanderesse devrait produire des éléments de preuve – ou à tout le moins avancer un ensemble cohérent d’arguments étayant en quoi consiste le préjudice ou le profit indu et la manière dont il se produirait – qui permettraient de conclure prima facie qu’un tel événement est en effet susceptible de se produire dans le cours normal des événements.

Selon la demanderesse, le public français attribuerait aux équipements et services de télécommunication désignés par la marque antérieure notamment une image de qualité supérieure, d’innovation et de prix abordable. Cette image favorable et les caractéristiques positives projetées par la marque antérieure seraient transposées aux produits et services concernés des classes 9 et 38 de la demanderesse.
En d’autres termes, la demanderesse allègue notamment que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.

Profit indu (parasitisme)
Dans le contexte de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, la notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et «parasitisme» manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 48; 22/03/2007, T-215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 40).

La demanderesse fonde son moyen sur les éléments suivants:

La similarité entre les marques est importante et il existe un risque de confusion incluant le risque d’association.
La marque antérieure possède une forte renommée en France pour des produits et services de communication et de télécommunication comme l’ont souvent reconnu les tribunaux français, et elle est associée à des

---

Décision d’annulation n° C 48 186 Page 17 sur 20
images positives (innovation technique, qualité et prix abordables) sur ce marché.

Tous les produits et services en cause sont identiques ou similaires.

Des décisions antérieures de l’Office ont reconnu que « FREE » était bien fondé à invoquer l’article 8, paragraphe 5 du RMUE en ce qui concerne les produits et services des classes 9 et 38.

Le consommateur peut croire que la demanderesse et la titulaire sont économiquement liées ou au moins qu’il existe un accord ou un partenariat entre elles.

Le consommateur est habitué à voir des sociétés étendre leurs marques à des marchés voisins.

Le public concerné est le public en général ainsi que le public professionnel. Le degré d’attention variera de moyen à au-dessus de la moyenne, en fonction du prix, de la nature spécialisée des produits et services et des conditions de vente.

Pour déterminer si l’usage d’un signe tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, il est nécessaire de procéder à une appréciation globale, qui tient compte de tous les facteurs pertinents dans les circonstances de l’espèce (10/05/2007, T-47/06, Nasdaq, EU:T:2007:131, § 53; 12/03/2009, C-320/07 P, Nasdaq, EU:C:2009:146; 23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 30, 38; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 57, 58, 66; 24/03/2011, C-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 53).

L’intention de la titulaire de la marque de l’Union européenne n’est pas un facteur important. Tirer un avantage déloyal du caractère distinctif ou de la renommée d’une marque peut être une décision délibérée, par exemple en cas d’exploitation manifeste et de parasitisme d’une marque célèbre, ou de tentative d’exploitation de la réputation d’une marque célèbre. Toutefois, le fait de tirer un avantage déloyal ne requiert pas nécessairement une intention délibérée d’exploiter le fonds de commerce attaché à la marque d’un tiers. La notion d’exploitation abusive « concerne le risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques qu’elle projette soient transférées aux produits et services couverts par la marque demandée, avec pour conséquence que la commercialisation de ces produits et services soit facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée » (19/06/2008, T-93/06, Mineral Spa, EU:T:2008:215, § 40; 22/03/2007, T-215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 40; 30/01/2008, T-128/06, Camelo, EU:T:2008:22, § 46).

La marque antérieure a obtenu une forte notoriété auprès du public pertinent, au moins en ce qui concerne les appareils et équipements de télécommunication et les services de télécommunication. Elle est devenue une marque attractive et puissante sur le marché français. Les éléments de preuve soumis par la demanderesse montrent que la marque « FREE » fait l’objet d’une grande satisfaction de la part des consommateurs et est associée par le public pertinent à l’innovation, à la haute qualité, à l’efficacité, à des services d’accès à Internet fiables et à des tarifs attractifs.

Compte tenu de la forte réputation de la marque antérieure, des similitudes entre les marques et du fait que les produits et services en conflit appartiennent au même marché ou à des marchés voisins, il est conclu que le public pertinent fera un lien entre les marques, lien qui produira un avantage commercial pour la titulaire. Il existe une forte probabilité que l’utilisation de la marque contestée

---

Décision d’annulation n° C 48 186 Page 18 sur 20
puisse conduire à un parasitisme, c’est-à-dire qu’elle tirerait un avantage injuste de la réputation bien établie de la marque antérieure et des investissements considérables entrepris par la demanderesse pour obtenir cette réputation. Le signe contesté pourrait tirer indûment profit de l’image de la marque antérieure et du message qu’elle véhicule, à savoir que ses produits et services présentent des caractéristiques identiques ou similaires aux produits et services de la demanderesse : qu’ils sont innovants, fiables, abordables et de haute qualité. L’usage de la marque contestée pourrait également donner l’impression que les parties sont économiquement liées ou au moins qu’il existe un accord ou un partenariat entre elles et, par conséquent, pourrait faciliter la commercialisation des produits et services contestés. Contrairement à ce que prétend la titulaire, le fait que son entreprise soit bien implantée et reconnue en France renforce cette idée de partenariat au lieu de la réduire. Il est en effet habituel que deux entreprises de renom s’allient pour développer un nouveau produit ou fournir un service.

Eu égard aux observations qui précèdent, il est conclu que l’usage de la marque contestée est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.

Autres types de risque de préjudice
La demanderesse soutient également que l’usage de la marque contestée porterait préjudice au caractère distinctif et à la renommée de la marque antérieure.

Comme indiqué ci-dessus, l’existence d’un risque de préjudice est une condition essentielle pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Le risque de préjudice peut se présenter sous trois types différents. Pour qu’une demande en nullité soit fondée à cet égard, il suffit que le risque se présente sous l’une de ces formes. Comme mentionné plus haut, la division d’annulation a déjà conclu que la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. Il s’ensuit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si les autres types d’atteinte sont également présents.

e) Juste motif
Comme indiqué ci-dessus, les exigences relatives à l’identité ou la similitude des signes, à la renommée de la marque antérieure et à l’existence d’un risque de préjudice ont toutes été remplies. La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. La demande peut encore ne pas aboutir si la titulaire de la marque de l’Union européenne établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.

La titulaire de la marque de l’Union européenne avance qu’elle bénéficie d’un juste motif pour faire usage de la marque contestée. Selon la titulaire, le terme français « libre » et sa traduction en anglais sont fréquemment utilisés dans le monde des affaires. Il n’existe actuellement pas de terme similaire aussi pertinent. Les synonymes proposés tels que «décontracté », « émancipé », « facile » ne sont pas suffisamment révélateurs et appropriés. L’EUIPO a notamment considéré concernant le terme « FLEX » que la demanderesse avait un juste motif pour insérer le terme « FLEX » dans la marque demandée puisque personne ne détient des droits exclusifs dessus et qu’il s’agit d’une abréviation

---

Décision d’annulation n° C 48 186 Page 19 sur 20
appropriée, dans de nombreuses langues de l’Union, pour indiquer que les lits et matelas sont flexibles.

En réponse, la demanderesse fait valoir que la titulaire ne bénéficie pas d’un juste motif. Contrairement au signe « FLEX », « FREE » n’est pas l’abréviation d’un mot français. Il n’est pas non plus le mot générique pour désigner des appareils ou des services de télécommunications.

Le moyen de la titulaire de la marque de l’Union européenne n’est pas fondé. Il est à noter qu’un juste motif peut être constaté lorsque la demanderesse utilise un signe de manière générique pour indiquer le type des produits et services. En l’espèce, les deux marques incluent le concept de « FREE », qui a certes un faible degré de distinctivité intrinsèque en France mais n’est pas descriptif des produits et services en cause. La titulaire n’a donc pas démontré que l’usage de l’élément « FREE » était devenu si nécessaire à la commercialisation des produits et services litigieux qu’il ne saurait être raisonnablement exigé de la demanderesse qu’elle s’abstienne d’utiliser la marque. Par conséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne ne bénéficie pas d’un juste motif pour faire usage de la marque contestée.

f) Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, la demande est fondée en vertu de l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. La marque contestée doit être déclarée nulle pour tous les produits et services contestés.

Étant donné qu’il est fait droit à la demande dans son intégralité au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les motifs restants et les autres droits antérieurs sur lesquels la demande est fondée, ni les preuves relatives à la réputation des autres produits et services des classes 9 et 38 de la marque française n° 3 679 804.

FRAIS En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.

Étant donné que la titulaire de la marque de l’Union européenne est la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse au cours de cette procédure. En vertu de l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et de l’article 18, paragraphe 1, point c), sous ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, fixés sur la base du tarif maximal indiqué dans ces dispositions.

---

Décision d’annulation n° C 48 186 Page 20 sur 20
La division d’annulation
Jessica N. LEWIS Richard BIANCHI Oana-Alina STURZA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.