LES CHAMBRES DE RECOURS

DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 11 mai 2022
Dans l’affaire R 1360/2021-5
Capitol Records LLC 2220 Colorado Avenue,
Santa Monica, Californie 90404
États-Unis d’Amérique Titulaire de la MUE/requérante
représentée par Lane Intellectual Property (Irlande) Limited, 2 Dublin Landings, North Wall Quay, Dublin 1 (Irlande)
contre
DAELLOS S.A. Gran Vïa, 41
28013 Madrid
Espagne Demanderesse en nullité/défenderesse
représentée par Monica Del Corral Alarcon, Mataelpino n°4, 1°derecha, 28002 Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’annulation no 46 588 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 289 555)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (Président), Ph. Von Kapff (Rapporteur) et S. Rizzo (Membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
11/05/2022, R 1360/2021-5, Capitol (fig.)/Capitol

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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 26 janvier 2017, Capitol Records LLC (ci-après la «titulaire de la marque de l’Union européenne») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative

pour des produits et services compris dans les classes 9, 35 et 41, dont les services suivants (ci-après les «services contestés»):
Classe 41 — Divertissement; activités culturelles; production, préparation, présentation, distribution, syndication de films, films animés; production de spectacles de divertissement en direct; organisation, production et présentation d’expositions, de spectacles, de représentations théâtrales, de représentations en direct et de manifestations de participation du public; production de disques; production de films; production de films cinématographiques; services d’information, de conseils et d’assistance pour tous les services précités.
2 La demande a été publiée le 12 avril 2017.
3 Dans le cadre de procédures antérieures entre les mêmes parties, dans la décision no B 2 902 008 du 14 janvier 2020, la division d’opposition a rejeté l’opposition formée par la société DAELLOS S.A. (la demanderesse en nullité dans la présente procédure), qui était uniquement fondée sur la marque espagnole no M
2557 838 «Capitol», conformément à l’article 8, paragraphe 1, et à l', du RDMUE. La société DAELLOS S.A. n’a pas prouvé l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure jusqu’à l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE.
4 La marque de l’Union européenne contestée a été enregistrée le 19 juin 2020.
5 Le 25 septembre 2020, DAELLOS S.A. (ci-après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité de la marque enregistrée pour une partie des services. Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 60, paragraphe 1, point a), et à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
6 La demande en nullité était fondée sur la marque espagnole no M 2 557 838:

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Capitol
demandée le 17 septembre 2003 et enregistrée le 16 juin 2004 et renouvelée pour la dernière fois le 1 octobre 2013 pour les produits et services suivants:
Classe 16 — Tous les formulaires liés à l’activité de théâtre, de cinéma et de danse, de café, de salons de thé, de bar américain, d’hôtellerie et de restauration;
Classe 41 — Services de théâtre, de cinéma et de danse;
Classe 42 — Café, salons de thé, bars américains, services hôteliers et services de restauration.
7 Par décision du 4 juin 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a déclaré la nullité de la marque de l’Union européenne pour l’ensemble des services contestés. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
Les services contestés «divertissement; activités culturelles; services d’information, de conseils et d’assistance pour tous les services précités» incluent, en tant que catégories plus larges, ou se chevauchent avec les
«services de théâtre, de cinéma» de la demanderesse. Étant donné que la catégorie générale ne peut être décomposéed’ office, les services sont considérés comme identiques.
Les services contestés «production, préparation, présentation, distribution, syndication de films, films d’animation; production de films; production de films cinématographiques; services d’information, de conseils et d’assistance concernant tous les services précités» sont inclus dans les «services de cinéma» de la demanderesse ou les chevauchent. Ils sont dès lors identiques.
Les services contestés «production de spectacles de divertissement en direct; organisation, production et présentation de spectacles, représentations théâtrales, représentations en direct et événements de participation du public; services d’information, de conseils et d’assistance en rapport avec tous les services précités» sont inclus dans les «services de théâtre» de la demanderesse ou les chevauchent. Ils sont dès lors identiques.
Les services contestés «production de disques; services d’information, de conseils et d’assistance pour tous les services précités» sont similaires à un degré élevé aux «services de cinéma» de la demanderesse. Les «services d’enregistrement» incluent la production de vidéos musicales et de bandes sonores pour films. Ces services ont le même public, la même nature, les mêmes fournisseurs et les mêmes canaux de distribution.
Les services contestés «organisation, production et présentation d’expositions; services d’information, de conseils et d’assistance concernant tous les services précités» sont au moins similaires à un faible degré aux
«services de théâtre, de cinéma» de la demanderesse dans la mesure où les expositions contestées incluent celles à des fins culturelles et peuvent se

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rapporter au cinéma ou au théâtre. Par conséquent, ces services peuvent avoir le même public, les mêmes fournisseurs et les mêmes canaux de distribution.
Lesservices jugés identiques ou similaires (à des degrés divers) s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne.
La marque contestée contient le mot «Capitol», représenté en caractères manuscrits gras, ainsi que la représentation d’un dome et de quatre étoiles, qui est placé au-dessus de celui-ci. Il ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres;
L’élément verbal commun «Capitol» sera perçu par une grande partie du public comme le bâtiment du gouvernement américain à Washington D.C., étant donné qu’il est très similaire à l’équivalent espagnol «Capitolio». L’élément figuratif renforce cette perception dans la mesure où il peut être perçu comme une représentation du dome Capitol américain. Pour une partie du public, le mot «Capitol» peut être dépourvu de signification. Qu’il soit compris ou non, il possède un caractère distinctif moyen pour les services.
Les quatre étoiles du signe contesté sont des éléments décoratifs communément utilisés dans le commerce pour indiquer la qualité élevée des services. Par conséquent, ils sont dépourvus de caractère distinctif.
Les signes sont très similaires sur le plan visuel, identiques sur le plan phonétique et, pour une grande partie du public qui perçoit les deux signes faisant référence au bâtiment Capitol États-Unis, ils sont identiques sur le plan conceptuel.
En raison de la présence de l’élément distinctif commun «Capitol», il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de services qu’elle désigne.
8 Le 4 août 2021, la titulaire de la MUE a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 11 octobre 2021.
9 Dans son mémoire en réponse reçu le 21 décembre 2021, la demanderesse en nullité a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
10 Les arguments avancés par la titulaire de la MUE dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:

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La demande en nullité était uniquement fondée sur un risque de confusion avec la marque espagnole no M 2 557 838.
Toutefois, la demanderesseen nullité avait précédemment formé une opposition contre la marque contestée sur la base de la même marque antérieure et du même motif. Cette opposition a ensuite été rejetée par défaut au motif que la défenderesse n’avait pas étayé l’opposition alors qu’elle avait largement eu la possibilité de le faire.
Par conséquent, la demanderesse en nullité devrait être empêchée d’invalider la marque contestée étant donné qu’elle s’est fondée sur un motif de recours identique à celui qu’elle n’a pas étayé précédemment.
Le recours en annulation aurait donc dû être considéré comme irrecevable et n’a jamais été autorisé à adopter une décision étant donné que la demanderesse en nullité a déjà manqué à ses chances de succès en vertu de la marque/du motif sur lequel elle est fondée.
11 Les arguments présentés par demanderesse en nullité en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
L’opposition n’a été rejetée que pour des problèmes de forme et le fond de l’affaire n’a jamais été étudié.
Enoutre, il ressort clairement de la jurisprudence du Tribunal qu’une décision antérieure rendue dans une procédure d’opposition entre les mêmes parties et portant sur le même objet n’empêche pas une demande en nullité ultérieure fondée sur les mêmes droits antérieurs (14/10/2009,T-140/08,
TiMiKinderjoghurt, EU:T:2009:400, § 36; 22/11/2011, T-275/10, Mpay24,
EU:T:2011:683, § 15; 23/09/2014, T-11/13, MEGO, ECLI:EU:T:2014:803, §
12).
Motifs
12 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67, et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable. Il n’est cependant pas fondé. La demande en nullité était recevable et fondée, et le recours doit être rejeté.
Sur la recevabilité de la demande en nullité/autorité de la chose jugée
14 La demanderesse fait valoir que la demande en nullité déposée par la demanderesse en nullité aurait dû être déclarée irrecevable étant donné que la demanderesse en nullité avait déjà invoqué une cause identique, à savoir une opposition fondée sur le même droit antérieur et également fondée sur l’article 8,

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paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, la titulaire de la MUE est d’avis que la décision d’opposition no B 2 902 008 (voir paragraphe 3) est revêtue de l’autorité de la chose jugée en ce qui concerne la recevabilité de la demande en nullité introduite par la demanderesse en nullité.
15 Aux termes de l’article 63, paragraphe 3, RMUE,
«une demande en déchéance ou en nullité est irrecevable lorsqu’une demande ayant le même objet et la même cause a été tranchée sur le fond entre les mêmes parties soit par l’Office soit par un tribunal des marques de l’Union européenne visé à l’article 123 et que la décision de l’Office ou de ce tribunal concernant cette demande est passée en force de chose jugée.»
Par conséquent, l’article 63, paragraphe 3, du RMUE concerne clairement également des procédures de nature administrative.
16 Les procéduresd’opposition et de nullité devant l’EUIPO sont toutes deux de nature administrative, mais elles ne peuvent être considérées comme ayant la même cause (14/10/2009, T-140/08, TiMiKiNDERJOGHURT/KINDER,
EU:T:2009:400; § 34-37; confirmé par 24/03/2011, C-552/09 P,
TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177; 22/11/2011, T-275/10, MPAY24,
EU:T:2011:683, § 16).
17 Le Tribunal a considéré que, si les arguments relatifs à l’effet contraignant d’une décision dans une procédure d’opposition étaient accueillis, tout recours en nullité dirigé contre l’enregistrement d’une MUE ayant fait l’objet d’une décision dans le cadre d’une procédure d’opposition, dans le cas où les parties au litige étaient les mêmes, aurait le même objet et les mêmes motifs, serait privé de tout effet utile, bien qu’une telle contestation soit possible (14/10/2009, T-140/08, TiMiKiNDERJOGHURT/KINDER, EU:T:2009:400, § 36; confirmé par
24/03/2011, C-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177).
18 Il est donc clair qu’une décision rendue dans le cadre d’une procédure d’opposition n’a pas d’effet contraignant pour une procédure de nullité ultérieure (14/10/2009, T-140/08, TiMiKiNDERJOGHURT/KINDER, EU:T:2009:400; §
34-37; confirmé par 24/03/2011, C-552/09 P, TiMiKinderjoghurt,
EU:C:2011:177; 22/11/2011, T-275/10, MPAY24, EU:T:2011:683, § 16).
19 Par conséquent, l’argument de la titulaire de la MUE selon lequel la demande en nullité aurait dû être déclarée irrecevable en raison de la décision no B 2 902 008 de la division d’opposition doit être rejeté comme non fondé.
Sur le fond de la demande en nullité
20 La titulaire de la MUE ne conteste pas les conclusions de la décision attaquée quant au fond en ce qui concerne les motifs énoncés à l’article 60, paragraphe 1, point a), et à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
21 Elle aurait dû le faire si elle souhaitait que ces conclusions fassent l’objet d’un réexamen. Ainsi qu’il ressort de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours est l’une des conditions de recevabilité du recours. Même si les chambres de recours sont appelées à exercer les mêmes

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fonctions que la division d’annulation et à procéder à un nouvel examen complet du fond de la procédure d’annulation, tant en droit qu’en fait (article 71 du RMUE), cela n’inclut pas toutes les procédures rendues en première instance.
22 La question de la recevabilité de la demande en nullité est un motif qui doit être tranché avant l’examen au fond et, en ce sens, en modifie le contenu, dans la mesure où il s’agit d’une nouvelle demande spécifique liée à des considérations de fait et de droit distinctes de celles ayant donné lieu à la demande d’annulation. Il peut être assimilé à la jurisprudence concernant des situations dans lesquelles la requérante n’avait pas contesté l’examen de la preuve de l’usage sérieux (13/09/2010, T-292/08, Often, EU:T:2010:399, § 33).
23 Toutefois, contrairement à l’examen de la preuve de l’usage, la recevabilité de la demande en nullité n’est pas mentionnée à l’article 27, paragraphe 3, du RDMUE, étant donné que l’une des situations explicitement exclues de l’examen du recours est explicitement exclue.
24 Ensuite, il convient d’examiner si la portée du recours est limitée au sens de l’article 27, paragraphe 2, du RDMUE, qui est libellé comme suit:
Dans les procédures inter partes, l’examen du recours et, le cas échéant, du recours incident est limité aux moyens invoqués dans le mémoire exposant les motifs et, le cas échéant, dans le recours incident. Les questions de droit non soulevées par les parties sont examinées par la chambre de recours uniquement dans la mesure où elles concernent des exigences procédurales essentielles ou lorsqu’il est nécessaire de résoudre ces questions afin de garantir une application correcte du règlement (UE) 2017/1001 eu égard aux faits, preuves et arguments soumis par les parties.
25 Étant donné que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas fait valoir que l’examen de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE était erroné, la chambre de recours ne peut pas réexaminer la substance. L’objectif de l’article 27, paragraphe 2, du RDMUE est de limiter l’examen du recours à la portée du recours par les parties, dans le mémoire exposant les motifs du recours ou le recours incident. Les parties sont les chefs de procédure concernant les causes de nullité relative (15/3/2021, R1123/2018-1, Jules Moyens Gents/joules,
§ 37).
26 Tout requérant peut décider de concentrer sa stratégie, devant les chambres de recours, sur la question de la recevabilité de la demande en nullité. C’est particulièrement vrai en l’espèce où les marques en conflit et leurs services respectifs sont au moins très similaires.
27 Même si l’examen complet de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE était considéré comme une question de droit qui doit nécessairement être résolue au sens de l’article 27, paragraphe 2, du RDMUE, le recours ne serait pas accueilli pour les raisons exposées dans la décision attaquée, qui n’ont pas été contestées par la titulaire de la MUE.
28 Par ces motifs, le recours est rejeté.

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Frais
29 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la titulaire de la marque de l’Union européenne, en tant que partie perdante, doit supporter les frais et taxes exposés par la demanderesse en nullité aux fins des procédures d’annulation et de recours.
30 En ce qui concerne la procédure de recours, ces frais se composent des frais de représentation professionnelle de la demanderesse en nullité, d’un montant de 550 EUR.
31 En ce qui concerne la procédure d’annulation, la division d’annulation a condamné la titulaire de la marque de l’Union européenne à supporter les frais et taxes d’annulation dans son intégralité, à savoir la taxe d’annulation de 630 EUR et les frais de représentation professionnelle de 450 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève à 1 630 EUR.

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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la titulaire de la marque de l’Union européenne à supporter les frais et taxes exposés par la demanderesse en nullité aux fins des procédures d’annulation et de recours, lesquels s’élèvent à 1 630 EUR.
Signature Signature Signature
V. Melgar Ph. von Kapff S. Rizzo
Greffier:

Signature
H. Dijkema