DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 129 277
Promise, S.A., Pol. IND. Ponent c/Sant Galderic, 15, 08395 Sant Pol de Mar (Barcelona), Espagne (opposante), représentée par Pons Consultores de Propiedad Industrial, S.A., Glorieta Rubén Darío, 4, 28010 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Tomáš Pavlík, sprays ická 6, 066 01 Humenné, Slovaquie (partie requérante), représentée par Law èmes Tech s.r.o., Bottova 7939/2a, 811 09 Bratislava, Slovaquie (représentant professionnel).
Le 08/07/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 129 277 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 25: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 238 637 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 24/08/2020, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 238
637 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 25. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 1 940 881 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.

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PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Dans ses observations, la demanderesse affirme que l’opposante n’a pas prouvé que la marque sur laquelle elle s’est fondée était «utilisée pour d’autres types de vêtements [autres que vêtements de nuit et sous-vêtements], en particulier pour des vêtements de remise en forme et des vêtements de sport, pour lesquels [la demanderesse] demande la protection».
Conformément à la pratique de l’Office, une demande de preuve de l’usage doit être explicite, sans équivoque et inconditionnelle. En effet, elle a d’importantes conséquences procédurales: si l’opposant ne produit pas de preuve de l’usage, l’opposition doit être rejetée.
La déclaration de la demanderesse n’étant pas une demande de preuve de l’usage explicite, claire et inconditionnelle, elle n’a pas été traitée comme telle. Dès lors, l’opposante n’avait aucune obligation de fournir la preuve que sa marque antérieure avait fait l’objet d’un usage sérieux.
En outre, la demanderesse n’a pas présenté la demande de preuve de l’usage au moyen d’un document distinct, comme l’exige l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE.
Par conséquent, la demande de preuve de l’usage est irrecevable en vertu de l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 25: Vêtements, sous-vêtements et vêtements de bain, chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques), chapellerie.

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Les produits contestés sont, à la suite de deux limitations, les suivants:
Classe 25: Vêtementsde fitness à l’exception des sous-vêtements et vêtements de nuit; vêtements de sport à l’exclusion des sous-vêtements et vêtements de nuit.
Les produits contestés sont inclus dans la catégorie générale des vêtements de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.

b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s' adressent au grand public et le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments verbaux communs «FEEL FREE» contiennent des mots anglais relativement basiques et auront une signification, en particulier pour les consommateurs qui ont une compréhension de base de l’anglais. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie anglophone du public, qui associera «FEEL» à «une sensation physique ou émotionnelle de (quelque chose)» (information extraite à Lexico le 04/07/2022 à https://www.lexico.com/definition/feel) et «FREE» à l’adjectif «pouvoir agir ou se faire comme un désir; pas sous le contrôle d’autrui»

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(informations extraites à Lexico le 04/07/2022 à l’adresse https://www.lexico.com/definition/free).
Dans l’ensemble, l’expression commune «FEEL FREE» a plus d’une signification, par exemple «si quelqu’un vous dit être libre de faire quelque chose, cela signifie que vous pouvez le faire si vous le souhaitez (informations extraites à Lexico le 04/07/2022 à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/feel-free), ou «aide soi-même», ou dans un sens plus littéral, elle transmet un message exhortant le lecteur à «feel free». La demanderesse affirme que «l’élément verbal «feel free» contenu dans les deux signes sera largement compris par le public pertinent, en particulier du point de vue des produits pertinents (à la fois les sous-vêtements et les vêtements de nuit et de remise en forme et les vêtements de sport) comme étant descriptifs, véhiculant ainsi un sentiment de ces types de vêtements. Par conséquent, le caractère distinctif des produits respectifs est très faible». Compte tenu du fait qu’il n’est pas nécessaire d’établir que tous les consommateurs réels ou potentiels des produits ou services concernés sont susceptibles d’être confondus
[20/07/2017, T-521/15, D (fig.)/D (fig.) et al., EU:T:2017:536, § 69], la division d’opposition se concentrera ensuite sur la partie du public pour laquelle cette expression est trop vague et ne décrira pas directement les caractéristiques spécifiques des produits et, partant, un caractère distinctif moyen.
L’élément verbal «FACTORY» du signe contesté sera compris par le public pertinent comme un «bâtiment ou ensemble de bâtiments dans lesquels les produits sont fabriqués ou assemblés principalement par machine». L’exemple donné est «a vêtement factory» (information extraite à Lexico le 04/07/2022 à l’adresse https://www.lexico.com/en/definition/factory). Compte tenu du fait que les produits pertinents sont des vêtements, l’élément verbal «FACTORY», contrairement aux arguments de la requérante, n’est pas apte à désigner l’origine commerciale des produits en cause et à les distinguer des produits proposés par d’autres entreprises. Il est dès lors dépourvu de caractère distinctif. Il aégalement moins d’impact que les autres éléments du signe, étant donné que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. En effet, le public lit de gauche à droite (et de haut en bas), ce qui fait de la partie placée à gauche (et en haut) du signe (la partie initiale) celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Lastylisation des signes n’est pas particulièrement frappante étant donné qu’elle se compose de lettres noires légèrement stylisées, de sorte qu’elle n’a pas d’incidence pertinente sur la comparaison. Toutefois, il est important de noter que le lecteur décomposera aisément les mots «Feel» et «Free» dans la marque antérieure, même s’il n’y a pas d’espace, en raison de la capitalisation irrégulière des lettres. Les éléments figuratifs
des signes et sont dépourvus de signification au moins pour une partie du public pertinent et distinctifs. Toutefois, il convient de tenir compte du fait que, lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Les signes ne présentent aucun élément dominant (marquant sur le plan visuel).

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Sur le plan visuel, les signes coïncident par les éléments verbaux distinctifs «FEEL FREE» et diffèrent par l’élément verbal «FACTORY» non distinctif (et ayant un impact moindre) dans le signe contesté. Ils diffèrent également par la stylisation des signes et par leurs éléments figuratifs respectifs, qui sont distinctifs mais dont l’impact est moindre.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des mots «FEEL FREE», présents à l’identique dans les deux signes. Étant donné que le mot supplémentaire «FACTORY» du signe contesté est dépourvu de caractère distinctif et est moins proéminent et que les consommateurs ont tendance à raccourcir les signes plus longs, il ne saurait être exclu qu’il ne sera même pas prononcé par certains d’entre eux.
Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes sont similaires sur le plan conceptuel dans la mesure où ils partagent le concept de «sentir free». Le concept supplémentaire non distinctif véhiculé par l’élément du signe contesté, «FACTORY», n’est pas de nature à écarter une grande partie de l’importance des signes. Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.

Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification claire ou directe pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques et s’adressent au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen.
La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel, un degré à tout le moins supérieur à la moyenne sur le plan phonétique et un degré à tout le moins moyen de similitude conceptuelle, en raison de leur élément verbal distinctif commun «FEEL FREE». Les éléments supplémentaires des signes ne sont pas de nature à créer une distance suffisante entre leur impression d’ensemble, étant donné qu’ils sont soit dépourvus

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de caractère distinctif (l’élément supplémentaire «FACTORY» du signe contesté) et/ou moins d’impact (les éléments figuratifs et stylisations des signes). La combinaison de ces différences n’est pas suffisamment frappante pour contrebalancer la coïncidence au niveau de l’élément verbal «FEEL FREE».
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, l’identité constatée entre les produits est considérée comme suffisante pour compenser les différences entre les signes. Dans les cas où les produits sont identiques, comme en l’espèce, les signes en conflit doivent maintenir une distance suffisante entre eux [15/01/2020, R 246/2019-2, Almea (fig.)/Mea et al., § 45]. Les différences entre les signes devraient être significatives et pertinentes à un degré qui permettra aux consommateurs, en particulier ceux faisant preuve d’un niveau d’attention moyen, de distinguer avec certitude les marques et d’exclure le risque de confusion entre elles.
En outre, le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou effectue un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Eneffet, il est hautement probable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49). Il est courant aujourd’hui que les entreprises apportent de petites variations de leurs marques, par exemple en modifiant leur police de caractères ou leur couleur, en ajoutant des termes ou des éléments, ou en créant une version modernisée de la marque. En l’espèce, il est très probable que les consommateurs perçoivent le signe contesté comme une nouvelle version ou une variante de la marque de l’opposante, désignant une gamme de produits, étant donné que les deux signes sont principalement composés de la même expression verbale «FEEL FREE».
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public qui percevra l’élément commun comme étant normalement distinctif. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;

Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 1 940 881 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.

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De la division d’opposition
Gonzalo BILBAO Tejada Valeria ANCHINI IVa DZHAMBAZOVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.