DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 126 524
Medesign Ingenieur-Consulting GmbH, Dietramszeller Str. 6, 83623 Dietramszell, Allemagne (opposante), représentée par Preu Bohlig indirects Partner Rechtsanwälte mbB, Leopoldstr. 11a, 80802 Munich (Allemagne) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Empecs Medical Device Co., Ltd., Rm.701-707, SKN Technopark Mega-dong, 124, Sagimakgol-ro, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Corée du Sud (demanderesse), représentée par Berggren Oy, Eteläinen Rautatiekatu 10 A, 00100 Helsinki, Finlande (représentant professionnel).
Le 18/11/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 126 524 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 23/07/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 225 709 (marque figurative). L’opposition est fondée sur la dénomination sociale Medesign Ingenieur- Consulting utilisée dans la vie des affaires en Allemagne.
MARQUE NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES
— ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE
L’article 8, paragraphe 4, du RMUE dispose que sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l’Union ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe:
des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne;
b) ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sont soumis aux conditions suivantes:

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le signe antérieur doit avoir été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale avant la date de dépôt de la marque contestée;
conformément à la législation à laquelle elle est soumise et avant le dépôt de la marque contestée, l’opposante doit avoir acquis les droits du signe sur lequel l’opposition est fondée, y compris le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente;
les conditions dans lesquelles l’utilisation d’une marque plus récente peut être interdite sont remplies en ce qui concerne la marque contestée.
Ces conditions sont cumulatives. Partant, lorsqu’un signe ne répond pas à l’une de ces conditions, l’opposition fondée sur une marque non enregistrée ou d’autres signes utilisés dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ne saurait prospérer.
a) L’usage antérieur dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale
La condition requérant l’usage dans la vie des affaires constitue une exigence fondamentale, sans laquelle le signe en cause ne saurait bénéficier d’une protection contre l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, indépendamment des exigences dictées par le droit national afin d’acquérir des droits exclusifs. Par ailleurs, cet usage doit démontrer que la portée du signe en cause n’est pas seulement locale.
Il convient de rappeler que la condition prévue à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, relative à l’utilisation dans la vie des affaires d’un signe dont la portée n’est pas seulement locale, a pour objet de limiter les conflits entre les signes en empêchant qu’un droit antérieur qui n’est pas suffisamment caractérisé, c’est-à-dire important et significatif dans la vie des affaires, puisse faire obstacle à l’enregistrement d’une nouvelle marque de l’Union européenne. Une telle faculté d’opposition doit être réservée aux signes qui sont effectivement et réellement présents sur leur marché pertinent. Pour pouvoir faire obstacle à l’enregistrement d’un nouveau signe, le signe invoqué à l’appui de l’opposition doit être effectivement utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et avoir une étendue géographique qui ne soit pas seulement locale, ce qui implique, lorsque le territoire de protection de ce signe peut être considéré comme autre que local, que l’usage de ce signe soit effectué sur une partie substantielle de ce territoire. Afin de déterminer si tel est le cas, il doit être tenu compte de la durée et de l’intensité de l’utilisation de ce signe en tant qu’élément distinctif pour ses destinataires que sont les acheteurs et les consommateurs, ainsi que les fournisseurs et les concurrents. À cet égard, sont notamment pertinentes les utilisations faites du signe dans la publicité et la correspondance commerciale. Par ailleurs, l’appréciation de la condition relative à l’usage dans la vie des affaires doit être effectuée de façon séparée pour chacun des territoires où le droit qui est invoqué au soutien de l’opposition est protégé. Enfin, l’usage du signe dans la vie des affaires doit être démontré avant la date de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne (29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 157, 159-160, 163, 166).
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 14/04/2020. Par conséquent, l’opposante était tenue de prouver que le signe sur lequel l’opposition est fondée était utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’était pas seulement locale en Allemagne avant cette date. Les éléments de preuve doivent également montrer que le signe de l’opposante a été utilisé dans la vie des affaires pour la fabrication, la distribution, le service et le commerce de produits de technologie médicale et de produits de consommation de technologie médicale, de produits pharmaceutiques, de produits gynaécologiques, d’huiles pour la voûte.
Le 20/04/2022, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants:

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Une facture occultée datée de 2019 en allemand et portant une référence à «médiscope» pour un montant de 422,53 EUR. Extrait du registre du commerce de Munich en allemand avec sa traduction en anglais. Extraits du site internet Archive Wayback Machine www.archive.org datant de 1998 à 2020 et portant une référence à «medisvered». Des copies des états financiers annuels de l’opposante de 2016 à 2020 indiquent le bénéfice total pour les années respectives sans mentionner les produits et services pertinents. Listes des entreprises auxquelles, selon l’opposante, ses produits ont été vendus au cours de la période 2015-2022 divisée par des produits.
Si les éléments de preuve suggèrent que le signe a fait l’objet d’un certain usage, il n’atteint pas le seuil minimal de «portée qui n’est pas seulement locale» fixé à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
Un signe a une portée qui n’est pas seulement locale sur le territoire pertinent lorsque son impact ne se limite pas à une partie réduite de ce territoire, comme c’est généralement le cas d’une ville ou d’une province (24/03/2009, T-318/06 — T-321/06, General Optica, EU:T:2009:77, § 41). Le signe doit être utilisé dans une partie substantielle du territoire couvert par la protection (29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 159).
Les droits relevant de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, peuvent uniquement être invoqués si la portée de leur usage n’est pas seulement locale. Cette exigence est valable pour tous les droits relevant de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, c’est-à-dire pour les marques non enregistrées comme pour les autres signes commerciaux identifiant l’origine commerciale. Conformément à l’article 138 du RMUE, les titulaires de droits dont l’usage est seulement de portée locale conservent leurs droits exclusifs en vertu de la législation nationale applicable.
La question de savoir si la portée de l’usage d’un signe non enregistré n’est pas seulement locale sera tranchée en appliquant une norme européenne uniforme (18/04/2013, T-506/11 indirects T-507/11, Peek indirects Cloppenburg, EU:T:2013:197, § 19, 47-48).
La question de savoir si un signe a une portée qui n’est pas seulement locale peut être établie en démontrant l’existence d’un réseau de succursales économiquement actives sur l’ensemble du territoire pertinent, mais aussi plus simplement, par exemple, en produisant des factures émises en dehors de la région où le titulaire a son siège commercial ou des coupures de presse montrant le degré de reconnaissance du public du signe invoqué, ou en établissant qu’il existe des références à l’établissement commercial dans les guides de voyage (24/03/2009, T-318/06 — T-321/06, General Optica, EU:T:2009:77, § 43).
Le Tribunal a jugé que la portée d’un signe utilisé pour identifier des activités commerciales déterminées doit être définie par rapport à la fonction d’identification jouée par celui -ci. Cette considération exige de tenir compte, en premier lieu, de la dimension géographique de la portée du signe, c’est-à-dire du territoire sur lequel il est utilisé pour identifier l’activité économique de son titulaire, ainsi que cela ressort d’une interprétation textuelle de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. Il convient de tenir compte, deuxièmement, de la dimension économique de la portée du signe, qui s’apprécie au regard de la durée pendant laquelle il a rempli sa fonction dans la vie des affaires et de la mesure dans laquelle il a été utilisé, du cercle des destinataires parmi lesquels le signe en cause est devenu connu en tant qu’élément distinctif, à savoir les consommateurs, les concurrents ou même les fournisseurs, ou encore de l’exposition donnée au signe, par exemple, par voie de publicité ou sur l’internet (24/03/2009, T-318/06 — T-321/06, General Optica, EU:T:2009:77, § 36-37; 30/09/2010, T- 534/08, Granuflex, EU:T:2010:417, § 19).

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La Cour de justice a précisé que la portée d’un signe ne saurait être fonction de la seule étendue géographique de sa protection, car, s’il en était ainsi, un signe dont l’étendue de la protection n’est pas purement locale pourrait, de ce seul fait, empêcher l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, alors même qu’il ne serait utilisé dans la vie des affaires que de manière très marginale. Le signe doit être effectivement utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et avoir une étendue géographique qui ne soit pas seulement locale, ce qui implique, lorsque le territoire de protection de ce signe peut être considéré comme autre que local, que cet usage ait lieu sur une partie importante de ce territoire (29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 158-159).
Le critère de «portée qui n’est pas seulement locale» est plus qu’un simple examen géographique. L’incidence économique de l’utilisation du signe doit également être appréciée. Il convient de tenir compte des éléments suivants, sur lesquels doivent porter les éléments de preuve:
1. l’intensité de l’usage (ventes réalisées sous le signe);
2. la durée de l’usage;
3. la propagation des produits (localisation des clients);
4. la publicité sous le signe et les supports utilisés pour cette publicité, y compris la diffusion de la publicité.
En l’espèce, les documents produits ne fournissent pas à la division d’opposition suffisamment d’informations concernant le volume commercial, la durée et la fréquence de l’usage.
La portée géographique de l’usage d’un nom d’établissement dépend principalement du nombre d’établissements opérant sous la dénomination en question et de la question de savoir s’ils couvrent plus que la zone locale. En outre, dans certaines circonstances, un seul établissement peut avoir une portée qui n’est pas seulement locale en raison de sa clientèle géographiquement étendue et/ou de la notoriété dont il jouit auprès du public au niveau national, voire international (par exemple, un parc d’attractions ou thème ou encore un hôtel célèbre, connu et promu en dehors de la zone où il est situé et dont la clientèle n’est pas seulement locale). Tel n’est pas le cas de l’établissement de l’opposante, ou du moins il n’existe aucune preuve en ce sens.
Il neressort pas des éléments de preuve que la portée du signe invoqué en l’espèce n’est pas seulement locale au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. En l’espèce, l’opposante n’a produit qu’une seule facture avec aucun client même mentionné et la ville est occultée et elle ne concerne qu’une vente d’un montant total de 422,53 EUR. Les états financiers indiquent le total des bénéfices pour les années respectives sans mentionner les produits et services pertinents qu’ils désignent et l’endroit où ils ont été vendus. En outre, ils proviennent de l’opposante elle-même et ne sont pas audités par une autorité indépendante. La liste des sociétés est un document interne qui n’est pas étayé par des éléments de preuve supplémentaires. Les extraits de la Wayback Machine www.archive.org ne fournissent aucune information sur l’importance de l’usage, ni sur le nombre et l’origine géographique des visiteurs du site web de l’opposante, mais montrent uniquement que le site web était actif depuis 2008. La division d’opposition note que sa valeur probante n’est que limitée. Par nature, un site web est créé par la société elle-même et ne contient donc que des allégations subjectives concernant les activités commerciales de la société et l’utilisation de son signe. Il ne fournit aucune information objective sur la perception effective du signe par le public pertinent. Même s’il était qualifié d’objectif, aucun de ces deux documents n’est susceptible, à lui seul et sans corroboration, de démontrer que le signe en cause a été utilisé plus que localement.
L’opposante n’a produit aucune preuve de la connaissance du signe par les consommateurs. Selon la jurisprudence, les signes distinctifs nécessitent une reconnaissance de 20 à 25 %, tandis que les signes non distinctifs doivent démontrer la connaissance par 50 % du public

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pertinent. De même, l’opposante n’a pas non plus fourni d’informations sur l’activité publicitaire visant à promouvoir son établissement commercial en l’absence d’éléments de preuve concluants susceptibles de fournir des informations supplémentaires sur l’extension géographique de l’usage de la marque.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition conclut que les éléments de preuve produits par l’opposante ne suffisent pas à prouver que le signe antérieur a été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale en rapport avec les activités commerciales sur lesquelles l’opposition était fondée avant la date pertinente et sur le territoire pertinent.
Étant donné qu’il s’agit là d’une exigence prévue par l’article 8, paragraphe 4, RMUE qui n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Edith Elisabeth Francesca CANGERI Erkki Münter VAN DEN EEDE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.