LES CHAMBRES DE RECOURS

DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 23 juin 2022
Dans l’affaire R 1571/2021-2
Lynx S.r.l. Viale Verdi, 56
34074 Monfalcone (GO)
Italie Demanderesse en nullité/requérante représentée par sa propre S.r.l., Via della Colonna no 35, 33170, Pordenone (Italie)
contre Luminal Agency S.r.l. Via Cappuccini, 16
20122 Milan
Italie Titulaire de la MUE/défenderesse représentée par BUGNION S.p.A., Viale Lancetti, 17, 20158, Milan (Italie)
Recours concernant la procédure d’annulation no 41 144 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 971 654)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürman (président), C. Negro (rapporteur) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
23/06/2022, R 1571/2021-2, D1 MILANO (3D)

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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 23 octobre 2018, la société Luminal Agency FZ LLC a sollicité l’enregistrement de la marque tridimensionnelle
pour les produits suivants:
Classe 14 — Orologeria; Horlogerie; Horlogerie; Horlogerie; Horlogerie; Horlogerie et instruments chronométriques; Montres [poignets et poche]; Montres-pendentifs; Montres mécaniques; Montres de plongée; Montres de plongée; Montres de sport; Montres à quartz;
Montres de poche; Chronographes [montres]; Chronomètres à bouchon; Montres-bracelets;
Montres-bracelets; Bracelets pour montres; Montres d’alarme; Montres de table; Horloges électriques; Horloges électriques; Montres automatiques; Horloges pour l’horlogerie; Boîtiers de montres; Bracelets de montres; Bracelets de montres; Cadrans de montres; Montres pour femmes; Accessoires pour montres; Montres de sport; Montres d’extérieur; Chronographes à utiliser en tant que montres Boîtiers de montres; Montres contenant une fonction de jeu; Horloges pour l’horlogerie; Montres numériques à minuterie automatique; Mouvements électroniques pour montres; Mouvements électroniques pour montres; Montres avec fonction de mémoire; Montres avec fonction de télécommunication; Montres avec fonction de communication sans fil; Montres avec fonction de communication sans fil; Montres en métaux précieux ou plaquées de métaux précieux; Cadrans [horlogerie]; Cadrans [horlogerie]; Écrins pour articles d’horlogerie [sur mesure]; Étuis pour instruments d’horlogerie; Horlogerie; Horloges de chronométrage; Horlogerie; Montres à quartz; Petites horloges; Horlogerie; Horloges atomiques; Horloges pour automobiles; Horlogerie; Horloges de voyage; Montres d’alarme; Montres de bureau; Montres de table; Horloges électriques; Horloges industrielles; Horloges miniatures; Montres numériques; Horloges de contrôle [horloges mères]; Horloges de contrôle [horloges mères]; Horloges de contrôle [horloges mères]; Horlogerie; Horloges de synchronisation [horloges mères] pour contrôler les autres horloges; Pièces d’horloges; Cadrans d’horloges; Radios comprenant des horloges; Horloges et montres en général; Réveille-matin électriques; Aiguilles [horlogerie]; Réveille-matin électriques; Boîtes d’horloges; Oscillateurs pour montres; Horloges numériques avec radios; Montres avec mouvements à quartz; Horloges électriques; Horloges et leurs pièces; Mouvements d’horlogerie; Horloges avec des fuseaux horaires; Montres numériques avec commandes électroniques; Montres numériques à minuterie automatique; Mouvements électroniques pour montres; Mouvements électroniques pour montres; Mouvements d’horlogerie;
Horloges et montres pour fantaisie de pigeons; Montres avec mouvements à quartz; Pièces et

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accessoires d’instruments chronométriques; Pièces et accessoires d’instruments d’horlogerie; Étuis pour instruments chronométriques.
2 Le 20 novembre 2018, la demande de marque a été publiée par l’Office et, le 27 février 2019, la marque a été enregistrée.
3 Le 1 août 2019, Luminal Agency FZ LLC a transféré la MUE no 17 971 654 à la société Luminal Agency S.r.l. (ci-après la «titulaire de la MUE» ou la «titulaire»).
4 Le 6 février 2020, Lynx S.r.l. (ci-après la «demanderesse en nullité» ou la
«demanderesse») a déposé une demande en nullité pour tous les produits énumérés au paragraphe 1.
5 La demande en nullité était fondée sur les motifs énoncés à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b) et e) iii), du RMUE et l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.
6 Par décision rendue le 13 août 2021 (ci-après, «la décision attaquée»), la division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité. Les motifs avancés par la division d’annulation peuvent être résumés comme suit:
Questions liminaires — Procédure de précaution
- Les conclusions concernant la validité de la marque contestée auxquelles le juge italien est parvenu dans le cadre de la procédure conservatoire engagée par la titulaire de la MUE contre la présente demanderesse devant le tribunal d’arrondissement de Trieste ne confirment pas les affirmations de la demanderesse concernant la prétendue nullité de la MUE contestée, dont la validité sera examinée en l’espèce. Dans le cadre d’une procédure de référé, le tribunal n’est pas compétent pour déclarer la nullité d’un enregistrement de marque de l’Union européenne, mais se contente d’apprécierla simple existence du jus juris et dupericulum in mora, sansaucune appréciation de la nullité de la marque en cause. Cette marque doit donc être considérée comme valable aux fins de la présente procédure.
Caractère non distinctif — article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
– Les produits protégés par le signe de la titulaire, contestés par la requérante, sont, en substance, l’horlogerie et les instruments chronométriques, les pièces et accessoires d’horlogerie et les instruments chronométriques, qui s’adressent principalement au grand public dont les consommateurs feront preuve d’un niveau d’attention variable en fonction de leur valeur. En particulier, dans le cas de produits dont le prix est généralement important (par exemple, les montres de luxe), le niveau d’attention du consommateur sera élevé. En ce qui concerne les produits horlogers et bon marché, le niveau d’attention que le consommateur portera lors de l’achat sera généralement moyen.

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– En outre, étant donné que les arguments de la demanderesse ne concernent pas une partie spécifique du public de l’Union européenne et que la MUE contestée est un signe tridimensionnel dont le seul élément verbal est l’expression «D1 MILANO», le caractère distinctif du signe sera apprécié par rapport à l’ensemble du territoire de l’Union européenne. La séquence «D1» sera reconnue comme telle dans les alphabets utilisés dans l’Union européenne (cyrillique, grecque et latin), ainsi que dans l’élément «MILANO», qui, bien qu’il s’agisse d’un mot italien, sera compris comme le nom de la deuxième ville italienne en termes de taille, connue dans le monde entier comme étant d’importants centres financiers, industriels et, en particulier, de mode.
– En l’espèce, la marque de l’Union européenne contestée est un signe tridimensionnel constitué par la forme d’un boîtier de montre dont les grilles ont une forme octogonale. Le carré de la glace est de forme circulaire, les bords des heures et minutes se calculant à 10: 10. En cadran, sous le signe de 12, l’élément verbal «D1 MILANO» apparaît.
– La requérante souligne que la forme adoptée par la marque de la titulaire étant très répandue dans le secteur concerné, le public pertinent sera à peine en mesure d’utiliser le signe pour identifier l’origine des produits en cause.
Selon la demanderesse, le grain présent dans la MUE contestée est une caractéristique commune des produits d’horlogerie, étant donné que les montres peuvent être confrontées sur le marché avec cet attribut depuis les années 70. Il s’ensuit, selon elle, que la marque en cause est dépourvue de caractère distinctif.
– Letitulaire réponden faisant référence au contenu de la pratique commune (ou «projet de convergence») 9 — «PC 9», concernant le caractère distinctif des marques tridimensionnelles contenant des éléments verbaux et/ou figuratifs lorsque la forme n’est pas distinctive en soi, conclue dans le cadre du réseau de la propriété intellectuelle de l’Union européenne (EUIPN). L’EUIPO et plusieurs offices nationaux des marques ont convenu des étapes suivantes afin d’apprécier le caractère distinctif d’une marque de forme: I) déterminer si la forme constituant la marque examinée est dépourvue de caractère distinctif; II) identifier les éléments du signe autres que la forme; III) apprécier le caractère distinctif intrinsèque de ces éléments supplémentaires;
IV) examine le caractère distinctif de la marque dans son ensemble.

– En ce qui concerne le premier point, comme le suggèrent les éléments de preuve versés au dossier, la division d’annulation estime que cette forme, prise dans son ensemble, ne saurait être considérée comme distinctive en elle-même. En effet, bien que les images contenues dans la documentation de la demanderesse montrent des montres avec des grains optiques provenant d’une seule entreprise (Audemars Piguet) et ne laissent donc aucune certitude que cette caractéristique sera adoptée par de nombreux fabricants du secteur concerné — par opposition, par exemple, aux formes circulaires les plus habituelles –, il convient de noter qu’en tout état de cause, le contour

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octogonal reste une forme géométrique de base qui n’exige aucun caractère distinctif particulier. En outre, les éléments de preuve montrent que les dessins en forme de togone susmentionnés sont présents sur le marché au moins depuis les années 70 et ont fait l’objet d’une promotion constante dans des magazines et des catalogues au cours des années suivantes, soit avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée.
– L’étape suivante de l’appréciation a uniquement tenu compte de l’élément du signe différent de la forme (à savoir l’élément verbal «D1 MILANO»). Dans l’ensemble, cette expression n’a aucun rapport avec les produits protégés par la marque contestée. Bien que l’élément «Milano» puisse indiquer l’origine géographique des produits en cause, l’élément «D1» est composé de la séquence d’une lettre et d’un chiffre auquel il n’est pas possible d’attribuer de signification claire et directe à la nature, à la qualité, à la destination ou à d’autres caractéristiques des produits en cause. En outre, les éléments de preuve et arguments de la demanderesse ne contiennent aucune référence à la signification de l’élément verbal de la marque de l’Union européenne contestée, ni au fait qu’il est couramment utilisé sur le marché pertinent. Par conséquent, l’élément verbal «D1 MILANO» est considéré comme distinctif.
– Ilconvient donc d’apprécier si la présence de l’élément distinctif «D1 MILANO» au sein de la marque contestée est suffisante pour rendre le signe distinctif dans son ensemble. En l’espèce, l’appréciation du caractère distinctif doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par la combinaison de la forme et de ses éléments, par rapport aux produits en cause, et en tenant compte de la perception du consommateur qui peut être influencée par les réalités du marché.
– La Division d’annulation, qui conteste les observations de la demanderesse concernant la capacité de l’élément verbal «D1 MILANO» à rendre distinctive la marque en cause, observe que cet élément verbal est visible dans deux des six perspectives dans lesquelles la marque de l’Union européenne contestée est reproduite. En particulier, l’expression examinée est représentée au sein du cadran, sous la marque de 12 personnes.
– Bien que l’expression écrite «D1 MILANO» soit représentée en petite taille dans la forme en question, cette circonstance n’empêchera pas, en l’espèce, le consommateur pertinent d’identifier la présence de cet élément dans la marque. En effet, il convient de rappeler que, dans les secteurs horloger et chronométriques, il est courant de reproduire le nom du petit producteur ou modèle du produit. En particulier, il est fréquent que la marque soit représentée dans les montres à l’intérieur du cadran et en dessous de l’indication de 12 personnes, telle qu’elle figure dans la marque contestée. Dès lors, le public pertinent sera enclin à rechercher le signe distinctif dans cette position spécifique et à reconnaître sa présence malgré sa petite taille.
– Il s’ensuit qu’il est raisonnable de considérer que le consommateur moyen des produits en cause percevra l’expression «D1 MILANO» comme

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l’élément distinctif de la forme, à savoir l’élément qui garantit la marque dans son ensemble à remplir la fonction d’origine. En réalité, la taille du mot correspond à celle des signes qui apparaissent habituellement sur des montres, comme le démontrent également les images fournies par la requérante elle-même et par le contenu de la pratique commune PC9. Il s’ensuit que, compte tenu des proportions de l’élément «D1 MILANO» par rapport à la forme de la montre, sa position effective au sein du signe, reconnue par le public comme l’emplacement habituel de la marque pour ces produits, le caractère distinctif de l’élément verbal de la marque contestée rend le signe distinctif dans son ensemble.
– Le motif de nullité invoqué par la requérante doit donc être rejeté.
Forme qui donne une valeur substantielle aux produits — article 59, paragraphe
1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe1, point e)
iii), du RMUE
– La demanderessefait valoir que la marque contestée consiste en une forme qui donne une valeur substantielle aux produits: l’élément caractéristique de la marque est la forme optique du grain, qui confère un contenu esthétique à la montre. Dès lors, selon la demanderesse, la marque donne effectivement une valeur substantielle aux produits contestés.
– À cetégard, il convient de noter que le fait que la forme ou une autre caractéristique puisse être agréable ou attractive n’est pas suffisant pour exclure la marque de l’enregistrement. Cela étant, un signe est «exclusivement» composé de la forme d’un produit ou d’autres caractéristiques lorsque toutes ses caractéristiques essentielles donnent une valeur substantielle au produit. La présence d’un ou de quelques éléments arbitraires mineurs ne modifie donc pas la conclusion. Toutefois, l’application de l’article 7, paragraphe 1, point e), du RMUE ne serait pas justifiée si la marque en cause contenait une forme (ou d’autres caractéristiques) combinée à un élément distinctif supplémentaire, tel qu’un mot ou des éléments figuratifs qui constituent des caractéristiques essentielles du signe, étant donné que le signe dans son ensemble ne serait pas exclusivement constitué par la forme (ou d’autres caractéristiques).
– En l’espèce, la MUE contestée est un signe tridimensionnel constitué par la forme d’une montre, à l’intérieur de laquelle figure l’élément «D1 MILANO». Cette expression est distinctive et bien reconnaissable par le consommateur pertinent pour les raisons exposées ci-dessus.
– La Division d’annulation considère que l’élément verbal du signe est un élément essentiel de la forme et que, par conséquent, les entreprises concurrentes ont accès à des formes alternatives de fonctionnalité équivalente, de sorte qu’il n’y a pas de risque de disponibilité de la forme sous examen. Il s’ensuit que l’élément verbal de la marque est suffisant pour que le motif absolu de refus ne soit pas applicable sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point e) iii), du RMUE.

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– Cet article s’applique lorsqu’il ressort d’éléments objectifs et fiables que la décision du consommateur d’acheter les produits en cause est, dans une large mesure, déterminée par une ou plusieurs caractéristiques de la forme dont le signe est exclusivement constitué. Dans ses observations, la demanderesse n’a fourni aucun élément de preuve en ce sens. En outre, comme indiqué ci- dessus, la présence d’un élément verbal distinctif au sein de la marque susceptible d’attirer l’attention du consommateur rend, en l’espèce, le motif invoqué non applicable. Par conséquent, le motif énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point e) iii), du RMUE ne saurait être retenu.
Mauvaise foi — article 59, paragraphe 1, point b) du RMUE
– Les arguments de la demanderesse à l’appui de son allégation de mauvaise foi de la part de la titulaire au moment du dépôt de la MUE contestée se limitent, en substance, à soutenir que la titulaire avait agi de mauvaise foi en ce qu’elle avait déposé la marque en sachant que ce signe était contraire aux motifs absolus de nullité énoncés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE. Cet argument repose sur le fait que la titulaire était partie à la procédure de précaution devant le tribunal de grande instance de Milan, citée par la demanderesse dans ses observations, dans lesquelles une marque figurative similaire, de l’avis de la demanderesse, à la marque de l’Union européenne contestée avait été considérée comme dépourvue de caractère distinctif.
– Le fait que la titulaire ait déposé une marque de forme avec un parapluie, tout comme une marque figurative précédemment refusée, ne constitue pas en soi un indice de mauvaise foi, étant donné qu’il s’agit de marques différentes. En outre, rien n’indique que le titulaire a déposé le signe dans le but de porter atteinte, d’une manière qui n’est pas conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers ou avec l’intention d’obtenir, sans autre ciblage d’un tiers particulier, un droit exclusif à d’autres fins que celles relevant des fonctions d’une marque, en particulier la fonction essentielle d’indication de l’origine des produits en cause.
– Dans ces circonstances, il n’est pas possible de s’écarter du principe du «premier dossier», étant donné qu’aucune preuve n’a été fournie pour démontrer que le dépôt de la marque de l’Union européenne contestée était illégal. Le motif de nullité tiré de la mauvaise foi dont fait preuve le titulaire lors du dépôt doit donc être rejeté.
– Il résulte de ce qui précède que la demande en nullité doit être rejetée dans son intégralité.
7 Le 13 septembre 2021, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. L’Office a reçu, le 10 décembre 2021, le mémoire exposant les motifs du recours.
8 Dans son mémoire en réponse, reçu par l’Office le 9 février 2022, la titulaire de la MUE a demandé le rejet du recours.

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Moyens et arguments des parties
9 Bien que l’élément «Milano» puisse indiquer l’origine géographique des produits en cause, l’élément «D1» se compose de la séquence d’une lettre et d’un chiffre auquel une signification claire et directement attribuable ne peut être attribuée à la demanderesse en nullité présentée à l’appui du recours, peut être résumée comme suit:
– La Division d’annulation a précisé que la forme de la marque tridimensionnelle contestée, prise dans son ensemble, ne peut être considérée comme distinctive en elle-même. À cet égard, il est souligné que, contrairement à ce qu’affirme la division d’annulation, la documentation soumise faisait état de montres avec lettres graviales provenant non seulement d’Audemars Piguet, mais aussi de deux autres entreprises au moins (voir annexes A.1 et A.6 de la demande en nullité, inexplicablement ignorées dans la décision attaquée). D’autres documents relatifs aux divulgations antérieures à la marque contestée sont joints.
– A l’appui du fait que la marque contestée est totalement dépourvue de caractère distinctif, il est fait référence à la décision rendue dans la procédure de nullité ICD 110 601 concernant le modèle communautaire no 3 058 809 de la même titulaire Luminal Agency S.r.l., relative à un modèle de montre ayant pour l’essentiel les mêmes caractéristiques de forme que la marque contestée.
– L’interprétation de la pratique commune PC 9 de la division d’annulation aux fins de l’appréciation du caractère distinctif de la marque en cause est contestée. La division d’annulation a conclu que l’élément verbal «D1 MILANO» est suffisant pour conférer un caractère distinctif à la marque contestée. Si la forme constituant la forme «tridimensionnelle» de la marque demandée en tant que tridimensionnelle est totalement dépourvue de caractère distinctif et que le seul motif de validité restant est l’élément verbal, alors la marque contestée aurait dû être déposée en tant que marque verbale constituée du texte «D1 MILANO» et non en tant que marque tridimensionnelle, ou si l’examinateur aurait dû remarquer cette divergence lors de l’examen relatif aux motifs absolus de refus.
– L’enregistrement d’une marque tridimensionnelle dépourvue de caractère distinctif sur la base de la pratique commune CP 9 implique un abus du droit conféré par la marque. En particulier, sans limitation ou renonciation expresse (dans le certificat d’enregistrement ou dans la base de données eSearch plus) permettant de constater que la validité de la marque se limite à l’expression écrite «D1 MILANO» ou, tout au plus, uniquement à la combinaison de la forme constituant l’expression écrite placée dans la position représentée, le titulaire de la marque tridimensionnelle peut invoquer à l’encontre de tiers un abus des droits conférés par sa marque, contrairement aux principes de la législation de l’Union pertinente en matière de marques.

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– Il est considéré que la pratique commune PC 9 ne peut être valablement invoquée par la partie que lorsque le caractère distinctif associé à la forme tridimensionnelle spécifique telle que déposée est néanmoins reconnaissable, qui ne serait que renforcé par l’élément verbal, mais pas entièrement absorbé par cette dernière. La marque de forme changerait en marque verbale, mais il serait toujours possible d’invoquer une protection spécifique en tant que marque de forme.
– En réalité, la titulaire a apporté de nombreuses preuves de l’abus de droit sur la marque tridimensionnelle en invoquant à plusieurs reprises la marque tridimensionnelle contestée à l’encontre de la demanderesse. Le comportement du titulaire apparaît donc comme un «abus de droit» évident en ce que l’instrument d’une marque tridimensionnelle, dans laquelle la forme elle-même est totalement dépourvue de caractère distinctif, afin d’empêcher des tiers d’utiliser correctement et conformément aux usages honnêtes en matière industrielle d’une forme ottogonale d’un boîtier de montre, ce qui est librement possible, car il n’est pas protégeable en soi, sinon uniquement en raison d’un élément verbal, qui devrait éventuellement faire l’objet d’une marque verbale.
10 Les arguments de la titulaire de la marque de l’Union européenne présentés en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
– Une positionest prise sur la nouvelle documentation présentée par la demanderesse, selon laquelle elle est dénuée de pertinence.
– En ce qui concernela décision rendue dans le cadre de la procédure de nullité de dessins ou modèles no ICD 1 106 01, citée par la demanderesse à l’appui de l’absence de caractère distinctif de la marque contestée, il convient de noter que non seulement les parties impliquées dans les deux procédures ne sont pas les mêmes, mais aussi que les critères utilisés pour apprécier la validité d’une marque et d’un dessin sont différents. En outre, la décision citée n’est pas définitive, puisqu’elle fait actuellement l’objet du recours R 1301/2021-3, de sorte que toute appréciation fondée sur elle ne saurait être de nature absolue.
– En ce qui concerneles arguments de la demanderesse concernant l’utilisation par l’Office de la pratique commune PC 9, les remarques suivantes sont formulées. En général, il est contesté qu’il y a eu une interprétation erronée du PC9 et que la marque contestée constitue un abus de droit. En particulier, nous ne sommes pas d’accord avec l’objection selon laquelle l’élément verbal «D1 MILANO» présent dans la marque contestée n’est pas suffisamment visible pour lui conférer un caractère distinctif. A cet égard, nous sommes d’accord avec les observations de la Division d’annulation dans la décision attaquée, visant à démontrer que la taille et la position de l’élément verbal de la marque contestée relèvent de la pratique du secteur.
– En ce qui concerne l’utilisation du PC9, il est rappelé qu’il s’agit des codes. La pratique commune de l’EUIPO développée dans le cadre d’un programme

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de convergence établissant des lignes directrices communes à suivre dans l’application des législations nationales et fondée sur les directives de l’EUIPO, les directives de l’EUIPO et les décisions des organes supranationaux, il est difficile de suivre les exemples qui y sont mentionnés en tant qu’ «abus de droit».
– Ensuite, s’agissant de la pertinence de l’élément verbal dans l’appréciation du caractère distinctif du signe, il convient d’analyser l’impression d’ensemble produite par la combinaison de la forme avec l’élément verbal, ce qui n’est pas incompatible avec un examen successif de chacune de ses caractéristiques individuelles. En l’espèce, la combinaison de la forme de la montre avec l’élément verbal très distinctif «D1 MILANO» conférera au consommateur pertinent une impression d’ensemble de caractère distinctif. Par conséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne approuve l’appréciation de la division d’annulation concernant l’application correcte des critères du PC9 à l’espèce.
Motifs
11 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 du RMUE et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est dès lors recevable.
Portée du recours
13 Étant donné que la demanderesse en nullité n’a pas contesté le rejet de la demande en nullité dans la mesure où elle était fondée sur les motifs énoncés à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point e) iii), du RMUE (forme donnant une valeur substantielle aux produits) et à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE (mauvaise foi), la portée du présent recours est limitée au chapitre de la décision attaquée relatif à l’application de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (absence de caractère distinctif).
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
14 Il ressort d’une jurisprudence constante que l’affirmation selon laquelle une marque possède un caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE équivaut à affirmer que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel la protection est demandée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises
(29/04/2004, C-473/01 P & C-474/01 P, Tabs, EU:C:2004:260, § 32; 21/10/2004,
C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 42). Ce caractère

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distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent [29/04/2004, C-473/01 P & C-474/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:260, § 33; 22/06/2006, C-24/05 P, Karamelbonbon,
EU:C:2006:421, § 23].
15 Afin d’apprécier si une marque est ou non dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit. Cela ne saurait toutefois impliquer qu’il n’y aurait pas lieu de procéder, dans un premier temps, à un examen successif des différents éléments constitutifs de cette marque. En effet, il peut être utile, au cours de l’appréciation globale, d’examiner chacun des éléments constitutifs de la marque concernée (25/10/2007, C-238/06
P, Plastikflaschenform, EU:C:2007:635, § 82 et jurisprudence citée).
16 À cet égard, il est observé que les marques tridimensionnelles, telles que celle examinée, ne sont pas entièrement comparables aux autres catégories de marques.
En effet, ainsi que l’a relevé à juste titre l’examinateur dans le refus provisoire de la demande, lors de l’application des critères d’appréciation du caractère distinctif de ces signes, il convient de tenir compte du fait que la perception du consommateur moyen n’est pas nécessairement la même que dans le cas d’une marque verbale ou figurative, qui consiste en un signe indépendant de l’apparence des produits qu’elle désigne. Les consommateurs moyens n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se fondant sur leur forme/configuration, en l’absence de tout élément graphique ou textuel, et il pourrait donc s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif d’une telle marque que celui d’une marque verbale ou figurative indépendante de l’apparence du produit (25/10/2007, C- 238/06 P, Plastikflaschenform, EU:C:2007:635, § 80; 22/06/2006, C-25/05 P,
Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 29; 29/06/2015, T-618/14, en-cas de taco,
EU:T:2015:440, § 24).
17 Dansce contexte, seule une marque qui diverge de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, est susceptible de remplir sa fonction essentielle originale n’est pas dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (25/10/2007, C-238/06 P, Plastikflaschenform, EU:C:2007:635, § 81; 04/05/2017, C-417/16 P, REPRÉSENTATION D’UN EMBALLAGE TREMPÉ, EU:C:2017:340, § 35- 36).
18 En outre, une marque figurative ou tridimensionnelle constituée par une partie du produit qu’elle désigne sera immédiatement perçue par le public pertinent comme la représentation d’un détail particulièrement intéressant ou attrayant du produit en cause, plutôt que comme une indication de son origine commerciale
(14/12/2011, T-237/10, Clasp lock, EU:T:2011:741, § 27).
19 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si le signe demandé permet d’identifier l’origine commerciale des produits en cause.

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Public pertinent et niveau d’attention
20 S’agissant en l’espèce d’une marque tridimensionnelle, le public pertinent sera le public de l’Union européenne. Les produits, inclus dans la catégorie générale des instruments d’horlogerie, s’adressent principalement au grand public.
21 Comme il a été constaté à juste titre dans la décision attaquée sur un point non contesté, le niveau d’attention de ce public est susceptible de varier de moyen à élevé, selon qu’il s’agit d’articles onéreux ou de variantes relativement coûteuses (25/06/2015, T-662/13, M, EU:T:2015:43, § 21).
Forme enregistrée
22 La marque en cause consiste en une série de vues représentant la forme d’une montre qui est waterée par le cadran rond placé dans un portail octogonale. Un élément verbal, « D1 MILANO», apparaît en haut du cadran, sous les douze.
La marque a été enregistrée pour divers produits compris dans la classe 14, notamment les montres et leurs composants, appartenant à la catégorie des instruments d’horlogerie.
La forme en tant que telle
23 En ce qui concerne la forme protégée par la marque en cause (sans tenir compte de l’élément verbal «D1 MILANO», qui sera examiné ci-dessous), la division d’annulation a conclu qu’elle est en soi dépourvue de caractère distinctif, étant donné qu’elle ne diverge pas de manière significative des habitudes et des normes du secteur concerné. La Chambre partage pleinement ce raisonnement et ces conclusions qui, au demeurant, ne semblent pas être contestés par la titulaire. La requérante soutient, en effet, que la décision attaquée a correctement appliqué les critères du PC9 qui y sont mentionnés, dont le premier consiste précisément en la constatation que la forme en tant que telle est dépourvue de caractère distinctif.

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24 Par conséquent, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la recevabilité de la documentation supplémentaire présentée par la demanderesse au cours de la procédure de recours afin de soutenir l’absence de caractère distinctif de la forme en cause.
L’élément verbal «D1 MILANO» et la marque dans son ensemble
25 Malgré la constatation que la forme est dépourvue de caractère distinctif en soi, la décision attaquée a conclu que, à la lumière des principes énoncés dans la pratique commune 9 (PC9), l’élément verbal «D1 MILANO», inscrit dans l’index pendant douze heures, conférerait un caractère distinctif à la forme dans son ensemble.
26 Le PC 9, comme l’a conclu à juste titre la division d’annulation, s’applique sur la base des conditions suivantes: I) déterminer si la forme constituant la marque examinée est dépourvue de caractère distinctif; II) identifier les éléments du signe autres que la forme; III) apprécier le caractère distinctif intrinsèque de ces éléments supplémentaires; IV) examine le caractère distinctif de la marque dans son ensemble.
27 Les points i) et ii) ont déjà été abordés dans les points ci-dessus.
28 En ce qui concerne le point iii), comme il a été correctement constaté dans la décision attaquée, l’élément verbal «D1 MILANO» possède, en soi, un caractère distinctif normal puisque, pris dans son ensemble, il n’a aucun rapport avec les produits protégés par la marque.
29 Dès lors, l’examen du point iv) et, en particulier, de la taille et de la proportion de l’élément verbal par rapport à la forme, si le premier contraste avec la seconde, et sa position dans l’économie de la marque, va maintenant se poursuivre. À cette fin, les habitudes du secteur concerné, en l’occurrence le secteur de la fabrication de montres, seront également prises en considération.
30 La Chambre partage l’avis de la division d’annulation selon lequel les produits protégés par la marque sont généralement de petite taille et les consommateurs sont habitués à percevoir les signes et les éléments figuratifs et/ou verbaux qui y sont écrits, malgré leur taille (également) petite. En outre, comme indiqué dans la décision attaquée, il est habituel dans le secteur de la fabrication de montres, notamment des montres et des chronomètres, de placer la marque identifiant le fabricant dans le cadran, sous l’indice de 12 heures.
31 Toutefois, pour qu’une telle marque constituée par une forme remplisse sa fonction de distinguer les produits d’une entreprise de ceux de ses concurrents, il est essentiel que le consommateur puisse lire le nom de la marque. Tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque l’expression «D1 MILANO» est incompréhensible dans l’une ou l’autre des deux vues de la marque qui la représentent.
32 En effet, cet élément verbal occupe une très petite partie de la surface du cadran, est représenté dans une taille extrêmement petite et avec une forte nuance qui lui

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confère un brouillage, ainsi qu’il ressort des vues reproduites à la page 2 de la présente décision, ce qui contribue à les empêcher d’être facilement lus. La présence d’un tel élément verbal, visible seulement à l’issue d’un examen attentif, dans une marque demandée en tant que «marque tridimensionnelle», avec une représentation composée de six vues, dont seulement deux comportant cet élément verbal, ne semble pas permettre à l’Office, d’une part, d’identifier et de percevoir le signe sans équivoque. Deuxièmement, cet élément n’est pas identifiable comme un élément distinctif dans la représentation présentée, de sorte que le signe tridimensionnel dans son ensemble est dépourvu de caractère distinctif.
33 En ce qui concerne le premier point, il convient de rappeler que les exigences de clarté et d’absence d’ambiguïté découlant de l’article 4 du RMUE servent l’objectif général d’assurer le respect de la sécurité juridique, étant donné qu’elles visent à garantir que les limites de la protection accordée par l’Office sont claires, tangibles et fixes, tant pour les autorités compétentes et les concurrents de la demanderesse que pour les consommateurs [27/06/2017, 580/15, SHAPE OF A
Lighter WITH word DEVICE «CLIPPER» (3D), EU:T:2017:433, § 36].
34 En ce qui concerne le deuxième point, qui est pertinent en l’espèce, pour les raisons indiquées, l’impact de l’élément verbal «D1MILANO», qui ne peut être lu qu’après un examen minutieux, sur l’impression d’ensemble produite par la forme sous examen reste insignifiant (voir, par analogie, 27/06/2017, T-580/15,
SHAPE OF A Lighter WITH word DEVICE «CLIPPER» (3D), EU:T:2017:433,
§ 80). Cet élément est extrêmement secondaire et, par conséquent, est d’une nature tellement superficielle qu’il ne confère aucun caractère distinctif à la marque en cause dans son ensemble (voir, par analogie, 27/06/2017, 580/15,
SHAPE OF A Lighter WITH word DEVICE «CLIPPER» (3D), EU:T:2017:433,
§ 81; 26/11/2015, T-390/14, JK KANGOO JUMPS XR, EU:T:2015:897, § 27).
Un tel élément ne permet donc pas à la marque en cause de remplir sa fonction essentielle d’identification de l’origine des produits qu’elle désigne.
35 Par souci d’exhaustivité, la chambre de recours considère que cette conclusion est conforme aux critères énoncés dans le PC9, selon lesquels «malgré la petite taille des éléments verbaux en proportion des formes non distinctives, le signe dans son ensemble est distinctif car les éléments verbaux peuvent être identifiés comme des éléments distinctifs dans la représentation» (PC9, p. 11, soulignement ajouté) alors que «la taille et la gravure de l’élément ne permettent pas de l’identifier, étant donné que les éléments ne sont pas visibles sans une impression d’ensemble
(…).
36 En l’espèce, le consommateur, tout en reconnaissant la présence d’un élément verbal en dessous de l’indice des 12 heures du cadran et même en supposant que cet élément verbal soit la marque de la montre, en raison de sa position «typique» dans le secteur des produits concernés, ne sera toutefois pas de nature à déchiffrer son contenu, contrairement à ce qui est indiqué dans le PC9, dans l’exemple «GOR» cité dans la décision attaquée et reproduit ci-dessus pour permettre une comparaison aisée de son contenu:

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37 Avec la même taille du cadran, l’élément verbal «GOR» est en fait un élément discret et suffisamment nitifait pour permettre au consommateur de le lire pleinement, à la différence du signe «D1 MILANO», qui est reproduit en caractères extrêmement petits et floue, de sorte qu’une lecture souple de celui-ci est impossible.
38 Dès lors, contrairement à ce qui a été constaté dans la décision attaquée, l’exemple précité tiré du PC9 n’est pas comparable au cas d’espèce, puisque le signe verbal contenu dans la marque tridimensionnelle en cause n’est pas reconnaissable de manière agressive par le consommateur et n’est donc pas susceptible de conférer un caractère distinctif à la marque dans son ensemble sur la base des critères qui y sont énoncés.
39 Par souci de clarté, il est précisé que le fait que la marque en cause soit identifiée par l’expression «D1 MILANO» dans la demande d’ enregistrement correspondante et soit donc mentionné en tant que tel dans les bases de données conservées par l’Office, telles que eSearch ou TMview, n’est pas pertinent aux fins de la présente affaire. La présence dans ces bases de données des informations contenues dans les demandes d’enregistrement ne fournit que des informations sur la perception des marques demandées par les demandeurs, mais pas sur la manière dont elles seraient perçues par le public pertinent [08/07/2020, T-633/19, TOTU (fig.)/TOTTO (fig.), EU:T:2020:312, § 40].

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40 Conformément au recours formé par la demanderesse en nullité, la décision attaquée doit donc être annulée et la marque enregistrée doit être déclarée nulle, en application de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
41 Enfin, bien que cela ne fasse pas l’objet du litige, il est intéressant de noter que la titulaire de la marque tridimensionnelle contestée est déjà titulaire d’une marque verbale antérieure portant sur le seul élément distinctif de la marque tridimensionnelle, à savoir «D1 MILANO». Cette marque a été déposée le 16 mars 2015 et enregistrée le 21 juillet de la même année.
Enregistrements antérieurs
42 En ce qui concerne les enregistrements antérieurs de marques tridimensionnelles tels que présentés par la titulaire de la MUE (annexe 2 des observations devant la division d’annulation), il convient de souligner ce qui suit.
43 L’Office est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union. Eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’Office doit prendre en considération les décisions prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens. L’application de ces principes doit, toutefois, être conciliée avec le respect du principe de légalité.
Pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue (03/07/2013, T- 236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 50 et jurisprudence citée). Dès lors, la liste des enregistrements antérieurs présentée par la demanderesse, qui inclut également des marques qui ne sont pas similaires au signe en cause, n’est pas pertinente aux fins de la présente procédure.
Frais
44 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la titulaire de la marque de l’Union européenne, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins des procédures d’annulation et de recours.
45 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de 720 EUR et les frais de représentation professionnelle de la demanderesse de 550 EUR.
46 Ence qui concerne la procédure d’annulation, la titulaire de la marque de l’Union européenne est condamnée à rembourser la taxe de 630 EUR et les frais de représentation professionnelle de la demanderesse de 450 EUR. Le montant total s’élève à 2 350 EUR.

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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée;
2. Déclare la nullité de la marque de l’Union européenne no 17 971 654;
3. Condamne la titulaire de la marque de l’Union européenne à supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins des procédures de recours et de nullité pour un montant total de 2 350 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann C. Negro S. Martin
Greffier:
Signature
p.p. no Granado Carpenter