LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 2 novembre 2022
dans l’affaire R 1706/2021-4
TERTIANUM AG Zurich Suisse opposante/requérante représentée par TAYLOR WESSING, Frankfurt am Main (Allemagne) contre
DPF AG Berlin Allemagne titulaire de l’enregistrement international/défenderesse représentée par Nordemann Czychowski & Partner Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte mbB, Berlin (Allemagne)
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 2 817 404 (enregistrement international n° 1 305 367 désignant l’Union européenne)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (président), A. Kralik (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
greffier : H. Dijkema Langue de procédure: anglais
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rend la présente
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Décision
Résumé des faits
1 Par notification du 11 août 2016, TERTIANUM AG (la «titulaire de l’enregistrement international»), revendiquant la priorité de la marque allemande n° 30 2015 053 585 déposée le 21 septembre 2015, a désigné l’Union européenne avec effet au 21 mars 2016 pour son enregistrement international de la marque figurative
pour la liste de services suivante:

Classe 35 – Services de gestion d’affaires, services d’administration et de conseillers d’affaires, services de conseillers en matière de personnel, services de publicité et marketing.

Classe 36 – Services immobiliers, services de gestion de biens immobiliers et de propriétés, services de location de biens immobiliers, services de location de logements [appartements], services de location et gestion de bâtiments.

Classe 41 – Services en matière d’activités récréatives; services d’éducation et cours magistraux, organisation et animation de cours de formation, congrès, séminaires, séries de conférences et formations avancées.

Classe 43 – Services de maisons de retraite; services d’hébergement et de traiteurs pour hôtes; services de restauration destinés à la clientèle de restaurants; services hôteliers, y compris location de salles pour conventions, manifestations et conférences.

Classe 44 – Services de soins infirmiers; services de soins infirmiers pour patients externes et patients hospitalisés; services de centres de soins infirmiers; services de soins infirmiers dans des unités médicalisées; soins médicaux; services paramédicaux; services de conseillers en nutrition; soins de santé et de beauté; services de conseillers en soins de santé médicaux concernant les soins corporels et esthétiques; services de soins de santé en rapport avec la thérapie de relaxation; services de salons de soins esthétiques; services d’application de moyens pour soins d’hygiène personnelle et esthétiques pour le visage et le corps; services de stations thermales médicales.

2 Le 13 décembre 2016, TERTIANUM AG (l'«opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement international désignant l’Union européenne pour tous les services précités.

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3 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.

4 L’opposition était fondée sur l’enregistrement international n° 646 578 désignant l’Allemagne pour la marque figurative:

déposée et enregistrée le 10 novembre 1995 et renouvelée jusqu’au 11 novembre 2025 pour les services suivants:

Classe 35 – Gestion des affaires et direction de l’exploitation d’établissements, à savoir d’institutions dans le domaine de l’hygiène publique et de l’assistance sociale, en particulier en faveur de la résidence à l’âge de la retraite.

Classe 42 – Consultation, promotion et planification d’établissements, à savoir d’institutions dans le domaine de l’hygiène publique et de l’assistance sociale, en particulier en faveur de la résidence à l’âge de la retraite.

5 Par décision du 28 septembre 2021 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition au motif que les éléments de preuve fournis étaient insuffisants pour prouver l’usage sérieux de la marque antérieure. L’opposante a été condamnée à supporter les frais de la procédure. La division d’opposition a notamment motivé sa décision comme suit:

– La titulaire de l’enregistrement international a demandé à l’opposante de fournir la preuve de l’usage de l’enregistrement international antérieur n° 646 578. L’opposante a produit des éléments de preuve et les éléments suivants doivent être pris en considération:

pièces jointes 1 à 6: plusieurs captures d’écran de l’archive Wayback Machine (web.archive.org) du site web de l’opposante, datées de 2010 à 2015. Les documents montrent la marque antérieure et mentionnent trois villes d’Allemagne, à savoir Berlin, Constance et Munich;

pièce jointe 7: captures d’écran de l’archive Wayback Machine (web.archive.org) du site web de l’opposante, datées du 21 février 2015;

pièce jointe 8: extraits du registre du commerce relatifs aux trois sociétés d’exploitation TERTIANUM contenant, entre autres, leurs dates de fondation, leur capital social et les coordonnées d’autres sociétés;

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pièce jointe 9: listes d’actionnaires telles que déposées auprès des juridictions régionales de Fribourg i. Br. et de Munich, indiquant la position des compagnies d’assurance en tant qu’actionnaires uniques des sociétés d’exploitation TERTIANUM, par exemple, le 15 mars 2011 et le 13 avril 2012.

Des éléments de preuve supplémentaires ont été produits après l’expiration du délai:

pièce jointe 10: déclaration de M. R. S., ancien président et membre du conseil d’administration de l’opposante, signée et datée du 1er janvier 2021, mentionnant, entre autres, l’histoire de la société de l’opposante;

pièce jointe 11: un extrait de la liste alphabétique des produits et services de la 6e édition de la classification de Nice de 1992;

pièce jointe 12: une capture d’écran de l’archive Wayback Machine (web.archive.org) du site web de l’opposante www.tertianum.ch/de, datée du 26 mai 2021. Les documents montrent le signe «Tertianum».

– L’Office a conclu que les indications et les éléments de preuve pertinents avaient été envoyés dans le délai imparti et que les éléments de preuve produits après la date d’expiration seraient pris en considération, étant donné qu’il ne s’agissait pas de nouveaux éléments de preuve et qu’ils pouvaient être considérés comme renforçant et clarifiant ceux déjà fournis.

– Dans le cadre d’une appréciation globale, il a été constaté que la marque a été utilisée essentiellement pour «l’exploitation de services de maisons de retraite» en termes généraux. Ces services ne relèvent d’aucune des catégories pour lesquelles la marque antérieure est enregistrée. Au moment du dépôt de la marque, la 6e édition de la classification de Nice était en vigueur. Les services révisés compris dans la classe 42 relèveraient ensuite de la nouvelle édition des classes 43 à 45.

– L’opposante soutient que ce qui doit être considéré en l’espèce, c’est que les services mentionnés dans la spécification de la marque antérieure ne sont pas décrits comme étant destinés à être fournis «pour des tiers» ou «pour d’autres». Toutefois, rien dans le libellé de la 6e édition de la classification de Nice ou dans les notes explicatives relatives à la classe 35 ne permet de penser que les services enregistrés dans ces classes incluent également
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des activités tournant autour des activités propres de l’opposante, et non pour des tiers.

– Les directives de l’EUIPO (version de 2007, Opposition, Partie 2, Chapitre 2, B Similitude des produits et services, page 43) indiquent que le fait que la plupart des entreprises s’appuient sur des outils publicitaires ou d’autres outils promotionnels pour stimuler leurs activités ne rend pas ces outils similaires aux produits promus; la raison en est que les entreprises qui font la promotion de leurs produits ne proposent généralement pas de services de promotion à des tiers. Par conséquent, une indication pour qu’une activité soit considérée comme un service en vertu du droit des marques est qu’elle est généralement fournie en échange d’une certaine forme de compensation (financière).

– L’opposante affirme que, dans la classe 35, les services de «gestion des affaires et direction de l’exploitation d’établissements, à savoir d’institutions dans le domaine de l’hygiène publique et de l’assistance sociale, en particulier en faveur de la résidence à l’âge de la retraite» ne signifient pas automatiquement que seuls des services de gestion pour des tiers auraient été visés. L’enregistrement suisse initial en 1995 ne revendiquait pas les services de manière strictement lege artis en ce qui concerne la classification de Nice en vigueur à l’époque. Toutefois, étant donné que les services de consultation professionnelle ont été supprimés de la classe 42 dans la 8e édition de la classification de Nice et que les services de consultation – ainsi que les services de conseil et d’information – ont été classés dans la classe du service qui correspond à l’objet de la consultation, les services de «consultation d’installations ou d’institutions dans le domaine des soins de santé et du bien-être» de la marque antérieure étaient en fait correctement énumérés dans la classe 42, tandis que les autres services, qui sont essentiellement divers services de consultation d’affaires, ont été correctement classés dans la classe 35.

– Par conséquent, aucun usage n’a été démontré pour les services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, mais pour les services pour lesquels elle ne bénéficie d’aucune protection. Par conséquent, l’opposante n’a pas fourni suffisamment d’éléments concernant l’importance de l’usage de la marque antérieure.

– En outre, aucune raison justifiable n’a pas non plus été fournie pour expliquer pourquoi la marque n’a pas été utilisée dans la classe pertinente. En conséquence, l’opposition est rejetée.

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6 Le 4 octobre 2021, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant à ce que cette dernière soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 3 février 2022.

7 Dans son mémoire en réponse reçu le 4 avril 2022, la titulaire de l’enregistrement international a demandé le rejet du recours.

8 Le 14 avril 2022, l’opposante a demandé une deuxième série d’observations, ce qui a été accepté par le rapporteur. La réplique a été présentée le 15 juin 2022.

9 Le 12 juillet 2022, la titulaire de l’enregistrement international a envoyé une duplique.

Moyens et arguments des parties
10 Les arguments invoqués dans le mémoire exposant les motifs du recours de l’opposante peuvent être résumés comme suit:

– Différents documents ont été présentés démontrant que la marque antérieure avait été suffisamment utilisée pour les services sur lesquels l’opposition est fondée en Allemagne au cours de la période pertinente. Il n’est pas contesté que trois résidences pour personnes âgées ont été exploitées, gérées et promues en permanence sous la marque antérieure «Tertianum» dans les villes allemandes de Constance, Munich et Berlin au cours de la période pertinente.

– La division d’opposition aurait dû interpréter de manière exhaustive les termes de la liste des services, étant donné qu’une interprétation correcte aurait abouti à la conclusion que les services couverts par la marque antérieure sont exactement ceux pour lesquels l’usage a été démontré, à savoir l’exploitation de résidences pour personnes âgées et les services des résidences pour personnes âgées à l’égard des clients finaux/résidents. L’erreur a été commise en tenant uniquement compte de la classification de Nice en vigueur au moment du dépôt de la marque antérieure.

– La formulation «gestion des affaires et direction de l’exploitation d’établissements, à savoir d’institutions dans le domaine de l’hygiène publique et de l’assistance sociale, en particulier en faveur de la résidence à l’âge de la retraite», en tant que telle, ne prévoit aucune restriction à la prestation des services uniquement «pour des tiers» ou «pour d’autres». La terminologie choisie pour les services de la marque antérieure est ambiguë et ne saurait être
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comprise uniquement de la manière constatée par la division d’opposition dans la décision attaquée.

– Le sens habituel et ordinaire du langage utilisé dans la spécification des services suggère que les services revendiqués dans la classe 35 incluent la direction de l’exploitation de ses propres résidences pour personnes âgées et les services fournis par ces installations à des clients (= résidents).

– Lorsque l’enregistrement de base suisse de la marque antérieure a été déposé le 11 mai 1995, l’activité principale de la demanderesse et du prédécesseur en droit de l’opposante (Swiss Tertianum Management AG) était l’exploitation de ses propres résidences pour personnes âgées. Lorsqu’il a demandé l’enregistrement de la marque antérieure en 1995, le prédécesseur en droit de l’opposante avait naturellement l’intention d’assurer la protection de sa marque pour son activité principale, à savoir l’exploitation de ses propres résidences Tertianum pour personnes âgées.

– Tertianum Management AG n’a jamais eu l’intention de limiter ses propres activités d’affaires à la simple gestion d’établissements tiers.

– En effet, le libellé utilisé pour les services énumérés dans la classe 35 de l’enregistrement international antérieur n° 646 578 inclut l’exploitation et la gestion de services de maisons de retraite (propres), et, par conséquent, il est erroné de limiter la portée des services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée à ceux fournis «pour d’autres» ou à «des «tiers».

– Une interprétation fondée uniquement sur le libellé de la 6e édition de la classification de Nice est juridiquement incorrecte. La classification de Nice n’a qu’une finalité purement administrative. En tant que telle, elle ne constitue pas en soi une base pour tirer des conclusions, ni quant à la similitude des produits et services, ni quant à la nature ou à la portée des produits ou services indiqués dans une demande.

– Le fait que les services de «gestion des affaires et direction de l’exploitation d’établissements, à savoir d’institutions dans le domaine de l’hygiène publique et de l’assistance sociale, en particulier en faveur de la résidence à l’âge de la retraite» aient été répertoriés dans la classe 35 de la 6e édition de la classification de Nice en vigueur à la date de dépôt de l’enregistrement international antérieur ne fait pas obstacle à la conclusion selon laquelle ces services «incluent
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également des activités tournant autour des activités propres de l’opposante».

– Le libellé spécifique choisi par le prédécesseur en droit de l’opposante n’est inclus dans aucune classe de la 6e édition de la classification de Nice. Le prédécesseur de l’opposante avait choisi son propre libellé spécifique pour décrire les services revendiqués par la marque antérieure et n’a pas utilisé les termes de la liste des services de la classification de Nice disponibles à l’époque.

– En outre, les services revendiqués ne sont pas expressément désignés comme étant fournis «pour d’autres» ou «pour des tiers» uniquement.

– La spécification des services dans l’enregistrement de base suisse de 1995 et, par conséquent, la spécification de l’enregistrement international antérieur n° 646 578 dans son ensemble n’ont pas été effectuées de manière strictement lege artis par rapport à la classification de Nice en vigueur à l’époque. Les services de «consultation d’établissements, à savoir d’institutions dans le domaine de l’hygiène publique et de l’assistance sociale», tels qu’énumérés dans la classe 42 de la marque antérieure, sont une forme spécifique de «consultation professionnelle d’affaires». Dès lors, ils auraient dû être correctement répertoriés dans la classe 35 de la marque antérieure, étant donné que la «consultation d’affaires» était comprise dans la classe 35 de la 6e édition de la classification de Nice.

– La liste des services compris dans la classe 42 de la 6e édition contenait les «maisons de retraite pour personnes âgées». Toutefois, les termes «maisons de retraite pour personnes âgées» ne désignent pas un service, mais un bâtiment/une installation, de sorte que les «maisons de retraite pour personnes âgées» et les «services de maisons de retraite pour personnes âgées» ont objectivement une signification différente. Un libellé plus précis n’a été mis en place qu’avec la 11e édition actuelle de la classification de Nice, qui désigne désormais correctement les services en cause comme des «services de maison de retraite pour personnes âgées» compris dans la classe 43.

– Dans le cas où les services tels que spécifiés auraient été classés de manière erronée, il aurait incombé à l’office compétent d’émettre une notification d’irrégularité. Par conséquent, en l’espèce, il aurait dû être précisé si le prédécesseur en droit de l’opposante avait demandé une protection soit pour l’exploitation et la gestion de ses propres installations soit limitée uniquement à l’assistance,
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etc., dans la gestion d’installations de tiers, étant donné que la compréhension naturelle et commune du libellé choisi couvrait les deux interprétations.

– L’opposante et son prédécesseur en droit ont donc présumé de bonne foi et sans objection pendant 25 ans que la marque antérieure a été enregistrée pour les services fournis dans le cadre de ses propres installations.

– Par conséquent, la division d’opposition a commis une erreur en concluant que l’exploitation de services de maisons de retraite pour personnes âgées ne relève d’aucune des catégories pour lesquelles la marque antérieure est enregistrée.

– Des preuves suffisantes de la nature et de l’importance de l’usage de la marque antérieure ont été fournies et il a été démontré qu’elle a été utilisée de manière continue au cours de la période pertinente pour l’exploitation de trois résidences pour personnes âgées à Constance, Munich et Berlin, en Allemagne.

– En outre, le fait que l’exploitation continue de trois résidences pour personnes âgées ait une valeur économique considérable, étant donné que les services respectifs ont été fournis en échange d’une compensation financière, est également clair et incontesté. Par conséquent, il ne fait aucun doute que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux, effectif et suffisant en rapport avec trois résidences allemandes pour personnes âgées, et que l’usage prouvé a été fait pour acquérir et maintenir une position commerciale sur le marché allemand des soins et de la résidence des personnes âgées.

11 Les arguments soulevés dans le mémoire en réponse de la titulaire de l’enregistrement international peuvent être résumés comme suit:

– Les services pour lesquels l’enregistrement international antérieur a eu lieu dans la classe 35 sont les services de «gestion des affaires et direction de l’exploitation d’établissements, à savoir d’institutions dans le domaine de l’hygiène publique et de l’assistance sociale, en particulier en faveur de la résidence à l’âge de la retraite». Cela est totalement différent de l’exploitation et des services d’une maison de retraite.

– Un service est fondamentalement quelque chose qui est fourni pour un tiers et non pour soi-même. Les résidents d’une maison de retraite n’ont pas recours à la gestion de l’entreprise ou de l’institution dans laquelle ils vivent. Les
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services de gestion des affaires et direction de l’exploitation d’établissements ne sont utilisés que par des entreprises et des opérateurs indépendants qui ont besoin de ces services de gestion pour une institution et qui souhaitent les utiliser contre rémunération. Ceux qui gèrent et dirigent uniquement leur propre activité ne fournissent pas de services à des tiers, mais gèrent leurs propres activités.

– La Cour de justice et le Tribunal interprètent tous deux de manière assez stricte la liste des produits et services des marques en cause. Cette approche s’explique par le fait que les produits et services pour lesquels la protection par la marque est demandée doivent être identifiés par le demandeur avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques, sur cette seule base, de déterminer l’étendue de la protection conférée par la marque [16/09/2020, C-121/19 P, EDISON (fig.), EU:C:2020:714, § 41]. Tout aspect qui ne peut être déduit directement de la lecture de la description des produits et services ne saurait être pris en considération.

– Il n’y a pas d’ambiguïté quant au libellé des services de la classe 35, qui est clair et précis et ne couvre que la gestion des affaires et direction de l’exploitation d’établissements pour des tiers, mais pas les services offerts par des établissements, notamment par des maisons de retraite aux personnes âgées.

– En ce qui concerne l’allégation selon laquelle les maisons de retraite pour personnes âgées ne désigneraient pas un service, l’arrangement de Nice concerne la classification internationale des produits et des services, et les classes 35 à 42, dans sa 6e édition de 1992, ne contiennent que des services et rien d’autre.

– En outre, en 1995, il n’incombait pas aux examinateurs des offices des marques de se demander si les services tels que spécifiés étaient classés correctement ou non. Le fait que l’opposante ou son prédécesseur en droit en 1995 n’ait pas choisi, de son point de vue, les services corrects de «maisons de retraite pour personnes âgées» compris dans la classe 42, mais plutôt les services erronés de «gestion des affaires et direction de l’exploitation d’établissements, à savoir […] en faveur de la résidence à l’âge de la retraite» compris dans la classe 35 ne peut être considéré que comme relevant de la responsabilité de l’opposante.

– En raison de tout ce qui précède, les indications concernant l’importance et l’étendue de l’usage des services pertinents
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en cause n’ont pas été fournies de manière suffisante. Il incombe à l’opposante d’établir et de fournir des preuves suffisantes concernant le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage, et ces quatre exigences ne sont pas alternatives, mais cumulatives. Aucune conclusion ne peut être tirée en ce qui concerne l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque et aucun élément de preuve concret et objectif sur le marché n’a été démontré.

– Enfin, l’ensemble des éléments de preuve de l’usage produits ne se rapporte pas à un usage exclusivement fait par l’opposante elle-même. Les éléments de preuve montrent des sites web de trois entreprises exploitant des résidences pour personnes âgées TERTIANUM dans les villes allemandes de Berlin, Constance et Munich. Ces entreprises ont été acquises par la requérante en 2015 et fonctionnaient auparavant sous un autre propriétaire. En outre, en 2001, l’opposante a vendu aux autres actionnaires les actions qu’elle avait conservées dans la société mère des trois entreprises d’exploitation et n’était plus en aucune manière liée aux trois entreprises utilisant la marque TERTIANUM pour les services de résidences pour personnes âgées en Allemagne. Par conséquent, l’opposante ne saurait prétendre que les services fournis par les trois entreprises exploitant les résidences pour personnes âgées à Berlin, Constance et Munich utilisaient la marque TERTIANUM avec son consentement au cours de la période pertinente. Les preuves de l’usage doivent également être ignorées à cet égard.

– Par conséquent, aucune preuve de l’usage de la marque antérieure pour les services sur lesquels l’opposition était fondée n’a été fournie. En outre, l’usage qui a été fait des trois sociétés mentionnées ne démontre pas qu’il a été fait avec le consentement de l’opposante.

12 La réplique de l’opposante peut être résumée comme suit:

– il a été clairement démontré que les services revendiqués compris dans la classe 35 désignent des services qui sont fournis à des tiers, à savoir des résidents de maisons de retraite pour personnes âgées. Ces services sont fournis par un exploitant d’un établissement à des tiers, en particulier les résidents et les patients de ces installations. Par conséquent, contrairement à ce que soutient la titulaire de l’enregistrement international, les services sont destinés à l’exploitation des maisons de retraite pour personnes âgées et sont destinés aux retraités.

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– La compréhension naturelle et commune du libellé de la liste des services compris dans la classe 35 n’est pas ambiguë, mais permet et pourrait même suggérer l’interprétation selon laquelle la marque antérieure est protégée pour l’exploitation de services de maisons de retraite pour personnes âgées.

– Lorsque la marque a été demandée en 1995, le prédécesseur en droit de l’opposante exploitait des maisons de retraite, c’est-à-dire qu’il fournissait des services aux retraités dans ses propres installations. Cherchant à protéger sa marque pour ses activités d’affaires et l’exploitation des installations de TERTIANUM, il a spécifié ces services de manière appropriée. Les termes choisis étaient les termes allemands «Geschäftsführung» (gestion d’affaires) et «Betriebsführung» (gestion opérationnelle ou gestion d’une entreprise). Ces termes ne se limitent pas, dans leur sens objectif, à la fourniture de services exclusivement à d’autres sociétés. Toutefois, le terme «Betriebsführung» ne figurait pas dans la version allemande de la 6e édition de la classification de Nice. Par conséquent, le prédécesseur en droit de l’opposante a choisi l’expression «exploitation d’une installation faveur de la résidence à l’âge de la retrait» («Betriebsführung von Einrichtungen für das Wohnen im drit ten Alter») pour revendiquer la protection de ses services fournis dans une telle installation.

– Par conséquent, limiter la portée aux services de niche de l’exploitation d’installations de tiers uniquement en raison de l’aspect formel de la liste des services compris dans la classe 35 de la classification de Nice conduit à un résultat inapproprié et erroné. Dès lors, les services revendiqués par la marque antérieure sont exactement ceux pour lesquels l’usage a été démontré, à savoir des services de résidences pour personnes âgées à l’égard des clients finaux/résidents dans des établissements exploités par le titulaire de la marque lui-même.

– En ce qui concerne la preuve de l’usage, des éléments de preuve concrets et objectifs ont été fournis pour prouver que la marque antérieure a été utilisée de manière continue au cours de la période pertinente pour l’exploitation de trois résidences pour personnes âgées dans les villes allemandes de Constance, Munich et Berlin. Les services de maisons de retraite pour personnes âgées ont été continuellement fournis aux résidents et les documents produits démontrent que la marque a été utilisée dans une tentative sérieuse d’acquérir ou de détenir une position commerciale sur le marché pertinent. Des éléments de preuve suffisants ont également été produits en ce qui
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concerne l’importance de l’usage de la marque au cours de la période pertinente.

– La preuve de l’usage concerne un usage de la marque antérieure par les sociétés d’exploitation des résidences allemandes TERTIANUM. Ces sociétés n’ont été acquises par une filiale de la requérante qu’à la fin de l’année 2014. Seul l’usage de la marque de l’opposante pour les résidences allemandes avant cette acquisition a été fait avec le consentement de l’opposante, et les documents produits à titre de preuve de l’usage sérieux se rapportent à un usage antérieur à l’acquisition. L’autorisation explicite d’utiliser la marque antérieure pour la fourniture de services dans les résidences allemandes «TERTIANUM» pour personnes âgées n’a pris fin qu’à la fin de l’année 2014. Par conséquent, l’usage de la marque antérieure jusqu’à la fin de 2014 est clairement attribuable à l’opposante conformément à l’article 18, paragraphe 2, du RMUE.

– En ce qui concerne l’argument selon lequel l’enregistrement international n° 646 578 de l’opposante n’a pas été utilisé sous la forme enregistrée , les signes pour lesquels l’usage a été prouvé, à savoir ,
, ne diffèrent que par des éléments négligeables et doivent être considérés comme globalement équivalents. Le mot «Tertianum» est le seul élément distinctif et dominant et le slogan «WOHNEN UND LEBEN IM DRITTEN ALTER», représenté dans une police de caractères plus petite, est simplement et incontestablement descriptif, étant donné qu’il se traduit par «habiter et vivre au troisième âge».

– Par conséquent, il existe un risque de confusion entre les marques en conflit et l’opposition est fondée.

13 La réponse de la titulaire de l’enregistrement international peut être résumée comme suit:

– La marque antérieure n’a pas été utilisée pour les services pour lesquels elle est enregistrée. La traduction des services compris dans la classe 35 est la suivante: gestion des affaires et direction de l’exploitation d’établissements, à savoir d’institutions dans le domaine de l’hygiène publique et de l’assistance sociale, en particulier en faveur de la résidence à l’âge de la retraite.

– Toutefois, les services de «gestion des affaires et direction de l’exploitation d’établissements» ne sont pas destinés aux
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résidents de maisons de retraite. Il s’agit plutôt d’un service pour un tiers sous la forme de la gestion d’une entreprise ou d’un établissement commercial pour ce tiers. Les résidents des maisons de retraite pour personnes âgées ont besoin et attendent des services d’hébergement, de restauration et de soins de santé. Les services de gestion des affaires et direction de l’exploitation d’établissements sont plutôt demandés par les propriétaires de maisons de retraite pour personnes âgées qui ont besoin d’une personne pour gérer les affaires et diriger la maison de retraite.

– Il n’existe pas non plus d’interprétation exhaustive de la liste des services nécessaires compris dans la classe 35 de la marque de l’opposante, étant donné que le libellé est clair. Le sens habituel d’un terme figurant dans la liste des produits et services d’une marque ne peut être déterminé par les parties, mais doit être interprété de manière objective par l’autorité ou la juridiction compétente statuant en la matière.

– La classification de Nice en ce qui concerne les classes 35 à 42 dans la 6e édition, et les classes 35 à 45 dans les éditions suivantes, ne couvre que les services et rien d’autre. Par conséquent, le terme «maisons de retraite pour personnes âgées» compris dans la classe 42 de la 6e édition de la classification de Nice ne désignait pas un bâtiment, mais uniquement les services de maisons de retraite, qui, dans le contexte de la classification de Nice, devaient également être clairs pour toute personne moyenne sollicitant la protection d’une marque.

– La preuve de l’importance de l’usage de la marque antérieure n’était pas suffisante, étant donné qu’aucun chiffre de recettes réel ne peut être déduit des éléments de preuve produits et qu’aucune appréciation de l’importance de l’usage ne peut donc être effectuée. Une simple spéculation sur la base de probabilités ne serait pas acceptable.

– L’opposante ou le prédécesseur en droit a vendu le droit d’utiliser la marque «TERTIANUM» en Allemagne à une société mère des trois sociétés d’exploitation, lui conférant explicitement le droit d’enregistrer la marque «TERTIANUM» en son propre nom. Par conséquent, les trois sociétés d’exploitation n’ont pas utilisé la marque de l’opposante, mais plutôt leurs propres droits de marque, par exemple l’enregistrement allemand n° 397 38 083 de la marque verbale TERTIANUM. L’opposante a vendu ses actions aux autres actionnaires dans le cadre d’un accord conclu en mars 2001. Partant, tous les services proposés et
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fournis par ces sociétés gérant les résidences TERTIANUM à Berlin, Constance et Munich n’ont pas été fournis par l’opposante, mais par les sociétés sœurs elles-mêmes.

– Les éléments de preuve ne démontrent pas que l’usage aurait pu être fait avec le consentement de l’opposante. En outre, d’après les éléments de preuve produits, les trois sociétés d’exploitation n’ont pas utilisé la marque de l’opposante, mais uniquement l’élément «TERTIANUM», parfois accompagné des désignations géographiques «Residenz Konstanz», «Residenz München» et «Residenz Berlin», mais jamais du slogan «WOHNEN UND LEBEN IM DRITTEN ALTER».

Motifs de la décision
14 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références qui y sont mentionnées doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1, «RMUE»), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié.

15 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE.

Portée du recours
16 En l’espèce, l’intégralité de la décision attaquée faisait l’objet du recours. Par conséquent, le présent recours porte sur la question de savoir si c’est à bon droit que la division d’opposition a rejeté l’opposition sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE en raison d’une preuve insuffisante de l’usage.

Preuve de l’usage
17 Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, lu conjointement avec l’article 47, paragraphe 3, et l’article 8, paragraphe 2, point a), sous iii), du RMUE, sur requête du demandeur, le titulaire d’une marque antérieure enregistrée en vertu d’accords internationaux ayant effet dans un État membre, qui a formé opposition, apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou la date de priorité de la demande de MUE, l’enregistrement antérieur a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels il est enregistré et qui servent de justification à l’opposition, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage, pour autant qu’à cette date, la marque antérieure
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soit enregistrée depuis cinq ans au moins. À défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. Si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour cette partie des produits ou services.

18 Pour les enregistrements internationaux désignant l’Union européenne, on considère que la «date de dépôt» ou, le cas échéant, la «date de priorité» de la marque contestée au sens de l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, c’est-à-dire aux fins de déterminer que la marque antérieure a été utilisée pendant une période de cinq ans, est la date d’enregistrement, la date de désignation ultérieure de l’Union européenne ou la date de priorité de l’enregistrement international contesté, le cas échéant. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.

19 Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde. Il s’agit là de conditions cumulatives (voir 05/10/2010, T-92/09, STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424, § 43).

20 Chaque élément de preuve ne doit pas nécessairement contenir des informations sur chacun des quatre éléments. Ainsi, il ne peut être exclu qu’un faisceau d’éléments de preuve permette d’établir les faits à démontrer, alors même que chacun de ces éléments, pris isolément, serait impuissant à rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits (16/11/2011, T-308/06, Buffalo Milke, EU:T:2011:675, § 61; 24/05/2012, T-152/11, Mad, EU:T:2012:263, § 33-34; 17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 33). Même si ces éléments ne peuvent en eux- mêmes étayer une conclusion d’usage sérieux, il n’en demeure pas moins qu’ils doivent être évalués avec les autres preuves dans le cadre de l’appréciation de l’usage sérieux de la marque antérieure (11/05/2006, C-416/04 P, Vitafruit, EU:C:2006:310,
§ 53).

21 Pour que la marque de l’opposante puisse faire l’objet d’un usage sérieux, les produits en cause doivent être présents sur le marché d’une façon effective, constante dans le temps et stable dans la configuration du signe, de sorte qu’elle puisse être perçue par les consommateurs comme étant une indication de l’origine des produits ou des services en cause (23/02/2006, T-
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194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, § 31-37; 09/07/2003, T- 156/01, Giorgio Aire, EU:T:2003:198, § 37).

22 Une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque (11/03/2003, C- 40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43). De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37; 30/04/2008, T-131/06, Sonia Sonia Rykiel, EU:T:2008:135, § 38; 18/01/2011, T-382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 27).

23 En outre, l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci dans la vie des affaires, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (voir 19/12/2012, C-149/11, Onel, EU:C:2012:816,
§ 29; 11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37; 30/01/2020, T-598/18, Brownie, EU:T:2020:22, § 32).

24 Pour conclure à l’usage sérieux d’une marque, il convient d’apprécier dans quelle mesure les éléments de preuve apportés supportent cette conclusion par rapport à chacun des produits ou des services ou chacune des catégories de produits ou de services pour lesquels cet usage a été reconnu (16/06/2015, T-660/11, Polytetraflon, EU:T:2015:387, § 23).

25 En particulier, la chambre de recours souligne à la lumière des arguments avancés en l’espèce et des éléments du dossier que l’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (voir 06/10/2004, T-356/02, Vitakraft, EU:T:2004:292, § 28; et 30/11/2009, T-353/07, Coloris, EU:T:2009:475, § 24).

26 Étant donné que la preuve de l’usage est une question qui présente un caractère spécifique et préalable à la procédure d’opposition (13/09/2010, T-292/08, Often, EU:T:2010:399, § 32-
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33) sur laquelle la chambre de recours doit statuer avant d’examiner l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la chambre de recours procédera d’abord à l’appréciation de cette preuve, en gardant à l’esprit que les parties ont pu présenter leurs observations à cet égard devant la division d’opposition et au cours de la procédure de recours, conformément à l’article 94, paragraphe 1, du RMUE.

27 En l’espèce, le 24 mars 2020, la titulaire de l’enregistrement international a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de l’enregistrement international n° 646 578 désignant
l’Allemagne pour la marque figurative .

28 La date pertinente pour l’enregistrement international contesté (date de priorité) est le 21 septembre 2015. L’opposante était dès lors tenue de démontrer que la marque sur laquelle l’opposition était fondée avait fait l’objet d’un usage sérieux en Allemagne du 21 septembre 2010 au 20 septembre 2015 inclus.

29 En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les services sur lesquels l’opposition était fondée, à savoir les services suivants:

Classe 35 – Gestion des affaires et direction de l’exploitation d’établissements, à savoir d’institutions dans le domaine de l’hygiène publique et de l’assistance sociale, en particulier en faveur de la résidence à l’âge de la retraite.

Classe 42 – Consultation, promotion et planification d’établissements, à savoir d’institutions dans le domaine de l’hygiène publique et de l’assistance sociale, en particulier en faveur de la résidence à l’âge de la retraite.

30 La chambre de recours relève que la division d’opposition a conclu que les éléments de preuve de l’usage produits par l’opposante sont insuffisants en raison, premièrement, de la nature de l’usage et, deuxièmement, de l’importance de l’usage. Pour des raisons d’économie de procédure, la chambre de recours commencera par examiner si les éléments de preuve produits par l’opposante sont suffisants pour démontrer la nature de l’usage.

31 Le terme «nature de l’usage» désigne i) l’usage du signe en tant que marque dans la vie des affaires conformément à sa fonction essentielle, ii) son usage pour les produits ou services pour lesquels il est enregistré, et iii) l’usage de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée ou d’une variante de cette dernière conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE (voir 13/11/2020, R 881/2020-4, PREMILITY/PRhneRITl, § 18).

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32 L’usage de la marque antérieure doit être démontré pour les services enregistrés, et non pour d’autres services, qu’ils soient ou non similaires aux services enregistrés au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE (voir 24/03/2020, R 2076/2019-4, ENERGY RUSH/RUSH, § 12).

33 En l’espèce, la date de priorité de l’enregistrement international désignant l’UE contesté est le 21 septembre 2015. Par conséquent, conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, l’opposante était tenue de prouver que l’enregistrement international antérieur n° 646 578 désignant l’Allemagne, sur lequel l’opposition est fondée, avait fait l’objet d’un usage sérieux en Allemagne du 21 septembre 2010 au 20 septembre 2015 inclus.

34 Les éléments de preuve produits à titre de preuve de l’usage devant la division d’opposition sont décrits dans la décision attaquée, comme indiqué au paragraphe 5 ci-dessus.

35 Lorsque l’opposante a désigné l’Allemagne dans son enregistrement international, désormais à la base de l’opposition, la 6e édition de la classification de Nice était en vigueur. En 2000, le comité d’experts a révisé les services compris dans la classe 42 et a créé les classes 43 à 45. Par conséquent, les services qui ont été spécifiés par l’opposante dans la classe 42 relèveraient soit de la classe 42 jusqu’en janvier 2002, soit de la classe 43 et/ou 35 selon l’édition actuelle de la classification de Nice.

36 L’opposante ne conteste pas le fait que les preuves de l’usage produites en l’espèce font référence aux services fournis aux utilisateurs finals, à savoir les clients des maisons de retraite. Il est également constant que les preuves d’usage produites par l’opposante ne concernent pas les «consultation, promotion et planification d’établissements, à savoir d’institutions dans le domaine de l’hygiène publique et de l’assistance sociale, en particulier en faveur de la résidence à l’âge de la retraite» relevant de la classe 42. Il est également incontesté que l’opposante n’a pas fourni de services aux propriétaires des établissements des secteurs de la santé et des soins (et en particulier des maisons de retraite pour personnes âgées) et que l’objet de ces services consisterait en la gestion des affaires et direction de l’exploitation de ces établissements. Par conséquent, la question essentielle qu’il convient d’examiner en l’espèce est celle de savoir si l’usage de la marque antérieure pour les services de l’opposante tournant autour des maisons de retraite et fournis aux résidents de ces établissements constitue un usage de ladite marque pour les services compris dans la classe 35, tels qu’enregistrés, à savoir «gestion des affaires et direction de l’exploitation d’établissements, à savoir
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d’institutions dans le domaine de l’hygiène publique et de l’assistance sociale, en particulier en faveur de la résidence à l’âge de la retraite».

37 La description des produits et services définit l’étendue de la protection des marques et constitue le point de départ de toutes les procédures principales devant l’Office [09/07/2015, R 863/2011-G, Malta Cross International Foundation (fig.)/Maltese cross (fig.), § 54]. Selon la jurisprudence, les produits ou les services pour lesquels la protection par la marque est demandée doivent être identifiés par le demandeur avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques, sur cette seule base, de déterminer l’étendue de la protection demandée (19/06/2012, C-307/10, IP Translator, EU:C:2012:361, § 49). Lors de l’application de l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, il convient de tenir compte de l’étendue des catégories de produits ou de services pour lesquelles la marque antérieure a été enregistrée, notamment de la généralité des termes employés à cette fin pour décrire lesdites catégories, et ce au regard des produits ou des services dont l’usage sérieux a, par hypothèse, effectivement été établi (14/07/2005, T-126/03, ALADIN/ALADDIN, EU:T:2005:288,
§ 44).

38 Par conséquent, la chambre de recours se concentre tout d’abord sur la question de savoir si la division d’opposition a commis une erreur en considérant que la marque antérieure n’était pas utilisée pour les services pertinents, sur la base d’une interprétation littérale de la signification des termes utilisés dans la spécification des services et sur une compréhension globale de la nature des services fournis par l’opposante.

39 La chambre de recours observe que la liste des produits et services doit être interprétée sur la base du sens littéral des termes au sens de l’article 33, paragraphes 2 et 5, du RMUE (voir 19/06/2012, C-307/10, IP Translator EU:C.2012:361, § 48, 64).

40 Selon le Collins Dictionary, la gestion est «le contrôle et l’organisation d’une entreprise ou d’une autre organisation» ( https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/manageme nt, extrait le 25 octobre 2022). La gestion des affaires et direction de l’exploitation implique la responsabilité et le contrôle des ressources d’une entreprise, d’un département ou d’une autre organisation commerciale (voir Oxford English Dictionary, https://www.oed.com/view/Entry/113218? redirectedFrom=management#eid, extrait le 25 octobre 2022).

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Il est constant que les services comprennent des activités économiques fournies à des tiers en échange d’un paiement (ou d’une autre compensation). Par conséquent, le fait qu’une activité possède une valeur économique indépendante, c’est-à- dire qu’elle est généralement fournie en échange d’une certaine forme de compensation (financière), est une indication pour la considérer comme un service en vertu de la législation sur les marques. Dans le cas contraire, il pourrait s’agir d’une simple activité accessoire fournie avec ou après l’achat d’un produit spécifique.

41 Il découle du sens naturel et usuel de la spécification «gestion des affaires et direction de l’exploitation d’établissements, à savoir d’institutions dans le domaine de l’hygiène publique et de l’assistance sociale, en particulier en faveur de la résidence à l’âge de la retraite» que ces services visent à aider les entreprises d’affaires (propriétaires d’établissements dans les secteurs de la santé et des soins, y compris les maisons de retraite) à gérer leurs affaires. Ils sont destinés à aider les entreprises et les directeurs généraux à améliorer l’organisation de leurs entreprises, leurs activités d’affaires et l’utilisation de leurs ressources. Les compétences requises sont de nature managériale, comptable, financière ou administrative. Elles ne concernent pas la fourniture effective de services d’hébergement, de restauration, de santé et de soins aux résidents de ces établissements [voir, à cet effet, 23/08/2012, R 1330/2011-4, AF (fig.)/A & F, § 22; 03/09/2017, R 2205/2016- 1, BIODONNA/BIODOR et al., § 21; 27/05/2021, R 2151/2020-2, Corte Italiana – FOOD EXPERIENCE/El Corte Inglés (fig.) et al.,
§ 44].

42 La compréhension susmentionnée de la nature des services compris dans la classe 35 est corroborée par la note explicative de la 6e édition de la classification de Nice (pièces jointes 13 à 16 de l’exposé des motifs) qui indiquait que «cette classe comprend essentiellement les services rendus par des personnes ou par des organisations dont le but principal est: 1. l’aide dans l’exploitation ou la direction d’une entreprise commerciale ou 2. l’aide à la direction des affaires ou des fonctions commerciales d’une entreprise industrielle ou commerciale, ainsi que les services des établissements de publicité se chargeant essentiellement de communications au public, de déclarations ou d’annonces par tous les moyens de diffusion et concernant toutes sortes de marchandises ou de services». Comme expliqué également en ce qui concerne les services compris dans la classe 42, les services compris dans la classe 35 sont des «services professionnels fournissant une aide directe dans l’exploitation ou les fonctions d’une entreprise commerciale».

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43 Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, le public ciblé par la «gestion des affaires et direction de l’exploitation d’établissements, à savoir d’institutions dans le domaine de l’hygiène publique et de l’assistance sociale, en particulier en faveur de la résidence à l’âge de la retraite» n’est pas les résidents des maisons de retraite, mais une entreprise d’affaires qui possède des maisons de retraite et cherche à fournir des soins aux personnes âgées.

44 La chambre de recours estime que le fournisseur de services de gestion d’affaires et commerciale ne facturera pas de frais aux résidents des maisons de retraite. Au contraire, le fournisseur des services antérieurs compris dans la classe 35 sera chargé par le propriétaire de la maison de retraite du contrôle des ressources et de l’exploitation dudit établissement. En d’autres termes, les résidents d’une maison de retraite n’ont pas recours à la gestion de l’entreprise et à la gestion de l’institution dans laquelle ils résident. En d’autres termes, le bénéficiaire des services en cause est le propriétaire de l’établissement. Dans la mesure où l’opposante a elle-même exploité ses propres maisons de retraite et fourni les soins aux résidents de ces établissements, cette activité ne constitue pas la fourniture des services désignés par la marque antérieure compris dans la classe 35. Une telle activité ne relèverait de la notion de service rémunéré que si elle ne faisait pas partie intégrante de la prestation des services fournis par l’opposante. Il découle de ce qui précède que les caractéristiques essentielles des services désignés dans la classe 35 font défaut.

45 Par analogie, de la même manière que la publicité de ses propres produits ne constitue pas un usage pour des services publicitaires relevant de la classe 35, il n’y a pas d’usage pour la gestion d’affaires et commerciale des maisons de retraite lorsque le propriétaire de la maison de retraite se borne à fournir ses propres services de maison de retraite à ses clients. La fourniture de services de maison de retraite ou l’exploitation de sa propre maison de retraite au profit direct de ses clients n’est pas un service indépendant, mais une activité couverte par une classe différente de la classification de Nice.

46 L’opposante affirme qu’il ressort clairement du contexte global de l’enregistrement de base suisse de 1995 que la spécification des services demandés, ainsi que leur classification dans son ensemble, n’ont pas été faites strictement lege artis en ce qui concerne la classification de Nice en vigueur à l’époque. Par exemple, les services de «consultation d’établissements, à savoir d’institutions dans le domaine de l’hygiène publique et de l’assistance sociale» figuraient dans la classe 42. Toutefois, déjà dans la 6e édition de la classification de Nice, ces services de consultation relevaient de la classe 35 [par exemple, les
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services de «consultation professionnelle d’affaires», «conseil en organisation des affaires», «consultation pour la direction des affaires»]. C’est à bon droit que la division d’opposition a rejeté cet argument dans la mesure où elle a souligné que les services de consultation professionnelle compris dans la classe 42 ont été supprimés de la classe 42 dans la 8e édition de la classification de Nice. Depuis lors, les services de consultation – ainsi que les services de conseil et d’information – sont classés dans la classe du service correspondant à l’objet de la consultation. Par conséquent, les services de «consultation d’établissements, à savoir d’institutions dans le domaine de l’hygiène publique et de l’assistance sociale» étaient correctement énumérés dans la classe 42, tandis que les autres services, qui sont essentiellement divers services de consultation d’affaires, étaient correctement classés dans la classe 35.

47 L’opposante fait valoir que la 6e édition de la classification de Nice ne fournit aucune aide claire pour l’interprétation des services mentionnés dans la liste de la marque antérieure, en particulier en ce qui concerne les services compris dans la classe 35. En outre, elle fait valoir qu’il convient de tenir compte du fait que les services mentionnés dans la spécification de la marque antérieure ne sont pas décrits comme étant destinés à être fournis «pour des tiers» ou «pour d’autres». Déjà dans le cadre de la 6e édition de la classification de Nice, il a été reconnu que l’ajout «pour d’autres» pouvait être utilisé pour clarifier la fourniture de services à d’autres entreprises. Cet ajout n’a pas été inséré lorsque la marque antérieure a été demandée, car elle revendique le service d’exploitation de ses propres installations.

48 La chambre de recours fait observer que la classification de Nice est effectuée à des fins purement administratives et peut servir d’outil pour identifier les caractéristiques communes de certains services. Normalement, chaque révision de la classification de Nice entraîne des changements dans la classification des services (en particulier les transferts de services entre différentes classes) ou dans le libellé des intitulés. Dans de tels cas, la liste des services de la marque antérieure et de la marque contestée doit être interprétée conformément à l’édition de la classification de Nice en vigueur au moment du dépôt.

49 La chambre de recours rejette l’argument de l’opposante selon lequel les services compris dans la classe 42, tels qu’envisagés dans la liste alphabétique de la 6e édition de la classification de Nice, à savoir les «maisons de retraite pour personnes âgées», doivent être considérés comme des produits, à savoir des bâtiments dans lesquels les soins aux personnes âgées sont
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fournis. Il ressort clairement de la structure de la classification de Nice que la spécification des classes 1 à 34 concernait les produits et que les classes 35 à 42 couvraient les services. Il est donc parfaitement clair que si l’intention de l’opposante ou de son prédécesseur en droit était de couvrir les services de maison de retraite fournis par elle-même aux retraités, ces services relèveraient de la classe 42.

50 En l’espèce, rien dans le libellé de la 6e édition de la classification de Nice ou dans les notes explicatives relatives à la classe 35 ne permet de penser que les services enregistrés dans cette classe incluent également des activités tournant autour des activités propres de l’opposante réalisées dans ou par ses propres établissements pour retraités.

51 Si, comme indiqué ci-dessus, la classification des produits et services ne sert qu’à des fins administratives, elle est pertinente pour apprécier la nature de l’usage afin d’établir si les produits et services pour lesquels une marque a été utilisée relèvent de la spécification des produits et services désignés par la marque antérieure. C’est notamment le cas lorsque des catégories similaires ou associées de produits et de services ont été classées différemment pour certaines raisons. Ces considérations s’appliquent au cas d’espèce, dans lequel la 6e édition de la classification de Nice envisageait la désignation d’entreprises de gestion d’affaires ou commerciale telles que des maisons de retraite pour personnes âgées comprises dans la classe 35 ainsi que des services de «maison de retraite pour personnes âgées» compris dans la classe 42. Comme indiqué ci- dessus, il incombe à la chambre de recours d’établir, sur la base des éléments de preuve produits par l’opposante, à quel type de services l’usage se rapporte.

52 L’opposante répète que les éléments de preuve démontrent l’usage en rapport avec l’exploitation de services de résidences, c’est-à-dire des services fournis dans et par les maisons de retraite. Tout cela est très bien, mais il convient également de noter que l’examen de la preuve de l’usage doit être fondé sur le libellé indiqué dans les listes effectives de produits et/ou de services. Comme indiqué ci-dessus, les services de gestion d’affaires et commerciale désignés par la marque antérieure dans la classe 35 n’englobent pas la fourniture de services de résidence aux propres clients de l’opposante (à savoir les résidents de maisons de retraite).

53 Dans la mesure où l’opposante fait valoir, en faisant également référence à la déclaration sous serment de M. Schubiger (président du conseil d’administration de Tertianum Management AG, Zurich), que son prédécesseur en droit avait l’intention d’obtenir une protection pour l’exploitation de
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maisons de retraite, c’est-à-dire pour les services aux retraités dans ses propres installations, la chambre de recours estime qu’il incombait à l’opposante (ou à son prédécesseur en droit) de préciser le libellé de la liste des produits et services. En particulier, si le prédécesseur en droit de l’opposante entendait demander la protection pour les services de «maisons de retraite», il lui appartenait de choisir une formulation pour la liste des produits et services qui laissait clairement comprendre cette intention [06/04/2017, T-39/16, NANA FINK (fig.)/NANA, EU:T:2017:263, § 47 et jurisprudence citée].

54 En outre, l’intention de l’opposante (ou de son prédécesseur en droit) au moment du dépôt de la marque antérieure n’est pas nécessairement inhérente à une spécification de la marque et n’est donc pas pertinente pour l’examen de la preuve de l’usage sérieux. Comme indiqué ci-dessus, l’interprétation des produits et services désignés par la marque antérieure doit être effectuée de manière objective pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques, sur cette seule base, de déterminer l’étendue de la protection demandée (19/06/2012, C-307/10, IP Translator, EU:C:2012:361, § 46-48).

55 En réponse aux arguments de la titulaire de l’enregistrement international concernant la classification correcte des services de «maisons de retraite pour personnes âgées» compris dans la classe 42 (dans la 6e édition de la classification de Nice), l’opposante affirme qu’il s’agit de considérations juridiques qui ne correspondent pas au point de vue du public moyen de l’Union européenne. Comme indiqué ci-dessus, le choix approprié des produits et services pour lesquels la protection de la marque est demandée afin de refléter l’étendue réelle ou potentielle des activités d’affaires relève de la responsabilité du demandeur de la marque. Comme l’a souligné à juste titre la titulaire de l’enregistrement international, si l’opposante ou son prédécesseur en droit n’avait pas une connaissance appropriée du secteur des marques et s’en était plutôt remis à un notaire public, il l’a fait à ses propres risques et sous la responsabilités de l’opposante ou de son prédécesseur en droit, et cela ne saurait conduire à une interprétation des services tels qu’ils sont énumérés dans l’enregistrement qui irait bien au-delà de sa compréhension littérale et ordinaire. En tout état de cause, la chambre de recours estime qu’un notaire public est un professionnel du droit qualifié dont on peut attendre qu’il connaisse le droit et les dispositions juridiques applicables aux services qu’il fournit ainsi que les démarches juridiques à effectuer dans le cadre de l’activité de conseil.

56 En outre, dans la mesure où l’opposante se fonde sur des interprétations différentes fondées sur les différentes versions linguistiques des listes de produits et services, la chambre de
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recours estime qu’en l’absence de preuve du contraire, rien n’indique que la version allemande de «Betriebsführung von Einrichtungen für das Wohnen im dritten Alter» ne correspondrait pas à ses équivalents anglais («business management of establishments for the third age») ou français («gestion des affaires et direction de l’exploitation d’établissements pour seniors»). En outre, ces conclusions sont corroborées par la recherche dans les dictionnaires effectuée par la chambre de recours, qui a indiqué que le terme allemand «Betriebsführung» correspond à «gestion» plutôt qu’à «exploitation (de)», comme l’a avancé l’opposante (voir extraits du Collins German-English Dictionary, https://www.collinsdictionary.com/ dictionary/german-english/betriebsfuhrung, extraits le 25 octobre 2022).

57 Enfin, même s’il était admis que la spécification des services de l’opposante compris dans la classe 35 n’était pas claire et précise et que d’autres interprétations des listes des services couverts par la marque antérieure compris dans la classe 35 étaient plausibles et prévisibles, il convient de garder à l’esprit que la jurisprudence établit que les termes peu clairs et imprécis figurant dans une demande ou un enregistrement de marque ne doivent pas être interprétés en faveur du titulaire du droit, qui doit établir la liste des produits et services avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques, sur la seule base de la demande ou de l’enregistrement, de déterminer l’étendue de la protection de la marque [27/09/2018, T-472/17, Camele’on (fig.)/CHAMELEON, EU:T:2018:613, § 29; 17/10/2019, T-279/18, AXICORP ALLIANCE/ALLIANCE et al., EU:T:2019:752, § 60; 09/07/2015, R 863/2011-G, Malta Cross International Foundation (fig.)/Maltese cross (fig.), § 55].

Conclusion
58 Ainsi que l’a conclu à juste titre la division d’opposition, aucun des documents produits par l’opposante ne fournit d’informations, et encore moins de preuves, sur la nature de l’usage de la marque antérieure pour les services antérieurs compris dans les classes 35 et 42, mais plutôt pour des services qui ne sont pas couverts par la spécification de la marque antérieure.

59 Dans la mesure où les exigences visées à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE sont cumulatives, en l’absence d’éléments de preuve suffisants démontrant la nature de l’usage de la marque antérieure, à savoir son usage en tant que marque pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, il n’est pas nécessaire d’apprécier si les éléments de preuve
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fournissent des informations suffisantes concernant les autres facteurs pour prouver l’usage sérieux. Dans cette mesure, c’est à bon droit que la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité.

60 À la lumière des circonstances susmentionnées, la décision attaquée doit être confirmée et le recours est rejeté dans son intégralité.

Frais
61 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la titulaire de l’enregistrement international aux fins des procédures d’opposition et de recours.

62 En ce qui concerne la procédure de recours, ces frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la titulaire de l’enregistrement international, d’un montant de 550 EUR.

63 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné l’opposante à supporter les frais de représentation de la titulaire de l’enregistrement international, fixés à 300 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 850 EUR.

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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
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1. rejette le recours;
2. condamne l’opposante à payer 550 EUR au titre des frais exposés par la titulaire de l’enregistrement international aux fins de la procédure de recours. Le montant total à payer par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours s’élève à 850 EUR.
Signature Signature Signature
N. Korjus A. Kralik L. Marijnissen
Greffier:

Signature
H. Dijkema
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