DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 066 594
Grupp Internacional, S.L., Elche Parque Ind., C/Arquímedes, 1-3, 03203 Elche (Alicante), Espagne (opposante), représentée par Ibidem IP SL, Juan de la Cierva, 43, Elche Parque Empresarial, Planta 2, 1.1 Elche (Alicante), Espagne (représentant professionnel)
un g a i ns t
Panama Jack International, Inc., 230 Ernestine Street, 32801 Orlando, États-Unis d’Amérique (requérante), représentée par Elzaburu, S.L.P., Edificio Torre de Cristal, P° de la Castellana 259c, Planta 28, 28046 Madrid, Espagne (mandataire agréé).
Le 22/12/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 066 594 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 17 901 388 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 16/10/2018, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 901 388 «PANAMA JACK» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 3, 5 et 9. L’opposition
est fondée sur les enregistrements de marque espagnols no 1 552 318,
pour des produits compris dans la classe 25; No 3 025 300, pour des produits et services compris dans les classes 18, 25 et 39; et no 3 029 453,
pour des produits compris dans les classes 18 et 25 (toutes les marques figuratives). L’enregistrement de la marque espagnole no 3 029 453 a expiré le 20/04/2019 et n’a pas été renouvelé. Il s’ensuit que ladite marque antérieure a cessé d’exister et n’est pas une «marque antérieure» au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Le 25/06/2020, la division d’opposition a rendu une décision qui a conduit au rejet de l’opposition en vertu de l’article 47, paragraphe 2 et (3), du RMUE, au motif que les éléments

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de preuve produits par l’opposante étaient insuffisants pour prouver que les marques antérieures pertinentes faisaient l’objet d’un usage sérieux.
La décision a fait l’objet d’un recours et la chambre de recours a statué dans l’affaire R 1640/2020-2 le 03/06/2021. La chambre de recours a annulé la décision attaquée et a renvoyé l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner. La chambre de recours a considéré que les catalogues et publicités déposés par l’opposante prouvaient à suffisance de droit l’usage sérieux de la marque espagnole antérieure no 3 025 300 pour des chaussures comprises dans la classe 25.
La division d’opposition procédera donc à l’examen de l’opposition au regard de l’enregistrement de la marque espagnole antérieure no 3 025 300, pour laquelle l’usage sérieux a été considéré comme prouvé pour des chaussures.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies:
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010-, 345/08 indirects-T 357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
En l’espèce, la requérante prétend disposer d’un juste motif pour utiliser la marque contestée. L’allégation de la demanderesse ne devra être examinée que si les trois conditions susmentionnées sont remplies (22/03/2007, T-215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 60). Par conséquent, la division d’opposition ne traitera cette question, si nécessaire, qu’à la fin de la présente décision.

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a) Renommée des marques antérieures
L’opposante fait valoir que ses enregistrements de marques espagnoles antérieures, y compris la marque examinée, jouissent d’une renommée en Espagne pour les produits et services pour lesquels la marque est enregistrée, y compris ceux pour lesquels l’usage sérieux a été considéré comme prouvé, à savoir les chaussures.
La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 17/05/2018. Par conséquent, l’opposante était tenue de prouver que la marque en cause avait acquis une renommée sur le territoire pertinent avant cette date, et en ce qui concerne les produits pertinents, en l’occurrence les chaussures comprises dans la classe 25.
L’opposition est formée à l’encontre des produits suivants:
Classe 3: Lotions de bronzage, huiles solaires, huiles de protection solaire, sprays de protection solaire, lotions de protection solaire; gels non médicinaux antisolaires, bâtons de protection solaire non médicamenteux, préparations pour bronzer solaires, baumes pour les lèvres non médicamenteux, préparations de protection solaire, savons non médicinaux pour le soin du corps, shampooings, après- shampooings; cosmétiques, eye-cils, mascaras et poudres pour le visage; crèmes et lotions pour le soin de la peau et crèmes pour le visage autres qu’à usage médical; crèmes et gels non médicinaux pour la peau; produits pour abraser la peau; masques pour le visage; crèmes pour les pieds et poudres pour les pieds, lotions pour les pieds non médicamenteuses; lotions pour le corps autres qu’à usage médical; sels de bain non médicinaux; préparations non médicamenteuses pour le soin de la peau, à savoir gels pour le bain et gels pour le corps; et crèmes non médicinales pour les yeux.

Classe 5: Compléments nutritionnels et alimentaires sous la forme de barres et conditionnés comme tels; barres énergétiques en complément nutritionnel; substituts de repas sous forme de barres nutritionnelles pour donner de l’énergie; compléments nutritionnels pour la stimulation de l’énergie; compléments liquides protéinés; compléments liquides vitaminés; vitamines, compléments nutritionnels; boissons énergétiques enrichies sur le plan nutritionnel; compléments nutritionnels sous forme liquide; crèmes, lotions et gels de soin pour la peau à usage médical; sels pour le bain à usage médical; crèmes oculaires et baumes pour les lèvres à usage médical; crèmes pour le visage à usage médical; lotions pour les pieds à usage médical; écrans solaires médicamenteux; préparations de protection solaire médicamenteuses; et crème de sport pour soulager la douleur.

Classe 9: Étuis pour lunettes et lunettes de soleil; montures de lunettes; lunettes; verres de lecture; chaînes et cordons pour lunettes de soleil; lunettes de soleil; films cinématographiques et films pour la télévision contenant du divertissement musical, fictif et non fictif; films cinématographiques et films téléchargeables pour la télévision proposant des divertissements musicaux, fictifs et non fictifs; logiciels téléchargeables permettant aux utilisateurs de télécharger des vidéos proposant des divertissements musicaux, fictifs et non fictifs; logiciels vidéo, vidéo numérique et multimédia enregistrés sur CD-ROM contenant des divertissements musicaux, fictifs et non fictifs.

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Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
Les 05/03/2019 et 06/03/2019, au cours du délai imparti pour étayer l’opposition, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
PIÈCE 1: un certificat délivré le 19/11/2018 par Asociación Nacional para la Defensa de la Marca (ANDEMA), une association qui défend les droits de marque des titulaires en Espagne, attestant du caractère notoirement connu du signe distinctif «PANAMA JACK» (accompagné d’une traduction en anglais).
Cedocument indique, entre autres, que «[l]es marques différentes «PANAMA JACK» sont protégées principalement pour les classes 18 et 25 […] pour la fabrication, la confiserie et la distribution de chaussures, chaussures en cuir et imitations du cuir, en plus d’être enregistrées dans de nombreuses autres classes». Elle fait également référence à la présence de longue date des marques (enregistrées pour la première fois en 1989) sur les marchés espagnol et international.
Le document ajoute que «la marque 'PANAMA JACK’ est largement connue même de ceux qui ne sont pas utilisateurs de ses produits, grâce à la publicité et à la diffusion médiatiques, principalement en Espagne». Elle mentionne les dépenses publicitaires au cours de la période 2012-2018, qui correspondent à des campagnes et à des spots télévisés faisant la promotion de produits portant le signe, ainsi que des publicités dans la presse — en particulier dans de nombreux journaux espagnols et magazines de mode ainsi que dans d’autres médias européens. Le document mentionne également que «le degré élevé de sensibilisation des consommateurs est également renforcé par le parrainage de projets de solidarité tels que 'Aventura Quetzal’ et 'Ruta Quetzal', créés par le Miguel de la Quadra Salcedo, qui, depuis 1986, permet à plus de 300 jeunes de différents territoires latino-américains liés à la présence espagnole en Amérique du Sud […]»
Enfin, le document fait une longue référence aux médias où la marque de l’opposante a fait l’objet d’une publicité, ainsi que les documents et données qui ont été évalués afin d’attester sa notoriété.
PIÈCE 2: une longue liste des marques «PANAMA JACK» de l’opposante enregistrées en Espagne et à l’étranger.
Pièces 3 et 4: tableaux, préparés par l’opposante, présentant des chiffres concernant les ventes et les investissements promotionnels, pour la période 2012-2018. Le tableau de vente ne fait référence à aucun produit ou signe particulier. Le résumé de la pièce 4 fait référence à «PUBLICIDAD PANAMA JACK».
PIÈCE 5: une longue liste des noms de domaine de l’opposante contenant, entre autres, le terme «panamajack».
PIÈCE 6: une décision d’opposition de l’EUIPO (18/09/2017, B 1 955 510) concernant, entre autres, l’un des droits antérieurs de la présente procédure (à savoir

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l’enregistrement de la marque espagnole no 1 552 318) ainsi que les mêmes parties à la présente procédure. La renommée en Espagne a été reconnue, mais le recours fondé sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE a été rejeté au motif qu’il n’existe aucun lien entre les signes, compte tenu d’une différence claire entre les produits concernés.
Pièces 7 et 8: les dossiers contenant des informations publicitaires incluses sur un DVD, dont une partie a été déclarée irrecevable par l’Office parce qu’ils ne sont pas conformes à l’article 2 et à l’annexe 1 de la décision no EX-17-6 du directeur exécutif de l’Office du 22/09/2017 concernant les spécifications techniques des annexes soumises sur des supports de données.
Les dossiers non conformes aux spécifications susmentionnées — à savoir «mov fichier» dans les «pièces 2011 et 2017» et «dossier avi.» dans «année 2001» (pièce 8) — ont été transmis à la demanderesse à titre d’information uniquement.
La requérante ayant indiqué dans ses observations qu’elle ne pouvait pas ouvrir le support informatique, le 24/03/2022, l’Office a rouvert la procédure et a transmis les éléments de preuve pertinents à la requérante, qui a alors eu la possibilité de les commenter.
Lapièce 7 consiste en une série de dossiers portant la mention «2013», «2014», «2015», «2016», «2017» et «2018», qui contiennent des dossiers de documents publicitaires de l’opposante pour des chaussures «PANAMA JACK», ainsi que des indications sur les frais encourus. Certains de ces documents semblent avoir été extraits de différents médias d’édition où certains des produits de l’opposante (chaussures) peuvent être vus (par exemple, les pages de couverture d’ ABC et de Cinco Días). Toutefois, les mêmes pages de couverture semblent répétées dans différents dossiers, correspondant à des mois et des années différents (par exemple Mayo, junio 2013; marzo, abril, junio 2014; enero 2015; enero, octubre 2016; marzo 2017). Le reste consiste en des images publicitaires standard sans contexte vérifié.
Lapièce 8 consiste en une série de dossiers portant la mention «1993», «2001», «2011», «2017» et «2018» contenant des publicités vidéo pour différents pays. Les dossiers correspondant à «Espagne» dans «2017» et «2018» montrent des publicités vidéo pour des chaussures «PANAMA JACK» (bottes et sandales), avec une voix en anglais ou muette («Summer 2018»).
Le 08/08/2019, après l’expiration du délai imparti pour apporter la preuve, l’opposante a produit des éléments de preuve supplémentaires dans le but de prouver l’usage sérieux des marques antérieures.
Même si, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, l’opposant doit produire des preuves à l’appui de ses observations dans un délai imparti par l’Office, cela ne saurait être interprété comme empêchant automatiquement la prise en compte de preuves supplémentaires.
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RDMUE, lorsque, après l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’opposant présente des faits et des preuves qui complètent des faits ou des preuves pertinents présentés pendant ce délai et qui se rapportent à la même condition prévue à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office

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exerce le pouvoir d’appréciation que lui confère l’article 95, paragraphe 2, du RMUE pour décider s’il accepte ou non ces faits ou preuves complémentaires. L’Office doit exercer son pouvoir d’appréciation si les faits ou éléments de preuve présentés tardivement ne font que compléter, renforcer et clarifier les preuves antérieures pertinentes produites dans le délai qui concernent la même exigence juridique prévue à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, à savoir lorsque les deux séries de faits ou de preuves font référence à la même marque antérieure, au même motif et, dans le cadre du même motif, à la même exigence.
Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’Office doit tenir compte, notamment, du stade de la procédure et de la question de savoir si les faits ou les preuves sont, à première vue, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et s’il existe des raisons valables justifiant la présentation tardive des faits ou des preuves. Il est peu probable que l’opposante accepte des preuves supplémentaires tardives lorsque l’opposante a abusé des délais impartis en recourant sciemment à des tactiques dilatoires ou en faisant manifestement preuve de négligence. Àcet égard, l’Office considère que l’opposante a produit des éléments de preuve pertinents dans le délai fixé initialement par l’Office et que, par conséquent, les preuves ultérieures peuvent être considérées comme supplémentaires (c’est-à-dire qu’elles ne font que renforcer et clarifier les éléments de preuve produits initialement, renforçant la force probante des éléments de preuve produits dans le délai imparti).
Pour les raisons qui précèdent et dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office décide dès lors de prendre en considération les éléments de preuve supplémentaires produits le 08/08/2019, àsavoir:
DOCUMENT 1: catalogues de chaussures «PANAMA JACK» (Woman — Man — Kids) correspondant à la période 2013-2018, à savoir «Professional Book Fall itures Winter 2013»; «Catalogue d’hiver 2014»; «Printemps indirects été 2014 et 2015»;
«Fall grossistes Winter 2016». Le signe apparaît comme dans différentes combinaisons de couleurs. Le signe tel qu’il a été enregistré peut être vu sur plusieurs
produits (par exemple ). Les catalogues sont rédigés en anglais avec certaines parties en espagnol (par exemple, une présentation dans l’un d’eux ou des termes tels que «Bota PANAMA» — boot PANAMA); un document intitulé «tipos de exposición 2018 — El Corte Inglés» (printemps prétendus été et Fall itures Winter) avec des images de stands portant des articles de chaussures.
DOCUMENT 2: des publicités pour des chaussures «PANAMA JACK» dans des magazines et journaux de plusieurs pays de l’UE, correspondant à la période 2013- 2017.
DOCUMENT 3: des publicités pour des chaussures «PANAMA JACK» en espagnol dans des journaux et magazines généralistes et prestigieux correspondant à la période 2014-2017 (publicité dans ¡HOLA!, datées du 19/03/2014 et du 25/02/2015; Leer, Dec. 2014 — Jan. 2015, où figurent des images de «Ruta BBVA 2014» en rapport avec la marque antérieure; Shangay Voyager, printemps 2016 et hiver 2017-

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2018; une affiche pour un festival local («Elx festes d’Agost 2017»); Tendencias, mars 2017; ComplémentABC Extra de Navidad 2017; et le magazine Acción, où la date de publication ne peut être déterminée).
Appréciation des éléments de preuve
La division d’opposition estime qu’il convient de rappeler que la renommée d’une marque ne saurait être considérée comme un fait notoire. En particulier, les aspects qualitatifs de la renommée, tels qu’une image spécifique associée à la marque renommée, ne peuvent être appréciés que sur la base d’éléments de preuve pertinents spécifiques. Par conséquent, même les titulaires de marques prétendument notoirement connues doivent soumettre à l’Office des éléments de preuve pertinents à cet effet.
La demanderesse remet en cause les éléments de preuve produits pour plusieurs motifs, essentiellement la date de délivrance du certificat de l’ANDEMA (postérieure à la date de dépôt du signe contesté) et son expiration (pièce 1); l’absence de pertinence des listes de marques et noms de domaine de l’opposante (pièces 2 et 5), car elles ne sont pas liées au territoire pertinent/ne font pas l’objet de débats, respectivement; la nature interne des documents de vente et des chiffres d’investissement (pièces 3 et 4); l’interprétation que la décision de l’EUIPO a présentée en tant que pièce 6 appuie la conclusion selon laquelle l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas applicable en raison de la différence claire entre les produits; le fait que le signe figurant dans les catalogues n’est pas la marque antérieure (pièce 1) et que les pièces 7 et 8 ne contiennent pas d’informations objectives sur la publicité effective.
Il convient de rappeler que les règles de base relatives à l’évaluation des preuves s’appliquent également en ce qui concerne la renommée, à savoir que les preuves doivent être appréciées dans leur ensemble; chaque indication doit être mise en balance avec les autres, les informations confirmées par plusieurs sources étant généralement considérées comme plus fiables que des faits tirés de références isolées. En outre, les pièces ont d’autant plus de force probante que la source d’informations est indépendante, fiable et bien informée.
Ence qui concerne le certificat délivré par ANDEMA (pièce 1), il convient de noter que les déclarations de tiers, entre autres, de consultants et d’experts, d’organisations professionnelles ou de chambres de commerce dans l’exercice de leurs fonctions ont une valeur probante supérieure à celle des sources internes [19/01/2011, R 1595/2008-2, FINCONSUM ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO/FINCONSUMO (MARQUE FIG.), § 9, ii); 30/03/2010, R 0665/2009-1, EUROCERT (MARQUE FIG.)/EUROCERT, § 11; 12/08/2010, B 1 575 615). Il convient de noter que l’opposante souligne le fait qu’ils n’appartiennent pas à l’association, ce qui renforce le poids probant de la déclaration faite.
Comme la demanderesse l’a souligné dans ses observations, le document indique qu’il n’est valable que jusqu’à trois mois après avoir été délivré (c’est-à-dire jusqu’au 19/02/2019), mais qu’il a été présenté pour la première fois dans la présente procédure le 05/03/2019, c’est-à-dire après sa date d’expiration.
Le fait que le certificat ait été délivré le 19/11/2018 n’ a aucune incidence sur sa pertinence, étant donné que le signe contesté a été déposé en mai 2018 et que toute conclusion pertinente concernant la renommée serait toujours valable quelques mois plus tard. Si la division d’opposition reconnaît l’expiration formelle du certificat à la date de son introduction dans la présente procédure (le certificat a expiré un mois avant son dépôt), cela ne saurait en fait contester ou annuler la véracité de ses données et constatations. En outre, cela ne dispense pas l’Office de considérer les éléments de preuve dans leur ensemble, en examinant les données fournies par le tiers ainsi que les autres éléments probants. En ce

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sens, la certification est expressément étayée par des documents supplémentaires, à savoir les pièces 2 à 8.
La division d’opposition partage l’avis de la demanderesse quant au faible poids probant, à lui seul, des informations découlant directement de l’opposante lorsqu’elles sont de nature non officielle (pièces 3 et 4). Toutefois, ces documents internes de ventes et chiffres promotionnels contiennent des informations qui ont été reflétées et confirmées par un tiers indépendant (pièce 1). La liste des marques et noms de domaine de l’opposante (pièces 2 et 5) constitueen soi une indication faible de la connaissance du public pertinent, mais met en évidence un effort de marque.
La décision d’opposition de l’EUIPO (18/09/2017, B 1 955 510) produite en tant que pièce 6 concerne, entre autres, l’un des droits antérieurs de la présente procédure (à savoir
l’enregistrement de la marque espagnole no 1 552 318 ) et les mêmes parties que la présente procédure. La renommée en Espagne pour des chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques) comprises dans la classe 25 a été reconnue. À cet égard, la division d’opposition relève que, bien que la marque espagnole antérieure faisant l’objet de l’examen n’ait pas fait l’objet de ladite décision, la chambre de recours a établi
, dans son affaire R 1640/2020-2, que les signes, et
«tirent leur caractère distinctif des éléments verbaux distinctifs «PANAMA JACK» et de l’image figurative de l’homme avec un chapeau, qui dominent tous ces signes» et, par conséquent, «les différences entre les marques antérieures sous la forme ainsi utilisée et les formes sous lesquelles elles ont été enregistrées ne sont pas susceptibles de conférer un caractère distinctif (voir point 32). Par conséquent, les conclusions relatives à la
renommée de l’enregistrement de la marque espagnole no 1 552 318 et des produits pertinents en l’espèce peuvent être prises en considération.

Il est vrai que les décisions antérieures de l’Office n’ont qu’une valeur probante relative et doivent être appréciées conjointement avec les autres éléments de preuve, en particulier lorsque l’opposant invoque une décision antérieure dans laquelle le demandeur n’a pas eu la possibilité de formuler des observations sur les pièces produites, ou lorsque le temps qui s’est écoulé entre les deux affaires est assez long.
Toutefois, la situation est différente lorsque les éléments de preuve auxquels l’opposante fait référence avaient été produits dans d’autres procédures entre les mêmes parties (comme en l’espèce) et que le demandeur avait connaissance des éléments de preuve concernant la renommée d’une marque antérieure (22/01/2015,-322/13, KENZO, EU:T:2015:47, § 18).

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Il est vrai que le recours fondé sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE a été rejeté au motif qu’il n’existe aucun lien entre les signes, compte tenu de la différence évidente entre les produits concernés. Toutefois, les produits contestés en l’espèce sont différents de cette affaire (classes 20 et 24) et l’appréciation et la conclusion pertinentes à cet égard peuvent donc également différer.
La division d’opposition partage la critique de la demanderesse concernant le contenu des pièces 7 et 8, qui ont une faible valeur probante en soi quant à l’étendue des activités promotionnelles. Toutefois, en combinaison avec le reste des éléments de preuve produits, en particulier les chiffres confirmés par des sources indépendantes (pièce 1), les catalogues (document 1) et la série d’annonces concrètes provenant de magazines généralistes et prestigieux et de la presse nationale (document 3), viennent étayer la constatation d’une grande échelle des activités promotionnelles entreprises par l’opposante pour créer une image de marque et renforcer la connaissance de la marque auprès du public, qui constituent en fin de compte des indications utiles de la renommée de la marque. Dès lors, des campagnes promotionnelles longues, intensives et répandues peuvent constituer un indice fort que la marque a acquis une renommée auprès des acheteurs potentiels ou effectifs des produits en cause et qu’elle a pu être connue au-delà du cercle des acheteurs effectifs de ces produits.
Àla lumière de ce qui précède, la division d’opposition conclut que, bien que les éléments de preuve ne soient pas exhaustifs et ne comportent pas d’éléments pertinents permettant de déterminer le niveau de reconnaissance de la marque, tels que les sondages d’opinion et les enquêtes, les efforts de marketing, en particulier que les pièces produites montrent, suggèrent que la marque de l’opposante jouit d’une position consolidée sur le marché. Dans ces circonstances, la division d’opposition estime que, pris dans leur ensemble, les éléments de preuve indiquent que la marque antérieure examinée jouit d’un certain degré de reconnaissance auprès du public pertinent, ce qui permet de conclure que la marque antérieure jouit d’un certain degré de renommée pour les produits pertinents, à savoir les chaussures. La question de savoir si le degré de reconnaissance est suffisant pour que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE soit applicable dépend d’autres facteurs, tels que, par exemple, le degré de similitude entre les signes, les caractéristiques intrinsèques de la marque antérieure, le type de produits en cause, les consommateurs pertinents, etc.
b) Les signes
PANAMA JACK
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque figurative antérieure consiste en la représentation d’une tête d’homme avec un chapeau placé à gauche de la combinaison verbale «Panama Jack»; le chapeau, la partie

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supérieure de la poitrine et la combinaison de mots étant de couleur verte et le visage de l’homme est jaune.
La marque verbale contestée se compose de la combinaison de mots «PANAMA JACK».
L’élément commun «PANAMA» (bien qu’avec un accent graphique sur le dernier «a» en espagnol) peut être perçu comme le nom d’un pays d’Amérique centrale ainsi que le nom du canal reliant les océans de l’Atlantique et du Pacifique. Ce mot définit également un type de chapeau et de tissu coton (voir Diccionario de la Real Academia Española à l’adresse https://dle.rae.es/panam%C3%A1?m=form). L’élément commun «JACK» sera compris comme un prénom masculin, renforcé dans la marque antérieure par la représentation d’une tête d’homme.
Aucun des éléments qui composent les signes, quelle que soit la perception de l’élément «PANAMA», n’est descriptif ou allusif en ce qui concerne les produits pertinents, de sorte qu’ils sont distinctifs.
La marque antérieure ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres. Par ailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituellement une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Ils’ensuit que,de manière générale, les signes sont très similaires dans la mesure où ils coïncident par la combinaison verbale «PANAMA JACK», qui sont les seuls éléments verbaux de la marque antérieure et le signe contesté dans son ensemble. Ils diffèrent par les éléments figuratifs et les aspects figuratifs de la marque antérieure.
Phonétiquement, les marques sont identiques.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les signes seront associés à des significations similaires en raison des éléments verbaux présents dans les deux signes, ils sont fortement similaires sur le plan conceptuel.
Compte tenu du fait que les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen de l’existence d’un risque de préjudice se poursuivra.
c) Le «lien» entre les signes
Comme indiqué ci-dessus, la marque antérieure jouit d’un certain degré de renommée, conformément aux éléments de preuve produits, et les signes sont fortement similaires sur les plans visuel et conceptuel, et identiques sur le plan phonétique. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel «lien» entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire: ceci reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’il est vraisemblable que l’usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la

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marque antérieure ou qu’il lui porte préjudice, après avoir apprécié tous les facteurs pertinents dans le cas d’espèce.
Les éventuels facteurs pertinents aux fins de l’examen d’un «lien» incluent (27/11/2008, C- 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):
le degré de similitude entre les signes;
la nature des produits et des services, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public pertinent;
l’intensité de la renommée de la marque antérieure;
le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure;
l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public;
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un «lien» peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement;
L’établissement d’un tel lien, s’il est déclenché par la similitude (ou l’identité) entre les signes, exige que les publics pertinents pour chacun des produits désignés par les marques en conflit soient les mêmes ou se chevauchent dans une certaine mesure, comme en l’espèce.
Selon la Cour de justice de l’Union européenne,
Il ne saurait ainsi être exclu que le public concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée soit tout à fait distinct de celui concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été enregistrée, et que le marque antérieure, quoique renommée, soit inconnue du public visé par la marque postérieure. En pareil cas, le public visé par chacune des marques peut ne jamais être mis en présence de l’autre marque, de sorte qu’il n’établira aucun lien entre ces marques.
(27/11/2008, c-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 48).
En l’espèce, les similitudes entre les marques sont globalement élevées, comme illustré précédemment.
En ce qui concerne les produits en conflit, la renommée a été établie pour les chaussures de l’opposante comprises dans la classe 25.
Les produits contestés compris dans les classes 3, 5 et 9 consistent en des produits de toilette et de beauté (classe 3); compléments alimentaires, préparations diététiques et crèmes et lotions à usage médical (classe 5); lunettes, lunettes de soleil, montures, étuis et accessoires, d’une part, et une série de films et de logiciels proposant un divertissement musical, fictif et non fictif, d’autre part (classe 9).
Bien que les produits désignés par les marques en cause ne soient pas similaires, les secteurs professionnels et le public pertinent coïncident clairement en ce qui concerne les produits contestés compris dans la classe 3 et certains des produits contestés

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compris dans la classe 9 (ceux qui se rapportent/se chevauchent avec l’industrie de la mode, à savoir les lunettes et leurs accessoires). Comme l’illustre l’opposante, les articles de mode et de soins de beauté sont généralement commercialisés par les mêmes canaux, qu’ils soient en ligne ou non. Le public est également habitué à voir des stylistes renommés vendant des cosmétiques et des accessoires de mode, tels que des lunettes, sous leurs marques; et une certaine unité de style entre les produits compris dans la classe 25, y compris les chaussures, et les lunettes/lunettes de soleil comprises dans la classe 9, peut être recherchée par certains consommateurs plus attentifs à la mode.
En ce qui concerne le reste des produits, à savoir ceux compris dans la classe 5 et les autres produits compris dans la classe 9 (à savoir les films et logiciels proposant des divertissements musicaux, fictifs et non fictifs, qui sont des produits multimédias/informatiques), même s’ils appartiennent à des secteurs commerciaux différents, cela ne suffit pas, en soi, à exclure la possibilité de l’existence d’un «lien». La proximité entre les secteurs est considérablement plus souple que la similitude entre les produits et services et peut s’étendre beaucoup plus loin dans un cas donné. Il exige généralement que les deux entreprises entrent en contact sur le marché dans une mesure significative. Il dépend de la question de savoir si le public considère qu’il est possible que les produits ou services qui diffèrent mais portent une désignation similaire proviennent d’entreprises ayant des liens commerciaux. Les indicateurs peuvent être des aspects communs entre les produits ou services des entreprises sur les marchés, ainsi que des caractéristiques communes dans les canaux de distribution et la facilité d’utilisation des produits et services.
En ce qui concerne les produits compris dans la classe 5, la division d’opposition observe que les produits renommés sont liés à une image de mode de vie et de sport sains et aventurants, comme l’illustrent les éléments de preuve produits, qui plaident en faveur de l’existence d’un «lien» en ce qui concerne ces produits contestés, à savoir des compléments nutritionnels et des crèmes et lotions médicamenteuses, également pour la pratique du sport et de l’extérieur. Ces circonstances plaident en faveur de l’association mentale entre les marques par le public pertinent.
En cequi concerne les produits multimédias et informatiques compris dans la classe 9, ils sont indubitablement plus éloignés des produits renommés de l’opposante. Toutefois, plusieurs facteurs permettent à la division d’opposition de conclure que l’existence d’un «lien» ne peut être totalement exclue. Il s’agit, entre autres, du degré de similitude globalement élevé entre les signes et du fait que le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal et que l’opposante a démontré que la marque antérieure a atteint un certain degré de reconnaissance en raison de son usage de longue date auprès du public espagnol pour des produits de l’industrie de la mode, qui est un marché général et horizontal. Cela, nonobstant la distance entre les secteurs du marché pertinents, amènera probablement le public pertinent à croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise, compte tenu également du fait que le public peut envisager l’existence éventuelle d’un accord de parrainage, de partenariat ou de collaboration entre les parties concernées. Le parrainage a en effet été mentionné dans les éléments de preuve comme l’une des stratégies commerciales de l’opposante en matière de notoriété et d’expansion de la marque.
Dès lors, en tenant compte et en mettant en balance tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, il y a lieu de conclure que, lorsqu’ils rencontreront la marque contestée, les consommateurs pertinents en Espagne l’associeront probablement au signe antérieur, c’est- à-dire qu’ils établiront un «lien» mental entre les signes. Toutefois, si un «lien» entre les signes est une condition nécessaire pour apprécier plus avant si un préjudice ou un profit indu est probable, l’existence d’un tel lien ne suffit pas, à elle seule, pour conclure à

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l’existence éventuelle d’une des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (26/09/2012, T-301/09, Citigate, EU:T:2012:473, § 96).
d) Risque de préjudice
L’usage de la marque contestée relèvera de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE lorsque surgira l’une des situations suivantes:
il tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure;
il porte atteinte à la renommée de la marque antérieure;
il porte préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure.
Bien que le préjudice ou le profit indu puisse être seulement potentiel dans le cadre de la procédure d’opposition, une simple possibilité ne suffit pas à appliquer l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Bien que le titulaire de la marque antérieure ne soit pas tenu de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque, il doit toutefois «apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice» (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 53).
Il s’ensuit que l’opposante doit établir qu’un préjudice ou un profit indu est probable, dans la mesure où il est prévisible dans le cours normal des événements. À cette fin, l’opposante devrait produire des éléments de preuve — ou à tout le moins avancer un ensemble cohérent d’arguments étayant en quoi consiste le préjudice ou le profit indu et la manière dont il se produirait — qui permettraient de conclure prima facie qu’un tel événement est en effet susceptible de se produire dans le cours normal des événements.
L’opposante affirme, en faisant également référence à une décision antérieure de l’Office à titre d’illustration (B 3 005 017 datée du 21/02/2019), qu’il sera aisé que les consommateurs associent les produits désignés par les marques en cause, en particulier compte tenu du fait que les marques sont presque identiques. Cela implique un risque raisonnable que l’image de haute qualité et de prestige de la marque antérieure soit transférée aux produits désignés par le signe contesté; il est probable que le signe contesté capte l’attention des consommateurs grâce à cette association et qu’il soit enclin à acheter les produits contestés, ce qui impliquerait un avantage commercial indu sur le marché.
En d’autres termes, l’opposante prétend que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.
Profit indu (parasitisme)
Le profit indu au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE couvre les cas où il y a exploitation et parasitisme manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il existe un risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et aux services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par leur association avec la marque antérieure renommée (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 48; 22/03/2007, T-215/03, VIPS, EU:T:2007:93, § 40).
La titulaire de la marque antérieure fonde sa demande sur les éléments suivants:

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La grande similitude des signes;
L’association probable entre les marques en raison de cette forte similitude;
La commercialisation des produits contestés sera plus facile pour la demanderesse que si elle lançait une marque inconnue.
Selon la Cour de justice de L’Union européenne
[…] s’agissant de l’atteinte constituée par le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, dans la mesure où ce qui est prohibé est l’avantage tiré de cette marque par le titulaire de la marque postérieure, l’existence de cette atteinte doit être appréciée eu égard au consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
(27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 36).
À cet égard, il convient tout d’abord de rappeler qu’il existe un «lien» entre les signes pour les produits en cause. Deuxièmement, la marque antérieure jouit d’un certain degré de renommée, conformément aux éléments de preuve produits, dans le territoire pertinent en ce qui concerne les produits pertinents, et les signes sont globalement très similaires. Il a également été démontré que la marque antérieure possède une image d’un mode de vie sain et aventi dans le secteur de la mode parmi le public pertinent.
Compte tenu de ce qui précède, il est considéré qu’une partie substantielle des consommateurs peut décider de se tourner vers les produits contestés de la demanderesse en raison de l’association mentale avec la marque renommée de l’opposante, détournant ainsi son pouvoir d’attraction et sa valeur publicitaire. Cela peut stimuler les ventes des produits de la demanderesse dans une mesure qui pourrait être exagérément élevée par rapport à l’importance de ses propres investissements promotionnels et, partant, entraîner la situation inacceptable dans laquelle le demandeur est autorisé à tirer un «avantage parasitaire» des investissements réalisés par l’opposante pour promouvoir et créer un goodwill pour sa marque.
Par conséquent, il est considéré qu’il existe une forte probabilité que l’usage de la marque contestée pour les produits contestés susmentionnés puisse conduire à un parasitisme. En d’autres termes, la marque contestée est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de l’ enregistrement de la marque espagnole no 3 025 300 de l’opposante.
e) Juste motif
Comme indiqué ci-dessus, la demanderesse prétend disposer d’un juste motif pour utiliser la marque contestée.
Selon la demanderesse, il existe un juste motif becau entant que tel, qui a «exercé ses activités sous le nom Panama Jack International, Inc. avant que les marques de l’opposante ne soient enregistrées et est également titulaire de nombreux enregistrements de la marque PANAMA JACK dans de nombreux pays», y compris des marques de l’Union européenne qui couvrent des produits et services compris dans les classes 20, 24, 33, 35, 43 et 44. «La demanderesse souhaite simplement étendre la protection de sa marque à d’autres produits non couverts par ces enregistrements de MUE antérieurs dont elle est déjà titulaire.»

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Si l’intention de la demanderesse d’étendre la protection de ses produits et services est légitime, la division d’opposition considère que la revendication d’un juste motif n’est pas fondée.
L’existence d’un juste motif fait référence à des situations telles que l’usage «antérieur» et justifié du signe contesté sur le territoire pertinent, en particulier lorsque cette coexistence n’a aucunement affecté le caractère distinctif et la renommée de la marque antérieure. La jurisprudence montre également qu’un juste motif peut être constaté lorsque le demandeur établit qu’il ne peut raisonnablement être tenu de s’abstenir d’utiliser la marque (par exemple parce que son utilisation du signe est un usage générique pour indiquer le type de produits et de services — que ce soit au moyen de mots génériques ou d’éléments figuratifs génériques), ou lorsqu’il dispose d’un droit spécifique d’utiliser la marque pour les produits et/ou services concernés (par exemple, il montre qu’un accord de coexistence pertinent permet l’utilisation du signe).
En l’espèce, la demanderesse n’a démontré aucun usage antérieur sur le territoire pertinent pour les produits pertinents; la simple indication de registres n’équivaut pas à un usage quelconque. En outre, les marques de l’Union européenne auxquelles la demanderesse fait référence sont postérieures à la date de dépôt de la marque antérieure. Aucune autre justification ou preuve n’a été apportée.
Au vu de ce qui précède, la division d’opposition considère que la demanderesse n’a pas réussi à établir un juste motif pour utiliser la marque contestée.
f) Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposition est fondée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Par conséquent, la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’opposition est accueillie dans son intégralité au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et sur la base de l’enregistrement de la marque espagnole no 3 025 300, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres motifs et droits sur lesquels l’opposition était fondée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition

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María del Carmen Alicia Helena COBOS PALOMO BLAYA ALGARRA GRANADO CARPENTER
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.