DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° 48 947 C (DÉCHÉANCE)
Boticinal, Société par actions simplifiée, 1, place de la Pyramide – Tour Atlantique 11e étage, 92800 Puteaux, France (demanderesse), représentée par Alain Bensoussan Selas, 58 boulevard Gouvion-Saint-Cyr, 75017 Paris, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Jean-Pierre Deyme, 1, Avenue Pierre Grenier, 92100 Boulogne Billancourt, France et Antoine Getten, 34, rue Claude Lorrain, 75016 Paris, France (titulaires de la marque de l’Union européenne). Le 08/03/2022, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est confirmée.

2. Les titulaires de la marque de l’Union européenne sont entièrement déchus de leurs droits sur la marque de l’Union européenne n° 3 582 848 à compter du 12/02/2021.

3. Les titulaires de la marque de l’Union européenne supportent les frais fixés à 1 080 EUR.

MOTIFS Le 12/02/2021, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne n° 3 582 848 « NOTICINAL » (marque verbale) (la marque de l’Union européenne). La demande est dirigée contre une partie des produits couverts par la marque de l’Union européenne, à savoir: Classe 9: Logiciels, programmes de logiciels enregistrés; équipement et systèmes d’exploitation pour le traitement de l’information, le contrôle de flux de fichiers, la gestion de bases de données, les serveurs informatiques et les ordinateurs. Classe 16: Brochures, fiches, manuels; tout support pédagogique papier; matériel d’instruction papier; publications, revues. La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE. REMARQUE PRELIMINAIRE Le 02/07/2021, dans le cas parallèle n° 44 856 C, les titulaires ont été déclarés déchus de leurs droits sur la marque de l’Union européenne n° 3 582 848 à compter du 09/07/2020 pour tous les produits contestés en classe 5, à savoir:

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produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage médical; bains médicinaux; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique; herbes médicinales; sucre à usage médical. Par conséquent, la présente demande en déchéance est dirigée contre les produits restants en classes 9 and 16.

RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse affirme que la marque contestée n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans pour les produits enregistrés en classes 9 et 16.

Les titulaires de la marque de l’Union européenne affirment que « NOTICINAL » a pour objet de mettre à la disposition des patients européens en séjour à l’étranger la notice du médicament qui leur est délivrée, traduite dans leur propre langue, permettant ainsi d’éviter les conséquences dramatiques qu’entraîne un manque d’informations en termes d’effets indésirables ou d’interactions médicamenteuses. Ils expliquent que malgré le fait que « NOTICINAL » a dès l’origine suscité un vif intérêt de toutes les parties prenantes (autorités de tutelle, ordre des médecins, ordre des pharmaciens, professionnels de la santé, associations de patients et laboratoires pharmaceutiques), sa mise en place est longue et ardue, du fait principalement des aspects légaux. Ils produisent des preuves « d’un usage actif et prospectif » dans le cadre de multiples démarches auprès de toutes les parties prenantes (lesquelles seront listées et analysées ci-dessous dans la décision) qui, selon eux, prouvent qu’il existe de justes motifs pour un usage commercial restreint. Selon les titulaires, les preuves apportent par ailleurs la preuve que le service « NOTICINAL » couvre spécifiquement les produits contestés en classe 5.
Les titulaires considèrent qu’il existe de justes motifs car le projet « NOTICINAL » s’inscrit dans un cadre règlementaire, législatif et économique européen particulièrement complexe et le service médical rendu qu’offrira « NOTICINAL » comblera une très grave lacune en termes d’information du patient, à l’origine depuis des décennies d’innombrables accidents de santé y compris mortels.

En réponse, la demanderesse fait valoir que les documents déposés par les titulaires ne rapportent pas la preuve d’un usage effectif de la marque contestée pour les produits contestés en classes 9 et 16, ni ne prouvent qu’il existe des motifs valables de non-usage. Elle ajoute que les documents déposés sont les mêmes que ceux produits dans le cadre de la demande en déchéance n° 44 856 C contre les produits de la marque contestée en classe 5 et que la division d’annulation a accueilli cette demande dans sa décision du 02/07/2021.

Elle analyse les documents déposés par les titulaires, pris individuellement, et fait valoir que certains sont datés antérieurement à la période pertinente. En outre, elle affirme que le signe « NOTICINAL » n’est pas utilisé en tant que marque mais en tant que nom commercial/dénomination sociale ou nom de domaine. Elle affirme également que les titulaires eux-mêmes reconnaissent que leur marque n’est pas mise sur le marché et considère que les preuves mettent en évidence un projet non abouti et loin d’être opérationnel, comme l’a souligné la division d’annulation dans sa décision du 02/07/2021. Par conséquent, les documents présentés ne prouvent en aucune façon un usage pour les produits

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contestés en classes 9 et 16, ni même un projet d’usage pour ces produits dans la mesure où ils concernent un projet de service de traduction de notices de médicaments. La seule apposition du terme « NOTICINAL » sur du papier à en- tête ne saurait suffire à apporter la preuve d’un usage sérieux pour des produits de la classe 16.

En outre, la demanderesse fait valoir qu’il n’existe pas de justes motifs dans la mesure où la seule difficulté à mettre en place un projet ne permet pas d’échapper à la déchéance pour défaut d’usage sérieux. Les pièces fournies par les titulaires mettent en évidence qu’ils réfléchissent à leur projet depuis 2004, qu’ils ont reçus des avis favorables mais il n’existe aucune preuve d’usage effectif sur le marché pour les produits en classes 9 et 16. Les seules difficultés que rencontrent les titulaires pour faire aboutir leur projet résultent de leur propre organisation et non de contraintes extérieures insurmontables, indépendantes de leur volonté. D’ailleurs la division d’annulation dans la décision du 02/07/2021 a clairement souligné que « la seule difficulté à mettre en place un projet ne constitue pas un juste motif. Les difficultés que rencontrent les titulaires pour faire aboutir leur projet résultent de leur propre organisation et non de contraintes extérieures insurmontables et indépendantes de leur volonté. En tout état de cause, même si l’Office avait admis l’existence de justes motifs, ils ne concerneraient que des services de traduction et non les produits contestés en classe 5 ».
A l’appui de ses allégations, la demanderesse joint les documents suivants:

Pièces produites par les titulaires dans la présente procédure.

Nom commercial, fiches d’orientation, Dalloz, août 2020.

Résultat d’une recherche sur www.afnic.fr sur le nom de domaine noticinal.fr.

Résultats d’une recherche sur le moteur de recherche GOOGLE pour « application mobile noticinal ».

Pièces produites par les titulaires dans le cadre de la procédure parallèle n° 44 856 C.

Décision d’annulation n° 44 856 C du 02/07/2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, la titulaire d’une marque peut être déchue de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non- usage.

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Il y a «usage sérieux» d’une marque lorsque celle-ci est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux d’une marque suppose une utilisation effective de cette marque sur le marché des produits et services pour lesquels elle a été enregistrée, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque et des usages exclusivement internes (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 35-37, 43).

Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38). Cependant, la disposition exigeant l’usage sérieux de la marque «ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes» (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 38).

En vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE en combinaison avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et pièces visant à apporter la preuve de l’usage portent sur le lieu, la durée, l’ampleur et la nature de l’usage de la marque contestée pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.

Dans les procédures en déchéance fondées sur le non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la marque de l’Union européenne. En effet, on ne saurait attendre de la demanderesse qu’elle prouve une négation, à savoir que la marque n’a pas été utilisée au cours d’une période ininterrompue de cinq ans. Il incombe donc à la titulaire de la marque de l’Union européenne de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter des motifs valables de non-usage.

Dans le cas présent, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 06/06/2005. La demande en déchéance a été déposée le 12/02/2021. Par conséquent, la marque de l’Union européenne avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande. La titulaire de la marque de l’Union européenne devait prouver l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 12/02/2016 au 11/02/2021 inclus, pour les produits contestés indiqués dans la partie « Motifs ».

Les titulaires de la marque de l’Union européenne ont présenté la preuve de l’usage suivante le 04/05/2021:
Annexe 1: lettre de la CNAM (Caisse Nationale d’Assurance Maladie) du 19/02/2004 apportant son soutien au projet « Le patient partout chez lui en Europe ».

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Annexe 2: lettre de l’AFSSAPS (Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé) du 22/11/2004 relative au projet de mise à disposition des professionnels de santé et des patients, des notices de médicaments distribués en France, dans toutes les langues de l’Union européenne.

Annexe 3: lettre des titulaires à la Haute Autorité de Santé du 22/02/2006.

Annexe 4: lettre de l’AFSSAPS (Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé) du 25/05/2007 rendant un avis favorable au projet des titulaires.

Annexe 5: lettre des titulaires du 16/07/2007 aux Entreprises du Médicament.

Annexe 6: convention de mise à disposition de droit d’usage de la marque « NOTICINAL » entre les titulaires et la société « Translations » du 01/08/2015.

Annexe 7: extrait Kbis du 12/08/2015 relatif au nom commercial « TRANSLATIONS, NOTICINAL » pour une activité de traduction, analyse et synthèse.

Annexe 8: memorandum rédigé par TaylorWessing sur le projet « NOTICINAL », daté du 19/08/2016. Il concerne une consultation relative aux fondements juridiques du service « NOTICINAL » (traduction des notices de médicaments, plateforme internet, ajout d’un logo sur le conditionnement des médicaments, information linguistique et droits des patients).

Annexe 9: lettre des titulaires à l’EMEA (agence du médicament de l’Union européenne) du 29/10/2016 relative au projet des titulaires de mise à disposition d’une base de données, consultable sans frais via internet, regroupant les notices traduites en langue étrangère des médicaments distribués en France.

Annexe 10: lettre de remerciement des titulaires au laboratoire Sanofi du 08/03/2017 pour le temps et l’accueil réservé à la présentation de « NOTICINAL ».

Annexe 11: lettre de remerciement des titulaires au laboratoire Novartis du 12/06/2017 pour le temps et l’accueil réservé à la présentation de « NOTICINAL ».

Annexe 12: lettre de remerciement des titulaires au laboratoire Pfizer du 30/11/2017 pour le temps et l’accueil réservé à la présentation de « NOTICINAL ».

Annexe 13: lettre des titulaires au laboratoire Bristol-Myers Squibb du 19/11/2018 relative aux conditions pour la traduction légalisée en six langues des notices du laboratoire et à l’adhésion au service « NOTICINAL », incluant en pièces jointes un devis et la liste des notices.

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Annexe 14: extrait Kbis du 28/01/2019 relatif au nom commercial « TRANSLATIONS, NOTICINAL » pour une activité de traduction, analyse et synthèse.

Annexe 15: présentation « NOTICINAL » au laboratoire Merck France du 13/03/2020.

Annexe 16: l’information du patient à l’étranger : la Charte « NOTICINAL » mise à jour le 01/09/2020.

Appréciation de l’usage sérieux – facteurs
La preuve de l’usage doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents.

Ces exigences en matière de preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI / Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que la titulaire est tenue non seulement de fournir des indications, mais aussi de répondre par des preuves à chacune de ces exigences.
L’usage sérieux d’une marque ne saurait être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (18/01/2011, T-382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 22).

Importance et nature de l’usage (usage pour les produits enregistrés)
En ce qui concerne l’importance de l’usage, la jurisprudence constante dispose qu’il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’usage global ainsi que de la durée de la période pendant laquelle la marque a été utilisée et de la fréquence de l’usage (par exemple, 08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 35).

Plus le volume commercial de l’exploitation de la marque est limité, plus il est nécessaire que la titulaire de la marque de l’Union européenne apporte des indications supplémentaires permettant d’écarter d’éventuels doutes quant au caractère sérieux de l’usage (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223,
§ 37).

L’usage de la marque doit porter sur des produits et des services qui sont déjà commercialisés ou dont la commercialisation, préparée par l’entreprise en vue de la conquête d’une clientèle, notamment dans le cadre de campagnes publicitaires, est imminente (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37).

L’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE imposent aux titulaires de la marque de l’Union européenne de démontrer l’usage sérieux pour les produits contestés pour lesquels la marque de l’Union européenne a été enregistrée, à savoir les produits suivants:
Classe 9: Logiciels, programmes de logiciels enregistrés; équipement et systèmes d’exploitation pour le traitement de l’information, le contrôle de flux de

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fichiers, la gestion de bases de données, les serveurs informatiques et les ordinateurs.

Classe 16: Brochures, fiches, manuels; tout support pédagogique papier; matériel d’instruction papier; publications, revues.

Les preuves soumises montrent que le signe « NOTICINAL » désigne un projet de mise à disposition d’une base de données, consultable sans frais via internet, regroupant les notices traduites en langue étrangère des médicaments distribués en France. Même si les documents démontrent un usage actif et prospectif des titulaires visant à obtenir le soutien et l’avis favorable de toutes les parties prenantes, le service « NOTICINAL » est resté à l’état de projet pendant la période concernée.

En outre, ce projet concerne des activités de traduction et de mise en ligne d’une base de données de notices de médicaments et les documents ne montrent pas un usage effectif et sérieux sur le marché pour les produits contestés en classes 9 et 16. Il convient de souligner que les titulaires eux-mêmes considèrent que les preuves apportées couvrent des produits en classe 5 et n’expliquent pas dans quelle mesure les preuves concernent les produits contestés en classes 9 et 16.

L’article 10, paragraphe 3, du RDMUE établit des exigences cumulatives concernant la preuve de l’usage, laquelle doit contenir des indications concernant le lieu, la période, l’importance et la nature de l’usage de la marque en rapport avec les produits et services qu’elle désigne. Dans la mesure où les titulaires de la marque de l’Union européenne n’ont clairement pas justifié l’importance de l’usage de la marque en rapport avec les produits concernés, l’examen de la preuve au regard des autres exigences n’est pas nécessaire.

La Cour de Justice a retenu qu’il y a « usage sérieux » d’une marque lorsque celle-ci est utilisée, conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).

Motifs de non-usage
En vertu de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, la titulaire de la marque de l’Union européenne peut soit démontrer l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée, soit prouver qu’il existe des motifs valables de non-usage. Ces motifs sont notamment des circonstances indépendantes de la volonté de la titulaire de la marque de l’Union européenne et qui empêchent l’usage de la marque de l’Union européenne contestée.

En tant qu’exception à l’obligation d’usage, la notion de justes motifs pour le non-usage doit être interprétée de façon relativement étroite.

Selon la jurisprudence, seuls des obstacles qui présentent une relation suffisamment directe avec une marque rendant impossible ou déraisonnable l’usage de celle-ci et qui sont indépendants de la volonté du titulaire de cette marque peuvent être qualifiés de « justes motifs » pour le non-usage de celle-ci.

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Il convient d’apprécier au cas par cas si un changement de la stratégie d’entreprise pour contourner l’obstacle considéré rendrait déraisonnable l’usage de ladite marque (08/06/2017, T-294/16, Gold Mount, ECLI:EU:T:2017:382, § 33).

Il y a lieu de considérer que la notion de juste motif se réfère à des circonstances externes au titulaire de la marque qui rendent l’usage de la marque impossible ou déraisonnable, plutôt qu’aux circonstances liées à ses difficultés commerciales (14/05/2008, R 855/2007-4, PAN AM, § 27; 09/07/2003, T-156/01, Giorgio Aire, EU:T:2003:198, § 41; 18/03/2015, T-250/13, SMART WATER, EU:T:2015:160, § 67-69).

Les justes motifs pour le non-usage sont uniquement ceux qui échappent au contrôle et à l’influence du titulaire de la marque, comme les obligations nationales en matière d’autorisation ou les restrictions à l’importation (09/03/2010, R 764/2009-4, HUGO BOSS / BOSS, § 25).
La simple menace d’une action en justice ou un recours en nullité pendant contre la marque contestée ne devrait, en principe, pas exempter le titulaire de l’obligation de faire usage de sa marque dans la vie des affaires (09/03/2010, R 764/2009-4, HUGO BOSS / BOSS, § 19).
Les justes motifs pour le non-usage incluent, en outre, les cas de force majeure, qui entravent le fonctionnement normal de l’entreprise du titulaire.

En l’espèce, les titulaires expliquent que la mise en place du projet « NOTICINAL » est longue et ardue, du fait principalement des aspects légaux. Il s’inscrit dans un cadre règlementaire, législatif et économique européen particulièrement complexe.
Toutefois, les titulaires n’ont pas déposé à l’appui de leurs allégations de documents permettant à la division d’annulation de conclure qu’il existe de justes motifs de non-usage. Les motifs invoqués par les titulaires ne rendent pas l’usage de la marque contestée impossible ou déraisonnable et il n’existe pas d’obstacles indépendants de la volonté des titulaires ni de cas de force majeure.

Comme allégué par la demanderesse, la seule difficulté à mettre en place un projet ne constitue pas un juste motif. Les difficultés que rencontrent les titulaires pour faire aboutir leur projet résultent de leur propre organisation et non de contraintes extérieures insurmontables et indépendantes de leur volonté.

Conclusion
Il ressort de ce qui précède que les titulaire de la marque de l’Union européenne n’ont pas démontré l’usage sérieux de la marque contestée pour les produits en classes 9 et 16 pour lesquels elle a été enregistrée. En conséquence, il est accédé entièrement à la demande de déchéance et les titulaires de la marque de l’Union européenne contestée doivent être déchus intégralement de leurs droits.
En vertu de l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la déchéance prend effet à la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire au 12/02/2021.
FRAIS

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En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.

Étant donné que les titulaires de la marque de l’Union européenne sont la partie perdante, ils doivent supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse au cours de cette procédure.

En vertu de l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et de l’article 18, paragraphe 1, point c), sous ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, fixés sur la base du tarif maximal indiqué dans ces dispositions.
La division d’annulation
Oana-Alina STURZA Frédérique SULPICE Richard BIANCHI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.