DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 072 780
The L.S. Starrett Company, 121 Crescent Street, 01331-1915 Athol, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par Habermann, Hruschka turcs Schnabel, Montgelasstr. 2, 81679 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Luis Dominguez E Hijo, S.L., P.I. La Viñuela — C/Hostelería, 10, 14900 Lucena (Córdoba), Espagne (partie requérante), représentée par Javier Ungría López, Avda. Ramón y Cajal, 78, 28043 Madrid, Espagne (mandataire agréé).
Le 19/12/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 072 780 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 07/01/2019, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne no 17 962 692 «STARNET» (marque verbale). L’opposition est fondée sur les marques suivantes «STARRETT» (marque verbale):
Enregistrement de la marque Benelux no 317 240;
Enregistrement de la marque Benelux no 53 985;
Enregistrement de la marque française no 1 587 075;
Enregistrement de la marque française no 1 135 441;
Enregistrement allemand no 737 992;
Enregistrement allemand no 939 525;
Enregistrement de la marque irlandaise no 84 952;
Enregistrement de la marque espagnole no 710 832;
Enregistrement de la marque espagnole no 53 189;
Enregistrement de la marque britannique no 805 217;
Enregistrement de la marque britannique no 1 549 788;
Enregistrement de la marque britannique no 443 055.
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Remarques liminaires sur les marques antérieures britanniques
Le 01/02/2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’UE sous réserve d’une période de transition jusqu’au 31/12/2020. Au cours de cette période de transition, le droit de l’UE est resté applicable au Royaume-Uni. À compter du 01/01/2021, les droits britanniques ont cessé d’être des droits antérieurs protégés «dans un État membre» aux fins d’une procédure fondée sur des motifs relatifs. Les conditions d’application de l’article 8,

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paragraphe 1, du RMUE, rédigées au présent, doivent également être remplies au moment de l’adoption de la décision. Il s’ensuit que les enregistrements de marques britanniques no 805 217, no 1 549 788 et no 443 055 ne constituent plus une base valable de l’opposition (voir communication no 2/20 du directeur exécutif de l’Office du 10 septembre 2020 sur l’incidence du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne sur certains aspects de la pratique de l’Office, section V «Droits antérieurs dans les procédures inter partes»).
L’opposition doit donc être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur ces droits antérieurs.

PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage des marques antérieures sur lesquelles l’opposition était fondée.
La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné que les marques antérieures ont été enregistrées plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
La date de dépôt de la demande contestée est le 27/09/2018. L’opposante était donc tenue de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée ont fait l’objet d’un usage sérieux au Benelux, en Allemagne, en Irlande, en Espagne et en France du 27/09/2013 au 26/09/2018 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage des marques pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir:
Enregistrement de la marque Benelux no 317 240
Classe 7: Machines non comprises dans d’autres classes de produits, machines-outils, outils actionnés mécaniquement, scies, griffes, outils de coupe, perceuses, essuie- ocheuses, meuleuses, tours, machines à travailler les métaux, plaques métalliques ou granes, poinçonneuses, pièces et accessoires de ces machines et machines-outils.
Classe 8: Outils et outils à main, couteaux et outils à pied, lames de scies, outils de forage, perceuses, gabarits, hamteaux, marteaux, pickaxes, pinces, scies, carrés.
Enregistrement de la marque Benelux no 53 985
Classe 7: Machines-outils, pièces et accessoires.
Classe 8: Cutler.

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Enregistrement de la marque française no 1 587 075
Classe 7: Machines-outils et leurs pièces, telles que: centres hélicoïdaux, boutons de serrage, cendriers, colliers de serrage, comptoirs à fraiser, pinces coupantes, presses d’aspiration et de serrage, scies et supports, courroies, pincettes, scies auxiliaires pour clés, pinces, scies, scies, caleçons, tournevis, règles tirées avec ou sans gouttes, clés, calibres, visières.
Classe 8: Outils et leurs pièces, tels que: centres hélicoïdaux, boutons de serrage, cendriers, colliers de serrage, comptoirs à fraiser, pinces coupantes, presses d’aspiration et de serrage, scies et supports, courroies, pincettes, scies auxiliaires pour clés, pinces, scies, scies, caleçons, tournevis, règles tirées avec ou sans gouttes, clés, calibres, visières.
Enregistrement de la marque française no 1 135 441
Classe 7: Machines-outils et leurs pièces, telles que: balles ou héisphériques, boutons de serrage, épingles à centrer, colliers, fraises, pinces à découper, pinces à couper, serre-pleins et pinces, scies et supports, correcteurs, piments, courroies auxiliaires pour louches, plumeaux, pinces, scies, scies, tournevis, caleçons, règles en acier profilées avec ou sans roulettes, clés à main, clés à gauche.
Classe 8: Outils et leurs pièces, tels que: balles ou héisphériques, boutons de serrage, épingles à centrer, colliers, fraises, pinces à découper, pinces à couper, serre-pleins et pinces, scies et supports, correcteurs, piments, courroies auxiliaires pour louches, plumeaux, pinces, scies, scies, tournevis, caleçons, règles en acier profilées avec ou sans roulettes, clés à main, clés à gauche.
L’enregistrement allemand de la marque no 737 992
Classe 7: Scies, en particulier scies de fer et de ruban.
Classe 8: Tournevis.
L’enregistrement allemand de la marque no 939 525
Classe 7: Machines-outils, outils et appareils équipés d’un moteur électrique, scies appartenant à la classe 7; Colliers, outils de coupe, perceuses, grilloirs, meuleuses, tours, machines à travailler les métaux, plaques métalliques ou granules, punchs et pièces et dispositifs additionnels comme pièces de machines pour fixer, maintenir et monter des angles de mesure (tous les produits précités sans extension sur les coussinets antifriction, en particulier les roulements antifriction pour mouvements axiaux, sphères et boules pour roulements à friction).
Classe 8: Outils à main, couteaux, coutellerie, outils de coupe, lames de scies, outils de forage, perceuses, jauges, hammer, hacksaw, pinces, scies, scies, clés (tous les produits précités sans extension sur les coussinets d’antifriction, en particulier les roulements contre friction pour mouvements axiaux, sphères et boules pour roulements à friction).
Enregistrement de la marque irlandaise no 84 952
Classe 7: Scies à bande, coupeuses (machines), machines à meuler, tours, poinçonneuses.

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Classe 8: Outils et instruments à main; lames de scies.
Enregistrement de la marque espagnole no 710 832
Classe 8: Outils et instruments à main, couverts et outils bombés, lames de scies, outils perforants, perceuses, grosses pierres, râteaux, marteaux, cuillères, pinces, fers à friser, scies et carrés.
Enregistrement de la marque espagnole no 53 189
Classe 7: Machines-outils.
Classe 8: Outils.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 08/09/2021, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 13/11/2021 pour produire la preuve de l’usage des marques antérieures. Ce délai a été prorogé de deux mois et a expiré le 13/01/2022. Le 13/01/2022, dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
L’opposante avait précédemment produit des preuves du caractère distinctif accru des marques sur lesquelles l’opposition est fondée, ainsi que des faits, preuves et observations supplémentaires à l’appui de l’opposition. Étant donné que ces éléments de preuve ont été produits le 06/07/2021, avant l’expiration du délai imparti pour apporter la preuve de l’usage, ils doivent être pris en considération aux fins de l’appréciation de l’usage sérieux des marques antérieures «STARRETT». Dans l’ensemble, les éléments de preuve suivants doivent être pris en considération:
Éléments de preuve produits le 06/07/2021:
10 catalogues non datés pour les produits de l’opposante portant le signe
, dont deux en allemand, deux en portugais, un en tchèque et cinq en anglais. Les produits englobent un large éventail d’outils, regroupés dans différentes catégories de produits dans chaque catalogue en anglais: Catalogue 74E de 44 pages: lames de scies à bande, outils de mesure, outils de mesure du site d’emploi et d’atelier, de mesure laser, équipement de métrologie, granite de précision, solutions terrestres de précision, outils de mesure de précision, outils de PTA et outils manuels et mesure de rondité. Catalogue 32E de 104 pages: micromètres, diapositives, collants de profondeur et de hauteur, trous et pointes de fentes, indicateurs et gages. Testeurs de surface et de résistance, carrés, règles de précision et parallèles, portails fixes et outils de magasin de précision. Catalogue «Disclusion alimentaire» de 28 pages: couteaux professionnels et fusils à aiguiser et lames de scies à bande.

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Catalogue 60E «blades de scies à gauche» de 60 pages: bimétaux, carbure, grit en diamant, découpage du bois, traitement des aliments, scies à bande, scies électriques. Catalogue 71E de 80 pages: scies de cerfs-volants, lames de scies à main, lames de scies, lames de scies à titre alternatif, bandes de mesure, couteaux utilitaires, niveaux spiritueux, lignes à craie, protracteurs et outils de magasin.
Éléments de preuve produits le 13/01/2022
L’opposante a indiqué que ses observations du 13/01/2022 étaient «confidentielles», manifestant ainsi un intérêt particulier à préserver la confidentialité de ces documents vis-à-vis des tiers. Toutefois, conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, tout intérêt particulier doit être suffisamment justifié. En l’espèce, l’opposante n’a pas suffisamment justifié ou expliqué son intérêt particulier. Par conséquent, la division d’opposition ne considère pas ces observations comme confidentielles. Néanmoins, la division d’opposition ne décrira les éléments de preuve qu’en termes généraux, sans divulguer aucune information commerciale potentiellement sensible.
Annexe 1: une impression, datée du 15/11/2021, d’un article Wikipédia, indiquant que l’opposante est un fabricant d’outils et d’instruments utilisés par des machines, des outils et des filières, ainsi que le secteur de la construction.
Annexe 2: un extrait, daté du 15/11/2021, du site web de l’opposante (www.starrett.com) montrant son siège, ses divisions et ses filiales situées aux États-Unis, au Mexique, en Écosse, au Brésil, en Chine, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Asie du Sud-Est.
Annexe 3: une déclaration sous serment, datée du 25/10/2021, du président et du PDG de l’opposante, dans laquelle il déclare que l’opposante vend des machines et des outils à main ainsi que des pièces et accessoires de machines et d’outils à main à des clients au Benelux, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Irlande, en Espagne et en France. Il contient un tableau indiquant le chiffre d’affaires par pays de 2013 à 2018. Elle confirme que les identificateurs de produits figurant sur les factures coïncident avec des identifiants dans les catalogues («Cat. N°» dans les catalogues anglais et «ArticleNr.» dans les catalogues allemands).
Annexe 4: cinq factures adressées à des clients aux Pays-Bas, datées de: 28/01/2014 pour un produit marqué AJ805 30M coil 10 X 0.65 X 4T SK FB 100 ft Coil 3/8 X025x 4 t d’un montant de 25,70 EUR; 21/10/2015 pour 20 unités d’un produit marqué Ax876 SH0078 22MM HOLESAW pour un montant total de 58,50 EUR; 12/01/2016 pour deux unités d’un produit portant la mention BF7012 KDC07021 HSAW KIT plumber, ce qui correspond à un trouson de sciage bimétallique Deep cut cut
sur l’impression du catalogue de l’opposante, pour un montant total de 64,55 EUR; 31/01/2017 pour un produit portant la mention AY1491 A10E ARBOR 8K213327, qui correspond à Hole Saw acceptant or w/drill pilote de gamme étendue

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dans l’impression jointe du catalogue de l’opposante, d’un montant de 5,10 EUR; 11/01/2018 pour six unités d’un produit marqué Ax5050 FCH0118 29MM FASTCUT HSAW pour un montant total de 21,50 EUR;
Annexe 5: quatre factures adressées à des clients en France, datées de: 12/06/2015 pour 103 unités d’un produit marqué AG4405 F/coil 19X0.90X10-14 ITP 42 F coil X3/4 X035 10-14 pour un montant total de 379,86 EUR; 12/06/2015 pour 38 unités de produits portant la mention AG1136 F/coil X 13X0.65 18T RG FB et 75 unités d’un produit marqué AG1632 F/coil X 25 0.90 X 14T RG FB pour un montant total de 577,05 EUR; 10/02/2016 pour 971 unités d’un produit marqué AG1130 F/coil X 13X0.65X 10T RG FB pour un montant total de 819,52 EUR; 06/02/2018 pour cinq unités d’un produit marqué DE711030MM 25X0.90X 6T RG FB pour un montant total de 130,45 EUR.
Annexe 6: trois factures adressées à des clients en Allemagne, datées de: 25/09/2014 pour cinq unités d’un produit marqué QJ5502845 2845MM 27X0.90X 5-8 ITP 42 et sept unités d’un produit marqué QD0801440 1440MM 13X0.65X 8-12 ITPD 42 pour un montant total de 104,17 EUR; 04/11/2015 pour un produit marqué BR5826 125 MB-200MM Vernier caliper, un produit marqué AY711 D68mm DIAMOND HOLESAW, cinq unités d’un produit marqué DV8021 KTX12-12ME-N POCKET TAPE et deux unités d’un produit marqué CU9805 V436.2MXRL-25 pour un montant total de 89,65 EUR; 11/01/2018 pour un produit marqué AY747 D0400 102mm DIAMOND HOLESAW, trois unités d’un produit marqué AY654 D0138 35mm DIAMOND HOLESAW et un produit marqué AY699 D0238 60mm DIAMOND HOLESAW pour un montant total de 114,76 EUR.
Annexe 7: cinq factures émises par des clients en Irlande, datées de: 05/11/2013 pour six unités d’un produit marqué AV8325 KBS1232-2 UNIQUE Hacksaward VIS pour un montant total de 7,92 EUR; 13/11/2014 pour six unités d’un produit marqué DV8024 KIT34-16ME-N POCKET TAPE, deux unités d’un produit marqué BF05929 DH0238 60MM DUALPITCH HOLESAW et d’un produit marqué BF05941 DH0358 92MM DUALPITCH HOLESAW pour un montant total de 42,61 EUR; 23/03/2015 pour deux unités d’un produit marqué QD0701702 1702MM X013X 6-10 ITPD 42 et deux unités d’un produit marqué NL3102489 2489MM 10X0.65X 3T SK FB pour un montant total de 36,95 EUR; 07/04/2016 pour un produit marqué NM7102235 2235MM X 10X0.65X 6T SK FB, un produit marqué comme NG5102235 2235MM X 6X0.65X 4T SK FB, deux unités d’un produit marqué OK2102360G 2360MM X 6X0.50X 6TSKWPGPR et trois unités d’un produit marqué NQ102096 2096MM X 13X0.65X 4T SK FB pour un montant total de 40,17 EUR; 27/04/2017 pour un produit marqué comme PD3705182G 5182MM X 32X1.10X1.3T WPGPR pour un montant total de 26,84 EUR.
Annexe 8: trois factures adressées à des clients en Espagne, datées de: 08/05/2014 pour deux unités d’un produit marqué OW5102930 2930MM X 19X0.70X 4TWPHKGPR pour un montant total de 9,71 EUR;

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08/09/2015 pour cinq unités d’un produit marqué AW376 BS575-4 POWER hackscie pour un montant total de 73,23 EUR; 20/04/2016 pour un produit marqué BF6005F DCH2532 20MM DEEPCUT HSAW, sept unités d’un produit marqué AX5030F FCH0078 22MM FASTCUT HSAW et un produit marqué AX5165F FCH068MM FASTCUT HSAW pour un montant total de 18,90 EUR.
Annexes 9-: trois catalogues non datés, un en allemand et deux en anglais, qui sont les mêmes que ceux décrits ci-dessus dans la liste despreuves produites le 06/07/2021.
En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, y compris la nature des produits ou services en cause et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, l’étendue territoriale de l’usage est uniquement l’un des nombreux facteurs à prendre en compte, de telle façon qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage ou un volume plus significatif;
Les documents produits ne fournissent pas à la division d’opposition suffisamment d’informations concernant le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage.
L’extrait de Wikipédia n’a pas de valeur probante en soi aux fins de démontrer l’usage des marques antérieures, premièrement parce que les informations qu’il contient peuvent être aisément éditées à tout moment et par n’importe qui, et que, en l’espèce, les informations contenues dans l’extrait concernent l’entreprise opposante, et non les marques antérieures.
En ce qui concerne la déclaration sous serment, l’article 10, paragraphe 4, du RDMUE mentionne expressément les déclarations écrites visées à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE comme des moyens de preuve de l’usage recevables. L’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE cite des moyens de preuve, parmi lesquels figurent les déclarations écrites faites sous serment ou solennellement ou qui ont un effet équivalent d’après la législation de l’État dans lequel elles sont faites. Pour ce qui est de la valeur probante de ce type d’éléments, l’on accorde généralement moins de poids aux déclarations établies par les parties intéressées elles-mêmes ou par leurs employés, qu’à des éléments de preuve indépendants. Cela est dû au fait que la perception de la partie prenante au litige peut être plus ou moins affectée par des intérêts personnels en l’espèce.
Néanmoins, cela ne signifie pas que la déclaration est dépourvue de toute valeur probante. La conclusion finale dépend de l’appréciation globale des preuves dans chaque cas d’espèce. En règle générale, d’autres pièces sont nécessaires pour apporter la preuve de l’usage, car il faut tenir compte du fait que ces déclarations ont une valeur probante inférieure à celle de preuves concrètes (étiquettes, emballages, etc.) ou provenant de sources indépendantes.
Compte tenu de ce qui précède, il convient d’apprécier les autres éléments de preuve afin de déterminer si le contenu de la déclaration en ce qui concerne les quantités de produits vendus est étayé par les autres éléments de preuve. Ilconvient de noter que les

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informations sur les quantités d’articles vendus pour la période 2013-2018 fournies dans les observations ne sont corroborées par aucune autre preuve indépendante à l’appui des chiffres d’affaires.
Les catalogues de produits ne sont pas datés et ne sont pas de nature à fournir à la division d’opposition suffisamment d’informations concernant le volume commercial, la durée et la fréquence de l’usage. Ces catalogues et brochures proviennent également de l’opposante et ne peuvent objectivement corroborer le contenu de ses déclarations puisqu’elles émanent de la partie intéressée elle-même. Rien ne prouve que les catalogues ont été distribués, et encore moins combien d’exemplaires, où ils ont pu être distribués ou à qui, ni s’ils ont donné lieu à la vente de produits. En outre, les catalogues ne contiennent pas d’informations pertinentes sur le plan commercial concernant la disponibilité des produits, comme l’endroit où ils peuvent être achetés, et à quels distributeurs.
Même s’ils sont pris en considération, les cinq catalogues en anglais montrent une gamme très large de produits qui relèvent de l’une des catégories susmentionnées. Il est vrai que la plupart des descriptions techniques des produits contiennent une image et une référence «Cat. N°». Toutefois, aucune des références alphanumériques dans les factures ne correspond à aucune d’entre elles et seules quelques factures contiennent un mot qui correspond à une catégorie de produits: bobine, holesaw, plumber, arbor, fastcut.
En outre, les 20 factures indiquent un bénéfice total de seulement 2 647,14 EUR pour des ventes dans cinq pays, qui, par rapport à leur chiffre d’affaires correspondant, représentent un très faible pourcentage des ventes. Par conséquent, les éléments de preuve indiquent un très faible volume commercial. En outre, la déclaration sous serment indique que l’opposante vend des outils à main et à machine sans autre précision, et les informations contenues dans les factures et les catalogues ne permettent pas de déterminer à quels produits les ventes font référence.
La division d’opposition ne peut fonder son appréciation sur des suppositions ou des déductions et présumer que la marque antérieure a fait l’objet de ventes quantitativement importantes. Selon une jurisprudence constante de l’UE, «l’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné» (08/07/2004,-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 42). Par conséquent, en l’absence d’autres pièces justificatives, l’importance de l’usage des marques antérieures en cause au cours de la période pertinente pour les produits enregistrés susmentionnés ne peut être déterminée.
Par conséquent, la division d’opposition considère que l’opposante n’a pas fourni d’indications suffisantes concernant l’importance de l’usage des marques antérieures;
La division d’opposition conclut que les éléments de preuve produits par l’opposante sont insuffisants pour prouver que les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires pertinents au cours de la période pertinente.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3), du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
FRAIS

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Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Francesca DRAGOSTIN Loreto Urraca LUQUE Manuela RUSEVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.