DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 49 706 (INVALIDITY)
Black Banx Holdings Ltd., The South Quay Building, 189 Marsh Wall, E14 9SH London, Royaume-Uni (requérante), représentée par CMS Hasche Sigle Partnerschaft von Rechtsanwälten und Steuerberatern mbB, Kranhaus 1, Im Zollhafen 18, 50678 Köln (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
MasterCard International Incorporated, 2000 Purchase Street, Purchase, New York 10577, États-Unis d’Amérique (titulaire de la MUE), représentée par Boehmert indirects Boehmert Anwaltspartnerschaft mbB — Patentanwälte Rechtsanwälte, Hollerallee 32, 28209 Bremen (Allemagne).
Le 10/05/2022, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande de la demanderesse de poursuivre la procédure et d’obtenir une décision sur le fond est rejetée.
2. La procédure est close.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Faits
La demanderesse a déposé une demande en nullité contre l’enregistrement de la
marque de l’Union européenne no 17 335 795 (marque figurative) (ci- après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits et services désignés par la MUE, à savoir tous les produits et services enregistrés compris dans les classes 9, 35, 36, 38 et 42. La demanderesse a invoqué l’article 59, paragraphe 1, point b), et l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
La demande en nullité a été déposée le 10/05/2021. Le 20/05/2021, la division d’annulation a dûment informé la titulaire de la MUE de la demande, en lui accordant jusqu’au 25/07/2021 pour présenter des observations en réponse.
Le 19/11/2021, la titulaire de la MUE a présenté une demande de renonciation totale à la MUE.
Par sa lettre du 25/11/2021, l’Office a communiqué la renonciation totale à la demanderesse, lui donnant jusqu’au 30/12/2021 pour demander expressément la

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poursuite de la procédure en justifiant d’un intérêt légitime, faute de quoi l’Office enregistre la renonciation et clôturerait la procédure.
Le 17/02/2022, dans le délai prorogé, la requérante a demandé la poursuite de la procédure en faisant valoir un intérêt légitime à obtenir une décision sur le fond.
Arguments de la requérante
Les arguments de la requérante concernant son intérêt légitime à obtenir une décision sur le fond peuvent être résumés comme suit.
La titulaire de la MUE a invoqué la marque contestée dans le cadre d’une procédure d’opposition contre une marque déposée par la demanderesse en nullité. Bien que cette marque ne puisse plus être invoquée dans le cadre de la procédure d’opposition, elle partage des similitudes avec les éléments de la marque contestée dans cette procédure. Par conséquent, une décision sur le fond en l’espèce concernant le caractère distinctif des similitudes renforcerait la position de la demanderesse dans l’affaire connexe.
Dès lors, la requérante a fait valoir qu’elle avait un intérêt légitime à obtenir une décision sur le fond.
Intérêt légitime à obtenir une décision sur le fond
L’article 17, paragraphe 5, du RDMUE dispose que la procédure d’annulation est close lorsque le titulaire renonce à la marque de l’Union européenne, sauf si le demandeur justifie d’un intérêt légitime à obtenir une décision sur le fond.
Lorsqu’il se prononce sur l’intérêt légitime, l’Office doit mettre en balance le principe d’efficacité de la procédure (c’est-à-dire mettre un terme à une procédure qui a perdu son objet, écartant ainsi la nécessité de présenter de nouveaux éléments de preuve et d’échanger des observations et éviter la nécessité de prendre une décision sur le fond) et tout intérêt légitime résiduel que le demandeur en nullité pourrait avoir à obtenir une décision sur le fond. Néanmoins, la décision de clôturer ou de poursuivre la procédure dans cette situation relève entièrement de la discrétion de l’Office.
En outre, conformément au point 4.3.1.2 des directives relatives à l’examen pratiqué à l’Office, partie D, Annulation, une revendication d’un intérêt légitime ne sera accueillie que lorsque le demandeur revendique et prouve pourquoi une décision sur le fond de la demande en nullité est nécessaire et pourquoi la renonciation à la marque contestée n’est pas suffisante. En outre, l’intérêt légitime doit être réel, direct et actuel. Les demandes fondées sur d’éventuels conflits futurs seront rejetées. Étant donné que les affaires dans lesquelles un intérêt légitime est revendiqué concernent principalement des procédures juridictionnelles pendantes, la partie invoquant cet intérêt doit présenter les conclusions formulées dans le cadre de la présente procédure judiciaire.
En l’espèce, l’argument de la demanderesse est insuffisant pour prouver qu’une décision sur le fond de la demande en nullité est requise.
Comme la requérante l’indique elle-même à juste titre, la déclaration de renonciation équivaut à la renonciation à tout droit découlant de la marque. Dès lors, une fois la renonciation enregistrée, la marque contestée sera radiée du registre et cessera de produire ses effets. Dès lors, elle ne sera pas prise en compte dans la procédure d’opposition mentionnée par la demanderesse.

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En outre, la possibilité d’obtenir une décision susceptible de favoriser la position de la demanderesse dans une procédure d’opposition en cours ne saurait être considérée comme suffisante pour être considérée comme un intérêt légitime. Cette procédure d’opposition implique l’appréciation du risque de confusion. OLes facteurs à prendre en considération pour déterminer s’il existe un risque de confusion sont le caractère distinctif de la marque antérieure. Toutefois, si les quatre autres MUE sur lesquelles l’opposition est fondée sont valablement enregistrées, elles seront toujours considérées comme possédant un caractère distinctif minimal, même si la MUE contestée dans la présente procédure de nullité était déclarée nulle en raison d’un défaut de caractère distinctif. En effet, lorsque le caractère distinctif d’une marque antérieure est mis en doute, l’Office applique la pratique précisée dans l’arrêt «F1-Live» (24/05/2012, 196/11-P, F1-Live, EU:C:2012:314), à savoir que, dans une procédure d’opposition à l’enregistrement d’une MUE, la validité des marques antérieures ne peut être remise en cause.
Conclusion
À la lumière de ce qui précède, la division d’annulation conclut qu’en l’absence d’un intérêt légitime, la demande de la demanderesse de poursuivre la procédure et d’obtenir une décision sur le fond doit être rejetée et la procédure doit donc être close.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par la renonciation à la MUE supporte les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la titulaire de la marque de l’Union européenne a renoncé à la MUE contestée, c’est elle qui a mis fin à la procédure et doit dès lors supporter les taxes et frais exposés par la demanderesse.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, ceux-ci étant fixés sur la base du taux maximal fixé à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE. Il s’agit donc de 630 EUR au titre de la taxe d’annulation et de 450 EUR pour les frais de représentation de la demanderesse.
De la division d’annulation
Oana-Alina STURZA Raphaël MICHE Michaela Simandlova
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai

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de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.