DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 46 900 (INVALIDITY)
AquaDam Europe Ltd, Regus Building, winwindmill Hill Business Park, Whitehill Way, SN5 6QR Swindon, Royaume-Uni (partie requérante), représentée par virtuoso Legal, 5 Sheepscar Court Northside Business Park, LS7 2BB Leeds, Royaume-Uni (mandataire agréé)
un g a i ns t
AQUA Dam, Inc., 121 Main Street, Ste. A, 95565 Scotia, États-Unis d’Amérique (titulaire de la MUE), représentée par Dompatent Von Kreisler Selting Werner — Partnerschaft Von Patentanwälten und Rechtsanwälten mbB, Deichmannhaus am Dom, Bahnhofsvorplatz 1, 50667 Cologne (Allemagne).
Le 25/03/2022, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est accueillie.
2. La marque de l’Union européenne no 18 209 886 est déclarée nulle dans son intégralité.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 26/10/2020, la demanderesse a déposé une demande en nullité à l’encontre de la marque de l’Union européenne no 18 209 886 «Aqua Dam Europe» (marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir contre tous les produits compris dans la classe 19. La demande est fondée sur les droits antérieurs suivants: (1) enregistrement de MUE no 16 797 813 «AQUADAM» (marque verbale) (ci-après la «MUE antérieure no 1»); (2) l’enregistrement de
la MUE no 9 825 605 (marque figurative) (ci-après la «MUE antérieure no 2») et (3)
l’enregistrement de la marque britannique no U K00 002 561 227 (marque figurative) (ci-après la «marque britannique antérieure»). La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
Lademanderesse fait principalement valoir que la marque de l’Union européenne contestée est très similaire, voire identique, à ses marques antérieures et que les produits contestés sont très similaires, sinon identiques, aux produits compris dans la classe 19 désignés par les droits antérieurs. La demanderesse demande que la marque de l’Union européenne contestée soit déclarée nulle.

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En substance, la titulaire de la MUE conteste l’existence d’un risque de confusion entre la MUE contestée et les marques antérieures. En outre, la titulaire demande à la demanderesse de fournir la preuve de l’usage de la marque de l’Union européenne antérieure no 2 et de la marque britannique antérieure. La demanderesse produit des preuves de l’usage sérieux (qui seront énumérées et appréciées plus en détail, uniquement dans la mesure nécessaire à l’issue de l’affaire). Elle réfute les arguments de la titulaire et soutient que la marque de l’Union européenne contestée devrait être annulée dans son intégralité.
La titulaire de la marque de l’Union européenne soutient que la preuve de l’usage n’est pas suffisante et convaincante. Elle fait valoir que les signes ne sont manifestement pas identiques et que, par conséquent, le motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE n’est pas applicable. La titulaire rappelle en outre qu’il n’existe pas de risque de confusion.
La division d’annulation détaillera et appréciera les arguments des parties qui sont pertinents pour l’issue de l’affaire, dans la section suivante de la décision.
Remarque liminaire concernant la marque britannique antérieure
Le 01/02/2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’UE sous réserve d’une période de transition jusqu’au 31/12/2020. Au cours de cette période de transition, le droit de l’UE est resté applicable au Royaume-Uni. À compter du 01/01/2021, les droits britanniques ont cessé d’être des droits antérieurs protégés «dans un État membre» aux fins d’une procédure fondée sur des motifs relatifs. Les conditions d’application de l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE, rédigées au présent, doivent également être remplies au moment de l’adoption de la décision. Il s’ensuit que la marque britannique antérieure ne constitue plus une base valable de la demande en nullité.
La demande doit donc être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur ce droit antérieur.
Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
La demande est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’annulation juge approprié d’examiner en premier lieu la demande par rapport à la marque de l’Union européenne antérieure no 1 de la demanderesse, étant donné que cette marque antérieure n’est pas soumise à la preuve de l’usage;
a) Les produits
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
La demande en nullité est fondée, entre autres, sur les produits suivants:

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Classe 19: Barrières liquidesnon métalliques gonflées pour la protection contre les inondations, le stockage de l’eau, le diversion du débit d’eau et applications de génie civil dans des rivières, lacs, étangs et zones côtières; écrans de retenue liquide gonflés pour la protection contre les inondations, le stockage de l’eau, le diversion du débit d’eau et les applications de génie civil dans des rivières, des lacs, des étangs et des zones côtières essentiellement en plastique.
Les produits contestés sont les suivants: Classe 19: Dispositifs de contrôle de l’eau, à savoir tubes en polyéthylène pour la construction de barrières temporaires de contrôle de l’eau à des fins telles que le diversion en flux et le contrôle des inondations.
Une interprétation du libellé de la liste des produits de la marque de l’Union européenne contestée est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits. Le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits de la titulaire de la marque de l’Union européenne pour montrer le lien entre des produits individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
La titulaire de la marque de l’Union européenne affirme que les produits contestés ne sont pas identiques aux produits de la demanderesse compris dans la classe 19, car ils ne sont pas exprimés en termes identiques. Elle fait également valoir que la décision sur la nullité doit être fondée sur les produits tels que décrits dans les spécifications des marques. La division d’annulation partage l’avis de la titulaire selon lequel la comparaison des produits et/ou services doit être fondée sur le libellé indiqué dans les listes respectives de produits/services¹. Toutefois, l’identité existe non seulement lorsque les produits ou services coïncident totalement (les mêmes termes ou synonymes sont utilisés), mais également lorsque et dans la mesure où les produits/services de la marque contestée relèvent de la catégorie plus large de la marque antérieure, ou lorsque, et inversement, un terme plus large de la marque contestée inclut les produits/services plus spécifiques de la marque antérieure. En outre, il peut également y avoir identité lorsque deux catégories de produits/services coïncident partiellement («chevauchement»). Quoi qu’il en soit, force est de constater que les tubes en polyéthylène pour la construction de barrières de contrôle temporaire de l’eau à des fins telles que le diversion en flux et le contrôle des inondations ont la même nature et la même finalité que les barrières liquides non métalliques gonflées pour la protection des inondations, le stockage de l’eau, le diversion de l’eau et les applications de génie civil dans des rivières, des laques, des étangs et des zones côtières. Enoutre, ils sont concurrents, proviennent des mêmes fabricants, sont distribués par les mêmes canaux de distribution dans le commerce et ciblent les mêmes consommateurs. Ils sont donc au moins similaires.

b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits en cause sont des produits spécialisés destinés à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le degré d’attention est susceptible d’être supérieur à la moyenne compte tenu de la nature spécialisée des produits et/ou des implications en matière de sécurité.
¹ Eneffet, tout usage réel ou prévu non précisé dans la liste des produits/services n’est pas pertinent aux fins de la présente comparaison étant donné qu’il fait partie de l’appréciation du risque de confusion au regard des produits/services sur lesquels l’opposition est fondée et contre lesquels elle est dirigée; il ne s’agit pas d’une appréciation de la confusion ou de l’atteinte effective (16/06/2010, T-487/08, Kremezin, EU:T:2010:237, § 71).

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c) Sur le caractère distinctif de la marque antérieure et la comparaison des signes
AQUADAM AQUA Dam Europe
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite en tenant compte des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
En outre, étant donné que la marque antérieure se compose simplement d’un élément, il y a lieu d’examiner son caractère distinctif dans le cadre de la comparaison des signes compte tenu de l’incidence élevée de cet élément sur la similitude des signes.
Les signes à comparer sont des marques verbales. La protection d’une marque verbale concerne le mot en tant que tel. Par conséquent, aux fins de la présente comparaison, il est indifférent que la marque antérieure soit écrite en lettres majuscules tandis que le signe contesté est écrit en lettres majuscules.
La titulaire de la marque de l’Union européenne affirme que la marque antérieure possède un caractère distinctif très faible dans la mesure où elle décrit une «barrière qui fait obstacle à l’eau». Elle fait valoir que le public pertinent comprendra aisément que la marque comprend les éléments «AQUA» et «DAM». La titulaire souligne que «AQUA» est le mot latin désignant de l’ eau qui est largement connu par le public pertinent et que «DAM» est un mot anglais décrivant une barrière qui empêche l’eau fluide. Enoutre, ce mot est similaire au mot allemand «Damm», qui revêt la même signification.
À son tour, la demanderesse soutient que «AQUADAM» est un mot inventé, qui n’existe en tant que tel dans aucune langue et que les significations des éléments «AQUA»/«DAM» ne sont pas pertinentes étant donné que les marques doivent être appréciées dans leur ensemble. À l’appui de ses arguments, elle renvoie à l’arrêt du 19/04/2007, C-273/05 P, Celltech, EU:C:2007:224² et affirme également qu’en tout état de cause, étant donné que la marque antérieure est enregistrée, elle bénéficie d’une présomption de validité. En outre, la demanderesse fait valoir que sa marque n’est pas composée de mots que le public utilise dans des «discussions quotidiennes» et qu’en tout état de cause, la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a produit aucun élément de preuve démontrant que les consommateurs ont été habitués à l’usage répandu du mot «AQUADAM», comme l’exigent les directives de l’Office³.
La division d’annulation convient avec la demanderesse que le seul élément de la marque antérieure, «AQUADAM», n’existe en tant que tel dans aucune des langues officielles parlées sur le territoire pertinent. Il est toutefois de jurisprudence constante que si le consommateur
² «À cet égard, ilconvient de rappeler que le caractère distinctif d’une marque composée de mots peut être examiné, en partie, pour chacun de ses termes ou de ses éléments, pris au sérieux, mais doit, en tout état de cause, dépendre d’un examen de l’ensemble qu’ils composent. La seule circonstance que chacun de ces éléments, pris séparément, est dépourvu de caractère distinctif n’exclut pas que la combinaison qu’ils forment puisse présenter un caractère distinctif».
³ La demanderesse a renvoyé à la partie C, section 2, chapitre 2.1.1, des directives sur les marques, dans laquelle il est indiqué que «les éléments de preuve produits doivent démontrer que les consommateurs ont été exposés à un usage généralisé de marques incluant l’élément en cause et s’y sont habitués afin de prouver que cet élément possède un faible caractère distinctif».

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moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57). Il résulte de ce qui précède que le public pertinent décomposera naturellement le composant de la marque antérieure et distinguera le mot «AQUA-». Comme la titulaire de la MUE l’a fait valoir à juste titre, «aqua» est un terme latin courant signifiant «eau», que le consommateur de l’Union européenne peut être présumé connaître [voir, à cet effet, arrêt du 28/11/2013, Vitaminaqua/OHMI — Energy Brands (vitaminaqua), T-410/12, non publié, EU:T:2013:615, § 57]. En outre, la signification du mot «aqua» sera comprise par les consommateurs roumains, portugais, espagnols ou italiens en raison de sa proximité avec ses équivalents dans leurs langues respectives, à savoir les mots «apa», «água», «agua» et «acqua». Il sera également compris par le consommateur français, étant donné que le terme «aqua» est un préfixe courant dans la langue française emprunté au latin (voir, en ce sens, arrêt du 28/11/2013, vitaminaqua, T-410/12, non publié, EU:T:2013:615, § 69).
L’élément restant de la marque antérieure «-dam» fait référence, en anglais, à une barrière construite pour maintenir de l’eau de écoulement, notamment pour créer un lac ou pour former un réservoir utilisé pour générer de l’électricité ou comme distribution d’eau. Cette signification peut également être saisie par d’autres consommateurs (par exemple les consommateurs germanophones) en raison de sa proximité avec le mot équivalent dans la langue officielle respective, tandis que pour le reste du public, il sera perçu comme un mot inventé.
Compte tenu des considérations qui précèdent, «AQUADAM» de la marque antérieure sera traité par les consommateurs qui comprennent à la fois «aqua» et «dam» ayant les significations susmentionnées, comme une référence à une barrière à l’eau. Si l'on tient compte des produits pertinents, la capacité d’ «AQUADAM» à fonctionner comme une indication de l’origine est considérablement réduite étant donné que, comme le souligne la titulaire, elle présente un lien direct avec les produits. Certes, le terme «aquadam» ne peut pas être utilisé dans des «discussions quotidiennes» comme le prétend la requérante. Toutefois, cela ne signifie pas que les consommateurs ne comprendront pas le ou les mots respectifs, comme expliqué ci-dessus.
Pour la partie restante du public⁴, «AQUA» a très peu d’importance sur les marques, voire aucune, étant donné qu’il concerne la destination des produits (contenir/ranger de l’eau, etc.) ou même leur nature/caractéristiques (une barrière gonflée à l’eau), tandis que «DAM» est distinctif à un degré moyen.
En tout état de cause, la marque verbale antérieure étant une marque enregistrée, la présomption de validité s’applique et, par conséquent, le signe «AQUADAM» possède au moins un caractère distinctif minimal (24/05/2012, C-196/11 P, F1-Live, EU:C:2012:314, § 40- 41). Néanmoins, compte tenu des considérations qui précèdent concernant sa perception par les consommateurs qui le comprennent comme une référence à une barrière à l’eau, le degré de son caractère distinctif est faible. Il convient également de noter que la demanderesse n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Pour la partie restante du public⁵, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de l’élément «Aqua», qui, comme expliqué, est très peu apte à fonctionner comme une indication de l’origine, voire pas du tout.
Le signe contestése compose des mêmes mots «Aqua» et «Dam» uniquement qu’ils ne sont pas accolés à la marque antérieure. Par conséquent, les considérations qui précèdent
⁴ c’est-à-dire les consommateurs qui ne comprennent que «AQUA», mais pas «DAM».
⁵ c’est-à-dire les consommateurs qui ne comprennent que «AQUA», mais pas «DAM».

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concernant la (les) signification (s) et le caractère distinctif de ces éléments sont tout aussi valables et s’appliquent à la marque contestée. L’élément restant «Europe» également inclus dans le signe contesté est clairement descriptif, étant donné qu’il indique simplement le siège de l’entreprise concernée et/ou le lieu de distribution ou de production des produits.
Le fait que les éléments communs «AQUADAM»/«Aqua Dam» (ou, le cas échéant, «Aqua» uniquement) soient compris par (certains) consommateurs et qu’ils aient une très faible capacité à indiquer l’origine commerciale (pour autant qu’ils soient décrits ci-dessus) est toutefois dénué de pertinence et n’a aucune incidence sur la comparaison, étant donné que ces termes sont sur un pied d’égalité en ce qui concerne leur caractère distinctif. Le signe contesté reproduit entièrement l’unique élément de la marque antérieure. Les seules différences entre les signes résident dans la mesure où «Aqua» et «Dam» sont des mots distincts dans la marque contestée et en présence de «Europe», qui est toutefois dépourvue de caractère distinctif. Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan visuel. Sur le plan phonétique, il y a identité étant donné que l’on peut raisonnablement supposer que le public pertinent fera référence à la marque contestée en prononçant uniquement les éléments «Aqua Dam» et non «Europe», en raison de son caractère descriptif⁶. Sur le plan conceptuel, il existe également une similitude résultant du chevauchement sémantique de «AQUADAM» ou, le cas échéant, de l’élément «Aqua» uniquement.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits contestés sont au moins similaires aux produits désignés par la marque de l’Union européenne antérieure no 1 et, comme indiqué à la section c) ci-dessus, les signes sont globalement similaires.
La titulaire de la marque de l’Union européenne affirme que, compte tenu du faible caractère distinctif de la marque antérieure, de légères différences entre les marques amèneront à conclure à l’absence de risque de confusion. Ces arguments ne sauraient prospérer. Le fait que, pour une partie du public, la capacité d’ «AQUADAM» à indiquer l’origine commerciale ait été amoindri n’est pas suffisant pour exclure avec certitude tout risque de confusion, étant donné que l’impression d’ensemble produite par les marques est similaire. L’élément de différenciation «Europe» n’a pas la capacité de fonctionner comme une indication de l’origine et ne saurait à ce titre l’emporter sur la similitude globale découlant des éléments communs. Cela vaut même si les mots «Aqua» et «Dam» ne sont pas accolés dans le signe contesté.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, en l’espèce, il est parfaitement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la MUE antérieure no 1, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, même si les professionnels et même s’ils font preuve d’un niveau d’attention plus élevé. Par conséquent, la demande est fondée sur la marque de l’Union européenne antérieure no 1 de
⁶ Voir, par analogie, 03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342; et 03/06/2015, affaires jointes T-544/12, PENSA PHARMA, EU:T:2015:355; et T-546/12, pensa, EU:T:2015:355.

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la demanderesse. Il s’ensuit que la marque contestée doit être déclarée nulle pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que la marque de l’Union européenne antérieure no 1 entraîne le succès de la demande et l’annulation de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels la demande était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par la demanderesse (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268). De même, il n’y a pas lieu d’examiner les preuves de l’usage produites par la requérante.
Dèslors que la demande est pleinement accueillie sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner davantage l’autre motif de la demande, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point a), lu conjointement avec l’article60, paragraphe 1, point a), du RMUE.

FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Nicole CLARKE Oana-Alina STURZA ANA Muñiz RODRIGUEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.